Merkenrecht  

Vznr. Rb. 's-Gravenhage, 18 oktober 2005, rolnr. KG 05/1216, Cartier c.s. tegen Prins c.s. Smeuïg, doch juridisch weinig opzienbarend vonnis in piraterijzaak.

Prins en Borgers bieden via 2dehands.nl replica's van dure horloges aan (o.a. Cartier, Panerai en het onder advocaten populaire Piaget). Zij trachten dit op anonieme wijze te doen, door onder meer gebruik te maken van nicknames en niet-traceerbare e-mail adressen en telefoonnummers. Op de sommatie van Cartier c.s. (via 2dehands.nl) om de advertenties te verwijderen en het aanbieden te staken, geven de aanbieders geen gehoor. Integendeel, zij voegen aan hun advertenties (schunnige) boodschappen aan het adres van Cartier c.s. en hun raadsman toe en gaan zelfs zo ver door de advertenties te plaatsen onder de naam van de raadsman van Cartier c.s, Mr. Armand Killan.

De inbreukmakers worden uiteindelijk toch opgespoord en voor het schavot gesleept. Daar blijkt dat met name hun handelswijze na het ontvangen van de sommatie niet in  hun voordeel heeft gepleit.

HvJ, 18 oktober 2005, in zaak C-405/03, Class International BV tegen Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc en Beecham Group plc, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage .

"de merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. " Lees arrest hier. (met dank aan AG).

Alles wordt ieder jaar maar duurder, behalve het deponeren van Gemeenschapsmerken: het OHIM gaat zijn officiële taksen voor Gemeenschapsmerken flink verlagen. Zo wordt een aanvraag €75,- goedkoper en zelfs €225,- goedkoper wanneer deze online wordt ingediend. Verder gaan de registratietaksen met €250,- omlaag, waardoor een CTM-aanvrage in het gunstigste geval dus €475,- goedkoper wordt. Deze taksenverlaging is te danken aan de gunstige financiële resultaten van het OHIM en de substantiële inkomstenstijging die het Bureau verwacht in verband met de stroom van vernieuwingen die vanaf 1 november 2005 gaan plaatsvinden. Overigens wordt ook de vernieuwing €1.000,- goedkoper dan vastgesteld. De nieuwe tarieven zullen naar verwachting binnen enkele weken gaan gelden. Zie het volledig taksenoverzicht hier.

Kappen nou met dat merkhouder! De wereldtournee van het reizende circus Budweiser-Budvar heeft dinsdag Straatsburg aangedaan, in een geslaagde poging om zelfs het Hof voor de Rechten van de Mens tot een uitspraak te verleiden in de Amerikaans-Tsjechische Herkomstaanduidingenoorlog. Gevolgen voor Nederland zijn terminologisch interessant, maar verder is de uitspraak eigenlijk weinig opzienbarend. Wellicht dat een handige advocaat of fiscalist er nog iets interessant mee kan doen.

Anheuser-Busch Inc.(Budweiser) beriep zich voor het hof op artikel 1, Protocol 1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (Bescherming van eigendom Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom), teneinde een Portugese weigering om het  merk in te schrijven ongedaan te maken. De weigering geschiedde op grond van de een bilateraal verdrag dat pas na het verrichten van het depot in werking was getreden.

Het hof oordeelt echter dat een aanvraag voor een merkregistratie slechts een voorwaardelijk recht is en alleen een geregistreerd merk als 'eigendom' in de zin van dit artikel kan worden aangemerkt, mits het geen inbreuk op de rechten van derden maakt. Van eigendom i.c. dan ook geen sprake.

Tegenstanders van het woord 'merkhouder' kunnen de uitspraak wellicht gebruiken om de discussie in hun voordeel te beslechten en er voor te zorgen dat bij geregistreerde merken voortaan wordt gesproken van de 'eigenaar van het merk' en niet van de 'merkhouder'. Dat dat een aanpassing van de BMW en de BVIE vereist, is vanzelfsprekend niet meer dan een detail. Lees persbericht over uitspraak hier.

In mooie sameloop met dit artikel in de Telegraaf van vandaag over de recente inbeslagname in Rotterdam van 15 Miljoen merkartikelen, bericht de EU vandaag dat de statistieken er niet om liegen en dat ze er nog harder tegenaan gaan. 

"The European Commission has presented a package of measures to strengthen protection for the EU and its citizens against counterfeiting and piracy. Naast "A new business-customs working group,  a new Task Force of Member States' Customs experts, the completion of an anti-counterfeiting risk management guide, a new electronic system of secure, real-time transmission of information en the promotion of  the signature of memoranda of understanding with major trade representatives", zal de Commissie zich ook gaan buigen over "possible amendments to the World Trade Organisation Intellectual Property Rights ("TRIPS") Agreement so that countries apply anti-counterfeiting controls not only on imports but also on exports, transit and transhipment movements. Above all, efforts will be made to fully implement, strengthen or develop bilateral customs-co-operation agreements with China, the USA, Japan and other trading partners.

Statistics showing the amount of counterfeit and pirated articles seized at the EU's external borders in 2004 demonstrate that counterfeiting is a growing and increasingly dangerous phenomenon. The 103 million counterfeited and pirated goods seized in 2004 represent an increase of more than 12% compared to 2003 and 1000% compared to 1998. Fake foodstuffs, medicines, household items and car parts, that can damage the health and safety of consumers, are continuing to grow in number and the higher quality of fakes is making detection more difficult. Leer hier en hier meer.

Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 september 2005, rekestnummer 05/519 (vandaag gepubliceerd). Aristocrat Technologies Australia tegen Benelux-Merkenbureau.

Alles behalve verrassende beschikking van het Hof. Eiser Aristocrat Technologies Australia PTY Limited heeft het woordmerk SUPER CHAMPION voor de Benelux gedeponeerd voor (computer)spellen. Het BMB weigert de inschrijving omdat het teken over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikt. De weinig creatieve argumenten van de eiser kunnen het tij niet keren. Het Hof wijst het verzoek van Aristocrat af en het teken SUPER CHAMPION blijft daar waar het hoort: in het publieke domein.

Beschikking Gerechtshof 's-Gravenhage, 1 september 2005,  Rekestnummer: R04/403, LJN: AU3976. PM-International AG tegen Benelux-Merkenbureau. Beroep tegen weigering inschrijving FITLINE voor kleding.

Verzoeker wijst tevergeefs op de inschrijving van het teken als merk voor de betrokken waren in onder meer het Verenigd Koninkrijk ent Gemeenschapsmerkenregister.  Naar het oordeel van het Haagse Hof bestaat het teken uitsluitend uit beschrijvende aanduidingen. "Niet valt in te zien dat, zoals PM aanvoert, het begrip ‘fit(heid)’ niet een aanduiding van een kenmerk van waren kan zijn, of dat ‘line’ zodanig raadselachtig is, dat het niet, althans niet in de betrokken marktbranche, in de betekenis van productassortiment zal worden begrepen."

Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van de bestanddelen. Het teken vormt – integendeel – een onmiddellijk begrijpelijke aanduiding voor waren behorend tot een productenlijn of assortiment van gezonde waren, of waren die betrekking hebben op de bevordering van de gezondheid/conditie van mensen. Het depot omvat dergelijke waren. Het verzoek van PM tot inschrijving van het teken voor die waren of een deel van die waren, kan derhalve niet op deze grond worden toegewezen.

Omdat PM beroep doet op inburgering in een gedeelte van de Benelux, besluit  het hof echter zijn beslissing aan te houden totdat een antwoord is verkregen op eerdere prejudiciële vragen aan het HvJ en het BenGH (Bovemij Verzekeringen) Lees beschikking hier.

Arrest HvJ , 6 oktober 2005, zaak C-120/04.  Medion AG tegen Thomson (Eerder bericht hier).

De Duitse "Prägetheorie" (theorie van de kenmerkende indruk) wordt door het Hof van Justitie van tafel geveegd, althans volledig genegeerd. Volgens deze theorie moet "bij de beoordeling van de overeenstemming van het bestreden teken worden uitgegaan van de totaalindruk die elk van de twee tekens oproept, en worden onderzocht of het identieke deel voor het samengestelde teken zodanig kenmerkend is dat de overige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond verdwijnen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar wanneer het identieke element slechts medebepalend is voor de totaalindruk die het teken oproept. Of het merk dat in de samengestelde teken wordt overgenomen, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats ("kennzeichende Stellung") heeft behouden, speelt geen rol."

Ashlar produceert software onder de naam en het 'bakstenen logo' Vellum (maar heeft de naam niet als merk in Europa geregistreerd(!)) en distribueert dit via Vellum GmbH in Duitsland en Vellum's dochter Vellum Benelux B.V. In de distributieovereenkomst is licentie onder Ashlars (toekomstige) IE-rechten opgenomen. Vellum GmbH en Vellum Benelux registreren vervolgens in 1992 het woord/beeldmerk Vellum in de Benelux en bij het WIPO.

Partijen gaan in 2001 uit elkaar en Ashlar deponeert zowel bij het BMB als het OHIM een (niet op Vellum's Benelux) gelijkend Vellum beeldmerk. Vervolgens worden verschillende procedures opgestart waarin uitgemaakt moet worden aan wie de Vellum merken toebehoren. Zowel de Vznr. als de Rb. oordelen dat Ashlar aanspraak kan maken op de merken.

Arrest HvJ , 6 oktober 2005, zaak C-120/04.  Medion AG tegen Thomson (Life / Thomson Life, prägetheorie). Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Lees arrest hier.