Merkenrecht  

Het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel was dat de mate van overeenstemming van het betrokken teken met het merk „meeuw” te gering was. 

In  cassatie heeft Levi Strauus gesteld dat het Hof van Beroep te Brussel zich had moeten conformeren aan het standpunt dat het Benelux-Gerechtshof in zijn „Quick”-arrest, volgens hetwelk de rechter bij de beoordeling of een merk een groot onderscheidend vermogen heeft, moet uitgaan van het tijdstip waarop het gebruik van het betrokken teken een aanvang heeft genomen, en dat dit slechts anders kan zijn, indien het betrokken merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele heeft verloren na dit tijdstip, doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele toe te rekenen valt aan het doen of laten van de houder van dit merk.

In casu heeft het Hof van Beroep zich echter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar evenwel op de datum van de uitspraak van zijn arrest gesteld, en niet op het tijdstip waarop het gebruik van het betrokken teken is begonnen.

In die omstandigheden heeft het Hof van Cassatie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof prejudiciële vragen voorgelegd, waarop het Hof in dit arrest tot de volgende antwoorden komt.

1- Artikel 5, lid 1 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen.

2- Wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken teken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het merk, dient zij de maatregelen te nemen die ? gelet op de omstandigheden van de zaak ? het meest geschikt lijken om het door de merkhouder aan artikel 5, lid 1ontleende recht te waarborgen, en deze maatregelen kunnen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken omvatten.

3- De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2, van de merkenrichtlijn is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.

Lees het arrest hier.

The Complainant maintains that (i) he has older rights to the name PST in dispute, for being owner of the registered trademark since 01-08-2000 (publication date) deposited at the Benelux Merkenbureau; (ii) the trademark presented by Solutions has been acquired in a speed procedure base on a subsection `word’ trademark and is not legitimate as it is still subject to an appeal, while PST filed an opposition against the requested trademark.
Respondent

The Respondant maintains that (i) it is sufficient to submit as documentary evidence a copy of an official document issued by the competent trademark office proving that the applicant is the reported owner of the registered trademark; (ii) PST Business Solutions has filed an application for the registration of the domain name on the ground of a registered trademark; (iii) the Registry has accepted the application of PST Business Solutions and decided to register the domain name on the first come, first served basis.

According to the documentation filed with the Case File it is inferred that PST Business Solutions VV is owner of the trademark registered b the Benelux Trademarks Office “PST” nº 0779280, with publication date 01-01-2006;

Bearing in mind that although the Complainant has filed an opposition against the aforementioned trademark, according to the documentation filed by EURid such an opposition has finalized, without any statement that the trademark has been rejected;

Bearing in mind that PST Business Solutions has applied for the domain name on December 7, 2006 at 11:01:21.274 h. and Peripheral Systems Technology B.V. has applied for it on December 7, 2006 at 1:07:59.072 hr.;

Bearing in mind that the Registry shall register the domain name on the first come, first served basis, as per article 14 of the Commission Regulation (EC) No. 874/2004;

Bearing in mind that it is not realized that the Decision made by the Registry conflicts with the European Union Regulations. I decide to reject the claim and confirm the decision made by the Registry.
 
For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs B12 (b) and (c) of the Rules, the Panel orders that  the Complaint is Denied

Lees de uitspraak hier.

Dit brengt mee dat Verordening 1383/2003 EG van 22 juli 2003, inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten op de onderhavige schoenen niet van toepassing is.”

Het Gerechtshof neemt in haar uitspraak een uitgebreid citaat op uit het Class International arrest van het HvJ EG. Vervolgens wijst het Gerechtshof de vorderingen van Nike af, omdat de invoer en verkoop onvoldoende aannemelijk is gemaakt:

“In dit geval zijn de litigieuze schoenen afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten en, zoals ook blijkt uit de stukken betreffende de inbeslagneming, door de douane aangehouden met toepassing van Verordening (EG) nr. 1383/2003. Niet aannemelijk is geworden dat de goederen, die zich in een loods van ECT Home Terminal B.V. te Rotterdam bevinden, zijn ingeklaard en in het vrije verkeer zijn gebracht.

Nike heeft bij pleidooi verklaard dat de schoenen niet bestemd zijn voor de EER (dit blijkt uit de op de schoenen aangebrachte fabriekscodes) maar dat volgens de informatie van de douane de eindbestemming van de schoenen Nederland is.

Marimina voert aan dat zij de schoenen heeft verkocht aan een in Egypte gevestigde afnemer waartoe zij een factuur van 20 januari 2005 met opschrift ‘Invoice’ heeft overgelegd. Nike heeft hiertegenover aangevoerd dat ongeloofwaardig is dat de goederen eerst vanuit de Verenigde Arabische Emiraten via Egypte naar Rotterdam worden verscheept om deze vervolgens terug te verschepen naar Egypte. Marimina heeft dit gemotiveerd weersproken; dit is volgens haar geschied om te voorkomen dat de Egyptische afnemer rechtstreeks met haar toeleverancier in de Verenigde Arabische Emiraten zou gaan handelen. Het hof overweegt in dit verband dat niet aannemelijk is geworden dat de factuur is vervalst, zoals door Nike wordt gesteld en door Marimina wordt betwist.

Nike heeft nog betoogd dat Marimina reeds eerder - in oktober 2004 - een partij Nikeartikelen vanuit het Midden-Oosten in Nederland heeft geïmporteerd en verkocht. Uit de niet duidelijke (in het Nederlands afgelegde) verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van G. Rizkalla, directeur en enig aandeelhouder van Marimina en geboren in Egypte, valt evenwel niet af te leiden dat het daarbij gaat om goederen die in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht.

Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - kan het door Nike gestelde omtrent de invoer en verkoop van een partij schoenen in oktober 2004 niet leiden tot het aannemen van een vermoeden dat Marimina toen inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Het leidt er evenmin toe dat op grond van die stelling voorshands aannemelijk is geworden dat Marimina met de onderhavige partij schoenen inbreuk op de merkrechten van Nike heeft gemaakt. Gelet hierop heeft Nike, op wie de bewijslast rust, naar het voorlopige oordeel van het hof haar stelling betreffende de invoer en verkoop (in of omstreeks februari 2005) van de litigieuze 5094 paar schoenen in Nederland, de Gemeenschap of de EER onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk is geworden.”

Lees het arrest  hier.

Op 2 januari 2001 heeft Tychon tegen voormelde aanvraag van Dell oppositie ingesteld bij het OHIM, zulks op de grond dat er gevaar voor verwarring bestond tussen het door Dell aangevraagde Gemeenschapsmerk en het anterieure Beneluxmerk van Tychon. Bij beslissing van 21 juni 2004 heeft de oppositie-afdeling van het OHIM de oppositie gedeeltelijk gegrond verklaard en de aanvraag van Dell afgewezen voor een aantal waren en diensten waarop die aanvraag betrekking had, meer in het bijzonder voor waren en diensten op het gebied van computers. Dell heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM, waarop nog niet is beslist.

In de onderhavige procedure vordert Dell primair dat de rechtbank het Beneluxmerk van Tychon nietig zal verklaren op basis van artikel 4 lid 6 BMW (depot te kwader trouw) en subsidiair dat de rechtbank de vervallenverklaring van dat merk zal uitspreken omdat het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal gebruik is gebruikt binnen het Benelux-gebied.

De rechtbank laat in het midden of het merk van Tychon te kwader trouw is gedeponeerd, omdat het volgens de rechtbank in elk geval vervallen behoort te worden verklaard wegens non-usus. Onder verwijzing naar de Ajax/Ansul-uitspraak van het HvJ EG  stelt de rechtbank vast dat hier niet bewezen is dat hier sprake is geweest van normaal gebruik. Uit de ingediende producties kan een dergelijk gebruik in elk geval niet worden afgeleid: “Nog daargelaten dat uit geen van die producties valt af te leiden dat die ondubbelzinnig betrekking hebben op de relevante periode tot 11 februari 2005, leveren die producties noch afzonderlijk, noch in onderling verband bezien enige aanwijzing, laat staan bewijs op voor normaal gebruik in de zin van het zojuist weergegeven criterium.” 

Het verweer van Tychon dat hij altijd van plan is geweest zijn merk te gaan gebruiken, maar daarin werd gehinderd doordat hij actie moest ondernemen tegen Dell wordt gepasseerd, evenal het verweer dat Dell niet kan gelden als belanghebbende in de zin van de betreffende wetsbepaling. 

Ook het laatste verweer van Tychon, dat Dell als grote onderneming die talloze merken op haar naam heeft geregistreerd geen belang heeft bij de vervallenverklaring, althans minder belang dan Tychon bij instandhouding van zijn merk, strandt:  “Dat verweer behoeft niet te worden onderzocht, nu voor een belangenafweging als door Tychon kennelijk voorgestaan in het kader van een procedure als de onderhavige geen plaats is (zie rb ’s-Gravenhage 9 juli 2003, BIE 2004 nr. 80 inzake Montana, met name r.o. 11).

Het merk van Tychon wordt dus vervallen verklaard en de doorhaling ervan wordt bevolen.

Lees het vonnis hier.

Kavegas verweert zich met de stelling dat zij de betreffende gasflessen heeft ingekocht bij reguliere depothouders van Primagaz en zelf die flessen niet heeft gevuld of voorzien van een seal. De rechtbank wil wel aannemen dat er Primagaz flessen met vervalste seals in omloop zijn maar Primagaz slaagt er niet in om te bewijzen dat Kavegas de flessen zelf heeft gevuld of voorzien van een valse seal. Zij krijgt daarvoor alsnog een bewijsopdracht.

De rechtbank overweegt op voorhand dat, indien Primagaz in haar bewijslevering slaagt, de vordering van Primagaz tot afgifte van de inbeslaggenomen vulinstallatie in ieder geval niet toewijsbaar is. Vereist is volgens de rechtbank dat er:

“een rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuk en het middel waarmee inbreuk wordt gemaakt. Machines die, zonder dat er inbreuk wordt gemaakt, ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, kunnen niet daartoe worden gerekend. Ook als komt vast te staan dat Kavegas met gebruikmaking van bedoelde installatie Primagaz-gasflessen vult, dan laat dat onverlet dat zij onbetwist heeft gesteld dat zij de installatie ook gebruikt om eigen Kavegas-flessen te vullen. Dat betekent er geen rechtsgrond is voor afgifte van de installatie aan Primagaz op grond van artikel 13bis BMW.”

De rechtbank geeft niet aan waarop zij deze uitleg van 13bis lid 1 baseert. Tekst & Commentaar, Kort Begrip, Merkenrecht zwijgen erover (de laatste omdat 13bis, of een soortgelijke bepaling voor het merkenrecht toen nog niet bestond). Ook een summiere zoektocht in de BIE en de IER leverde vooralsnog niets op. Dus: wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.