Overig  

Een bijdrage van Maarten Lous, Merk-Echt B.V..

De meeste succesvolle ondernemingen zijn naast hun merknaam of logo ook bekend vanwege een pakkende slogan. Slogans als “Let’s make things better” of “I’m loving it” zijn voor de meeste consumenten zeer herkenbaar en, net als een merknaam of logo, onlosmakelijk verbonden aan een bepaald product of een bepaalde dienst. Hierbij rijst de vraag in hoeverre slogans voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Om een merk te kunnen registreren moet het merk onderscheidend vermogen hebben. Het mag dus niet een beschrijvende term zijn (bijvoorbeeld “chocolade” voor een chocolade-merk of “top advies” voor een adviesbureau). Hiermee wordt voorkomen dat gangbare termen door één partij worden gemonopoliseerd. Bij het registreren van slogans als merk zijn deze criteria lange tijd nagenoeg hetzelfde geweest. In de praktijk bestaan veel slogans uit een simpele reclame-uiting die de desbetreffende waren of diensten beschrijft of aanprijst. Hierdoor zijn veel slogans als merk geweigerd. Bijvoorbeeld HVJ EU, zaak C-64/02P, waarin de slogan “Das Prinzip der Bequemlichkeit” (Het principe van comfort) werd afgewezen als merk. Als alternatief wordt soms het GVR slagzinnenregister gebruikt. De juridische bescherming die dit niet-wettelijke register biedt is echter zeer beperkt, er ontstaan geen daadwerkelijk rechten door registratie. Registratie bij het GVR Slagzinnenregister wordt met name gedaan uit preventieve of bewijsrechtelijke overwegingen (zie veel gestelde vragen).

Enige tijd geleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich in een uitspraak uitgelaten over de registreerbaarheid van slogans als merk. Het ging in de desbetreffende zaak om de registratie van “Vorsprung durch Technik” (Voorsprong door Techniek), aangevraagd door autofabrikant Audi (HvJ EU zaak C-398/08: IEF 8545) . De slogan werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd als merk. Het Hof vernietigde in deze zaak de weigering en stelde dat slogans als merk geregistreerd kunnen worden wanneer deze “in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.” Het Hof meende dat de slogan van Audi hieraan voldeed. In latere zaken benadrukte het Hof dat slogans in beginsel niet strenger beoordeeld dienen te worden dan een “gewone” merkaanvraag. Er wordt echter ook geen mildere aanpak gehanteerd: indien een slogan slechts bestaat uit beschrijvende elementen wordt deze nog altijd afgewezen (HvJ EU zaak C-311/11P, Wir machen das Besondere einfach, IEF 11575).

Mede als gevolg van deze uitspraken is recent het Europees beleid omtrent het registreren van slogans als merk verder uitgewerkt. Hierbij wordt aangegeven dat een slogan als merk geaccepteerd kan worden wanneer deze bijvoorbeeld meerdere betekenissen heeft of een onverwachte wending. Ook het gebruik van een alliteratie, metafoor of paradox kan bijdragen aan de acceptatie van een slogan als merk. Daarnaast komt een slogan die aanzet tot nadenken of moeite kost om te interpreteren sneller voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking (OHIM Manual of Trade Mark Practice part B par. 7.5.5, amended 02/11/2012). Hiermee wordt het beleid met betrekking tot de registreerbaarheid van slogans in lijn gebracht met de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Door de criteria inzake de registreerbaarheid van slogans verder vorm te geven zullen slogans in de praktijk minder snel worden geweigerd als merk. Het wordt hierdoor voor aanvragers enigszins makkelijker om van tevoren in te schatten of het mogelijk is een slogan door middel van het merkenrecht te beschermen. Het belangrijkste criterium is hierbij dat een slogan niet slechts de kwaliteit of het doel van de desbetreffende waren of diensten omschrijft.

Ondanks een verdere verduidelijking van het Europees beleid blijft het lastig om in te schatten of een slogan geschikt is om als merk vast te leggen. Zie in dit kader bijvoorbeeld het verworpen beroep tegen de weigering om “Qualität hat Zukunft” als merk te registreren [IEF 12133 onder (A)] Door middel van enkele voorbeelden probeert het OHIM te verduidelijken waar de grens ligt tussen acceptatie en weigering. “Find your way” voor GPS apparatuur en “More than just a card” voor bankpassen worden geweigerd. Vindingrijkere slogans zoals “Defining tomorrow, today” voor onder andere educatieve, medische en juridische diensten worden wel geaccepteerd als merk (OHIM Manual of Trade Mark Practice part B p. 50 - 51). Het is dus belangrijk om bij het bedenken van een slogan origineel om te gaan met taal. Dit komt de impact van een slogan zeker ten goede, en daarbij dus ook de mogelijkheden deze juridisch te beschermen.

Maarten Lous

OHIM Manual of Trade Mark Practice part B p. 50 - 51 (html)

Een verslag van Ivy de Bruijn, studente Master Informatierecht UvA (IViR)

Binnen drie uur kon je op de halfjaarlijkse, door uitgeverij deLex georganiseerde jurisprudentielunch van 29 november jl. op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het merken- (prof. mr. Tobias Cohen Jehoram), modellen- (mr. Christien Wildeman) en auteursrecht (mr. Joris van Manen). Het navolgende geeft een korte indruk van wat er op deze middag zoal is besproken.

Merkenrecht
Prof. mr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft verschillende onderwerpen de revue laten passeren, waaronder inschrijvingsissues (bijvoorbeeld de weigering van chocolademuizen als vormmerk – IEF 11727), art. 6ter VvP (m.b.t. het Zwitsers staatsembleem – IEF 11749), reclameslogans (IEF 11575), inburgering (IEF 11840 en IEF 12008), tussenpersonen (IEF 11687) en prejudiciële vragen hangende bij het HvJ EU (zoals Leidseplein Beheer/Red Bull m.b.t. de geldige reden - IEF 10862).

Cohen Jehoram plaatste een interessante kanttekening bij het IP Translator-arrest van het HvJ EU (CIPA/Registrar of Trade Marks, IEF 11454).

Het betrof een proefprocedure waarin de Engelse rechter prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ omtrent de nauwkeurigheid van de waren- en dienstenomschrijvingen bij een merkaanvraag. De Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening zwijgen op dit punt. Mededeling 4/03 van het BHIM verschafte enkele duidelijkheid: indien de volledige class heading bij de merkaanvraag werd ingevuld, kon de merkhouder rekenen op bescherming van alle waren of diensten die onder de alfabetische lijst van deze klasse vielen (‘class heading covers all’ benadering). Het Hof koos echter voor de veel beperktere ‘what you see is what you get’ benadering en zette daarmee een streep door BHIM’s beleid. Cohen Jehoram merkte op dat het BHIM en het BBIE (IEF 11697) er een divergente benadering op nahouden, nu het BHIM oude merkdepots wel erkent, maar het BBIE niet. Hij vreest dat merkhouders van bestaande merkregistraties nu minder bescherming genieten dan ze redelijkerwijs konden verwachten bij registratie. Hun merken kunnen zelfs partieel nietig verklaard worden indien ze niet voldoen aan het vereiste van nauwkeurige classificatie. De schuld ligt bij het BHIM, die wellicht hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden. Laten we hopen dat, in de woorden van Cohen Jehoram, de soep niet zo heet gegeten wordt.

Modellenrecht
Mr. Christien Wildeman (Kennedy Van der Laan) begon haar presentatie met twee (niet zeer veel nieuws brengende) uitspraken inzake de geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht (IEF 11890 en IEF 11638). Ook bleven de Samsung/Apple zaken niet onderbelicht, waarbij ze wees op de lezenswaardige 'not as cool'-uitspraak van de Engelse High Court of Justice van 9 juli 2012 (IEF 11561). Ondanks dat de Engelse rechter het vonnis begint met het beschrijven van zijn allereerste vergelijking tussen de Ipad en Galaxy Tab en hoeveel ze wel niet op elkaar lijken, komt hij uiteindelijk toch tot het oordeel dat Samsung geen inbreuk maakt omdat een aantal uiterlijkheden op de achterkant van de Tab leiden tot een verschillende algemene indruk. Met andere woorden, ze zijn gewoon not as cool. Helaas kan het Düsseldorf Oberlandesgericht zich niet in vinden in deze coole uitspraak, en geeft een interim oordeel in het voordeel van Apple. Het Engelse Court of Appeal in de bodemzaak blijkt daaromtrent not amused, en maakt dan ook korte metten met de Duitse uitspraak:

"I regret to say that I find the Oberlandesgericht's reasoning on the merits sparse in the extreme. [...] If courts around Europe simply say they do not agree with each other and give inconsistent decisions, Europe will be the poorer." (IEF 11891)

Voorts gaf Wildeman aan dat het belangrijk is om je bij schikkingsonderhandelingen al bewust te zijn van de manier waarop deze onderhandelingen de latere positie van procespartijen kunnen beïnvloeden (zie IEF 11392, IEF 11989 en IEF 11813). Tot slot leverde het wapperen met een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel terwijl je in redelijkheid niet kunt menen dat het om inbreuk gaat, Globaltap een wapperverbod op omdat het onnodige onrust veroorzaakte bij verschillende gemeente ambtenaren (IEF 11796).

Auteursrecht
Mr. Joris van Manen (Hoyng Monégier LLP) wist het publiek tot het einde te boeien met het in een aangenaam rap tempo bespreken van ruim twaalf uitspraken op auteursrechtelijk gebied.

Vooraleer heeft de uitspraak Oracle/UsedSoft van het HvJ EU (IEF 11522) de gangbare praktijk van het distributierecht van software volledig op zijn kop gezet. Vervolgens merkte hij op dat soms het vrij verkeer van goederen in de EU beperkt moet worden vanwege de handhaving van het auteursrecht, wanneer die beperking rechtvaardig en evenredig is (rule of reason). Dat blijkt ook wel uit het Donner-arrest van het HvJ EU (IEF 11472). Voorts bespreekt Van Manen een stel interessante prejudiciële vragen van de Zweedse rechter inzake het linken op internet (IEF 12057) en het vonnis van de Rechtbank Amsterdam (Playboy/Geenstijl, IEF 11743) m.b.t. de vraag of een hyperlink een zelfstandige openbaarmaking vormt (ja, indien de pagina waar de hyperlink naar verwijst nog niet openbaar toegankelijk was). Ook kwam de bescherming van programmagegevens aan bod (IEF 11429) en het auteursrecht op (enkel de kleuren van) Rubik's kubusvormige logicaspel (IEF 11805).

Tot slot gaf Van Manen een korte update in de ongoing BREIN-zaken (waarin hij BREIN vertegenwoordigt, [red. zie ook IEF 12035]), waarbij opmerkelijk is dat het verbod tegen The Pirate Bay zelfs omzeild wordt door veertien- en vijftienjarige jongeren die goed weten hoe je een proxy opzet. Ouders, houd het internetgedrag van uw kinderen dus in de gaten!

Ivy de Bruijn
[red. de jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht werd op inhoud beoordeeld met een 8,4]

Bas Kist, 'Warhol kreeg geen ruzie maar soep', NRC 7 december 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Gebruik van merken in kunst zorgt vaak voor discussie. Niet elk merk reageert even positief.

Sigarettenfabrikant Philip Morris, eigenaar van het merk Marlboro, dreigt de Amerikaanse kunstenaar Brad Troemel voor de rechter te slepen. Volgens Philip Morris pleegt Troemel merkinbreuk omdat hij in één van zijn kunstwerken een Marlboroverpakking heeft verwerkt.

Het kunstwerk met de onmogelijk naam dean & deluca low calorie snack inside Marlboro box w/ Cerebral Palsy Tissue/Organ Kidney Cancer Green Ribbon Glittery Sticker (Ethical) ½ zal de consument misleiden, zo stelt Philip Morris in zijn recente brief aan Troemel. Volgens het bedrijf wordt de indruk gewekt dat Philip Morris als sponsor of ondersteuner betrokken is. Als Troemel het werk niet terugtrekt volgt een rechtszaak . Vooralsnog wordt het werk nog steeds te koop aangeboden op Etsy.com.

Gebruik van merken in kunstuitingen is regelmatig voer voor discussie. Vorige jaar kwam Louis Vuitton in conflict met de Deense Nadia Plesner [IEF 9614], die een Vuitton-tas had afgebeeld in haar schilderij Darfurnica, een protest tegen de onmenselijke situatie in Darfur.

Merkhouders vrezen dat ze controle verliezen als een kunstenaar met hun merk aan de haal gaat. Ze menen dat hun merk alleen gebruikt wordt om de aandacht te trekken. Aan de andere kant roept de kunstenaar dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat we dagelijks worden geconfronteerd met merken. Het is niet verwonderlijk dat ze ook de kunstwereld inspireren.

Maar moet een merk in kunst altijd tot ruzie leiden? Nee, het kan ook anders. Dat laat de geschiedenis van misschien wel het meest beroemde ‘merkenkunstwerk’ zien: de blikken Campbell soep van Andy Warhol. In 1962 maakte Warhol, zonder toestemming van Campbell, zijn opvallende 32 Campbell’s Soup Cans. Op de website Lettersofnote.com is de brief te lezen die William P. MacFarland, de productmanger van de Campbell Soup Company, op 19 mei 1964 aan Warhol schreef. Geen agressieve sommatiebrief maar alleen bewondering en wat blikken soep voor Warhol.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 15 november 2012, KG nummer 141107 / KG ZA 12-371 (Saint-Gobain Adfors tegen Graham & Brown)

Uitspraak ingezonden door Christel Jeunink, Van Iersel Luchtman Advocaten.

Onrechtmatige gebruik van certificeringsnummer/ keurmerk. Plicht tot ompakken. Eiseres houdt zich bezig met de vervaardiging van glasvezelbehang en glasvliesbehang. Zij heeft voor deze producten een Oeko-tex certificaat. Door gedaagde wordt het certificeringsnummer van de Tsjechische onderneming Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. op de verpakking van de glasvezelbehangproducten gebruikt. Deze producten zijn bij Gamma en Karwei terecht gekomen.

De gedaagde wordt veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het onrechtmatig gebruik van de Oeke-tex certificeringsnummers van eiseres. Tevens wordt ze bevolen om de producten om te (doen) pakken en het nummer te verwijderen, afnemers schriftelijk te verzoeken producten terug te zenden en tot rectificeren op de website.

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 12 juli 2012, zaak C-311/11 P; IEF 11575 (Wir machen das Besondere einfach), gepubliceerd in IER 2012/56, p. 467-475; IEF 12027.

Een bijdrage van Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.

Een reclame/merkenrechtelijk noot bij IEF 11575. Voor het overige is wat mij betreft alleen het antwoord op het derde onderdeel van het eerste middel nog vermeldenswaardig. In dit onderdeel stelt Smart Technologies dat in casu voor inschrijving van het aangevraagde merk volstaat dat het merk een zwakker onderscheidend vermogen dan het doorgaans vereiste onderscheidend vermogen heeft, aangezien het relevante publiek een deskundig publiek, met een hoger aandachts- en kennisniveau dan de gemiddelde consument, is.

Volgens het HvJ is het juist dat het relevante deskundige publiek per definitie een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat het voor het teken voldoende is dat sprake is van een zwakker onderscheidend vermogen, indien het relevante publiek deskundig is. De deskundigheid van het publiek is immers slechts één van de factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen en heeft derhalve geen beslissende invloed. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht.

Hoewel bij mijn weten het HvJ dit (...) nog niet eerder zo uitdrukkelijk heeft beslist, zal deze beslissing van het Hof geen verbazing wekken. Het standpunt van Smart Technologies is terecht naar de prullenbak verwezen. Aan het beantwoorden van de vraag of de slagzin “Wir machen das Besondere einfach” ook daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft komt het HvJ niet toe omdat dat een feitelijke beoordeling is en alleen rechtsvragen vatbaar zijn voor toetsing door het Hof.

Lees de gehele bijdrage (incl. voetnoten).

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 10 mei 2012, zaak C-100/11 P; IEF 11290 (Botox),gepubliceerd in IER 2012/53, p. 442-455; IEF 12026.

Een bijdrage van Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrechtelijke noot bij IEF 11290. (...) Uit de jurisprudentie van het HvJ wordt steeds duidelijker dat de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als aanvankelijk wel werd verondersteld. Ook het onderhavige arrest zorgt voor weer een beetje meer afkoeling. Om te beginnen herhaalt het Hof in r.o. 93 de regels die het in Intel-arrest heeft gegeven en in r.o. 94 de regels uit het L’Oréal-arrest. Vervolgens herhaalt het Hof in het eerste deel van r.o. 95 de regels die het in zijn TDK-beschikking heeft gegeven. In het tweede deel van r.o. 95 helpt het Hof ons weer een stapje verder door te overwegen dat de conclusie dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade:

“in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.

11. De hierboven geciteerde passage komt letterlijk uit het Botox-arrest van het Gerecht. Dat is overigens niet de eerste uitspraak waarin het Gerecht met deze regel heeft gewerkt. Met de onderhavige beslissing bevestigt het HvJ dat het Gerecht op dit punt op het goede spoor zat. Gelukkig maar: bij het oplossen van het in nr. 9 genoemde bewijsprobleem lijkt het gezonde verstand gewonnen te hebben.

12. Dit alles resulteert er uiteindelijk in dat het HvJ van oordeel is dat het Gerecht op juiste gronden kon oordelen dat rekwiranten ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het bekende merk Botox. Daarbij wijst het Hof er (in r.o. 96) overigens ook nog even fijntjes op dat het Gerecht in het bestreden arrest nog heeft opgemerkt:

“dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is”.

Lees de gehele bijdrage (incl. uitgebreide voetnoten)

Pieter de Bruijn, Marleen van Putten, Woudina Speldenbrink en Charlotte Sophie van Triest, 'Vijf jaar merkenrechtspraak - Een analyse van vijf jaar merkinbreukzaken in Nederland, BerichtenIE oktober 2012, p. 282-291.

Een bijdrage van bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Binnen het ‘Honours College Law’ programma is dit onderzoek de basis geweest voor de bachelorscriptie onder leiding van prof. Dirk Visser.

In 2006 publiceerde de Amerikaan Barton Beebe een kwantitatief statistisch onderzoek naar de rechterlijke motivering in Amerikaanse merkinbreukzaken. Met zijn ‘multifactor test’ werd de motivering van de rechter aan een gestructureerde toets onderworpen. Dit onderzoek is onderdeel van een lange traditie van kwantitatief statistisch onderzoek in de Verenigde Staten. Voor zover bekend is in Nederland nooit eerder bekeken wat kwantitatief statistisch onderzoek binnen het merkenrecht kan opleveren. Wij hebben daarom een poging gedaan om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar Nederlandse rechtspraak.

De rechter noemt in zijn beoordeling niet altijd alle vereiste criteria of hij motiveert deze niet naar behoren. Soms wordt alleen de inhoud van het artikel genoemd en niet verder uitgewerkt. Ondanks deze onvolkomenheden, blijkt dat de rechter doorgaans wel veel gebruik maakt van de criteria, of in ieder geval er een aantal motiveert. De criteria en factoren blijven een belangrijk richtsnoer voor de rechter in zijn beoordeling. Of de rechter de criteria en factoren op een juiste wijze heeft toegepast en wat precies de betekenis is van de verschillende criteria voor de einduitspraak, komt niet in een onderzoek als dit naar voren.

(...)

Het is mogelijk geweest om aan de hand van dit onderzoek enkele ontwikkelingen in het merkenrecht te bekijken. Het feit dat de rechtbank Den Haag een exclusieve bevoegdheid bezit ten aanzien van gemeenschapsmerken is ook terug te zien in de resultaten. Ten slotte is bekeken wat de betekenis is van het arrest Red Bull/Bulldog voor de rechtspraktijk. Gebleken is dat rechters het element auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming soms in een adem noemen zonder dit vervolgens te motiveren. Uit het onderzoek is gebleken dat het in de praktijk niet altijd gebeurt dat de rechter die drie factoren noemt en motiveert. Nu er een nieuwe rechtsregel geldt zal de feitenrechter dit vaker moeten doen.

(...)

De door de Nederlandse feitenrechter gehanteerde merkenrechtelijke inbreukcriteria zijn over het algemeen namelijk minder duidelijk en bij de motivering daarvan is vaak sprake van nuanceverschillen. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek luidt dan ook dat de Nederlandse merkenrechtpraktijk zich niet leent voor dergelijk kwantitatief statistisch onderzoek zoals Beebe in Amerika heeft uitgevoerd. Daarvoor is de praktijk te casuïstisch van aard. Desalniettemin heeft het onderzoek andere interessante gegevens opgeleverd. In de loop van het onderzoek is de omvang van het onderzoek uitgebreid. Dit heeft erin geresulteerd dat niet alleen gekeken is naar de vraag hoe de rechter daadwerkelijk omgaat met de criteria van de inbreukvraag, maar zijn ook veel andere gegevens over feitelijkheden verzameld die een rol spelen in een merkenrechtelijk geschil.

Lees het gehele artikel hier.

De in de voetnoten genoemde bijlagen:
Bijlage BIE 1238.2012; Bijlage 1 Vragenlijst
Bijlage BIE 1239.2012; Bijlage 2 Dataset rechtspraak 2007-2011 [tip van de redactie: selecteer aan de hand van filters]
Bijlage BIE 1240.2012; Bijlage 3 Aantallen- en percentageoverzicht 2007-2011
Bijlage BIE 1241.2012; Bijlage 4 Waren en diensten gespecificeerd
Bijlage BIE 1242.2012; Bijlage 5 Mogelijkheden voor verder onderzoek
Bijlage BIE 1243.2012; Bijlage 6 Reflectieverslag

De Balie te Amsterdam, donderdag 29 november van 12.00 tot 15.15 uur.

Op donderdag 29 november 2012 organiseert deLex, uitgever van onder meer IE-Forum.nl wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst behandelen Tobias Cohen Jehoram, Christien Wildeman en Joris van Manen de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak zal de essentie en het belang voor de praktijk worden besproken, zodat u in slechts drie uur volledig op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.

Met o.a. de volgende uitspraken:
• HvJ EU Storck/OHIM, IEF 11727
• HvJ EU IP translator, IEF 11454
• HvJ EU Neuman en Galdeano del Sel, IEF 11890
• OHIM BoA (Banketbakkerij Merba tegen Biscuits Poult Sas), IEF 11944
• Rb Amsterdam, Playboy Britt Dekker, IEF 11743
• HR De Thuiskopie-zaken (Opus ACI Adam), IEF 11863

Kosten 
Deelname per persoon € 325 (excl. BTW).
Sponsors betalen slechts € 285 (excl. BTW).
Rechterlijke macht/wetenschappers (full time) € 95 (excl. BTW).

Hier aanmelden

Zie meer in de IE-Forum overzichten HvJ EU.

Following a call for tender, the European Commission contracted Baker & McKenzie to carry out a study on the economic and legal aspects linked with the use, misappropriation and litigation on confidential business information and trade secrets.

In this context Baker & McKenzie is launching a survey to industry aimed at collecting information on how companies manage their know-how and other information of strategic value for their competitiveness. The data to be collected from companies from all sizes and locations within the European Union will help the European Commission to better evaluate whether there is a need to provide companies, and in particular SMEs, with better means of redress against the economic harm resulting from dishonest appropriation of confidential business information.

The European Commission encourages any company to participate in the survey. In order to do so simply send a message to tradesecretstudy@bakermckenzie.com expressing your willingness to participate (ex: Dear Sirs, I would like to participate in the survey). You will then receive an e-mail providing a user ID, a password and a link to the webpage of the survey. You will be able to choose between a number of languages in which to complete the survey.

T. Cohen Jehoram, The function theory in trademark law and the holistic approach of the ECJ, in: Verbindend recht, liber amicorum K.F. Haak, Kluwer 2012, pp. 177-188, IE-Forum nr. IEF 12001.

Bijdrage ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Erasmus Universiteit Rotterdam en De Brauw Blackstone Westbroek.

For this article I turn to a theory developed by the (European) Court of Justice ("CoJ") in the field of trade mark law: the function theory. In the past years it has become the pivot of trade mark protection within the EU, which is remarkable as no word on the function can be found either in the Trade Marks Directive (89/104/EEC of 21 December 1988; "TMDir") or the Community Trade Mark Regulation (last amended and codified version: 207/2009 of 26 February 2009; "CTMR"). This is of course odd, as the TMDir and CTMR aim to provide full harmonization in particular on the protection granted to trade marks in case of use of signs in relation to goods or services; this is one of the most important aspects of an internal market within the EU. It was thus conceived, created and defined solely by the CoJ. And it continues to shape this theory. That fact in itself shows that there is a lack of legal certainty here, but it also underlines the need for a clear interpretation, both to appreciate the effect of what the CoJ has decided to date, and to try to get a grip on where the CoJ is heading. Of course, for this is it essential to see where the CoJ is coming from and what is the (legal) background of this theory.

Below I will try to first provide a theory on the genesis of the function theory; let me already now give away that I think it comes from an adjacent area of the law. This will be followed by a synthesis of where we stand today. I will also aim to indicate what his might mean for future developments. Finally, I will have a brief look as to where else the ECJ is applying non-trade mark doctrine in trade mark law.

Table of contents
What is the function theory?
Background of the function theory
The protected functions of the trade mark
Which protected trade mark function is protected when?
- Application in art 5(1)(a) TMDir situations
- Application in art 5(1)(b) TMDir situations
- Application in art 5(2) TMDir situations
The holistic approach of the CoJ

Liber amicorum K.F. Haak is verkrijgbaar bij bol.com.