Overig

IEF 15328

Noot Charles Gielen onder Hauck - Stokke

Charles Gielen, Noot onder HvJ 18 sept 2014 Hauck/Stokke, IEF 15328; eerder in NJ.
Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en RUG. 1. De bescherming van vormen van producten als merk blijft aanleiding geven tot steeds nieuwe rechtspraak. De hier besproken zaak is er weer een mooi voorbeeld van. Het wordt ondernemers die voor vormen van producten merkbescherming willen, niet gemakkelijk gemaakt. Dat komt in de eerste plaats doordat het Europese Hof van oordeel is dat het voor consumenten lastiger is aan de hand van de vorm de herkomst van producten te onderscheiden (zie recent nog HvJ 10 juli 2014, NJ 2015/283, Apple Store met mijn noot en de in dat arrest aangehaalde oudere rechtspraak). Daarom, zo vindt het Hof, kunnen alleen die vormen, die significant afwijken van de norm in de markt als onderscheidend worden gezien en dus merk zijn. Maar als een ondernemer (zoals in dit geval Stokke) erin is geslaagd de rechter ervan te overtuigen dat de vorm van zijn product als merk fungeert, komt de volgende horde.

Bepaald is namelijk (zie art. 3(1)(e) Merkenrichtlijn en in navolging art. 2.1(2) BVIE) dat niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit (i) de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, (ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en (iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Over de betekenis van die uitzonderingen onder Europees recht bestond lange tijd onzekerheid. Onder het Benelux merkenrecht, zoals dat gold vóór de aanpassingen aan de Europese Harmonisatierichtlijn Merkenrecht bestonden die uitzonderingen ook al. Inmiddels heeft het Hof over alle drie uitzonderingen beslist en we weten nu dat de uitleg van die uitzonderingen aanzienlijk beperkter is dan voorheen. De uitzondering onder (iii), technische uitkomst, is door het Hof uitgelegd in de zaken Philips/Remington (HvJ 18 juni 2002, NJ 2003/481) en Lego/Megabrands (HvJ 14 sept. 2010, BIE 2010/94, p. 408). Het hier besproken arrest geeft uitleg aan (i) aard van de waar, en (ii) wezenlijke waarde van de waar.

(...)

10. Gevreesd moet worden dat met name de toepassing van de op zich al onduidelijke uitzondering van de wezenlijke waarde van de waar er niet veel duidelijker op is geworden. Het zal door de vaagheid van de elementen waarmee rekening gehouden moet worden, en de onderlinge samenhang daarvan in de praktijk, leiden tot meer geschillen waar niemand op zich te wachten. Mede gelet op de eveneens niet overtuigende grondslag van deze uitzondering is het de vraag of deze uitzondering maar niet beter kan worden afgeschaft, waarvoor ik elders heb gepleit (zie Hoyng-bundel (2013), p. 178 e.v.; zie ook EIPR 2014, 164). Daar gaf ik ook aan dat het opvallend is dat in het Amerikaanse merkenrecht ten aanzien van een soortgelijke easthetic functionality-doctrine brede kritiek bestaat. Ondanks het voorstel van het Max Planck Instituut aan de Europese Commissie om de uitzondering af te schaffen althans niet toepasselijk te achten wanneer het vormmerk als merk is ingeburgerd, wordt de uitzondering blijkens de laatste en waarschijnlijk definitieve tekst van de voorgesteld herziening van de Merken Verordening en Merken Richtlijn gehandhaafd, en zelfs uitgebreid. In de toekomst zal niet alleen de vorm van de waar die een wezenlijke waarde daaraan geeft, worden uitgesloten, maar ook andere kenmerken van de waar. Kortom: het laatste woord is niet gesproken! Tenslotte: het arrest is ook geannoteerd door A. Kur (GRUR 2014, p. 1099), M.F.J. Haak (BIE 2015/11, p. 65) en J.C.S. Pinckaers (IER 2015/24, p. 176).

IEF 15327

Noot Charles Gielen onder Ajax - Promosports

Charles Gielen, Noot onder HR 20 februari 2015 Ajax/Lezer, IEF 15327; eerder in NJ; RvdW 2015/345.
Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en RUG. Dit arrest [red. IEF 14684] is gewezen in een geschil over de beschermingsomvang van een aantal beeldmerken van Ajax en mogelijke inbreuk daarop door Lezer vanwege de verkoop van producten waarvan de uitmonstering, aldus Ajax, op die merken lijkt. Volgens Ajax is er sprake van inbreuk omdat er, kort gezegd, gevaar voor verwarring bestaat (art. 2.20 lid 1(b) BVIE) dan wel dat er een verband tussen de inbreukmakende tekens en de merken van Ajax wordt gelegd zodanig dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de bekende Ajax-merken (art. 2.20 lid 1(c) BVIE). Volgens Ajax is er een zodanige gelijkenis tussen haar merken en de aangevallen producten dat er overeenstemming bestaat waardoor verwarringsgevaar omstaat c.q. tot een verband moet worden geconcludeerd. Het Hof Amsterdam oordeelde dat de aangevallen producten geen voldoende gelijkenis vertoonden met de merken van Ajax om tot overeenstemming te concluderen. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad (daarin de AG volgend) onderuit gehaald en naar mijn oordeel terecht.

(...)

3. Nu het Hof Amsterdam dus wel enige mate van overeenstemming had aangenomen, had het, rekening houdend met alle andere door Ajax aangevoerde omstandigheden (bekendheid en onderscheidend vermogen van de merken, identiteit van de betrokken waren, etc.), moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar is dan wel of er een zodanige overeenstemming is dat er een verband wordt gelegd. Die globale beoordeling bleef achterwege en zal alsnog door het Haagse Hof moeten worden verricht. De feitenrechter kan dus in een geval als dit niet volstaan met de vaststelling dat er onvoldoende of slechts weinig overeenstemming is; hij zal dan alsnog moeten nagaan in hoeverre die geringe mate van overeenstemming kan worden gecompenseerd bijvoorbeeld door een sterk onderscheidend vermogen van het merk, of door de omstandigheid dat de producten identiek zijn.

IEF 15279

KitKat - a break voor het vormmerk

Bijdrage ingezonden door Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Lang hebben vormmerken voor hun bestaansrecht een uitputtingsslag moeten leveren tegen onwil van het Luxemburgse Hof, dat merkbescherming voor deze categorie kennelijk niet erg zag zitten. Maar nu is er een uitspraak die goede uitgangspunten kan scheppen voor althans één icoontje onder de 3D-merken, het KitKat ‘viervingermerk’.

Als bekend zijn vormen van waren van merkbescherming uitgesloten als ze uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De examiner van het Britse merkenbureau vond drie wezenlijke kenmerken in de vorm van de Kitkat, maar hij achtte daarop verschillende uitsluitingen van toepassing. Op de rechthoekige tabletvorm paste hij de uitsluiting van de aard van de waar toe. Technisch bepaald daarentegen achtte hij de uitsparingen in de lengterichting van het tablet en het aantal van die uitsparingen.

Het Hof van Justitie herhaalt de uitspraak van het Hauck-arrest (C-205/13): een vorm is alleen uitgesloten van bescherming als één enkele weigeringsgrond volledig van toepassing is op het teken (rov. 47). Bescherming mag daarentegen niet ontzegd worden op grond van een ‘optelling’ van verschillende gronden. Dat vestigt een gunstig uitgangspunt voor het KitKat vormmerk: op grond van de feiten zoals die in Engeland zijn vastgesteld valt het buiten de uitsluitingsgronden.

Een nog mooiere steun voor Kitkat, die echter ook voor andere vormmerken betekenis heeft, is dat het Hof bevestigt dat alleen die vorm technisch noodzakelijk is, die bepaalt hoe de betrokken waar functioneert (en dus oorzaak is van een technisch effect). Een vorm die slechts het gevolg is van de (technische) wijze waarop de waar wordt vervaardigd, en geen betekenis heeft voor de functie ervan, is dus niet uitgesloten van bescherming (rov. 57).

Opluchting: er komt evenmin een ‘reliance’-eis voor merken. De Britse rechter had het graag gewild. Hij vroeg of enkel nodig was dat de betrokken kringen het teken herkenden en associeerden met de waren en de aanvrager identificeerden als de herkomst daarvan, dan wel dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen ‘afging’ op (“relied on”) het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. In de Britse rechtspraak werpt de ‘reliance’-eis een hoge barrière op tegen (vorm-)merkbescherming1.

Het Hof gaat uit van de situatie dat het merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee. Het oordeelt dat de merkaanvrager dan moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen woord over ‘reliance’. Die Britse toets wordt uit het Europese merkenrecht gehouden.
Maar ook ten aanzien van de ‘andere aanwezige merken’ komt het Hof met een andere formule. De Britse rechter vroeg ook of de betrokken kringen moesten afgaan op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. Die formule kan ten onrechte de indruk wekken, dat het teken als enige moet onderscheiden. Het Hof maakt er nu van: “de merkaanvrager moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.”

In de formulering van het Hof verschijnt echter weer een nieuwe ongerijmdheid: wanneer de waar of dienst uitsluitend wordt aangeduid met ‘dit merk’ kunnen er toch geen ‘eventuele andere aanwezige merken’ zijn? Maar dat blijkt een makke van de Nederlandse vertaling. De originele Franse versie spreekt van: “cette seule marque, par opposition à toute autre marque2 » Het Hof bedoelt dus slechts dat het ingeschreven merk alléén (cette seule marque), los van3 eventuele andere aanwezige merken, (zelfstandig) in staat moet zijn de herkomst van de waar te identificeren.

Antoon Quaedvlieg

1 Dat moet althans worden aangenomen, maar het blijft vaag wat ‘reliance’ nu precies behelst. Ik verwijs naar de uitspraak van de verwijzende rechter (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, 17 januari 2014, [2014] EWHC 16 (Ch), rov. 46, 47: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/16.html. Eenduidig uitsluitsel vind ik echter ook daar niet, zodat er hier niet verder over wordt gespeculeerd.
2 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que, afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.
3 ‘par opposition à’ wordt hier dus gebruikt in de betekenis van ‘tegenover’: het merk alléén, als beschouwd tegenover alle andere merken die eventueel aanwezig zijn.

IEF 15250

Community position trademarks - an increasingly difficult position

H.J. Koenraad, Community position trademarks - an increasingly difficult position, WTR august/september 2015, p. 98-101.Bijdrage ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons LLP. Eerder in WTR augustus/september 2015. While the EU Trademark Regulation is designed for the registration of “word marks, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging” as Community trademarks, it is well known that it leaves the class of objects of the trademark right unenumerated.

As jurisprudence around the regulation has grown, so has our understanding of the potential for other marks. These range from natural extensions of particular targets (eg, three-dimensional (3D) marks) to more exotic gustatory, olfactory and auditory marks. Somewhere in between the two extremes are position marks.

Although position marks are regularly accepted by the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM), once they reach the General Court or the European Court of Justice (ECJ) they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that a sign depart significantly from the norm or customs of the sector.

While there are now scores of cases from the Boards of Appeal, as well as several judgments from the General Court and the ECJ, which provide further guidance as to how position marks should be treated, important questions remain unanswered. This article summarises repeatedly applied tests used to assess the validity of position marks, discusses the applicability to position marks of the absolute grounds for refusal for shape marks set out in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the EU Community Trademark Regulation and takes a brief look into the future.

No specific category of mark
Article 4 of the regulation states: “A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

Neither the regulation nor its implementing regulation (Commission Regulation (EC) 2686/95) refers to position marks as a specific category of mark. However, the General Court has argued in various judgments that, insofar as Article 4 does not contain an exhaustive list of signs capable of being Community trademarks, that has no bearing on the registrability of position marks.

Position marks have been explicitly acknowledged in the OHIM Guidelines, Paragraph 2.2.14 of which states: “Applications for position marks effectively seek to protect a sign which consists of elements (figurative, colour, etc.) positioned on a particular part of a product and being in a particular proportion to the size of the product. The representation of the mark supplied must be accompanied by a description indicating the exact nature of the right concerned.”

According to the OHIM Guidelines, the factors to be taken into account when examining 3D marks are also relevant for position marks. It is stated that “in particular, the examiner must consider whether the relevant consumer will be able to identify a sign which is independent from the normal appearance of the products themselves”. The examiner should also consider whether the positioning of the mark upon the goods is likely to be understood “as having a trademark context”. The examiner should take into account that “in certain contexts, given the norms and customs of particular trades, a position mark may appeal to the eye as an independent feature being distinguishable from the product itself and thus communicating a trade mark message”.

Assessing validity – distinctive character
When looking at the case law from the ECJ and the General Court, position marks are generally found to be similar to the categories of both figurative and 3D marks, since they concern figurative or 3D elements that are applied to the surface of a product. However, it is argued that the classification of a positional mark as a figurative or 3D mark is irrelevant for the purpose of assessing its distinctive character (see, among others, X Technology v OHIM, General Court Case T‑547/08, June 15 2010 (orange on toe of sock [IEF 8912])).

In accordance with established EU case law, the distinctive character of a sign is assessed by reference to the goods or services in respect of which registration is sought and the perception that the relevant public has of those goods and services. As a general factual starting point included in many other ECJ decisions relating to shape-of-products marks, it is argued that the more closely the shape or other elements of the mark for which registration is sought resemble those elements most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of the Community Trademark Regulation. As a result, it is argued in various position mark decisions that, to the extent to which average consumers are not in the habit of making assumptions as to the commercial origin of goods on the basis of signs which are indistinguishable from the appearance of the goods themselves, such signs will be inherently distinctive only if they depart significantly from the norm or customs of the sector.

In this regard, the mere fact that a shape or appearance is a variant of a common shape of the type of product at hand is not sufficient to establish that the mark is not devoid of distinctive character. A simple departure is not enough; the departure must be significant (Henkel v OHIM, ECJ Case C-218/01, February 12 2004). Moreover, the novelty or originality of the shape is also irrelevant (Think Schuwerk GmbH v OHIM, Case T-208/12, General Court, July 11 2013).

(In)distinguishable from appearance? A matter of fact
The decisive factor governing the applicability of this test is not the classification of the sign as a figurative, 3D or other mark, but the fact that it is indistinguishable from the appearance of the product in question. This criterion has been applied before in ECJ case law – not only to 3D marks, but also to figurative marks consisting of a two-dimensional (2D) representation of the product in question and also to a sign consisting of a design applied to the surface of the product.
Likewise, colours and abstract combinations are not regarded by the ECJ as intrinsically distinctive, save in exceptional circumstances, since they are indistinguishable from the appearance of the goods designated and are not, in principle, used to identify commercial origin. In those circumstances, it is necessary to determine whether the mark applied for is indistinguishable from the appearance of the designated product or whether, on the contrary, it departs significantly from the norm and customs of the relevant sector.

In K-Swiss Inc v OHIM (General Court, Case T-85/13, June 13 2014, [IEF 13937]) the General Court considered that, in addition to the above-mentioned criterion, the sign at issue must be independent of the appearance of the product that it designates in order, in particular, not to be perceived by the relevant public as merely a decorative element. While referring to Glaverbel v OHIM (Case T‑36/01, October 9 2002 (surface of a plate of glass)), the General Court considered that in order to be afforded distinctive character, a design applied to the surface of a product must be capable of being apprehended without the product’s inherent qualities being perceived simultaneously, so that the design can be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Figure 1: The General Court found that K-Swiss had not proven that the five parallel stripe could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived

With regard to the application depicted in Figure 1, the General Court found that the applicant, K-Swiss, had not proven that the five parallel stripes, applied to the external surface of business or dress shoes, could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived. K-Swiss therefore failed to prove that those five stripes could be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Applicants have been keen to argue that their marks are distinguishable from the mere shape of the product in question or indeed mere decoration. While the ECJ has left it open that marks which go to the shape or decoration of a product could have inherent distinctiveness, aside from cases where acquired distinctiveness has been successfully established, this will rarely be the case.

The ECJ has been keen to point out in several cases that such limitations are not absolute rules of law, but rather matters of fact about the nature of consumers.

A good example of this important distinction is Think Schuhwerk GmbH v OHIM (ECJ, Case C-521/13 P, September 11 2014) which concerned red aglets on shoelaces. The General Court had found that the aglets were indissociable from the shoes and, as such, the mark was indistinguishable from the appearance of the product. Being indistinguishable, unless acquired distinctiveness could be established, it would be very difficult for the aglets to have any distinctiveness at all. The ECJ would not accept a plea that the assessment of indissociability was wrong, as this was a matter of fact not law. Think Schuhwerk could not make out its appeal and the mark was rejected.

Applicants should be extremely vigilant as to this distinction between facts and law: not only should it change the approach to the kind of evidence submitted to a fact-finding tribunal, but care should also be taken that any appeals on matters of law are actually matters of law.

Functional and decorative elements
In Rosenruist – Gestão e serviços Lda v OHIM (General Court, Case T-388/09, September 28 2010) the General Court found that whether a (position) mark may serve a decorative or ornamental purpose is irrelevant for the purposes of assessing its distinctive character.

At the same time, the court considered that it is always necessary for the sign in question – even if it may serve a decorative purpose and need not meet a specific level of creativity – to have a minimum degree of distinctive character. In this case, the application was rejected, the General Court considering it to be a simple, commonplace pattern with an exclusively decorative function, no aspect of which would enable the relevant public to identify the commercial origin of the goods described in the application or to distinguish them from others.

Another example of a sign found to be decorative is Landini Srl v OHIM (General Court, Case T-131/13, March 14 2014 [IEF 13644 F)]), concerning the application for a flower on a collar.

The General Court found that it is well known that a flower can adorn a buttonhole positioned on the collar of an item of clothing. According to the court, this circumstance weakened the capacity of the mark at issue to serve as an indication of the commercial origin of the products in question. The mark was rejected.

In its decision of January 16 2014 the General Court considered the famous ‘button in the ear’ motif of Steiff teddy bears (Margarete Steiff GmbH v OHIM, General Court, Case T-434/12, January 16 2014 [IEF 13433]). This mark was registered in Germany and, to those familiar with Steiff bears, it came as a surprise when the application was rejected by the General Court. The court determined that “[the marks] would rather be perceived by the relevant public as a possible presentation of immovable labels which can be found on many different places of stuffed animals or as an original form of ornamentation.

They will thus not be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin of the products”. The court continued that the fixing of the button to the ear “in fact created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”.

The concept of functionality – and the likelihood that a functional feature will not be inherently distinctive – was also discussed in Lange Uhren GmbH v OHIM (General Court, Case T-152/07, September 14 2009 [IEF 8195]). In that case, the mark claimed was for circles and ellipses on a watch face.

The General Court held that the positioning of ordinary geometric shapes on the face of a watch would not appear at first sight to have a recognisable effect as an indication of commercial origin of the product in question, but on the contrary would be perceived as a functional element thereof. Further, it had not been established that the relevant public – even if it were made up of a public which was aware of luxury watches – would usually consider such geometrical shapes as an indication of the commercial origin of the product in question without associating it, simultaneously, with the name of the maker.

It is suggested that the General Court’s decision in this case would now be erroneous in light of Colloseum Holdings v Levi Strauss (ECJ, Case C-12/12, April 18 2013 [IEF 12574]). Just because a position mark functions alongside another mark does not mean that it necessarily has no independent use. Even so, this case should remind us that the more a feature is perceived as functional, the less likely it is to be inherently distinctive.

A final example of a position mark found to be decorative concerns the application depicted in Figure 3 for a yellow curve at the bottom edge of an electronic display unit. In the application, the sign was described as follows: “The positional mark is composed of a yellow curve, open at the upper edge, placed at the lower edge of an electronic display unit and extending the entire width of the unit. The dotted outline of the edges is purely to show that the curve is affixed to an electronic screen and does not form part of the mark itself.”

According to the General Court’s judgment in Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM (General Court, Case T-331/12, February 26 2014 [IEF 13586]), this mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness and enable the consumer to perceive it as anything other than a decoration typical of the goods in question.

Simple signs
Although one should obviously avoid filing extremely simple signs, OHIM Board of Appeal case law includes many examples of applications for position marks that were rejected for this reason. This generally includes signs which are found to contain nothing which may be considered eye-catching or memorable, or which have no characteristic features which can distinguish them from other identical or similar shapes, and thus are incapable of attracting the attention of the consumer. An example is the sign depicted in Figure 4, a figurative mark with a description of the mark which reads:
“The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool.”

On several occasions it has been held that a sign made up of a basic geometric figure (eg, a circle, line, rectangle, pentagon or parallelogram) is incapable, in itself, of sending a message which consumers can remember, which means that they will not consider it to be a trademark, unless it has acquired distinctive character through use (Pentagon, General Court, Case T-304/05 [IEF 4897] and Parallélogramme, General Court, Case T-159/10, April 13 2011). Indeed, these types of figure are normally perceived as ornamental features, rather than as distinctive signs.

Figure 2: In Margarete Steiff GmbH v OHIM, the court continued that the fixing of the button to the ear of the Steiff teddy bear “created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”

Assessing validity – absolute grounds for refusal of shape marks
While the classification as figurative or 3D is not relevant for the assessment of distinctive character, it may be relevant for the applicability of absolute grounds for refusal Figure 3: In Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM the court found that the mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness under Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. This article excludes protection in an absolute manner for signs if they consist exclusively of shapes which result from the nature of the goods, are necessary to obtain a technical result or give substantial value to the goods.

Article 7(1)(e) does not define the types of sign which must be considered as shapes within the meaning of that provision. It makes no distinction between 3D shapes, 2D shapes and 2D representations of 3D shapes. Hence, it is often held that the exclusions may also apply to trademarks reproducing shapes, regardless of the dimension in which they are represented. The applicability of this article is thus not confined to 3D shapes and may also include position marks.

Since most position marks are refused for not being sufficiently distinctive, there is little European case law in which a position mark has been tested under the grounds of exclusion for 3D marks. However, in its decision of April 1 2015 (Christian Louboutin v Van Haren Schoenen), the District Court of The Hague considered it necessary to refer a question to the ECJ about the applicability of Article 3(1)(e) of the EU Trademark Directive (2008/95/EC), the equivalent of Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. Before doing so, the district court first asked the parties involved to comment on their intention to approach the ECJ and on the question to be asked. The position mark at stake concerns Louboutin’s heavily litigated trademark for a red sole.According to the court, this trademark has aspects of both a colour mark and a 3D mark, since it consists of the colour properties of the sole of a shoe. Further, it considered that Louboutin had sufficiently proven that the mark had acquired distinctiveness through use, since a significant part of the relevant public in the Benelux (ie, consumers of high-heeled women’s shoes) could, at the time the infringement commenced in Autumn 2012, identify Louboutin’s shoes as originating from Louboutin and could thus distinguish those shoes from similar products of other undertakings.

However, the district court also ruled that, based on Louboutin’s own statements in previous proceedings in the United States and on a research report submitted by the defendant, the red sole gives substantial value to the goods in question. Subsequently, according to the district court, the question thus arises as to whether the word ‘shape’ in the sense of Article 3(1)(e) (iii) of the directive is limited to 3D characteristics of (parts of) the goods, such as contours, dimensions and volume; or whether this also includes other (non-3D) characteristics of the goods, such as colour.

Interestingly, the district court considered that if colour is not covered by this absolute ground for refusal, the trademark right would enable the proprietor to prevent competitors indefinitely from using characteristics on their products which are sought and valued by the public, such as the red sole of a pump. According to the district court, this seems contrary to the rationale behind this ground for refusal. Likewise, the court considered that a trademark right could prevent a competitor from marketing reflective safety clothing or soft drinks in reflective, and thus insulating, packaging where this constituted a technical solution. We will have to wait and see whether this interesting question makes it to the ECJ.

Conclusion and future position
After reviewing many of the decisions rendered by the ECJ, the General Court and OHIM over the last 10 years, it is fair to conclude that position marks rarely meet the threshold of sufficient inherent distinctiveness. Although position marks are regularly accepted by OHIM, once they reach the General Court or the ECJ they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that the sign depart significantly from the norm or customs of the sector. Lack of distinctiveness can be overcome by showing acquired distinctive character through use. However, the very high standard set by the ECJ to prove distinctiveness through use makes this quite difficult. Although position marks can be protected in theory, it is very difficult to obtain such protection in practice and to enforce position marks against a determined competitor effectively.
On top of that, the Presidency Compromise Proposals on the Community Trademark Regulation and the Trademark Directive published in May 2014 propose extending the absolute grounds for refusal of shape marks as included in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the regulation and Articles 3(1)(e) (i) to (iii) of the directive, by adding the wording ‘or other characteristics’, as follows:

1. The following shall not be registered:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape or other characteristics which result from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape or other characteristics of goods which are necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape or other characteristics of goods which gives substantial value to the goods.
Clearly, it is not to be expected that life will become easier for applicants of position marks (and shape marks) if these legislative proposals are enacted. But even if they are not, based on the ECJ’s decision in Hauck GmbH v Stokke A/S (Case C-205/13, September 18 2014 (children’s chair) [IEF 14209]), applicants will most likely continue to face significant hurdles in registering position marks (even when such shapes have acquired distinctive character through use).

In the end, the lesson to be learned from the various negative decisions on position marks is that the European authorities have generally been reticent about affording perpetual protection to signs which, in many cases, are designs rather than trademarks. The good news is that – albeit for a limited period – in these cases it will often be possible to obtain design right protection, provided that this is applied for before public disclosure (or at least within the grace period).
Figure 4: The description of this figurative mark read: “The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool”

Hidde J Koenraad is a partner at Simmons & Simmons LLP hidde.koenraad@simmons-simmons.com

IEF 15197

Reliance: een overbodige eis aan het onderscheidend vermogen

Een bijdrage van Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Merkenrecht. Op 11 juni leverde A-G Wathelet zijn Conclusie af in de zaak over het Kitkat-vormmerk (C-215/14). In deze zaak stelt de Engelse rechter aan het Luxemburgse hof onder meer een vraag over het onderscheidend vermogen, te weten of voor het hebben van onderscheidend vermogen vereist is dat de leden van het publiek ‘rely upon the mark’. Dit begrip van reliance is (buiten Engeland) nieuw.

In Kitkat bakent de Engelse rechter reliance af als het afgaan op het teken en niet (afgaan) op eventuele andere aanwezige merken als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat ‘afgaan op’ wordt dan onderscheiden van het herkennen van het teken en het associëren ervan met de herkomst van de waar. Volledig geciteerd luidt de vraag als volgt:
“Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?”
Deze formulering is moeilijk te doorgronden. Er is dan wel taalkundig verschil tussen het ‘afgaan op’ een teken als aanduiding van de herkomst van de waren en ‘associëren’ ervan met de herkomst van de waar, maar in het licht van het onderscheidend vermogen is dat niet relevant; het ‘afgaan op’ is een consumentengedrag dat direct voortvloeit uit het ‘associëren met’. Het is moeilijk te achterhalen welk element reliance hier merkenrechtelijk toevoegt.
Of zit het onderscheidende kenmerk van de reliance erin dat de betrokken kringen, zoals de vragende rechter tussen haakjes toevoegt, niet afgaan op eventuele andere aanwezige merken? Maar die eis is al helemaal moeilijk te plaatsen. In het geval van KitKat betreft het – zoals in zoveel gevallen – twee merken van dezelfde onderneming. Als het publiek die tekens ieder voor zich herkent en associeert met de waren van Kitkat producent Nestlé, dan zou – in de reliance optiek – niettemin geen van beide onderscheidend vermogen hebben, omdat niet gezegd kan worden dat een aanzienlijk deel van het publiek afgaat op slechts één van die merken, en niet op het andere? Merkwaardig.
Het is trouwens niet anders als er twee merken van verschillende ondernemingen op de waar staan, die allebei iets zeggen over de commerciële herkomst (“Intel Inside” op computers). Ook dan zou in de reliance opvatting onderscheidend vermogen kennelijk aan beide ontzegd moeten worden, omdat de betrokken kringen niet uitsluitend afgaan op één van de twee. Wat reliance naar Britse interpretatie ook mag zijn, op grond van deze Kitkat-formulering valt er moeilijk kaas van te maken. Zij vormt niettemin de basis waarop Luxemburg recht zal moeten doen.
De A-G heeft zich door een en ander niet laten ontmoedigen. In zijn visie vraagt de Engelse rechter of het bewijs van onderscheidend vermogen volstaat, dan wel of het publiek op het teken moet steunen als een waarborg van commerciële herkomst:
“35.      De onderhavige zaak biedt het Hof dus thans de gelegenheid uit te maken of het loutere bewijs dat de vorm van een op de markt gebrachte waar door een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt herkend als een aanduiding van de waren van een bepaalde marktdeelnemer, volstaat tot bewijs dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, dan wel of dient te worden aangetoond dat het relevante publiek de vorm gebruikt en erop steunt als een waarborg van de commerciële herkomst.
De rechtspraak van het HvJEU biedt geen steun voor deze veronderstelde tegenstelling. Herkenning als herkomstteken en waarborg van commerciële herkomst vallen samen. Doordat het merk onderscheidt, waarborgt het de identiteit van oorsprong, ofwel de commerciële herkomst uit één en dezelfde onderneming. De waarborg vloeit immers daaruit voort dat het exclusief recht aan de merkhouder de mogelijkheid verschaft controle uit te oefenen dat de waren of diensten onder zijn controle worden vervaardigd of verricht. Dat onderschrijft – enigszins verrassend - ook de Conclusie zelf (nrs. 38 en 39), maar zij houdt het onderscheid tussen herkomst en waarborg toch overeind.
De tegenspraken verdwijnen niet als de A-G in de nrs. 43-55 ingaat op de consequenties van de reliance opvatting in de KitKat-zaak. De A-G zegt (nrs. 43-44) niet de opvatting van Nestlé te delen, dat niet noodzakelijk is dat een merk afzonderlijk is gebruikt om door het gebruik onderscheidend vermogen te verwerven (het KitKat-vormmerk is uiteraard altijd in combinatie met woord- en beeldmerken gebruikt), maar lijkt daar vooral me te bedoelen, dat het teken ook dan onderscheidend vermogen moet hebben, als het los van dat andere teken wordt gebruikt (nrs. 47-53). Maar dat is natuurlijk evident, ook los van reliance overwegingen: het vloeit voort uit de eerdere rechtspraak van het HvJEU, die de A-G ook hier weer aanhaalt en dus geenszins over het hoofd heeft gezien.
Desondanks richt de A-G in zijn slotoverweging toch weer het kanon van de reliance leer op deze reusachtige open deur. Het volstaat niet om aan te tonen dat het relevante publiek het teken associeert met de herkomst, het moet dat met dit teken doen “in tegenstelling tot eventuele andere merken”:1 
“55.      Gelet op het voorgaande dient mijns inziens op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat de merkaanvrager niet kan volstaan met aan te tonen dat de betrokken kringen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, herkennen en associëren met zijn waren of diensten. Hij moet bewijzen dat het aangevraagde merk op zich de exclusieve herkomst van de betrokken waren of diensten aanduidt, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken en zonder gevaar voor verwarring.”
Het valt maar te hopen dat het HvJEU nuchter en volgens de staande jurisprudentie beslist dat volstaat dat een vormmerk zelfstandig onderscheidend vermogen heeft. Wat de betekenis ook moge zijn van de aanvullende eis: “in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken”, toegevoegde waarde biedt die mijns inziens niet, verwarrend is zij wel.
 
Antoon Quaedvlieg, Klos, Morel, Vos & Reeskamp

1. par opposition à toute autre marque pouvant également être présente / as opposed to any other trade marks which may also be present.

IEF 15192

Cecil de Leeuw 'het merk'

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Wat hebben Maxima en de leeuw Cecil gemeen? Beiden werden in korte tijd verschillende keren als merk gedeponeerd. Bij Maxima gebeurde dat in 1999. Direct toen het grote publiek lucht kreeg van haar relatie met Willem Alexander werd Maxima een hype en stortte de commercie zich met een groot aantal merkregistraties op onze koningin in spe. Het merk Maxima zou de kassa moeten doen rinkelen.

CECIL EEN HIT
Een paar weken geleden overkwam de leeuw Cecil hetzelfde, al heeft het ongelukkige beest er zelf helaas weinig van meegekregen. Eind juli werd Cecil een wereldwijde hit toen bekend werd dat het beest in Zimbabwe was doodgeschoten door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer. Nog geen dag later dienden verschillende ondernemers merkdepots: niet alleen het merk Cecil werd aangevraagd, maar ook Cecile the Lion en King Cecil.

HYPES
Het is inmiddels een bekend fenomeen: op elke hype – of het nu gaat om een blijde gebeurtenis of een rampzalig incident – volgt een golf aan merkregistraties. Zo was het niet alleen bij de geboorte van prinses Amalia dringen aan de poort van het merkenbureau, maar stonden na de aanslag op Charlie Hebdo de ondernemers ook in de rij voor het merk Je Suis Charlie.

SPEELGOED
Bij een merkregistratie moet je aangeven voor welke producten je het merk claimt. Cecil blijkt vooral populair te zijn voor speelgoed. Speelgoedfabrikant Ty heeft de naam Cecil in Europa en Verenigde aangevraagd voor knuffelbeesten. Dat kan nog wel eens een strijd worden met i-Star Entertainment, een Amerikaanse onderneming die Cecil the Lion op dezelfde dag, 30 juli 2015, ook voor speelgoed heeft gedeponeerd.

JE SUIS CECIL
Verder heeft een organisatie voor ‘exclusieve avonturen’ natuurlijk een aanvraag lopen en is de Canadese Colette Ledoux helemaal de weg kwijt. Met haar Amerikaanse merkdepot van Je suis Cecil lijkt zij nu twee hypes door elkaar te halen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Cecil de leeuw Het Merk NRC 19-8-2015.
IEF 15185

Katy Perry in gestolen ontwerp

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Zouden die grote internationale modehuizen nu echt denken dat voor graffiti de regels van het auteursrecht niet gelden en dat je deze werken gewoon zonder toestemming in je collectie kunt opnemen? Na modekoning Roberto Cavalli, die al ruim een jaar een juridische strijd voert met drie graffiti-artiesten over het gebruik van hun muurschilderingen voor een Cavalli-kledinglijn, is het nu de beurt aan kledinglabel Moschino.


KLACHT TEGEN MOSCHINO
Vorige week diende graffiti -kunstenaar Joseph Tierney, alias ‘Rime’, bij de rechtbank in Californië een klacht in waarmee hij bezwaar maakt tegen het nieuwe ontwerp van Moschino-designer Jeremy Scott. Op de kleding is de muurschildering Scandal Eyes, die Rime in 2012 in Detroit maakte, in zijn geheel overgenomen.

KATY PERRY
In mei van dit jaar trok de collectie veel media-aandacht toen zangeres Katy Perry, gesponsord door Moschino, samen met ontwerper Scott tijdens het Metropolitan Museum of Art gala in New York in de nieuwe look verscheen. Rime eist nu dat de kleding uit de handel wordt gehaald en dat Moschino hem een schadevergoeding betaalt.

GEPAINTBRUSHTE ROLLS ROYCE
Uit de aanklacht blijkt overigens dat het de kunstenaar niet alleen om het geld gaat. Hij is vooral nijdig dat Moschino zo schaamteloos de indruk wekt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor designwerk op de kleding. Om die reden schoot met name ook het optreden van Perry en Scott bij het gala in New York Rime in het verkeerde keelgat. De twee maakten hun entree in een gepaintbrushte Rolls Royce en toonden aan de uitgelopen journalisten spuitbussen voorzien van het Moschino-merk, alsof ze net zelf de laatste hand hadden gelegd aan het graffiti-werk op de kleding.

NIET DE EERSTE KEER
Voor ontwerper Jeremy Scott is het overigens niet de eerste keer dat hij verwikkeld raakt in een conflict over copyrights. De gevierde ontwerper, die ook voor adidas en Britney Spears werkt, laat zich wel vaker ‘inspireren’ door werk van anderen en wordt regelmatig door rechthebbenden op het matje geroepen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Katy Perry in gestolen ontwerp NRC 14-08-2015

IEF 15128

Heinz bekend merk in China

Bijdrage ingezonden door Bas Kist en Volkert Teding van Berkhout, Chiever. Heinz heeft een belangrijke overwinning geboekt in China. Onlangs bepaalde de Chinese rechter dat Heinz in China een bekend merk is. Dat geeft Heinz goede kansen om op te treden tegen Chinese kapers, die het merk Heinz voor andere producten hebben geregistreerd. Bijvoorbeeld voor condooms.

Nul op rekest
In 2006 deponeerde een kaper de Chinese variant van het merk Heinz, onder andere voor condooms. Heinz, dat zelf in China (uiteraard) geen merkregistratie voor condooms bezit, diende oppositie in maar kreeg in twee instanties nul op het rekest. Volgens de rechter was Heinz geen bekend merk. Alleen als een merk bekend is in China kan de merkhouder optreden tegen registraties buiten de eigen productcategorie.

Heinz toch bekend
In 2014 ging Heinz in beroep bij de Beijing Higher People’s Court. Op basis van dezelfde bewijzen die Heinz al eerder had ingediend, oordeelde de hoogste rechter nu dat Heinz in China wel degelijk een bekend merk is. De kwestie over de Heinz-condooms moet nu worden overgedaan en de kans lijkt groot dat Heinz dit keer wel aan het langste eind gaat trekken.

Viagra
De Chinese rechters leggen de lat voor bekende merken extreem hoog, met name voor buitenlandse merken. Een sprekend voorbeeld is een zaak van farmaceut Pfizer, dat na bijna 11 jaar procederen te horen kreeg dat Viagra toch geen bekend merk is in China. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Chinese merkenwet in 2014 lijkt er echter wat meer ruimte voor bekende merken te komen, en dat is goed nieuws.

Tips voor houders van bekende merken
Wat kun je doen om je (enigszins) te wapenen tegen dit verschijnsel?

  • registreer (en gebruik) ook de Chinese variant van het merk. Die wordt vermoedelijk eerder als bekend merk erkend dan de internationale versie
  • registreer voor meer klassen (echter, dat is natuurlijk wel kostbaar en je kunt nooit alle producten dekken)
  • in geval van een logo: doe ook een copyright-registratie. Copyright kan ook in opposities worden ingezet en staat los van de productcategorie
  • en tenslotte: hoop vooral dat de Chinese rechters de lat voor bekendheid in China inderdaad lager gaan leggen