Woord- en of beeldmerk  

Hof van Beroep van Luxemburg 18 december 2014, IEF 14499 (Benediktiner Weissbier) = franstalig
Eerder als IEFbe 1106. Merkenrecht. BEDA heeft het woordmerk BENEDIKTINER WEISSBIER gedeponeerd, het BBIE heeft laten weten de registratie te weigeren, want het teken is beschrijvend voor (wit)bier. Het bestaat uit de oorsprongsbenaming 'Benedictijns' en de algemene benaming voor witbier in de Duitse taal. De weigering van het merk is gebaseerd op artikel 2.11 onder 1 sub b) en c) BVIE. De weigering door het BBIE van het gedeponeerde merk is ex sub b terecht geweigerd.

(...) raisonnablement s' attendre à ce que le consommateur moyen des produits et services visés, même non germanophone, ne se méprendra pas sur les mots "BENEDIKTINER" et "WEISSBIER" qui se traduisent de surcroît aisément dans une des autres langues usuelles au Benelux. Ainsi, le mot BENEDIKTINER se traduit en néerlandais par "Benedictinjse" et WEISSBIER" par "Witbier"

Le signe verbal "BENEDIKTINIER WEISSBIER" permettra au public pertinent d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec la bière, de sorte qu'il ne dispose d'aucun pouvoir distinctif par rapport à des produits similaires qui ont une autre origine commerciale.

Le refus d'enregistrement par l'OBPI de la marque telle que déposée était partant justifié au regard de l'article 2.11.1 b) de la CBPI.

L'OBPI a refusé le dépôt pour l'ensemble des produits des classes 32, 41 et 43. Il en découle que la Cour n'est pas obligée dans le cadre de la demande principale tendant à voir dire que l'OBPI est tenu de procéder à l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des produits et services des classes 32, 41 et 43, d'examiner le mérite de la demande d'enregistrement de la marque pour les produits et services autres que la bière, étant donné que même à supposer que la marque remplis les critères pour être enregistrée pour lesdits services et produits, l'enregistrement ne saurait être accordé pour l'ensemble des produits et services pour lesquels il a été requis.

Rechtbank Den Haag 17 december 2014, IEF 14493; ECLI:NL:RBDHA:2014:15671 (Kesa tegen AS Watson)
Bijdrage ingezonden door Naomi Ketelaar en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap. Merkinbreuk. Normaal gebruik. Bewijs. Kesa is groothandel op het gebied van elektrische apparaten en houdster van diverse PROLINE-merken. Zij spreekt AS Watson , wereldwijd detailhandelaar en eigenaar van Kruidvat en Trekpleister, aan op de via webshops aangeboden tabletcomputers met de aanduiding 'Pro-Line'. Er bestaat slechts een gering verschil, te weten een koppelteken tussen de letters O en L. De reconventionele vordering tot nietigheid van PROLINE wordt afgewezen. Het merk heeft onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de waren. Merken kunnen ook normaal zijn gebruikt zonder dat het zoekresultaten via Google oplevert of in het productassortiment van BCC zit. Stakingsvordering wordt toegewezen met een opgaveverplichting.

Volgorde van behandeling conventie/reconventie
4.5. De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat (uitgaande van geldige merken) sprake is van merkinbreuk. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 99 GMVo ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Het gebruik van de frase “en/of’ laat die lezing ook uitdrukkelijk toe, hoewel aan Kesa kan worden toegegeven dat de formulering van de voorwaardelijke reconventie niet uitblinkt in helderheid.

4.6. Dit betekent dat de rechtbank eerst in conventie de gestelde merkinbreuk zal beoordelen.

Nietigheid: onderscheidend vermogen en beschrijvend
4.21. Het betoog van AS Watson dat de PROLINE woordmerken ieder onderscheidend vermogen missen, slaagt niet. (...) Met Kesa is de rechtbank van oordeel dat noch die twee elementen afzonderlijk noch de combinatie daarvan een kenmerk van de betrokken waren weergeeft. Zodoende is ‘PROLINE’ voor de ingeschreven waren van de PROLINE woordrnerken niet beschrijvend.

Vervallen vanwege non usus
4.27. AS Watson heeft de stelling ingenomen dat Kesa de PROLINE merken niet normaal heeft gebruikt voor de gewraakte waren. AS Watson heeft schermafdrukken overgelegd van de zoekresultaten op de website www.bcc.nl en bij de zoekmachine Google waar bij het zoeken op de gewraakte waren in combinatie met ‘Proline’ geen resultaten worden gevonden (behalve voor DVD spelers). (...) Merken kunnen ook normaal gebrtiikt zijn op een wijze die niet leidt tot resultaten bij het zoeken via Google. Daarnaast is BCC slechts één van de retaitkanalen van Kesa in de EU zoals blijkt uit producties die Kesa heeft overgelegd zodat het ontbreken van (een deel van) de gewraakte waren in het huidige productassortiment van BCC op zichzelf niets zegt over (niet-)normaal gebruik. Andersoortig bewijs zoals een gebruiksonderzoek ten aanzien van de gewraakte waren of verklaringen van marktdeelnemers in de branche ontbreken.

Lees de uitspraak (pdf/ html)

Vz. RCC 2 december 2014, IEF 14489 (Unilux rolhorren)
Het betreft de website van adverteerder voor zover hierop mededelingen over Unilux (rol-)horren worden gedaan. Deze kan als volgt worden samengevat. Klaagster stelt, kort samengevat, dat op de website van adverteerder staat dat zij horren van het merk Unilux levert. Aan klaagster is echter verteld dat Unilux niet aan adverteerder levert. Blijkbaar gebruikt adverteerder het merk Unilux op oneigenlijke wijze, hetgeen voor de leek niet duidelijk is. Unilux heeft bij e-mail meegedeeld dat zij in het verleden (rol)horren heeft geleverd aan adverteerder, maar dat zij enkele jaren geleden de leveringen heeft gestaakt “wegens misbruik reclame uitingen”. Klacht wordt toegewezen.

1) Op grond van de klacht dient de vraag te worden beantwoord of adverteerder in de bestreden reclame-uiting mag meedelen of suggereren dat via haar (rol)horren van het merk Unilux kunnen worden gekocht. Klaagster stelt dat dit niet het geval is, maar adverteerder stelt niet op de hoogte te zijn van het feit dat Unilux haar niet meer als dealer zou wensen. In verband met de beoordeling van de klacht is informatie gevraagd aan Unilux. Unilux heeft daarop bij e-mail van 15 oktober 2014 meegedeeld dat zij in het verleden (rol)horren heeft geleverd aan adverteerder, maar dat zij enkele jaren geleden de leveringen heeft gestaakt “wegens misbruik reclame uitingen”. Unilux deelt voorts mee dat er sprake is van misleiding door adverteerder. De voorzitter oordeelt naar aanleiding van dit alles als volgt.

3) Op grond van de e-mail van 15 oktober 2014 van Unilux is echter duidelijk dat dit bedrijf inmiddels het dealerschap van adverteerder heeft beëindigd en dat dit kennelijk verband houdt met “misbruik reclame uitingen”. Unilux heeft niet toegelicht wat zij hieronder verstaat. Wel gaat de voorzitter ervan uit dat indien adverteerder ten tijde van het indienen van de klacht een bestelling bij Unilux zou hebben geplaatst, de bestelling om die reden zou zijn geweigerd. Feitelijk kon adverteerder sindsdien geen uitvoering meer aan het dealerschap geven, hoewel de bestreden uiting anders suggereert. Derhalve wordt in de uiting geen juiste informatie verstrekt over de beschikbaarheid van Unilux producten via adverteerder, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter oordeelt voorts dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Overigens merkt de voorzitter op dat ten tijde van deze beslissing adverteerder de website nog niet had aangepast, hoewel het haar duidelijk had moeten zijn dat zij niet meer in staat is Unilux producten te leveren. Derhalve wordt beslist als volgt.

Hof Den Haag 16 december 2014, IEF 14480; ECLI:NL:GHDHA:2014:4644 (Quilate tegen Foralways)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap en Charles Gielen, NautaDutilh. Merkenrecht. Foralways is houdster van diverse L'ARGENTINA-merken. De rechtbank [IEF 10884] oordeelt dat deze merken niet beschrijvend zijn voor kleding uit Argentinië. Het Hof verklaart de Benelux en de internationale inschrijving voor Benelux deel nietig en beveelt de doorhaling. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, de kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben, is er sprake van een aanduiding slechts bestaande uit een geografische benaming en dus elk onderscheidend vermogen mist. Het relevante publiek verwacht een verband (ex Chiemsee-zaak, IEF 2814). Het woord-beeldmerk blijft in stand.

10. De volgende vraag is of door de handel en voormelde gemiddelde consument van kleding en schoenen in de Benelux het land Argentinië met die waren in verband wordt gebracht dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Het hof laat in het midden of het vereiste verband thans reeds bestaat en Argentinië voor kleding en schoenen thans beroemd of bekend is, nu het van oordeel is dat redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst is te verwachten in de zin van het Chiemsee-arrest. Bij die beoordeling is in het bijzonder van belang, in welke mate het relevante publiek bekend is met de benaming (als geografische plaats), alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren. Hierbij heeft het Hof van Justitie EG in de Chiemsee-zaak aangegeven dat dat verband niet te verwachten is (en de aanduiding dus wel onderscheidend vermogen heeft) als
1. de geografische benaming in de betrokken kringen niet bekend is, althans niet bekend is als een geografische plaats of
2. als door de kenmerken van de plaats het niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.

13. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben en het relevante publiek dit weet, neemt het hof aan dat sprake is van een woordmerk slechts bestaande uit een geografische benaming die een geografische plaats aanduidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, zodat dit woordmerk elk onderscheidend vermogen mist. Overigens wijst het hof er in dit verband nog op dat naar zijn oordeel (anders dan in de CLOPPENBURG-zaak) de herkomst van kleding door (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek van belang wordt geacht.
Gelet op het bovenstaande slaagt grief II.

16. Het hof is van oordeel dat (in ieder geval) de combinatie van de kroon - die niet een uiterst eenvoudige figuur is, maar een enigszins bijzondere vorm heeft door de combinatie van de gebogen, in dikte aflopende (spinpoot) armen, de gestileerde, van de spinpoten afwijkende, verdikte arm in het midden, de gesloten bovenkant met daarboven een bal en een kruis en de versierde onderkant -, de blauwe kleur en de gebogen rangschikking van de letters van het woord L'ARGENTINA tezamen (enig) onderscheidend vermogen heeft.
De omstandigheid dat beeldelementen wellicht ook een decoratieve functie hebben doet aan het bovenstaande niet af Hetzelfde geldt voor de stelling dat het woordelement het dominerende element in het beeldmerk is.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 december 2014, IEF 14478 (Anker Advies Bureau tegen Marine Equipment Services)
Merkenrecht. Bewijs. Inzage in documentatie toegewezen. Partijen zijn actief op de markt voor scheepsankers, AAB doet dat onder het merk FLIPPER DELTA, MES als 'MES Dolphin'. MES geeft een kwaliteitscertificaat met oorsprongsverklaring af met omschrijving Delta Flipper. Door het afgeven van de oorsprongsverklaring gebruikt MES in haar hoedanigheid als leverancier (aan derde) het teken Delta Flipper in stukken voor zakelijk gebruik. Echter de oorsprongsverklaring op zichzelf is onvoldoende voor merkinbreuk nu deze per abuis is afgegeven zonder na te gaan of de ankers zijn geleverd aan Jan de Nul, hetgeen niet het geval is zoals later is gebleken.

AAB krijgt ex 843 lid 2 Rv onder voorwaarden inzage. De deskundige dient te onderzoeken of de in beslag genomen documentatie het vermoeden van aanbod/verkoop onder de naam Flipper Delta ondersteunt.

4.9. MES stelt immers dat zij de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 per abuis heeft afgegeven zonder na te gaan of zij wel de betreffende ankers aan Jan de Nul heeft geleverd, hetgeen niet het geval is, zo is later gebleken uit onderzoek van de eigen administratie en navraag bij Jan de Nul, zo stelt zij. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar de verklaring die Jan de Nul heeft gegeven, waarin staat dat de naam ‘Anker, Delta Flipper’ in haar administratie is gebruikt als soortnaam die voor de gebruikers van de administratie duidelijk maakt van welk type het anker is maar niet van welke producent. Voorts is de naam ‘Anker, Delta Flipper’ door Jan de Nul voor-ingevuld op de oorsprongsverklaring die aan MES en aan AAB is gestuurd. Tot slot verwijst MES naar de email van Jan de Nul van 19 november 2014 waarin staat dat na verder onderzoek naar de herkomst van de ankers met objectnummers JDN 5-011 en JDN 5-116 is gebleken dat deze niet bij MES zijn besteld.

4.10. Zonder nadere bewijslevering, waarvoor in een kort geding geen ruimte is, kan de voorzieningenrechter op basis van het voorgaande niet vaststellen of MES al dan niet genoemde twee ankers onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden. Dat AAB op zich terecht stelt dat de juistheid van de afgegeven oorsprongsverklaring voor rekening en risico komt van MES, dat MES in de print screens van de administratie van Jan de Nul ook als leverancier van genoemde ankers staat vermeld en dat MES nog een tweede oorsprongsverklaring heeft afgegeven aan Jan de Nul voor dezelfde ankers maar dan met vermelding ‘MES Dolphin’ hetgeen in strijd is met haar latere stelling dat zij genoemde ankers helemaal niet heeft geleverd aan Jan de Nul, maakt dit niet anders.

4.13. De slotsom luidt dat merkinbreuk door MES naar voorlopig oordeel (vooralsnog) niet aannemelijk is geworden. Het gevorderde stakingsbevel en de gevorderde rectificatie en opgave zal worden afgewezen.

Dictum: II. De deskundige dient te onderzoeken of de in beslag genomen documentatie het vermoeden ondersteunt dat MES onder de namen Delta Flipper of Flipper Delta in de periode vanaf 4 oktober 2008 tot 23 oktober 2014 (het moment van het beslag) ankers heeft aangeboden en/of geleverd aan Jan de Nul of andere partijen;

Lees de uitspraak hier (pdf /html)

BHIM 15 oktober 2014, IEF 14477 (Alexander Wang)
Beslissing ingezonden door Dieter Delarue, Van Innis & Delarue. Publiek figuur. Verzoek om nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk ALEXANDER WANG vanwege registratie te kwader trouw. Het merk is de (eigen) naam van de verzoeker, een 'well-known designer in the USA, EU and elsewhere'. Hiertoe wordt bewijs overlegt van onder andere een Wikipedia pagina, talloze advertenties van fashion shows en rapportages. Houder van het gewraakte merk bezit nog meer Chinese merken van ontwerpers. Het merk wordt nietig verklaard.
Lees verder

Rechtbank Den Haag 10 december 2014, IEF 14472 (Borr€ls tegen BRRLS)
Merkenrecht. Contractenrecht. Tussen partijen is een samenwerking voor de organisatie van netwerkborrels voorbereid en zijn merkregistraties 070BORREL, 010BORREL, 020BORREL en BRRLS gedaan op naam van Borr€ls BV. Op het moment van deponering van de merken werkten partijen samen en was het hun bedoeling die samenwerking in Borr€ls onder te brengen. Depots zijn niet als te kwader trouw aan te merken. BBRLS heeft de merken 070BORREL en BRRLS gebruikt voor een netwerkborrel in februari 2013, het inbreukverbod wordt toegewezen. Aangezien gedaagde eerder handelsnamen gebruikte en, als er al in de intentieverklaring handelsnaamoverdracht gelezen dient te worden, is door beëindiging van de samenwerking de overdrachtverplichting geëindigd.

4.13. Gelet op de voorgeschiedenis is aannemelijk dat partijen beoogden gezamenlijk de in opdracht van [Y] ontwikkelde logo’s, benamingen en tekens te (blijven) gebruiken in het kader van de organisatie van netwerkborrels. Van belang is dat Borr€ls B.V. de logo’s als Benelux-merken op haar naam heeft gedeponeerd en laten inschrijven. Dit gebeurde op een moment dat [A], [B] en [Y] samenwerkten en het hun bedoeling was die samenwerking onder te brengen in Borr€ls B.V. Wat er van de mogelijke antedatering van de (opzeggings- of beëindigings-)brief van [Y] aan [B] en de persoonlijke betrokkenheid van [Y] – die door Borr€ls B.V. is aangevoerd maar door hem uitdrukkelijk wordt ontkend – bij de deponering van de merken ook zij, vast staat dat de merkinschrijvingen op naam van Borr€ls B.V. zijn verricht op 23 april 2012, terwijl de samenwerking op zijn vroegst op 24 april 2012 door [Y] is beëindigd, en volgens [Y] zelfs pas in mei 2012.
4.14. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van kwade trouw bij de merkregistratie aan de zijde van Borr€ls B.V. in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE, noch anderszins. Borr€ls B.V. wist weliswaar van het eerdere gebruik van de logo’s (die destijds nog niet als merk waren geregistreerd) door [Y], maar mocht, gelet op de (voorgenomen) samenwerking, ervan uitgaan dat zij toestemming had, althans gerechtigd was, de Merken op haar naam te registreren, althans [Y] heeft onvoldoende onderbouwing verschaft om tot een conclusie van kwade trouw te kunnen komen. Dat er overigens sprake is van onrechtmatig handelen op grond waarvan Borr€ls c.s. geen beroep zou (meer) kunnen doen op de Merken, is door [Y] onvoldoende onderbouwd gesteld. Daarbij weegt mee dat vaststaat dat partijen geen afspraken hebben gemaakt over de beëindiging van de samenwerking of de afwikkeling daarvan en dat [Y] en Borr€ls B.V. – al dan niet tezamen met [Y] – ook na de beëindiging van de samenwerking nog borrels heeft georganiseerd waarbij gebruik gemaakt is van de Merken.

Handelsnaamrechten
4.16. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt dat uit hetgeen door Borr€ls B.V. is aangevoerd niet blijkt dat zij gerechtigd is tot bepaalde handelsnamen, althans daarvoor is door haar onvoldoende onderbouwing verschaft. Als er al sprake is van handelsnaamrechten op door Borr€ls B.V. genoemde aanduidingen, valt daarmee nog niet in te zien dat deze rechten aan Borr€ls B.V. zouden toekomen. Vaststaat immers dat [Y] al eerder netwerkborrels organiseerde onder die benamingen. Dat er handelsnamen ten tijde van de samenwerking tussen [B], [A] en [Y] door [Y] zijn ingebracht in Borr€ls B.V. of dat Borr€ls B.V. dergelijke handelsnamen feitelijk voor haar onderneming heeft gevoerd, is gesteld noch gebleken. Als er al in de intentieverklaring een verplichting dient te worden gelezen op grond waarvan [Y] verplicht was om handelsnamen in te brengen in Borr€ls B.V., dan brengt de beëindiging van deze samenwerking door [A] en [Y] met zich mee dat daarmee ook een dergelijke verplichting is geëindigd, althans Borr€ls B.V. heeft geen concrete onderbouwing verschaft om daarover anders te oordelen. Hetzelfde geldt voor de door Borr€ls B.V. genoemde url’s, domeinnamen, Facebookpagina’s en websites. Als die niet al tijdens de samenwerking door [Y] zijn ingebracht in Borr€ls B.V. of anderszins bij Borr€ls B.V. zijn komen te berusten, is er na de beëindiging van de samenwerking geen grond om die alsnog over te (laten) dragen aan Borr€ls B.V.

Op andere blogs:
NLO Shieldmark

OHIM Invalidity division 10 december 2014, IEF 14468 (CHUNK - Noosa tegen Desir)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak en Ivy de Bruijn, Hoyng Monegier. Merkenrecht. Noosa is met succes een nietigheidsprocedure gestart tegen Europees woordmerk CHUNK. Er is voldoende bewijs overlegd (waaronder KvK-inschrijving, domeinnaam-whois, Benelux en EU-merken) waaruit blijkt dat het merk identiek aan dat van Noosa te kwader trouw is geregistreerd. De merkhouder had van Noosa al een cease and desist-letter ontvangen. Het feit dat merknamen niet werken genoemd, is geen legitieme reden om het teken te registreren, wetende dat een ander het al gebruikt.

The evidence is indicative of bad faith since it demonstrates that the proprietor knowingly filed an registered a Community trade mark, identical to that of the applicant's and covering identical goods and services. The applicant had already contacted the proprietor via the cease and desist letter informing them of the breach of their design and copyright rights. The fact that trade marks were not mentioned at that time is not a legitimate reason for the proprietor to register a sign, knowing that another party is using it, particularly when they are already infringing other rights. Moreover there is evidence that the CTM proprietor has already encountered problems and face fines due to infringing intellectual property rights that belong to others.

Hof van Beroep Gent 1 december 2014, IEF 14459 (Jean Hustin & Jo Goossens tegen Greenstar-Kanzi)
Uitspraak en samenvatting ingezonden door Ben Hermans, Frederik Ringoot en Nicole Segers, Monard-D'Hulst. Eerder gepubliceerd als IEFbe 1088. Kwekersrecht. Merkenrecht. Inzake selectief distributiesysteem van het via een communautair kwekersrecht beschermde appelvariëteit “Nicoter” gecommercialiseerd onder het (Benelux)merk “Kanzi” – uitputting door (sub)licenties.

Na raadpleging van het Hof van Justitie IEFbe 406 oordeelde het Hof van Cassatie [IEFbe 163] in deze zaak dat "...de houder of de licentiehouder [van een EU kwekersrecht] een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die het (kweek)materiaal heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de houder had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautair kwekersrecht.”

Het Hof van Cassatie (in navolging van het Hof van Justitie) vervolgde “dat het voor de beoordeling van de inbreuk van geen belang is dat de derde die handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane materiaal heeft verricht, op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.”

Het Hof van Cassatie verbrak daarop het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 24 april 2008 en de zaak werd doorverwezen naar het Hof van Beroep te Gent, 7de kamer.

In zijn arrest van 1 december 2014 oordeelde het Hof van Beroep te Gent (zaak 2012/AR/2038) dat de licentiehouder zich contractueel had verbonden om geen enkel licentieproduct over te dragen of te verkopen indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaandelijk schriftelijk een contractueel vastgelegde teeltlicentie of vermarktinglicentie had onderschreven.
Het Hof stelt vast dat 7.000 bomen van de variëteit “Kanzi-Nicoter (cov”)” aan een teler werd verkocht zonder dat deze een teeltlicentie had onderschreven.

Een andere partij had onder de merknaam “Kanzi” appels te koop aangeboden en verkocht van het ras “Nicoter”.
De inbreukmakende partijen voerden voor het Hof van Beroep te Gent aan dat zowel het kwekersrecht als het merkenrecht van de  aanleggende partij waren uitgeput.

Dienaangaande oordeelt het Hof van Beroep te Gent inzake het communautair kwekersrecht met verwijzing naar rechtsoverweging 41 van het hoger aangehaalde arrest van het EU Hof van Justitie (arrest van 20 oktober 2011, zaak C-140/10) “...dat er uitputting is wanneer een bepaling van de licentieovereenkomst geschonden is, die geen betrekking heeft op de toestemming tot het in de handel brengen. Wordt een bepaling uit de licentieovereenkomst geschonden, die wel betrekking heeft op de toestemming tot het in de handel brengen, dan is er geen uitputting en kan de rechthebbende […] de derde in rechte aanspreken om de verhandeling van de variëteit en het oogstmateriaal stop te doen zetten.
Tot het wezenlijk element van het kwekersrecht behoort de toestemming om te telen en het geteelde materiaal (plant en vruchten) te verkopen.”

Uit het feit dat geen teeltlicentie werd ondertekend, besluit het Hof dat er geen sprake is van uitputting en bijgevolg een inbreuk voorligt door het te koop aanbieden en verkopen van Nicoter-appels. Het stakingsbevel (uitgesproken door de eerste rechter) wordt bevestigd inclusief de dwangsom ad 1000 EUR per inbreuk met een maximum van 500.000 EUR.
Het Hof concludeert op basis van een analoge redenering eveneens tot afwezigheid van uitputting inzake het gebruik van het Beneluxmerk Kanzi en bevestigt het vonnis van de eerste rechter - o.a. op grond van artikel 2.20 b) BVIE - dat door het gebruik van de beschermde merknaam Kanzi en de verkoop van appels onder deze beschermende benaming, een merkinbreuk voorligt.

Rechtbank Den Haag 12 november 2014, IEF 14456 (Bacardi tegen Castillon)
T1, AGD en merkinbreuk. Bij beschikking is aan Bacardi verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van Castillon. Het beslag is deels opgeheven, behalve vier dozen met ieder zes flessen Grey Goose. Dat het hier om T1-producten zou gaan of dat de desbetreffende producten onder T1-status door Castillon zijn geleverd aan afnemers, is niet van belang voor de merkinbreuk. Dat Castillon op de in de prijslijsten genoemde data geen Eristoff en Grey Goose producten in voorraad had (en dus niet kon aanbieden) doet niet af aan de merkinbreuk. Het aanbieden onder een aan het merk gelijk teken, is aan de merkhouder voorbehouden. Door het aanbieden van Bacardi-producten (middels verspreiden van prijslijsten) en de verhandeling onder AGD-status merkinbreuk gemaakt op ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR’S van Bacardi.

3.2. (...) Bacardi c.s. handeert daarbij de volgende definitie van “inbreukmakende Bacardi-producten”: alle door Castillon ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Castillon) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde producten; voorzien van de Bacardi-merken:
(i) waarvan door Castillon niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend de T1-status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de EU;
(ii) waarvan de productcodes zijn verwijderd;
(iii) die de niet-communautaire status hebben (T1-status) en waarbij is voldaan aan het criterium uit het Class-arrest (dit is bijvoorbeeld het geval indien T1-producten binnen de EU te koop worden aangeboden aan Europese drankenhandelaren of worden verkocht zonder dat daarbij enig voorbehoud wordt gemaakt).
Naar de rechtbank begrijpt uit het betoog van Bacardi c.s., gaat het hier niet om een cummulatieve maar een alternatieve opsomming van voorwaarden.

In reconventie:
3.6. Daartoe voert Castillon aan dat de inbeslaggenomen goederen niet inbreukmakend zijn nu het om goederen op douanestatus T1 gaat en er geen omstandigheden zijn gesteld of aannemelijk gemaakt die noodzakelijkerwijs impliceren dat de goederen binnen de EER in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

T1, AGD en merkinbreuk
4.7. Partijen doelen met producten met T1-status of T1-goederen op niet-communautaire goederen die onder een douaneschorsingsregeling als extern douanevervoer of douane-entrepot in de EER zijn binnengebracht ofwel geplaatst. Deze goederen bevinden zich niet in het vrije verkeer van de EER. Producten met AGD-status of AGD-goederen zijn accijnsgoederen waarover invoerrechten zijn betaald en die douanerechtelijk in de EER in het vrije verkeer van de EER zijn gebracht en die vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Daarmee is de verplichting tot betaling van accijnzen over deze goederen uitgesteld. Deze producten moeten worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats (AGP) en dienen te worden gedekt door een administratief document ten aanzien van de status (AGD). Hierover verschillen partijen niet van mening. Hun geschil heeft betrekking op de vraag of hiermee inbreuk gemaakt wordt op merkrechten.

Prijslijsten
4.17. (...) Uit door Bacardi c.s. overgelegde emails blijkt dat Torijn al sinds november 2010 bekend te zijn met Castillon en haar prijslijsten aangezien zij eerder op basis daarvan bestellingen bij Castillon blijkt te hebben geplaatst. Dat de op deze prijslijsten genoemde Bacardi-producten Dewar’s, Eristoff en Grey Goose door Bacardi c.s. niet (in deze samenstelling) worden aangeboden in Europa, dat zij deze niet aan Castillon heeft verkocht en dat zij Castillon voor de verhandeling daarvan in Europa geen toestemming heeft gegeven, is door Castillon niet weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

4.18 (...) Dat Castillon, zoals zij betoogt, op de in de prijslijsten genoemde data geen Eristoff en Grey Goose producten in voorraad had (en dus niet kon aanbieden) doet daar – wat daar ook van zij – niet aan af. Het aanbieden onder een aan het merk gelijk teken, is als zodanig een aan de merkhouder voorbehouden handeling.

4.20. Dat het hier – zoals Castillon onder verwijzing naar het Class-arrest betoogt – om T1-producten (d.w.z. in de EU binnengebrachte niet-communautaire waren geplaatst onder de regelingen extern douaneverkeer of douane-entrepot) zou gaan of dat de desbetreffende producten onder T1-status door Castillon zijn geleverd aan afnemers, is voor de vraag of sprake is van inbreuk op de merken onder de gegeven omstandigheden niet van belang. Het aanbod maakt in het geheel niet duidelijk dat het om producten met een T1-douanestatus zou gaan, zodat die eventuele status geen deel uitmaakt van het aanbod. Gesteld noch gebleken is overigens dat het aanbod als een aanbod van T1-producten dient te worden gezien of dat dit als zodanig wordt begrepen door het in aanmerking komende publiek. Het gaat hier dan ook niet om de enkele binnenkomst van deze producten in de EER maar om het – zonder aanduiding, voorbehoud of beperking – aanbieden van deze producten, hetgeen onder de gegeven omstandigheden merkinbreuk is. Uit het pleidooi ter comparitie is bovendien gebleken dat het niet enkel en alleen om verkopen op T1-status is gegaan. Volgens Castillon zijn 35 dozen op AGD-status verkocht aan een partij in Griekenland.

De inbeslaggenomen Bacardi-producten



De levering aan Torijn in januari 2012
4.26. Dat de levering van vijf dozen met ieder twaalf literflessen Dewar’s whisky door Castillon aan Torijn in januari 2012 heeft plaatsgevonden en dat deze producten de AGD-status hadden, wordt door Castillon niet betwist. Evenmin staat ter discussie dat het om Bacardi-producten gaat die zonder toestemmingen van Bacardi c.s. in de EU zijn gebracht. Zoals hiervoor is overwogen, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat bij plaatsing onder de accijnsschorsingsregeling sprake is van in de EU in het verkeer gebrachte goederen. Nu het hier gaat om merkgoederen die zonder toestemming van de merkhouder in Nederland dan wel de Benelux in het verkeer zijn gebracht, is hier sprake van inbreuk op het Gemeenschapsmerk en het Benelux-merk DEWAR’S.

Conclusie merkinbreuk
4.27. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Castillon met het aanbieden van Bacardi-producten en de verhandeling van Bacardi-producten onder AGD-status inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmerken en de Benelux-merken ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR’S van Bacardi in Nederland respectievelijk de Benelux. Gelet op het voorgaande rechtvaardigt dit een veroordeling tot staking van de inbreuk zoals in het dictum verwoord. Deze veroordeling zal worden aangepast ter vermijding van executiegeschillen. Voorts zullen de middellijke vorderingen (het doen plegen) worden afgewezen, nu bij gebreke van enige toelichting een belang daarbij niet is komen vast te staan. Nu Bacardi-Martini geen beroep doet op merkrechten waarvan zij houdster is, ontbreekt een grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Voorts is niet komen vast te staan dat inbreuk is gemaakt op andere Bacardi-merken dan de hiervoor genoemde, zodat de vorderingen ten aanzien van andere merken dan de hiervoor genoemde zullen worden afgewezen.

Beslag
De vorderingen in conventie ten aanzien van de inbeslaggenomen producten worden afgewezen (zie 4.22-4.25) aangezien geen sprake is van merkinbreuk. Daarmee is de ondeugdelijkheid van dit recht voor het beslag een gegeven en dient het beslag te worden opgeheven. Te vermijding van executiegeschillen zal de termijn voor opheffing op 24 uur worden gesteld. De aan deze veroordeling verbonden dwangsom zal worden gematigd en van een maximum worden voorzien.