Verwarringsgevaar tussen aanbieders na opzegging licentieovereenkomst

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (Pacific Island TraVEL B.V. tegen Bushman B.V.)
PIT houdt zich bezig met het aanbieden van, bemiddelen bij en organiseren van reizen naar onder meer Afrika en de Indische oceaan onder de handels- en merknaam 'Impala Tours' en gebruikt de domeinnaam www.impalatours.nl. Tussen PIT en Bushman is een licentieovereenkomst gesloten waarmee Bushman het recht op het gebruik en eigendom van de handels- en merknaam 'Impala Tours' krijgt voor de indirecte verkoop van reizen, er is een rapportageverplichting en een non-concurrentiebeding in opgenomen. Verder mag Bushman geen gebruik maken van de domeinnaam, het beeldmerk of de telefoonnummers van Impala Tours. Bij strijd met de overeenkomst verbeurt Bushman boetes en mag PIT de overeenkomst opzeggen. Nu Bushman een logo hanteert dat erg lijkt op dat van PIT, verscheidene domeinnamen met 'Impala Reizen' gebruikt en niet voldoet aan de overige bedingen, trekt PIT de licentie in.

De voorzieningenrechter oordeelt dat PIT de licentie rechtsgeldig mocht intrekken. Nu er geen licentieovereenkomst meer is hoeft PIT het merkgebruik van Bushman niet te gedogen. Er is sprake van verwarringsgevaar nu beiden reizen aanbieden in Afrika en de Indische oceaan. Bushman moet stoppen met het gebruik van het merk- en de handelsnaam en de domeinnamen overdragen. Verder moet Bushman een overzicht van alle aangegane inkoop- en verkoopverplichtingen aan PIT verstrekken en het non-concurrentiebeding nakomen. Ook moet zij de contractueel verbeurde dwangsommen betalen.

De beoordeling
5.21 Het voorgaande betekent dat PIT rechtsgeldig tot opzegging van de licentieovereenkomst is overgegaan. Dit heeft tot gevolg dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 zich moest houden aan het non-concurrentiebeding van artikel 5.1 van de activa-overeenkomst, en dus met ingang van die datum niet betrokken mocht zijn bij het aanbieden en verkopen van reizen naar Afrika en de Indische oceaan, zowel voor de directe als de indirecte markt (behoudens de ‘timesharepunten-uitzondering’). Vaststaat dat Bushman niet tot staking van deze activiteiten is overgegaan, zodat de op staking daarvan gerichte vordering van PIT in beginsel toewijsbaar is. De voorzieningenrechter constateert wel dat door de opzegging de uitzondering op het non-concurrentiebeding met betrekking tot de timesharepunten niet is komen te vervallen, zodat dat onderdeel van het gevorderde bevel zal worden uitgezonderd.

5.23 De opzegging van de licentieovereenkomst betekent voorts dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 geen gebruik meer mag maken van de handelsnaam “Impala Reizen”. Vast staat evenwel dat Bushman het gebruik van die handelsnaam heeft gecontinueerd. Daarmee heeft Bushman inbreuk gemaakt op het recht van PIT met betrekking tot de handelsnaam “Impala Tours”. De voorzieningenrechter volgt Bushman niet in haar stelling dat niet voldaan is aan het (door artikel 5 Handelsnaamwet gestelde) vereiste van gevaar voor verwarring, omdat partijen met de wijziging van de handelsnaam van “Impala Tours” in “Impala Reizen” dat gevaar voldoende zouden hebben ondervangen. De handelsnamen van partijen verschillen immers maar in geringe mate van elkaar. Het eerste (meest kenmerkende) deel “Impala” is hetzelfde, en het tweede deel is begripsmatig hetzelfde. Het publiek zal de Engelse term “Tours” niet anders begrijpen dan het Nederlandse woord “Reizen”. Aangezien beide partijen:
- de handelsnaam gebruiken voor het aanbieden van reizen naar dezelfde bestemmingen (Afrika en de Indische Oceaan),
- landelijk actief zijn en - via hun websites dezelfde markt bereiken (zowel reisbureaus als particulieren), acht de voorzieningenrechter het gevaar voor verwarring aannemelijk. Overigens wordt het bestaan van gevaar voor verwarring ook bevestigd door het feit dat Bushman regelmatig particulieren die geïnteresseerd waren in een reis die onder de naam “Impala Reizen” werd aangeboden, heeft verwezen naar PIT. Nu de licentieovereenkomst is geëindigd, hoeft PIT dit verwarringsgevaar niet meer voor lief te nemen. Het gevorderde bevel om gebruik van de handelsnaam “Impala Reizen” te staken en gestaakt te houden, zal dan ook worden toegewezen.

5.24. Ten aanzien van het beroep van PIT op haar merkrecht heeft Bushman alleen als verweer aangevoerd dat zij van PIT toestemming tot gebruik van het beeldmerk van PIT heeft verkregen in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Door het einde van de licentieovereenkomst is deze toestemming evenwel komen te vervallen, zodat dit verweer faalt. Voor zover het gaat om het woordmerk IMPALA van PIT, is dit door PIT gedeponeerd na het einde van de licentieovereenkomst, zodat de toestemming van PIT nooit betrekking heeft kunnen hebben op dit merk. Het gevorderde bevel om inbreuk op de merkrechten van PIT te staken en gestaakt te houden is dan ook voor toewijzing vatbaar.

5.25. Hetzelfde geldt voor het gevorderde bevel om de domeinnamen www.impalareizen.nl, www.impalareizen.org en www.impalareizen.info aan PIT over te dragen. Door het eindigen van de licentieovereenkomst handelt Bushman in strijd met de merk- en handelsnaamrechten van PIT en daarmee onrechtmatig door deze domeinnamen te blijven gebruiken. Tegenover het zwaarwegende belang van PIT tot handhaving van haar intellectueel eigendomsrecht staat geen rechtens te respecteren belang van Bushman bij het voortzetten van het gebruik van deze domeinnamen, zodat Bushman tot overdracht daarvan aan PIT moet overgaan.