Verval van Benelux-beeldmerk "KIF Radio" wegens ontbreken van normaal gebruik

BenGH 18 maart 2026, IEF 23561; IEFbe 4221; C 2024/18 ([verzoeker] tegen [verweerster]). In deze zaak staat de vraag centraal of een Benelux-beeldmerk voor “KIF Radio” vervallen kan worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik. Het Benelux-Gerechtshof bevestigt de beslissing van het BBIE en oordeelt dat daarvan sprake is. Het enkele gebruik van tekens waarin het woordelement “KIF” voorkomt, volstaat in dit geval niet als gebruik van het ingeschreven merk. [verzoeker] is houder van een semi-figuratief merk voor onder meer telecommunicatie- en culturele diensten. Mediazone heeft bij het BBIE een vordering tot doorhaling ingesteld, stellende dat het merk tijdens een periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt. Het BBIE heeft die vordering toegewezen en het merk vervallen verklaard. In beroep voert [verzoeker] aan dat wel degelijk sprake is van gebruik, omdat Mediazone het teken “KIF” en varianten daarvan heeft gebruikt voor radio-uitzendingen, naar zijn zeggen met zijn toestemming en dus op basis van een licentie. Het Hof stelt voorop dat van normaal gebruik sprake is wanneer het merk daadwerkelijk wordt gebruikt overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de herkomst van de betrokken diensten, met het oog op het verkrijgen of behouden van afzet. Symbolisch gebruik is onvoldoende. Ook gebruik in een afwijkende vorm kan relevant zijn, mits het onderscheidend vermogen van het merk in de ingeschreven vorm niet wordt gewijzigd. Vaststaat dat Mediazone vanaf 2019 radioactiviteiten verricht onder tekens waarin het woordelement “KIF” voorkomt. Volgens [verzoeker] moet dit worden aangemerkt als gebruik van het merk, omdat het onderscheidend vermogen wordt gedragen door het woordelement en de grafische verschillen ondergeschikt zijn. Het Hof volgt dat betoog niet. Het stelt vast dat de door Mediazone gebruikte tekens op essentiële punten afwijken van het ingeschreven beeldmerk, onder meer wat betreft lettertype, vormgeving van de letters, compositie en de vorm van de achtergrond. Hoewel er overeenkomsten bestaan, zijn de verschillen te groot en te opvallend om als verwaarloosbaar te worden beschouwd. Daarmee kan niet worden gesproken van gebruik van het merk in een vorm die het onderscheidend vermogen onverlet laat.

Het Hof benadrukt dat het gebruik van enkel het woordelement “KIF” onvoldoende is. Het ingeschreven merk is een beeldmerk met specifieke grafische kenmerken en kan niet worden gereduceerd tot het woordelement. Dat Mediazone het woord “KIF” feitelijk gebruikt in haar radioactiviteiten maakt dit niet anders, temeer nu zij zelf houder is van een afzonderlijk woordmerk “KIF” voor soortgelijke diensten. Omdat het gebruik van de door Mediazone gehanteerde tekens niet kan worden aangemerkt als gebruik van het ingeschreven merk, komt het Hof niet toe aan de vraag of dit gebruik met toestemming van [verzoeker] heeft plaatsgevonden. De door hem gestelde licentie kan alleen relevant zijn indien sprake is van gebruik van het merk zelf. Subsidiair voert [verzoeker] aan dat sprake is van een geldige reden voor het niet-gebruik, omdat hij het merk niet actief heeft geëxploiteerd om de belangen van Mediazone, waarvan hij medeoprichter was, niet te schaden. Het Hof verwerpt dit betoog. Een geldige reden vereist omstandigheden die buiten de wil van de merkhouder liggen en het gebruik onmogelijk of onredelijk bezwaarlijk maken. Een bewuste keuze om het merk niet te gebruiken valt daar niet onder. Het Hof oordeelt dat niet is aangetoond dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt en dat evenmin sprake is van een geldige reden voor niet-gebruik. Het beroep wordt verworpen en de doorhaling van het merk blijft in stand. [verzoeker] wordt veroordeeld in de kosten van het beroep.

25. Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie (het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven), wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzette vinden ofte behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkeler toestrekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in zonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van hetgebruik van het merk.

26. Artikel 2.23 bis, lid 5, sub a, BVIE bepaalt dat als gebruik van een merk in de zinvan artikel 2.23bis, lid 1,BVIE eveneens wordt beschouwd"het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven". Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vormvan het merk, wil deze bepaling de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

27. Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd (artikel 2.23bis, lid 6,nBVIE).

38. Het gebruik van enkel het woordelement KIF door verweerster – waarover de partijen het eens zijn – kan niet volstaan om te spreken van normaal gebruik van het Merk, dat een beeldmerk met woordelementen is (vgl. verzoekers stuk nr. 1), voor zover dit woordelement op zichzelf door verzoeker als woordmerk had kunnen worden ingeschreven, hetgeen niet het geval is. Voorts zij erop gewezen dat het verweerster is die thans houdster is van het woordmerk KIF, dat op 4 mei 2022 onder nummer 1460146 is ingeschreven voor de klassen 38 en 41 (vgl. punt 33 hierboven), waarbij de beweringen van verweerster dat verzoeker zich niet tegen deze inschrijving heeft verzet overigens niet door laatst genoemde worden betwist.

39. Het Hof stelt vast dat de kleuren van de drie conflicterende tekens weliswaar dezelfde zijn, namelijk rood, zwart en wit, maar dat ze in de drie conflicterende tekens verschillend worden gebruikt, aangezien de letters "K" en "F" in het Merk wit zijn op een zwarte achtergrond, wat ook het geval is in het tweede teken, terwijl diezelfde twee letters in het eerste teken zwart zijn op een witte achtergrond, en de letter "I", die in het Merk en het eerste teken rood is, in het tweede teken wit is. Terwijl de achtergrond van het Merk en het tweede teken zwart is, wat niet geldt voor het eerste teken, bestaan er aanzienlijke verschillen in de vorm van deze achtergrond, die rechthoekig is met afgeronde hoeken in het Merk maar een onregelmatig parallellogram is in het tweede teken. Ook het lettertype van de letters in het Merk, dat sterk onderscheidend is, verschilt van de lettertypen die in het eerste en het tweede teken zijn gebruikt. Terwijl de letters in het eerste en het tweede teken even groot zijn, is in het Merk in het bovenste woordelement de letter "I" aanzienlijk kleiner dan de letters "K" en "F", waardoor het ook gelezen kan worden als KF. De letters verschillen verder in die zin dat ze in het Merk recht zijn, terwijl ze in de twee door verweerster gebruikte tekens cursief zijn. Tot slot komt het woordelement "Radio", dat in het Merk in kleinere letters onder het woordelement "KIF" staat, ook voor in het eerste teken, maar niet in het tweede teken, waar dit element is vervangen door het element ".BE". 

40. Hoewel er, gelet op al deze elementen, zeker bepaalde overeenkomsten tussen de drie conflicterende tekens bestaan, is het Hof van oordeel dat de grafische verschillen tussen de twee door verweerster gebruikte tekens en het Merk, met name wat betreft de gebruikte lettertypen, de vorm van de letters en de vorm van de achtergrond in de drie tekens, te groot en opvallend zijn om als verwaarloosbaar te kunnen worden aangemerkt. Hieruit volgt dat het gebruik van de twee tekens door verweerster niet kan worden aangemerkt als gebruik van het Merk "in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt”, in de zin van artikel 2.23bis, lid 5, sub a, BVIE.  Het gebruik van de twee tekens door verweerster vormt derhalve geen gebruik van het Merk door laatstgenoemde, en het door verzoeker gepretendeerde normale gebruik moet bijgevolg nog worden vastgesteld, zonder dat het bestaan van een licentie hoeft te worden onderzocht.