IEF 19361

Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.

Indicatietarieven octrooizaken per 1 september a.s.

1. Sinds de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn op 29 april 2006 is in octrooizaken art. 14 van die Richtlijn (respectievelijk na de implementatie van art. 14) art. 1019h Rv toegepast: "De verliezende partij wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

2. Anders dan in andere IE-zaken wordt de grote meerderheid van octrooizaken behandeld door een kleine groep gespecialiseerde advocaten bijgestaan door een of meer octrooigemachtigden voor (in de feitelijke instanties) gespecialiseerde colleges. Bestudering van beslissingen in octrooizaken met betrekking tot kosten ex art. 1019h Rv leert dat in ongeveer de helft van de zaken (en met name in de grotere zaken) partijen overeenstemming bereiken over de kosten. Hoewel de rechter ambtshalve toeziet op de kostenveroordeling heb ik geen uitspraak kunnen vinden waar de rechter hetgeen is afgesproken als niet redelijk, evenredig en/of billijk oordeelde.



3. Nergens in de Richtlijn of de implementatiewetgeving wordt aangegeven dat de gewenste wijze van praktische uitvoering van de bepalingen met betrekking tot proceskosten bestaat uit door de rechter vastgestelde zgn. "indicatietarieven".

4. Met betrekking tot de invoering van indicatietarieven wordt verwezen naar de beslissing van het Hof van Justitie in de zaak United Video Properties van 28 juli 2016, C-57/15. Vooropgesteld zij dat het daar niet ging om tarieven die - zonder enige democratische controle - door de rechter waren vastgesteld maar door de wetgever.
 Het is juist dat het Hof van Justitie door de wetgever vastgestelde tarieven niet verboden heeft, maar uit het arrest blijkt
a. dat de redelijkheid van de te vergoeden kosten moet worden verzekerd

b. dat daaronder in principe alle kosten vallen behoudens ongewoon hoge tarieven van advocaten en het verrichten van onnodige werkzaamheden

c. dat onder redelijkheid voor de verliezende partij niet valt het vaststellen van aanzienlijk lagere tarieven dan de gebruikelijke tarieven

d. dat de rechter rekening moet kunnen houden (en moet houden) met de specifieke kenmerken van de zaak en

e. dat er in ieder geval sprake moet zijn van de vergoeding van een significant deel van de kosten.



5. Dit geldt derhalve voor een nationale wetgever die nadere regels wil stellen en met forfaitaire bedragen wil werken. Opgemerkt kan worden dat van dat laatste in Nederland niet is gebleken en de vraag derhalve rijst waarom de rechter een en ander doet op eigen houtje en niet gewoon art. 14 toepast waarbij dan altijd automatisch, zoals gewenst door de Richtlijn en het Hof van Justitie, met de specifieke kenmerken van het geval rekening kan worden gehouden.



6. In casu geldt een en ander te meer daar het met betrekking tot octrooien toegepaste systeem 13 jaar goed gefunctioneerd heeft en, zoals mij is gebleken in het verleden in bijeenkomsten van de gespecialiseerde octrooiadvocaten, een overgrote meerderheid geen reden tot verandering ziet1. Overigens heb ik met betrekking tot "het Besluit" begrepen dat geen van de geraadpleegde adviesorganen (laat staan unaniem) de wens heeft uitgesproken om dit Besluit met deze inhoud te nemen.



7. Het feit dat betoogd wordt in het Besluit dat de praktijk met het Besluit een handvat wordt geboden om in een vroeg stadium de proceskosten te kunnen inschatten laat zien (en dat is in andere IE-zaken ook wel gebleken) dat men het woord "indicatie" met een korrel zout moet nemen nu in de praktijk daar vrijwel nimmer van zal worden afgeweken. Bij octrooizaken lijkt het bovendien in hoge mate een drogreden nu er sprake is van vier categorieën waarbij het in het beginstadium nog onbekende procedurele gedrag van de verweerder veelal de complexiteit van de zaak bepaalt en bovendien deskundigenkosten en verschotten buiten het forfait blijven. Bovendien zijn (zoals blijkt uit een praktijkvoorbeeld dat ik hierna nog zal geven) tal van zaken onduidelijk, zoals meerdere octrooien in een procedure, reconventie, deskundigenbericht, schorsing in verband met oppositieprocedures, adviesaanvragen OCN etc.



8. Het huidige systeem is wat dat betreft veel beter. Een gespecialiseerde, ervaren octrooiadvocaat met de hulp van een bekwame octrooigemachtigde kan met redelijke zekerheid de uitkomst van een procedure voorspellen en bovendien op grond van ervaringen in het verleden een redelijke schatting van de kosten maken. Ik zou zeggen dat is het dagelijkse werk van de octrooiadvocaat.



9. De volledige proceskostenvergoeding vermijdt bovendien in grotere mate cowboygedrag waarbij (soms in kort geding) geprobeerd wordt, ondanks de zwakte van de zaak, succes te halen. Het (overbelaste) rechtssysteem is niet gebaat bij procedures die bij objectieve deskundige beschouwing geen kans van slagen hebben maar waarbij wel de winnaar met een flink deel van de kosten blijft zitten.

10. Uit het voorbeeld hierna blijkt bovendien dat die zogenaamde (grotere) toegankelijkheid tot de rechter ook nadelig kan zijn voor de financieel zwakkere partij.



11. Het Besluit is genomen en ik heb niet de illusie dat de rechters alsnog besluiten ervan af te zien. Kortom laten we eens kijken of de inhoud de toets van de kritiek kan weerstaan.



12. De Hoge Raad is solidair met de feitenrechter en doet mee, maar is verstandig geweest: het is het enige college dat zeker heeft gesteld dat zijn tarieven goed overeenkomen met wat tot op heden gezien werd als "redelijk en evenredig".

13. De laatste vijf jaar heeft de Hoge Raad acht pharmazaken behandeld. In zeven van die zaken hebben partijen een afspraak gemaakt waarbij de kosten rond de EUR 100.000 lagen.



14. In één zaak werd EUR 220.000 gevraagd. Daar was sprake van tal van werkzaamheden die niet noodzakelijk waren en het gevorderde bedrag werd gematigd tot EUR 140.000.



15. In vijf andere zaken schat ik er drie als complex en twee als normaal in. In de eerste drie zaken waren de kostenveroordelingen EUR 60.000, 62.000 en 67.000. In de laatste twee EUR 51.000 en 40.000. Kortom de indicatietarieven van de Hoge Raad wijken nauwelijks af van de werkelijke kosten.



16. Het beeld van het Besluit in de feitelijke instanties, waarin het Hof en de Rechtbank dezelfde tarieven hanteren, is bepaald anders en je vraagt je af waar die tarieven op gebaseerd zijn (dat wordt ook nergens aangegeven). In ieder geval lijken die niet te berusten op een studie met betrekking tot wat tot op heden redelijk en evenredig werd gevonden.



17. Er werden de laatste vijf jaar in octrooizaken door Rechtbank en Hof ongeveer 150 kostenveroordelingen ex 1019h Rv uitgesproken. In ongeveer 80 als normaal of complex te beoordelen zaken, werd meer dan EUR 150.000 kosten door die colleges redelijk en evenredig gevonden. In 33 gevallen ging het om meer dan EUR 250.000 en in 16 gevallen om meer dan EUR 400.000.



18. De maximale indicatietarieven voor deze zaken zijn EUR 75.000 ("normaal") resp. EUR 150.000 ("complex"). Ik wijs er daarbij op dat het maximale tarief voor zeer complexe zaken EUR 250.000 bedraagt maar dat uit het Besluit blijkt dat dat slechts in uitzonderlijke zaken wordt toegepast. Als men de genoemde criteria in het Besluit toepast op bijvoorbeeld de Nikon/ASML-zaken dan is het zeer de vraag of die zaken in die categorie vallen maar zelfs als dat het geval zou zijn (en we aannemen dat dat ook zou gelden voor een aantal zgn. SEP-zaken) dan dekt een maximaal tarief van EUR 250.000 niet meer dan 25-40% van de kosten. Wat hier ook van zij, met een "significant deel" heeft dat niets te maken. Men moet daarbij (ook in het licht van de overige overwegingen van het Hof van Justitie in United Video Properties) toch denken aan minimaal 70 à  80%!



19. Kortom, in veel gevallen kunnen deze tarieven absoluut niet als redelijk en evenredig gezien worden en voldoen deze ook niet aan de eisen die het Hof van Justitie stelt. In dat verband is het goed om erop te wijzen dat als de rechter in het verleden meende dat de kosten niet redelijk en evenredig waren, hij ambtshalve de plicht had om in te grijpen. Men kan dus niet argumenteren dat de tarieven in het verleden niet redelijk en evenredig waren. Vergelijking met het buitenland laat overigens zien dat die kosten alleszins redelijk zijn.



20. Nu (naar mijn mening geheel overbodig) is gekozen voor indicatietarieven, lijkt het in ieder geval geraden om deze aanzienlijk te verhogen, teneinde in overeenstemming met art. 14 Handhavingsrichtlijn te blijven.



21. Het lijkt onjuist dat de rechter een indicatie van een tarief geeft, waarvan men weet dat er een goede kans is dat deze strijdig is met art. 14 Handhavingsrichtlijn.



22. Men kan natuurlijk stellen dat het slechts om indicatietarieven gaat, maar uit de tekst van het Besluit wordt wel duidelijk dat in de praktijk daarvan slechts bij zeer hoge uitzondering vanaf wordt geweken. Dat betekent dat lip service gegeven wordt aan het arrest van het Hof van Justitie, maar de facto er sprake is van vaste tarieven. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit bevestigd door de huidige praktijk in andere IE-zaken.



23. De conclusie is derhalve dat gemeten naar het verleden, in een groot aantal gevallen de (indicatie)tarieven niet in overeenstemming zijn met de Richtlijn.



24. Ten slotte: de regeling zegt meer zekerheid te willen geven omtrent het kostenrisico. De overgangsbepalingen getuigen echter allesbehalve van de wens om rechtszekerheid te garanderen. Ik begrijp niet waarom niet bepaald is dat de regeling geldt voor zaken die na 1 september zijn aangevangen.



25. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.
Een kleine beginnende onderneming meldt zich afgelopen januari bij mij. Zij zijn gedagvaard door de absolute marktleider in de branche met betrekking tot vijf Nederlandse octrooien (kennelijk is de Rechtbank ineens afgestapt van de eis dat voor ieder octrooi een separate procedure moet worden begonnen zoals van ons geëist werd in de Nikon/ASML-procedures). De marktleider heeft diepe zakken en wil mijn cliënte er in feite toe dwingen bij haar af te nemen. Mijn cliënte heeft niet de middelen om zich (eventueel in drie instanties) te verdedigen.



26. Ik bestudeer de dagvaarding en kom tot de conclusie dat het hier kennelijk gaat om blufpoker. De marktleider dacht dat na ontvangst van een stevige dagvaarding de weinig kapitaalkrachtige startup wel gedwongen zou zijn de handdoek in de ring te gooien. Nadat ik cliënte verteld had dat zij de procedure zou gaan winnen én alle kosten vergoed zou krijgen, is besloten niet in te gaan op de voorstellen van de octrooihouder maar te gaan procederen.



27. Het Besluit verandert halverwege de procedure ineens de spelregels. Als ik de (indicatie)tarieven lees, zal cliënte maximaal EUR 75.000 krijgen nu het in casu om een werktuigbouwkundige zaak gaat. Dat is een veel te laag bedrag voor advocaat en octrooigemachtigden voor een procedure met betrekking tot vijf octrooien. (besloten is om in reconventie alle Nederlandse octrooien nietig te laten verklaren), inclusief een adviesaanvrage bij het OCN met betrekking tot deze vijf octrooien.



28. Wat moet ik mijn cliënte adviseren? 
Dit heeft met de rechtszekerheid niets te maken. Het laat overigens ook zien dat die hierboven al bekritiseerde zogenaamde zekerheid van proceskosten een schijnzekerheid is. Nu het om vijf octrooien gaat, kan cliënte aanspraak maken op 5x EUR 75.000 of ligt dat aan de vraag of het gaat om octrooien van dezelfde familie of verschillende octrooien, of ze in één procedure zijn ingeroepen of in vijf aparte procedures etc.?



29. Mijn conclusie is dat in octrooizaken de kostenveroordeling gedurende 13 jaar geen problemen heeft opgeleverd en men zich kan afvragen waarom het nodig is om een niet door de wetgever gelegitimeerd, onduidelijk tarievenschema in te voeren met tarieven die gemeten naar het verleden, in een flink aantal gevallen niet in overeenstemming met de Richtlijn zullen zijn.



30. In ieder geval spreek ik de hoop uit dat nog vóór 1 september a.s. ten minste de overgangsregeling wordt aangepast en wordt bepaald dat de tarieven gaan gelden voor octrooizaken welke na 1 september a.s. worden aangevangen.

Willem Hoyng
Amsterdam, 5 augustus 2020