Geen merkinbreuk wegens geldige licentie

Vzr. Rb. Den Haag 24 juni 2025, IEF 22780; ECLI:NL:RBDHA:2025:11139 (eiser tegen gedaagde). Eiser is houder van het Uniewoordmerk Solid Surf & Yoga House en exploiteert en promoot surfkampen en surfresorts in Portugal, Marokko, Sri Lanka en Indonesië onder dit merk. Eiser biedt zijn diensten aan via de website onder het domein www.solidsurfhouse.com. Eiser en gedaagde hebben overeenkomsten gesloten waarin is bepaald dat eiser aandelen in Biru overdraagt aan gedaagde. Gedaagde heeft ook de feitelijke leiding over Biru en de exploitatie van Solid Surf House Bali gekregen. Vervolgens heeft gedaagde de domeinnaam solidsurfhousebali.com geregistreerd en een website geopend onder die domeinnaam. De website is gepromoot door middel van Google-advertenties. Naast de domeinnaam heeft gedaagde ook een Instagram-account aangemaakt met de gebruikersnaam solidsurfbali. Hiermee maakte gedaagde volgens eiser inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten en handelde gedaagde in strijd met hun overeenkomst. Gedaagde heeft vervolgens het Instagram-account verwijderd en een nieuwe aangemaakt met de gebruikersnaam soleiasurf. Daarnaast heeft gedaagde de domeinnaam soleiasurfcamp.com geregistreerd.

In deze procedure vordert eiser dat de voorzieningenrechter gedaagde onder meer veroordeelt om te stoppen met de inbreuk op het merk van eiser en op de auteursrechtelijk beschermde werken. Eiser stelt dat gedaagde inbreuk maakt op zijn merk zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Het gebruik van het merk door gedaagde zou niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten. Gedaagde voert verweer en beweert dat hij toestemming heeft voor het gebruik van het merk. Eiser zou in de overeenkomst een licentie hebben verleend aan gedaagde. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde zich rechtsgeldig kan beroepen op de licentie. Het gebruiksrecht wordt namelijk ook verleend aan Biru, waar gedaagde aandelen in heeft. Gedaagde heeft het merk alleen gebruikt in de regio Bali en biedt de in de overeenkomst genoemde pakketten aan. Hierdoor valt het gebruik van het merk door gedaagde onder de reikwijdte van de licentie. Er is dus geen sprake van merkinbreuk. De stelling van eiser dat gedaagde gebruik maakt van afbeeldingen en logo’s waarvan het auteursrecht bij eiser berust is te laat geponeerd, dus daar gaat de voorzieningenrechter verder niet op in. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en veroordeelt eiser in de proceskosten.

4.9. Om te beoordelen of het gebruik van de Tekens door [gedaagden] in overeenstemming is met de in de BPA overeengekomen licentie, moet bekeken worden of [gedaagden] zich houdt aan de in artikelen 2.1 en 4.4 van de BPA opgenomen beperkingen. Daarin is een recht verleend aan [gedaagde] om het Merk te gebruiken in de regio Bali voor de onderneming van Biru volgens het ‘Solid brand’ concept. Alleen [gedaagde] is partij bij de BPA, Biru niet. Uit de artikelen 2.1 en 4.4., gelezen in samenhang met de rest van de overeenkomst, volgt echter dat het gebruiksrecht (mede) wordt verleend door [eiser] aan Biru. [gedaagde] verkrijgt krachtens de BPA immers aandelen in Biru, de vennootschap die op dat moment de onderneming drijft die het Merk gebruikt, met het doel om die onderneming onder het Merk voort te zetten. [eiser] heeft, in reactie op het door [gedaagden] gestelde gebruiksrecht, ook niet betoogd dat het in de BPA verleende gebruiksrecht niet aan Biru is verleend.

4.10. De in artikel 4.4 BPA omschreven beperking om te werken volgens het bestaande concept, waarover alleen is vermeld: ‘One Package Fits All – Surf Camp / Surf Resort – Surf Instructor Course Concept’, wordt in de BPA niet verder uitgewerkt. De STSA bevat ook geen nadere uitwerking van de licentievoorwaarden. Er is daarmee sprake van een algemene licentie voor het gebruik van het Merk, met de enkele voorwaarden dat de licentie beperkt is tot (het gebruik van het Merk in) de regio van Bali en dat [gedaagden] de in artikel 4.4 BPA genoemde pakketten aanbiedt.