Gebruik Zumba offline als ook online

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2585 (Zumba Holland tegen Zumba Fitness LLC)
Zie eerder IEF 10352. Merkenrecht. Forumkeuzebeding. Contractenrecht. Handelsnaamgebruik online en offline. Metatags. Matiging dwangsom. In kort geding werd geoordeeld dat de handelsnaam moet worden uitgeschreven en het gebruik van de domeinnamen en metatags op de website moet worden gestaakt. Auteursrechtinbreuk en rectificatie werd afgewezen. Appellanten hebben acht grieven tegen het vonnis aangevoerd.

Appellanten hebben onvoldoende onderbouwd waarom de opzegging bij e-mail niet tot een rechtsgeldige beëindiging heeft geleid, waardoor het beroep - dat er geen sprake is van inbreuk omdat zij gerechtigd is de merken te gebruiken - geen doel treft. Daarnaast gaat het gebruik van de aanduiding ZUMBA op inschrijfformulieren, het zomerrooster, aan de sportschool en op posters verder dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. De indruk wordt gewekt dat er een economisch verband bestaat.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat voor een beslissing op de inbreukvorderingen een voorlopig oordeel zal moeten worden gegeven over de beëindiging van de ZIN-overeenkomst, waarbij partijen een Amerikaanse rechter hebben aangewezen als de bij uitsluiting bevoegde rechter voor All disputes under this Agreement niet kan leiden tot een ander resultaat. Zoals hiervoor overwogen is de Nederlandse rechter c.q. de Haagse rechter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Zumba Fitness en daarmee is hij ook bevoegd de (onderhavige) verweren tegen die vorderingen te beoordelen.

Het gebruik van de aanduiding ZUMBA offline (als onderdeel van handelsnamen en op posters, inschrijfformulieren en roosters en in promotiemateriaal) wordt gezien als inbreukmakend gebruik. De stelling dat de posters historisch materiaal betreffen en dat een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd rechtvaardigt een verbod.

De domeinnaam www.zumbaholland.com verwijst automatisch door naar de website www.marlonconnor.com. Appellanten betwisten ten onrechte dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik. Dit geldt idem voor metatags.

Appellanten hebben niet gemotiveerd betwist dat zij in beginsel door derden geplaatste berichten op Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen verwijderen.

20. Het hof is voorshands van oordeel dat het hiervoor in rechtsoverweging 14 omschreven gebruik verder gaat dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. Er wordt immers de indruk gewekt dat er een economisch verband bestaat tussen Zumba Fitness en [appellant 1] – wiens foto en/of naam op allerlei posters met een of meer ZUMBA-merken voorkomt – en de sportschool van [appellant 1], waar immers ook andere lessen worden gegeven, terwijl niet aannemelijk is geworden dat daarvoor een andere handelsnaam of een afwijkend inschrijfformulier wordt gebruikt. Het hof wijst er in dit verband op dat “de bewijslast” ter zake rust op [appellanten] die zich op voormelde beperkingen beroepen. Het beroep van [appellanten] op voormelde beperkingen en toestemming kan dus niet slagen. Dit gebruik levert derhalve inbreuk op de merkrechten van Zumba Fitness op.

21. [appellanten] stellen in de memorie van grieven dat zij de bestreden handelsnamen (thans) nog slechts gebruiken voor Zumba-lessen in de sportschool en dat de posters historisch materiaal betreffen en daardoor bovendien niet de indruk wordt gewekt dat [appellant 1] Zumba lessen geeft. Voor zover [appellanten] hiermee beogen te stellen dat het hiervoor vermelde gebruik geen inbreukmakend gebruik oplevert heeft het hof die stelling al (in rechtsoverweging 20) verworpen. Voor zover [appellanten] stellen dat zij daarna geen inbreukmakend gebruik meer hebben gemaakt geldt het volgende. Nog daargelaten dat niet duidelijk is vanaf wanneer [appellanten] het gebruik zouden hebben aangepast, of dat gebeurd is naar aanleiding van het bestreden vonnis en hoe in concreto het handelsnaamgebruik voor een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd, is een verbod nog steeds gerechtvaardigd alleen al omdat [appellanten] zich op het standpunt stellen dat zij (onder meer op grond van de in hun visie niet rechtsgeldig beëindigde ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness) gerechtigd zijn de ZUMBA-merken te gebruiken, ook wanneer het niet slechts gaat om het aanduiden van Zumba-lessen door ZIN-leden en niet gesteld of aannemelijk is geworden dat zij zich bereid hebben verklaard zich van dat gebruik te onthouden. Gelet op het bovenstaande is de tussen partijen gevoerde discussie of [appellanten] aan het vonnis hebben voldaan en al dan niet dwangsommen hebben verbeurd weliswaar van belang in een eventueel executiegeschil, maar niet voor de beoordeling van dit hoger beroep.

Het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag
25. Grief 4 richt zich tegen het bevel om het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag te staken en gestaakt te houden. Bedoelde domeinnaam verwijst automatisch door naar de website van [appellanten] onder de domeinnaam www.marlonconnor.com. [appellanten] betwisten dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik (of als gebruik “als merk”, begrijpt het hof). In het midden kan blijven of het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als gebruik “als merk” in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub (a, b of) c, BVIE of als ander gebruik in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE, nu [appellanten] het oordeel van de voorzieningenrechter dat [appellant 1] c.s door het gebruik van de domeinnaam, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, niet hebben bestreden. Daarvan uitgaande is sprake van merkinbreuk. Voor zover [appellanten] bedoelen te betogen dat in het geheel geen sprake is van gebruik, kan het hof hen niet volgen in dat standpunt. Wat betreft het gebruik van het merk ZUMBA als metatag op laatstgenoemde website, geldt hetzelfde. Het bovenstaande brengt mee dat grief 4 faalt.

Sociale media
26. Grief 6 richt zich tegen het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds ) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness. (...)
30. Voor wat betreft eventueel door derden op de pagina’s/ the wall van de accounts van [appellanten] in Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn geplaatste en te plaatsen berichten, hebben [appellanten] niet gemotiveerd betwist dat zij deze in beginsel kunnen verwijderen. Dit valt ook af te leiden uit het feit dat [appellant 1] na de melding van Zumba Fitness een bericht van Bernadet Leijssenaar heeft verwijderd (zie akte uitlaten van [appellanten] onder 8). Zonder nadere onderbouwing van het tegendeel door [appellanten] acht het hof voorshands aannemelijk dat dit ook geldt voor “historische gegevens”.
Dit doet er echter niet aan af dat [appellanten] naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid eerst tot verwijdering gehouden zijn nadat zij op de hoogte zijn van door derden geplaatste berichten. Gelet daarop zal het hof het bevel in zoverre aanpassen dat het pas geldt 48 uur nadat Zumba Fitness schriftelijk (per e-mail) heeft verzocht een bericht van een derde te verwijderen. Grief 6 slaagt derhalve in zoverre.

Proceskosten in eerste aanleg
33. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven deels slagen en voor het overige falen en dat het vonnis deels zal worden vernietigd. [appellanten] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
Nu de in de memorie van antwoord aangekondigde specificatie van proceskosten niet is overgelegd, zullen deze kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.


Het hof:
vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding gewezen vonnis van 17 oktober 2011 voor zover daarbij
-
[appellanten] zijn bevolen het registreren en geregistreerd houden van een met het merk overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
-
[appellanten] zijn bevolen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden, voor zover dit meer inhoudt dan het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook
a. voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness en
b. voor zover [appellanten] de inhoud van het desbetreffende account kunnen wijzigen en
c. in geval het gaat om een door een derde op de pagina van het desbetreffende account geplaatste bericht, nadat ten minste 48 uur zijn verstreken na een verzoek namens Zumba Fitness om het bericht te verwijderen,
te staken en gestaakt te houden;
- is bepaald dat de gedaagde die in gebreke blijft met de nakoming van het in 5.1 opgenomen bevel een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 5000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 100.000,00, voor zover dit meer inhoudt dan de bepaling dat de gedaagde/appellant(e) die in gebreke blijft met de nakoming van het aan [appellanten] opgelegde bevel, een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 2.000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 400,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 20.000,00 voor inbreuken tot 23 juli 2013 en € 20.000,00 voor inbreuken vanaf 23 juli 2013.