IEF 18395

'DC Tax' aan begin van handelsnamen zorgt voor verwarringsgevaar

Ktr. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 20 maart 2019 ECLI:NL:OGEAA:2019:184 (Grevad tegen DC Tax) Inbreuk handelsnaamrecht. Eiseres voert in Aruba sinds 2012 een belastingadviespraktijk, DC Tax Solutions, met een klantenkring in het Caribisch gedeelte van het koninkrijk. Gedaagden voeren in Curaçao een belastingadviespraktijk en bieden hun diensten aan in dezelfde regio als eiseres. Met ingang van 1 januari 2019 hebben gedaagden hun handelsnamen gewijzigd naar onder meer DC Tax & Legal en DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.  Bescherming van de handelsnaam is gebaseerd op artikel 6:162 BW. Er bestaat gevaar van verwarring tussen de ondernemingen, en gevaar dat het relevante publiek in de waan wordt gebracht dat de ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd. Het woord dat volgt na ‘DC Tax’, te weten ‘Solutions’ (in de handelsnaam van eiseres) en ‘Legal’ (in de handelsnaam van gedaagden) zijn onvoldoende kenmerkend om de ondernemingen te kunnen onderscheiden. Ieder gebruik in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk van de handelsnamen dient te worden gestaakt en gestaakt te houden op de sociale media sites LinkedIn, Facebook en andere soortgelijke sociale media platforms.

4.4 Gedaagden hebben verder aangevoerd dat het in dit geval gaat om het gebruik van handelsnamen en dat derhalve de vorderingen van eiseres dienen te worden afgewezen nu deze zijn gebaseerd op een merkenrechtinbreuk. Met gedaagden is de voorzieningenrechter van oordeel dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen een (inbreuk op een) merkenrecht en een handelsnaamrecht. In dit geval gaat het om het gebruik door gedaagden van de naam ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ die volgens eiseres overeenkomen met de naam ‘DC Tax Solutions’ die door eiseres wordt gebruikt. Deze namen dienen niet waren of diensten te onderscheiden zoals wordt beoogd met het merkenrecht, maar gelden als namen waaronder een onderneming in het handelsverkeer optreedt en dus waaronder zij zich bij het publiek ter identificatie aandient. Nu het gebruik van deze namen voldoet aan de definitie van het handelsnaamrecht, zal de vordering onder a. die gebaseerd is op de merkenrechtverordening worden afgewezen.

4.5 Eiseres vordert onder b. dat gedaagden staken met het gebruik van de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’. Uit het lichaam van het verzoekschrift en het verhandelde ter terechtzitting blijkt dat deze vordering ziet op het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Eiseres stelt dat er verwarringsgevaar bestaat nu de aard van beide ondernemingen hetzelfde is en de diensten in dezelfde regio worden aangeboden. Daarnaast stelt eiseres dat gedaagden ten onrechte door het gebruik van hun handelsnamen aanhaken op de bekendheid en goede reputatie van de handelsnaam van eiseres.

4.6 In Nederland is het onrechtmatig gebruik van een handelsnaam geregeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Voornoemd artikel biedt de houder van een handelsnaam alleen bescherming tegen een verwarring wekkende handelsnaam van een derde. Bescherming van de handelsnaam is anders dan in Nederland hier te lande gebaseerd op artikel 6:162 BW. Ingevolge dit artikel wordt onder meer als onrechtmatige daad aangemerkt een inbreuk op een recht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt.

4.7 Nu het voor een ieder in beginsel mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor haar diensten of producten, is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). De namen moeten daarbij in beginsel in hun geheel worden vergeleken, maar toch mag betekenis worden gehecht aan hun hoofdbestanddeel, respectievelijk het meest onderscheidende deel. Tevens moet daarbij worden bedacht dat het gaat om de naam zoals die door het publiek wordt waargenomen.

4.8 Vaststaat dat eiseres de handelsnaam ‘DC Tax Solutions’ sinds 2012 gebruikt en dat gedaagden de handelsnamen ‘DC Tax Legal’, ‘DC Tax & Legal B.V.’ en ‘DC Tax & Legal Dutch Caribbean B.V.’ sinds 1 januari 2019 gebruiken. De aanduiding ‘DC’, Dutch Caribbean, is beschrijvend voor de regio waarin eiseres en gedaagden hun diensten aanbieden. De aanduiding ‘Tax’ is beschrijvend voor de diensten die eiseres en gedaagden leveren. De eerste twee woorden van de handelsnamen ‘DC Tax’ zijn identiek. Hetzelfde geldt voor de aard van beide ondernemingen en de regio waarin beide ondernemingen hun diensten aanbieden. Gelet hierop en gelet op de specifieke combinatie van deze twee woorden aan het begin van de handelsnaam van de ondernemingen van eiseres en gedaagden, bestaat er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gevaar van verwarring tussen de ondernemingen, dan wel gevaar dat het in aanmerking komende publiek in de waan wordt gebracht dat de ondernemingen aan elkaar zijn gelieerd. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is het woord dat volgt na ‘DC Tax’, te weten ‘Solutions’ (in de handelsnaam van eiseres) en ‘Legal’ (in de handelsnaam van gedaagden) onvoldoende kenmerkend om de ondernemingen van eiseres en gedaagden hierdoor van elkaar te moeten kunnen onderscheiden.