‘Bakkie’-merken blijven nietig wegens beschrijvend karakter en ontbreken van inburgering

Gerechtshof Den Haag 18 augustus 2026, IEF 23769; 200.343.649/01 (DNACC tegen [geïntimeerde]). In deze zaak komt DNACC op tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 maart 2024 [IEF 21971], waarin haar vorderingen wegens merk- en handelsnaaminbreuk zijn afgewezen en haar oudere Benelux- en Uniewoordmerken BOUWBAKKIE, BAKKIE en ROLBAKKIE nietig zijn verklaard. DNACC bemiddelt bij de verhuur van afvalcontainers en gebruikt deze tekens voor haar dienstverlening. [geïntimeerde] verhuurt gesloten opslagcontainers en gebruikt voor zijn dienstverlening het teken ‘opslagbakkie’. DNACC stelt dat dit gebruik inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten. [geïntimeerde] stelt daartegenover dat de ‘bakkie’-merken beschrijvend zijn en onderscheidend vermogen missen en vordert in incidenteel hoger beroep tevens nietigverklaring van de in 2023 ingeschreven nieuwe Beneluxwoordmerken BOUWBAKKIE, BAKKIE en ROLBAKKIE.

Het hof oordeelt dat BAKKIE, BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE voor de betrokken diensten rond de verhuur van opslag- en afvalcontainers beschrijvend zijn en onderscheidend vermogen missen in de zin van art. 7 lid 1 onder b en c UMVo en art. 2.2bis lid 1 onder b en c BVIE. Tussen partijen staat vast dat ‘bak’, ‘bouwbak’ en ‘rolbak’ beschrijvend zijn. De door DNACC benadrukte uitgang ‘-kie’ maakt dit niet anders: ten minste één potentiële betekenis van ‘bakkie’ is een afval- of opslagcontainer, terwijl bij BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE een voldoende direct en specifiek verband bestaat met respectievelijk een bouwcontainer en rolcontainer en de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Ook het subsidiaire beroep op inburgering slaagt niet. De door DNACC overgelegde gegevens over omzet, reclame-uitgaven en promotie geven onvoldoende inzicht in onder meer haar marktaandeel, de intensiteit en geografische spreiding van het merkgebruik en, vooral, de perceptie van het relevante publiek; marktonderzoeken of vergelijkbaar bewijs ontbreken. Evenmin is voor het gehele relevante Nederlandse taalgebied, waaronder Vlaanderen, voldoende inburgering aangetoond. De nieuwe Beneluxmerken worden daarom voor de betrokken diensten in klasse 39 eveneens nietig verklaard. Ook de handelsnaamrechtelijke grondslag faalt. Zelfs indien wordt aangenomen dat DNACC BAKKIE, BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE als handelsnamen heeft gevoerd, zijn deze beschrijvend en is onvoldoende gesteld dat zij door gebruik zodanig onderscheidend vermogen hebben verkregen dat het publiek ze met DNACC associeert. Gelet daarnaast op de toevoeging ‘opslag’ bij ‘opslagbakkie’ is geen verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw te duchten. Het principale hoger beroep van DNACC faalt, het incidentele hoger beroep wordt voor zover het de nietigverklaring van de nieuwe merken betreft toegewezen en het vonnis wordt voor het overige bekrachtigd. DNACC wordt veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep van € 21.723,90.

6.8 De slotsom is dat BAKKIE, BOUWBAKKIE en ROLBAKKIE elk onderscheidend vermogen missen en dat zij bovendien kunnen dienen als aanduiding van kenmerken van de diensten waarvoor de Oude en Nieuwe Merken zijn aangevraagd en ingeschreven. Die merken moeten dan ook in beginsel – behoudens voor zover sprake is van inburgering – nietig worden verklaard. De grieven 5 tot en met 8 falen.

6.13 Naar het oordeel van het hof heeft DNACC in het licht van de onder 6.11 vermelde rechtspraak onvoldoende (concrete) feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd om te kunnen oordelen dat de tekens ‘bakkie’, ‘bouwbakkie’ en ‘rolbakkie’ door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen en zijn ingeburgerd. Allereerst is voor de vaststelling of een teken als merk is ingeburgerd, beslissend de situatie op het tijdstip van de indiening van de nietigheidsvordering, in dit geval 2023. Uit de door DNACC verstrekte gegevens van haar omzet en reclamebudget – welke gegevens deels ver voor het hiervoor genoemde beoordelingstijdstip liggen – volgt niet welk marktaandeel DNACC op de markt voor de (bemiddeling van) verhuur van afval- en opslagcontainers heeft. Die gegevens zeggen ook weinig over de intensiteit en de geografische spreiding van het merkgebruik. Bij gebrek aan gegevens over andere marktpartijen volgt daaruit ook niet dat DNACC marktleider is, zoals zij stelt. Onder de stukken bevinden zich verder geen marktonderzoeken of andere relevante bewijsstukken, waaruit zou kunnen volgen welk percentage van de betrokken kringen de diensten op basis van de Merken als afkomstig van de onderneming van DNACC, althans van een bepaalde onderneming identificeert. Ook als de concurrentie van DNACC op internet al dan niet met de adwords ‘bouwbakkie’ en ‘bakkie’ zou aanleunen bij de site van DNACC, zijn dat – ook indirect – nog geen voldoende concrete en betrouwbare gegevens omtrent de perceptie van het relevante publiek over de gestelde inburgering.

6.23 Naar het oordeel van het hof levert het gebruik van de tekens ‘opslagbakkie’ en ‘opslagbakkie.nl’ door [geïntimeerde] geen inbreuk op handelsnaamrechten van DNACC op nu daardoor geen verwarringsgevaar te duchten valt. Veronderstellenderwijs aangenomen dat DNACC de tekens ‘bakkie’, ‘bouwbakkie’ en ‘rolbakkie’ als handelsnamen heeft gevoerd – hetgeen [geïntimeerde] heeft betwist – zijn deze evenals hiervoor ten aanzien van de daarmee overeenstemmende woordmerken is overwogen, beschrijvend voor de daaronder aangeboden waren en diensten: de (bemiddeling bij de) verhuur van (opslag- en afval)containers. DNACC heeft onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat het publiek de handelsnamen door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met DNACC. Het hof wijst ook in dit verband op (onder meer) het ontbreken van marktonderzoeken of andere relevante bewijsstukken waaruit dit laatste zou kunnen blijken. Verder vertoont het samengestelde woord ‘opslagbakkie’ slechts een beperkte visuele en auditieve overeenstemming met ‘bakkie’, ‘bouwbakkie’ en ‘rolbakkie’. Zo als gevolg van het overeenstemmende woord ‘bakkie’ al enig gevaar voor verwarring te duchten zou kunnen zijn, neemt de toevoeging, respectievelijk variatie ‘opslag-’ dit gevaar al weg. Het hof betrekt hierbij nog het algemene belang, dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de door een onderneming geleverde waren of diensten door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. De vorderingen van DNACC zijn dus ook op handelsnaamrechtelijke grondslag niet toewijsbaar. De grieven 13 tot en met 18 falen. Op grond van het bovenstaande geldt dat ook voor de grieven 19 tot en met 21.