IEF 20842

Tekens maken inbreuk op merken

Rb. Den Haag 13 juli 2022, IEF 20842; C/09/586776 / HA ZA 20-63 (ITT USA tegen ITT Controls c.s.) ITT USA is houdster van verschillende merken en maakt onderdeel uit van ITT concern dat zich bezighoudt met de fabricage van industriële componenten. ITT Controls c.s. verkoopt meet- en regelsystemen. ITT USA heeft ITT Controls c.s. op een zeker moment verzocht om de gemaakte inbreuk op de ITT-merken te staken en domeinnamen die refereren aan de ITT-merken over te dragen. Toen deze verzoeken van ITT USA niet gehonoreerd werden, is ITT USA naar de rechter gestapt. ITT USA stelt onder andere dat de ITT Controls c.s. inbreuk maakt op haar merken door tekens te gebruiken die gelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de merken. De rechtbank oordeelt dat de ITT-merken en de tekens auditief en visueel sterk overeenstemmen. Het relevante publiek zal denken dat ITT Controls c.s. verbonden is met ITT USA, dan wel met haar toestemming producten verkoopt.

De rechtbank meent dus dat er sprake is van verwarringsgevaar. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 lid 1 (sub i) BW. De rechtbank beveelt ITT Controls c.s. iedere misleidende mededeling en/of misleidende omissie jegens ITT USA te staken en gestaakt te houden. De rechtbank meent verder dat ITT Controls c.s. niet op tijd de vereiste medewerking aan het conservatoire bewijsbeslag heeft verleend. Om die reden zal ITT Controls c.s. worden veroordeeld tot betaling van de verbeurde dwangsommen. Ook wordt de vordering tot afgifte van inbreukmakende producten ter vernietiging en recall toegewezen. Tot slot moet ITT Controls c.s. opgave van verschillende bescheiden aanleveren.

5.18. De onderhavige ITT-merken en de voornoemde tekens stemmen auditief en visueel sterk overeen. De merken en tekens zijn exact gelijk, met dien verstande dat bij de tekens aan het woord ITT de letters/woorden B.V., Controls (BV.) en Holding (BV.) worden toegevoegd. ITT is in deze combinatie veruit het dominante onderscheidende element. Niet alleen omdat in zijn algemeenheid het begin van het teken doorgaans als eerste de aandacht van het publiek trekt, maar ook omdat de toevoegingen niet bijzonder relevant zijn. Het zijn toevoegingen die het publiek herkent als algemeen vennootschapsrechteljke aanduidingen en in het geval van “Controls” als nadere aanduiding van de aangeboden varen. Het onderscheidend vermogen van de ITT-merken is ten minste gemiddeld, waarbij van belang is dat het onderscheidende element van de merken ITT niet beschrijvend is voor de waren en diensten. Bovendien gebruikt ITT Controls c.s. de voornoemde tekens voor aanbieding en verhandeling van producten van ITT USA (derhalve voor exact dezelfde waren en diensten als waarvoor de ITT-merken worden gebruikt). Deze omstandigheden maken dat het relevante publiek — ook al zijn dit ook professionele inkopers — zal denken dat ITT Controls c.s. verbonden is met ITT USA, dan wel met haar toestemming producten verkoopt, zodat sprake is van verwarringsgevaar. Daarmee maken de door ITT Controls c.s. gebruikte tekens zoals opgenomen in r.o. 5.17 (inclusief alle domeinnamen met vergelijkbare aanduidingen) inbreuk op de ITT-merken in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE.

5.24. De vordering genoemd in 4.1 onder 3 ziet op de twee teksten vermeld op de websites ittnederland.nl en ittcontrols.nl met de uitleg waarom ITT Controls een geschikte merknaam is en de vermelding dat ITT Controls een “exclusieve leverancier” is (zie onder 2.7 en 2.8). De rechtbank is — met ITT USA — van oordeel dat dit misleidende reclame is in de zin van artikel 6:194 lid 1 (sub i) BW. De uitleg onder “Geschikte merknaam” suggereert ten onrechte dat ITT Controls gelieerd is aan de Amerikaanse ITT Controls van tientallen jaren terug (en toentertijd verbonden aan ITT USA), waarmee wordt gesuggereerd dat ITT Controls is gelieerd aan het huidige Amerikaanse ITT concern. Tevens is onder “Onze producten” de misleidende informatie opgenomen dat ITT Controls 50 jaar ervaring heeft in de sector, terwijl ITT Controls c.s. pas sinds 2013 bestaat. Daarnaast is de informatie dat ITT Controls een exclusieve leverancier is, onjuist, nu vaststaat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van ITT USA. ITT Controls c.s. heeft een en ander ook niet weersproken. Dat betekent dat opname van voornoemde teksten op haar webpagina’s als onrechtmatig wordt aangemerkt jegens ITT USA.

5.26. Op basis van deze omstandigheden komt de rechtbank — met ITT USA — tot de conclusie dat ITT Controls c.s. de vereiste medewerking aan het conservatoire bewijsbeslag niet tijdig heeft verleend en de dwangsommen (ruimschoots) zijn volgelopen. Aan de enkele — niet nader onderbouwde — opmerking van ITT Controls c.s. dat de communicatie tussen de deurwaarder en de advocaat van ITT Controls c.s. werd bemoeilijkt omdat in het buitenland verbleef, maar dat er geen sprake van is geweest dat ITT Controls c.s. de beslaglegging doelbewust heeft tegengewerkt, gaat de rechtbank voorbij. Het verstrekken van inlogcodes/wachtwoorden zijn eenvoudige handelingen die snel en op afstand kunnen worden verricht. ITT Controls c.s. heeft geen enkele uitleg gegeven waarom uiteindelijk pas zes dagen later (in plaats van binnen twee uur) werkende en volledige inlogcodes/wachtwoorden zijn verstrekt.

5.29. Nu is geoordeeld dat ITT Controls c.s. inbreuk op de ITT-merken van ITT USA heeft gemaakt, is zij aansprakelijk voor de daardoor door ITT USA geleden schade. Dat betekent dat de vordering genoemd in 4.1 onder 5.a. voor toewijzing in aanmerking komt, behalve voor wat betreft de gevorderde hoofdeljke verbondenheid. Niet is gesteld of gebleken dat ITT Controls, ITT en ITT Holding aansprakelijk zijn voor dezelfde schade en in die zin tegenover ITT USA hoofdelijk zouden zijn verbonden die schade te vergoeden. ITT Controls, ITT en ITT Holding zijn ieder voor zich aansprakelijk voor de schade die zij ITT USA hebben berokkend met het inbreukmakend handelen dat ieder van hen valt toe te rekenen.

5.35. De gevorderde afgifte ter vernietiging en recall (genoemd in 4.1 onder 6. en 7.) zullen als niet bestreden eveneens worden toegewezen. De gevorderde termijn voor de vernietiging (14 dagen) is te kort, omdat ook vernietiging wordt gevorderd van de producten die met de recall worden teruggehaald. Voor de recall is een termijn van 14 dagen gevorderd, waarbij de afzenders van de door ITT Controls en ITT te sturen recallbrief nog eens 14 dagen krijgen om de geleverde producten te retourneren. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn voor de vernietiging daarom worden gesteld op 60 dagen.