Prejudiciële vragen gesteld over verjaringsregels binnen het merkenrecht

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJEU 3 november 2025, IEF 23140; IEFbe 4161; C/2026/631 (MPM - QUALITY [v.o.s.] tegen ELTON hodinářská, a.s.) via MinBuza. Deze zaak betreft een merkenrecht-geschil tussen twee Tsjechische bedrijven (horlogemakers) over het gebruik van het woord ‘PRIM’. Het bedrijf ‘MPM-quality’ is sinds 2001 eigenaar van een nationaal merk voor horloges en uurwerken, dat met een voorrangsrecht teruggaat tot 1984. ‘ELTON hodinářská’ heeft een Uniemerk dat in 2003 werd aangevraagd en in 2005 officieel werd ingeschreven. Toen Tsjechië in 2004 lid werd van de Europese Unie, kreeg het Uniemerk van ELTON automatisch ook rechtskracht in Tsjechië. MPM-Quality had vanaf dat moment vijf jaar de tijd om actie te ondernemen tegen het gebruik van het merk in Tsjechië, maar vanwege een tijdelijke doorhaling van het merk (en daaruit volgende rechtszaken), heeft MPM-Quality dit pas weer in februari 2021 kunnen aanvechten. De centrale vraag is of het verzoekschrift nog tijdig is ingediend.

Prejudiciële vragen: 
1. Moet artikel 209, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 61, lid 2, en artikel 137, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: „verordening 2017/1001”) [artikel 165, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 54, lid 2, en artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: „verordening 207/2009”)] aldus worden uitgelegd dat de vervaltermijn voor het instellen van een rechtsvordering tot oplegging van een verbod op het gebruik van een jonger Uniemerk ook kan worden geschorst of gestuit door een andere juridische omstandigheid dan de indiening van de vordering van een verbod op het gebruik van dat merk? a. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: moeten de genoemde bepalingen aldus worden uitgelegd dat die vervaltermijn wordt beïnvloed door het feit dat een ouder nationaal merk, dat in conflict is met een Uniemerk, gedurende een bepaald tijdvak (ten onrechte) is doorgehaald in het nationale merkenregister en vervolgens opnieuw is ingeschreven nadat de bestuursrechter het bestuurlijke doorhalingsbesluit nietig heeft verklaard wegens de onrechtmatigheid ervan? Met andere woorden, houdt de vervaltermijn voor het instellen van een rechtsvordering in overeenstemming met artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001 op te lopen gedurende het tijdvak waarin het nationale merk (ten onrechte) is doorgehaald in het register? b. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: heeft de omstandigheid dat een nationaal merk gedurende een bepaald tijdvak (ten onrechte) is doorgehaald tot gevolg dat de vervaltermijn wordt geschorst of dat die termijn wordt gestuit? Met andere woorden, loopt de oorspronkelijke termijn van (de rest van) vijf jaar door nadat het merk opnieuw is ingeschreven of begint in dat geval een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen? c. Afhankelijk van het antwoord op de vorige vragen: in welke zin wordt de vervaltermijn bedoeld in artikel 209, lid 5, artikel 137, lid 1, en artikel 61, lid 2, van verordening 2017/1001 beïnvloed door de omstandigheid dat de houder van het nationale merk tijdig een beroep op grond van artikel 209, lid 5, van de verordening heeft ingesteld maar dat dit beroep definitief is afgewezen op grond dat zijn nationale merk ten tijde van de uitspraak van de nationale rechter over zijn rechtsvordering was doorgehaald? Moet de vervaltermijn voor de indiening van een nieuw beroep (nadat het merk opnieuw is ingeschreven) (of, indien de termijn moet worden geacht te zijn geschorst, de rest van die termijn) in een dergelijk geval worden berekend vanaf het tijdstip van onherroepelijke verwerping van het eerste beroep of pas vanaf het tijdstip waarop het merk opnieuw is ingeschreven? 

2. Staan de bepalingen van artikel 209, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 61, lid 2, en artikel 137, lid 1, van verordening 2017/1001 (artikel 165, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 54, lid 2, en artikel 110, lid 1, van verordening 207/2009) eraan in de weg dat het recht om overeenkomstig het nationale recht een verbod te vorderen op het gebruik van een Uniemerk op het grondgebied van een staat die intussen tot de Europese Unie is toegetreden, verjaart voordat de in de verordening vastgestelde vervaltermijn is verstreken, en staan deze bepalingen eraan in de weg dat de rechter weigert om het gebruik van het Uniemerk te verbieden op grond dat de houder van het Uniemerk onder de in het nationale recht vastgestelde voorwaarden een exceptie van verjaring heeft opgeworpen? 

3. Moet artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001 (artikel 165, lid 1, van verordening 207/2009) aldus worden uitgelegd dat de houder van een ouder nationaal merk, in een staat die intussen tot de Europese Unie is toegetreden, het gebruik van een jonger Uniemerk kan laten verbieden, ook al had de houder van het Uniemerk het teken dat het dominerende bestanddeel van dat merk vormt reeds op het grondgebied van die lidstaat gebruikt, voordat de aanvraag tot inschrijving van het nationale merk was ingediend, zodat hij in die lidstaat over een ouder recht op dat teken beschikt?