IEF 12156

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

IE-Klassiekers merkenrecht

BenGH 1 maart 1975, rolnr. A 74-1 (Claeryn/Klarein)
Gebruikmaking van een merk voor andere soort waren kan aan merkhouder schade toebrengen.

HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119-75 (Terrapin/Terranova)
Merk verzet zich tegen invoer producten andere lidstaat die zijn voorzien van een benaming waarmee het merk en de handelsnaam verward kan worden.

BenGH 9 februari 1977, rolnr. A 76-1 (Centrafarm/Beecham)
Een kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden.

BenGH 9 maart 1977, rolnr. A 76-2 (Application de Gaz/Leeferink)
Dat een kleur (specifieke tint) is ingeburgerd als die kenmerkend is voor de producten van een bepaalde onderneming.

BenGH 1 juni 1978, rolnr. A 77-3 (Mönlycke-Schagen / Satoma; Mimosept Lady)|
Niet op zich zelf maar wel door de presentatie ervan tot verwarring omtrent de herkomst der waren.

BenGH 25 mei 1979, rolnr. A 78-1 (Verwerkings Industrie Vreeland/National Foods; Cow Brand I)
Geen terugwerkende kracht heropnemingsdepot binnen 3 jaar na geldigheidstermijn, in beginsel wel nietigheid van't depot dat een ander verricht.

BenGH 6 juli 1979, rolnr. A 78-2 (Pfizer / Meditex; Mecadox)
Bewijslast dat het merk wordt gebruikt voor waren, kan ook op merkhouder rusten.

BenGH 19 januari 1981, rolnr. A 80-3 (Ferrero / Ritter; Kinder)
Een woord dat verwijst naar de groep consumenten, waarvoor dat woord als merk wordt gebruikt, kan op zichzelf een merk zijn.

BenGH 27 januari 1981, rolnr. A 80-1 (Turmac / Reynolds; Winston/Whiston)
Omstandigheden behoren tot haar ondernemersrisico die het normaal gebruik van't merk onmogelijk maken.

BenGH 29 juni 1982, rolnr. A 81-5 (Hagens-Jacobs/Niemeyer)
Vervoerder wordt aangesproken door merkhouder, in casu had de merkhouder echter geen andere keus.

BenGH 5 oktober 1982, rolnr. A 81-4 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit)
Vanwege het zwakker het onderscheidend vermogen een merk, hoe meer het teken van dat merk moet lijken.

HR 17 december 1982, BIE 1983, 81 (Frico / Mineral and Softdrinks Enterprises)
Bottelen van producten in blikken waarop merk wordt geplaatst levert geen merkgebruik op

BenGH 2 februari 1983, rolnr. 82-1 (Research Specialties for Laboratories/Chrompack; Superox)
Handelsnaam zo gebruikt dat het publiek meent dat het gebruikt wordt ter onderscheidend vermogen, dan is sprake merkgebruik.

BenGH 20 mei 1983, rolnr. A 82-5 (Henri Jullien B.V. / Verschuere; Union)
De uitleg van" overeenstemmend" wanneer merk en teken zodanige gelijkenis vertonen, dat er sprake is van associatiegevaar.

HR 11 november 1983, BIE 1985, 9 (Wokkels)
Merk kan niet de vorm zijn dat de wezenlijke waarde van't product bepaalt.

BenGH 21 november 1983, rolnr. A 82-6 (National Foods/Verwerkingsindustrie Vreeland; Cow Brand II)
Voor goede trouw voorgebruiker is relevant, zijn kennis van't voor-gebruik van't gedeponeerde merk.

BenGH 23 december 1983, rolnr. A 83-4 (Unbas e.a./De Laet e.a.; Adidas driestrepenmotief)
Wanneer de vorm in belangrijke mate de marktwaarde van die waar bepaalt, dan bepaalt de vorm de wezenlijke waarde.

HR 13 januari 1984, BIE 1984, 81 (Kranendonk/Thilro;Pour Vous Madame)
Merkinbreuk omdat een deel van't publiek in de veronderstelling kan raken, dat die waren met elkaar te maken hebben.

BenGH 9 juli 1984, rolnr. A 82-2 (Dr. Nijs/Ciba-Geiby; Tanderil)
Ruime uitleg van "deelname aan het economisch verkeer" met een merk waarmee economische voordeel wordt beoogd.

BenGH 22 mei 1985, rolnr. A 83-1 (Level / N.V. International Metals; Lux/Lux-Talc)
Het vereiste dat door ander merkgebruik schade wordt toegebracht, rekening houdend met alle omstandigheden van't geval.

BenGH 25 september 1986, rolnr. A 85-1 (Everett Medical Products c.s./Van Weel c.s; Microvac)
Niet-vernieuwing van inschrijving brengt verval met zich, alsnog mogelijkheid voor deposant recht binnen drie jaar te herstellen.

BenGH 29 juni 1987, rolnr. A 86-1 (Kortman Redipro/Verenigde Zeepcentrales; Biotex)
Elk in geheel en in onderling verband auditief, visueel of begripsmatig zulke gelijkenis vertonen dat associatiegevaar is.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-5 (Hotel Alfa Louise/Alfa International Hotels; Alfa Louise)
Wie de oudste rechten op een dienstmerk heeft, dient te worden beslist volgens de rechten op dienstmerk zonder depot.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-3 (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport)
Het verhandelen van een waar voorzien van eens anders merk, wordt beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren".

BenGH 18 november 1988, rolnr. A 87-2 (Philip Morris/BAT)
Bescherming van een merk bij niet-gebruik van't merk slechts wanneer merkhouder dat niet kan worden aangerekend.

BenGH 14 april 1989, rolnr. A 87-8 (Superconfex/Burberrys I)
Vormen die wezenlijke waarde van de waar beinvloeden, beschermt de vrijheid concurrenten van deposant.

BenGH 26 juni 1989, rolnr. A 87-7 (Isover/Isoglass)
Dat een teken dat als "vertaling" moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken is aan te merken.

BenGH 10 december 1990, rolnr. A 89-8 (Kortman/Remo)
Territoriale bevoegdheid van de rechter volgens merkenrecht behoudens afwijkende overeenkomst, naar keuze van eiser.

BenGH 21 december 1990, rolnr. A 89-6 (Prince/Van Riel-Gijzen)
Vordering ongeoorloofde mededinging niet toegewezen, indien het uitsluitend een "inbreuk op een tekening of model" betreft.

HR 14 juni 1991, BIE 1993, 57 (Van Benten/NIvAK-NGA)
Voorsprong in concurrentiestrijd verkregen door gebruik misleidend merk is onrechtmatig jegens NGA en haar leden.

BenGH 16 december 1991, rolnr. A 90-4 (Burberrys II)
Uiterlijk als merk beschermd, vereist niet dat het publiek het uiterlijk beschouwt als een tot het publiek gericht teken.

BenGH 6 november 1992, rolnr. A 91-1 (Automotive Products/Valeo)
Revisiemerk in het verkeer brengen zonder de oorspronkelijke fabrieksmerken te verwijderen gebruik van eens anders merk.

BenGH 26 maart 1993, rolnr. A 92-3 (MB International/Mattel; Barbiepop II)
Merkenrecht belet niet dat de rechter een verbod oplegt van merkgebruik in de andere verdragsstaten.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-1 (Shell/Walhout-De Visser; Propagas en butagas)
Vullen van de gemerkte verpakking zonder toestemming merkhouder is gebruik in de zin van Benelux merkenrecht.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-5 (Daimler Benz/Haze)
Indruk dat het merk van ander wordt gebruikt om reclame te maken, is er sprake van gebruik zonder geldige reden.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 92-6 (Wolf Oil/Century Oils)
Voor normaal gebruik van het merk is nodig dat gemerkt waren in het verkeer worden gebracht.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 93-2 (Renault/Reynolds)
Staken van het inbreukmakend gebruik geldt voor de gehele Benelux

HR 28 oktober 1994, BIE 1995, 76 (Ursula Linden/Jeantex) (betere versie gewenst; tip?)
Uit Voorgebruik merk door Jeantex volgt niet dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben

BenGH 13 december 1994, rolnr. A 93-3 (Motorest/Hody)
Bij verlies van onderscheidend vermogen van een merk, speelt het publiek beslissende rol voor verbod inbreukmakend gebruik.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-4 (Tetra Pak)
Recht op depot hangt af van de mogelijkheid bij inwerkingtreding protocol de bescherming in te roepen tegen een jonger teken.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-7 (Michelin/Michels)
Wetenschap "behoorde" te hebben; voorgebruik van merk.

BenGH 16 mei 1995, rolnr. A 94-1 (Polyglot)
Betekent niet zonder meer dat het depot niet kan gelden.

BenGH 16 juni 1995, rolnr. A 94-2 (Rivel Rijwiel/CVGV)
Merk door een met de deposant samenwerkende derde.

HR 15 december 1995, BIE 1996, 97 (Levi Strauss /Bacofa)
Tenzij ook anderen "lipjes" hebben gebruikt, zonder dat Levi redelijkerwijs het mogelijke gedaan heeft om te beletten.

HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Paranova)
Aanvulling van verzetsrecht tegen verdere verhandeling van zijn product, de reputatie merkhouder niet aantast.

BenGH 19 december 1996, rolnr. A 95-3 (Perner/Pressman; Triomino)
De zorgvuldigheidsnorm als het gaat om een 'gewoon' depot minder streng dan een 'heropnemingsdepot'.

BenGH 20 december 1996, rolnr. A 95-2 (Europabank)
De gemiddelde consument moet een aanwijzing zien in het merk dat de waren van die onderneming afkomstig zijn.

HR 3 januari 1997, IEF 12156 klassiekers merkenrecht (Line Lite/Indoor)
Het gaat de beschrijvende term linelight te monopoliseren - Indoor te verhinderen de term linelight te gebruiken ter aanduiding van haar gelijksoortig product; inburgering is hierbij niet van belang.

HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95 (Dior/Evora)
Vordering van houder van deze rechten om wederverkoper verbod op te leggen reclame te maken voor verdere verhandeling van product.

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabel)
Criterium voor verwarringsgevaar.

HR 5 december 1997, IEF 12156 - klassiekers merkenrecht (Weel/Groeneveld; Route 66/Historic US 66)
Bescherming geografische oorsprong Route66.

BenGH 19 december 1997, rolnr. A 96-2 (Hartvormige gisttabletten)
Wanneer het teken zo gebruikelijk is geworden kan merk zijn bescherming verliezen.

HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52 (BMW/Blok)
BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. Nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, komt ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking.

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96 (Silhouette/Hartlauer)
Wereldwijde merkenrechtelijk uitputting komt een einde.

HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon/Cannon)
De overeenstemming in merken leidt tot verwarringsgevaar over diensten afkomstig van de desbetreffende onderneming.

BenGH 16 december 1998, rolnr. A 95-4 (Dior/Evora)
Merk te midden van andere merken die ernstig afbreuk doen aan het imago van zijn merk.

HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW/Deenik)
Indruk gewekt dat een commerciele band bestaat tussen de derde en de merkhouder is geen sprake van eerlijk gebruik.

HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98 (Sebago)
Toestemming betrekking op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

HvJ EG 4 mei 1999, zaak C-109/97 (Windsurfing Chiemsee)
Nadere aanwijzingen voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduiding als merk.

HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyds/Loint's)
Moet gaan om gemiddeld geinformeerde, omzichtige, gewone cosument van de betrokken waren of diensten.

HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors/Yplon; Chevy)
Wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van't desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

BenGH 6 december 1999, rolnr. A 98-1 (Kipling/GB Unic)
De exemplaren van merkhouder daadwerkelijk ter beschikking stellen van afnemer.

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Adidas/Marca)
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van't teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van't merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

BenGH 26 juni 2000, rolnr. A 98-2 (Melkunie/BBIE; Biomild)
Een nieuw woord dat is samengesteld uit twee bestanddelen die onderscheidend vermogen missen.

HR 6 oktober 2000, LJN AA7359 (Hermans Groep/Gillette Nederland)
De mogelijkheid van het gebruik van de mesjes Gilette maakt het onvermijdelijk dat Hermans Groep het merk Gilette noemt op de verpakking.

HR 8 december 2000, LJN AA8896 (Rover/Robelcocar)
Bescherming van reclamefunctie van het merk.

HR 23 februari 2001, LJN AB0221 (Chicken Tonight)
Onafhankelijk van de of het merk in de praktijk slechts gebruikt wordt voor die producten waarbij van misleiding geen sprake kan zijn.

HR 30 maart 2001, LJN AB0814 (Chien Pu Wan)
Geen nieuw onderzoek vereist door BMB bij opnieuw depot van een merknaam dat eerder is doorgehaald doordat de merknaam is verworden tot soortnaam.

HR 11 mei 2001, LJN AB1558 (Vredestein)
Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op.

HvJ EG 20 september 2001, zaak C-383/99 (P&G/BHIM; Baby-dry)
Ondanks eventueel beschrijvende karakter, voldoende onderscheidend vermogen door ongebruikelijke woordstructuur.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99 (Bravo)
Automatisch, of zelfs onbewust wordt het teken geassocieerd met de waar die het vertegenwoordigt.

HvJ EG 20 november 2001, zaak C-414/99 (Davidoff I)
De merkhouder moet ´met zekerheid´ afstand hebben gedaan van zijn recht.

BenGH 29 november 2001, rolnr. A 99-1 (Postkantoor)
Geen beroep op gelijkheidsbeginsel; bij toetsing beschrijvende merken spelen algemene rechtsbeginselen geen bepalende rol.

HR 30 november 2001, LJN AD3936 (Dreentegel II)
De vorm van't product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze‟ sprake kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.

HR 15 februari 2002, LJN AD6095 (Jack Daniel’s)
Het moet de merkhouder eenvoudiger worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht - waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd.

HR 5 april 2002, LJN AD8183 (Euromedica/Merck, Sharp & Dohme)
Speciale regels bij veroordelingenop straffe van een dwangsom.

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C-2/00 (Hölterhoff/Freiesleben)
Omvang van uitsluitend recht van merkhouder.

BenGH 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 (Adidas/Marca I)
Verbodsactie merkgebruik komt merkhouder toe, in kort geding dan wel in bodemprocedure.

HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (Philips/Remington)
Teken die uitsluitend aan de technische uitkomst valt toe te schrijven kan geen vormmerk zijn.

BenGH 24 juni 2002, rolnr. A 2000-01 (Integro/Interbuy)
Heel gauw mag rechtstreekse betrekking tussen deposant en gebruiker aangenomen.

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 (DKV/BHIM; Companyline)
In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt.

HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/Reed)
Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robeco/Robelco)
Artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van't merk.

HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckman)
Voor een merk is grafische weergave vereist, een geurmerk kan vooralsnog niet worden geregistreerd.

HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff/Gofkid)
De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

BenGH 28 februari 2003, rolnr. A 2001-2 (Zoontjes/Kijlstra)
Toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is.

HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul/Ajax)
Normaal gebruik is gebruik voor de waren of diensten met oog op commerciële afzet.

HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00 (Arthur & Felicie)
Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-53/01 (Linde)
Voor vormmerken geldt geen strenger beoordelingscriterium, perceptie publiek bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00 (Van Doren/Lifestyle)
Indien reëel gevaar bestaat dat markten worden afgeschermd kan de bewijslast bij de merkhouder komen te liggen.

HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel)
Een kleur kan voldoende zijn om onderscheidend vermogen aan te tonen.

HvJ EG 9 september 2003, zaak C-361/01 (Kik/OHIM)
Regeling van taalgebruik bij Bureau voor harmonisatie binnen interne markt .

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01P (Doublemint)
De inschrijving van een woord als merk moet op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas/Fitnessworld)
Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shieldmark)
Een notenbalk vormt een deugdelijke grafische weergave van een klankmerk.

BenGH 15 december 2003, rolnr. A 02-2 (LangsVlaamse Wegen)
Merk louter beschrijvend heeft geen onderscheidend vermogen, weigering tot inschrijving.

HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02 (Gerri/Kerry)
Auditief verwarringsgevaar tussen herkomstaanduiding-merk niet bepalend, maar of er oneerlijke mededinging is t.o. merkhouder.

HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar)
Gebruik dient commercieel doel, kan gebruik van het merk door één importeur volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99 (Postkantoor)
Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01 (Henkel)
Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking, gemiddelde consument bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00 (Campina/BMB)
Nieuw woord samengesteld uit bestanddelen die elk kenmerken van betrokken waren of diensten beschrijven.

HvJ EG 28 april 2004, zaak C-3/03 P (Matratzen)
'Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.'

HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P (Henkel en P&G /OHIM)
Tweekleurig en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen als vorm merk.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02 (Heidelberger Bauchemie)
Tweekleurig afwasmachineblokje en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-371/02 (Bostongurka)
De gewone vorm en contourloze nevenschikking van twee kleuren, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid.

BenGH 25 juni 2004, rolnr. A 03-1 (Winner Taco)
Geen depot te kwader indien deposant voor-voorgebruiker is.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02P (Sat.2)
Merken met een woord-cijferelement worden in de telecommunicatiesector vaak gebruikt, kunnen onderscheidend vermogen hebben.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02 (Nichols)
Bij geslachtsnamen als merknaam worden dezelfde criteria gebruikt als bij andere woordmerken.

HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02(Mag Instruments)
Ook mogelijk in gevallen van hoogwaardig industrieel ontwerp dat voldoende onderscheidend vermogen ontbreekt.

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C‑64/02P (Das Prinzip der Bequemlichkeit)
Bij beoordeling onderscheidend vermogen slagzinnen geleden zelfde maatstaven als bij woordmerken.

HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03 (Peak Holding)
Niet geacht in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder zijn merkvoorziene waren niet heeft kunnen verkopen.

BenGH 1 december 2004, rolnr. A 99-1 (KPN/BMB; Postkantoor)
Inschrijving die bestaat uit aanduiding van diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, is niet geoorloofd.

HR 28 januari 2005, BIE 2005, 81 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten; stip)
Afbeeldingen die van dien aard zijn dat zij niet als onderscheidingsteken zijn aan te merken, zoals een stip.

HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03 (Gillette)
Een derde die een merk gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet dat hij dit product voorstelt als een product met dezelfde kwaliteit of kenmerken.

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Nestlé/Mars)
Inburgering vormmerk door gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-418/02 (Praktiker Bau)
Geen nadere specificatie nodig waar de merkinschrijving betrekking op heeft dan diensten zoals 'detaildiensten'.

HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Thomson Life)
Ondanks dat merk en teken niet in totaliteit overeenkomt, kan er toch sprake zijn van verwarringsgevaar.

HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03 (Class/SKB)
Wezenlijk belang dat dezelfde wettelijke bescherming merkrecht wordt geboden.

BenGH 24 oktober 2005, rolnr. A 04-5 (Dior/Delhaize)
Onderneming buiten verdeelcircuit van merkhouder moet zich vergewissen geen inbreuk te maken op merkrecht.

HR 23 december 2005, LJN AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon)
Wegens geen normaal merk gebruik; onvoldoende grond voor nietigheid van het merk.

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04 (Picasso/Picaro)
Visuele en fonetische overeenstemming zorgt voor verwarringsgevaar.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04 (Matratzen Concord/Hukla)
Ook al is het beschrijvend in een andere taal, dan doet dit niet in alle gevallen afbreuk aan het onderscheidend vermogen.

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04P (Sir/Zihr)
Alleen auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen

HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04 (Elizabeth Emanuel)
Merknaam van een natuurlijk persoon alleen geweigerd wanneer het tot misleiding publiek leidt.

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05 (Levi Strauss/Casucci)
Onderscheidend vermogen+ uitgaan van de opvatting van't in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het inbreukmakende gebruik is begonnen.

HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416/04P (Vitafruit)
Minimis regel is niet vereist.

HvJ EG 22 juni 2006, zaak C-24/05 (Werther's Original)
Een driedimensionaal merk kan, ook in combinatie met een woord- of beeldmerk, onderscheidend vermogen krijgen.

HvJ EG 7 september 2006, zaak C-108/05 (Europolis)
Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van't merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

HvJ 20 september 2006 zaak C-371/06 (G-Start/Benetton)
Artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven.

HR 17 oktober 2006, LJN AW0484 (Canomatic)
Nabootsing in strafrechtelijk zin sluit aan bij het vereiste dat door grote gelijkenis verwarringsgevaar ontstaat.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (Opel/Autec)
Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-425/98 (Dyson)
Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald.

HR 16 februari 2007, LJN AY9707 (Adidas/Marca II)
Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang ingeburgerd merk rekening te worden gehouden met het algemeen belang?

HvJ EG 19 april 2007, zaak C-273/05P (Celltech)
Beschrijvende aanduidingen voor waren of diensten afwijsbaar indien concurrentievoordeel kan ontstaan.

HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05P (Limonchelo)
De overeenstemming van merken wordt beoordeeld naar dominante bestanddeel, indien ander bestanddelen verwaarloosbaar.

HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl)
Prejudiciële beslissing over normaal gebruik van merk en het begrip “ datum waarop ‚de inschrijvingsperiode is voltooid’”

HvJ EG 11 augustus 2007, zaak C-17/06 (Céline)
Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten”

BenGH 11 februari 2008, rolnr. A 06-4 (Ondeo/Michel)
Inbreuk ter kwader trouw is alleen in gevallen van moedwillige/opzettelijke inbreuk.

HvJ EG 10 april 2008, zaak C-102/07(Adidas/Marca III)
Het gevaar van associatie is geen criterium voor het beoordelen van overeenstemmende merken.

HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2/Hutchinson)
Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07(Intel)
De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van't reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

HvJ EG 23 april 2009, zaak C-59/08 (Dior/Copad)
Verkoop van met merk voorziene waren aan discounters in strijd met bepaling van licentieovereenkomst, afbreuk aan reputatie van't merk.

HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-529/07(Lindt/Hauswirth)
Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag.

HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L'Oreal/Bellure)
Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van't bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van't merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-301/07(Pago/Tirolmilch)
Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van't geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van't merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van't gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven

HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego/Mega Brands)
De behoefte aan standaardisatie (i.c. compabiliteit en uitwisselbaarheid) een kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen en dit kan worden aangetoond met een marktonderzoek.

HvJ EU 23 maart 2010, zaak C-236/08 (Google Adwords)
Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...) en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (...) moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin/Primakabin)
Artikel 6 van richtlijn 89/104 (...), moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen.

HvJ EG 14 september 2010, zaak C-48/09P (Lego)
Uitsluiting van technische vormen in het merkenrecht in verband met LEGO-blokje.


Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl. Leest u vooral ook het Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU, een zogenaamd, continue bijgewerkt living document, over aanhangige procedures en de meer recente uitspraken, IEF 10734.