Hof vernietigt oppositiebeslissing: geen verwarringsgevaar Skudex en Fludex

Hof Den Haag 30 oktober 2018, IEF 18075 (Menarini tegen Biofarma) Merkenrecht. Menarini heeft het hof verzocht de beslissing van het BBIE waarbij de oppositie van Biofarma tegen de inschrijving van het door Menarini verrichte Benelux-woordmerkdepot met nummer 1314381 ("SKUDEX") is toegewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog af te wijzen. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar tussen het teken en het internationale woordmerk FLUDEX. Gelet op de beperkte soortgelijkheid van de waren (andere therapeutische indicatie), het bovengemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek en het niet meer dan normale onderscheidend vermogen, is de mate van overeenstemming tussen merk en teken naar het oordeel van het hof onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Het hof vernietigt de beslissing in oppositie van het BBIE en wijst de opppositie af. 

2.8. De mate van visuele overeenstemming is echter minder groot dan het Bureau heeft aangenomen. Menarini heeft namelijk goed onderbouwd en onweersproken aangevoerd dat veel merken voor de betrokken warm eindigen op de letters DEX. Dat brengt mee dat het gebruik van de letters DEX als laatste woordelement weinig onderscheidend is voor de betrokken warm en dat bij de beoordeling van de overeenstemming dus meer moet worden gelet op de eerste drie letters van merk en teken.

2.9. Daar komt bij dat, zoals ook het Bureau heeft overwogen, de gemiddelde consument in het algemeen meer aandacht heeft voor de eerste letters van een woordmerk. Dat betekent dat die eerste letters niet alleen het meer onderscheidende, maar ook het meer dominante deel van merk en teken vormen. Omdat juist die eerste letters in visueel opzicht duidelijk verschillen, moet — ondanks het in 2.7. overwogene — worden geconcludeerd dat de mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken hooguit gemiddeld is.

2.10. Hetzelfde geldt voor de auditieve overeenstemming. Ook in dat opzicht bestaat overeenstemming, gelet op het feit dat zowel het merk als het teken een U-klank combineert met de klank van het identieke element DEX. De mate van overeenstemming is echter hooguit gemiddeld, gelet op het minder dominante en onderscheidende karakter van het element DEX en de duidelijke verschillen in de klank van de eerste delen: SKU en FLU.

2.16. De mate van soortgelijkheid is naar het oordeel van het hof echter beperkter dan het Bureau heeft aangenomen. Het feit dat de producten allebei farmaceutische producten zijn, leidt niet zonder meer tot een sterke mate van soortgelijkheid, omdat de categorie farmaceutische producten ruim is en veel verschillende soorten producten omvat. Mede daarom moet bij de beoordeling van de mate van soortgelijkheid ook worden gelet op de bestemming en het gebruik van de producten en die zijn bij de producten in kwestie onmiskenbaar verschillend. Het gaat namelijk om producten met een duidelijk andere therapeutische indicatie, to weten enerzijds hypertensie op het gebied van cardiologie (FLUDEX) en anderzijds pijnklachten (SKUDEX).

2.23. Ook het feit dat pijnstillers in het algemeen in "hoge mate vrij beschikbaar zijn", sluit anders dan Biofarma heeft aangevoerd, niet uit dat het relevante publiek een meer dan gemiddelde hoog aandachtsniveau heeft. Ook voor vrij beschikbare pijnstillers geldt dat de gemiddelde consument zal weten dat, zoals Biofarma ook zelf heeft benadrukt, er ernstige risico's kunnen kleven aan verwarring met andere geneesmiddelen. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het relevante publiek ook bij pijnstillers meer dan gemiddeld oplettend zal zijn.

2.25. Gelet op beperkte soortgelijkheid van de waren, het bovengemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek en het niet meer dan. normale onderscheidend vermogen, is de mate van overeenstemming tussen merk en teken Haar het oordeel van het hof onvoldoende om verwarringsgevaar aan to nemen.