Hof: beeldmerk Puma niet vervallen, maar Monshoe maakt ook geen inbreuk

Hof Den Haag 9 april 2024, IEF 21999; 581197 / HA ZA 19-1057 (Monshoe tegen Puma). In deze zaak vordert Puma op grond van merkinbreuk dat Monshoe Fashion B.V. (hierna: Monshoe) stopt met het verhandelen van schoenen waarop (volgens Puma) een inbreukmakend teken op is aangebracht. Monshoe betwist dit en vordert vervallenverklaring van de beeldmerken waarop Puma zich beroept. Deze zouden namelijk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal gebruikt zouden zijn. De rechtbank heeft de vordering tot vervallenverklaring afgewezen en de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Puma grotendeels toegewezen [zie IEF 20569]. Tegen dit vonnis is Monshoe in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof (hierna: het hof).  

Het hof stelt voorop dat de bewijslast voor normaal gebruik rust op de merkhouder. Puma heeft met haar overgelegde producties het normaal gebruik voldoende kunnen toelichten en onderbouwen. De vordering tot vervallenverklaring is daarom niet toewijsbaar. De vordering van Puma die ertoe strekt dat het gebruik door Monshoe inbreukmakend is, is gebaseerd op artikel 2.20 lid 2 sub b en c BVIE respectievelijk artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo. Het hof is van oordeel dat de vereiste minimale bekendheid voor merkinbreuk voortvloeiende uit sub c gehaald wordt door Puma. Ook oordeelt het hof dat de beeldmerken van Puma als gevolg van hun bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen hebben. De mate van overeenstemming is echter niet groot genoeg voor het relevante publiek om een verband te leggen tussen merk en teken. Deze redenering vindt bevestiging in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken. De vordering van Puma die gebaseerd is op de merkinbreuk neergelegd in sub c wordt zodoende niet toegewezen. Wegens de geringe mate van overeenstemming zal de vordering met als grondslag sub b ook niet slagen. De vordering van Monshoe tot schadevergoeding wegens onrechtmatige executie van het vonnis slaagt wel.

6.19 Van gebruik van een overeenstemmend teken dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk (verwatering) is sprake als het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de merkhouder, doordat door het gebruik van het teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Of van een zodanige inbreuk sprake is, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De merkhouder moet bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een inbreuk sub c zich in de toekomst voordoet. Het bewijs dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het teken of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Bij dat bewijs is van geen belang of de gebruiker van het teken commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk.

Overeenstemming en verband
Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt er (veronderstellenderwijs) ervan uit gegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hierna opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.

6.25 Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.