Geen recht op by...-merk met deze familienaam
Vzr. Rechtbank Gelderland 18 juli 2013; correctie 30 juli, KG ZA 13-283 (Gebr. Eijffinger tegen Style & Concepts en Design Department)
Uitspraak ingezonden door Nathalie Noesen, Deterink NV.
Merkenrecht. Familienaam. Misleidende mededeling over familiehistorie. Eijffinger BV is sinds 1875 actief op het gebied van behang en interieurstoffen. Joost Eijffinger, bestuurder van Style & Concepts, heeft het Benelux woord-/beeldmerk "WALLS by Joost Eijffinger" aangevraagd voor soortgelijke goederen en diensten. TDD heeft op haar website een verwijzing naar "The family history - Passion is in our DNA" gemaakt, met een historische beschrijving die teruggaat tot 1875.
In het door Style & Concepts gebruikt teken is het element WALLS visueel het meest dominerende bestanddeel, dat laat onverlet dat "by Joost Eijffinger" een in het oog springend onderdeel is en dat als zodanig ook een zelfstandige betekenis heeft. Juist door deze toevoeging aan het betrekkelijk kleurloos woordmerk WALLS wordt gesuggereerd dat er meer achter zit. Hierdoor kan verwarring ontstaan. Dat de producten die door Joost Eijffinger worden ontwikkeld en dat hij recht heeft op vermelding van zijn familienaam mag zo zijn, maar dat geeft nog niet de bevoegdheid die familienaam onderdeel te maken van een (woord)merk dat al door een derde is gedeponeerd. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe.
Dat het woordmerk nog niet is gebruikt, doet er niet aan af dat het gebruikt zal gaan worden nu het is regsitreerd voor soortgelijke waren.
Het staat TDD, die geheel los staat van de onderneming van Eijffinger, niet vrij om op haar website naar de aloude familietraditie, de kracht van het merk, te verwijzen. Het wordt TDD verboden de mededeling, ook al is deze niet feitelijke onjuist en niet opzettelijk misleidend, op haar website te plaatsen of te verwijzen naar de familienaam en -traditie.
4.3. Het door Style & Concepts gebruikte teken (woordmerk) is samengesteld uit de twee elementen "WALLS" en "by Joost Eijffinger". (...) Van belang is verder dat het onderdeel "WALLS" door de grootte van de letters weliswaar dominant is, maar als onderdeel alleen slechts een betrekkelijk kleurloos woordmerk is. Juist door daaraan toe te voegen "by Joost Eijffinger" wordt dat anders. Daardoor wordt immers gesuggereerd dat "WALLS" niet zomaar een (kleurloos) merk is, maar dat er meer achter zit. In dat licht bezien moet worden geoordeeld dat het onderdeel "by Joost Eijffinger" maakt dat het door Style & Concepts gebruikte teken overeenkomst met het woordmerk "Eijffinger".
4.4. Gelet hierop moet voorshands worden aangenomen dat door het voorgenomen gebruik van voormeld woordmerk door Style & Concepts, verwarring kan ontstaan in die zin, dat bij het in aanmerking komende publiek op grond van het in dat woordmerk gebruikte onderdeel "by Joost Eijffinger" de indruk kan ontstaan dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen of dat er (enige) betrokkenheid bestaat met het merk "Eijffinger". Daarbij speelt een rol dat Eijffinger een oude naam is in de interieurbranche en dat Eijffinger daarmee in de loop van de tijd als merknaam een zekere bekendheid is gaan genieten, waardoor het gevaar voor verwarring kan worden versterkt. (...)
4.5. Dat de producten die door Joost Eijffinger worden ontwikkeld auteursrechtelijke bescherming genieten en dat hij als maker van het werk recht heeft op vermelding van zijn familienaam mag zo zijn, maar dat geeft nog niet de bevoegdheid die familienaam onderdeel te maken van een (woord)merk dat al eerder door een derde werd gevoerd/gedeponeerd. Nog minder in een geval als dit waarin dat woordmerk is gedeponeerd door een besloten vennootschap die kennelijk niet het auteursrecht heeft op de waren die onder dat merk verhandeld zullen gaan worden.
4.8. (...)In een geval als hier aan de orde, waarin het woordmerk "Eijffinger" gelijk is aan de familienaam Eijffinger en die familie sinds jaar en dag betrokken is geweest bij het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van behang en meubelstoffen, kan die familietraditie niet meer worden losgezien van het merk "Eijffinger". De kracht van dat merk is immers juist gelegen in die aloude familietraditie. Het staat TDD, die geheel los staat van de onderneming van Eijffinger, maar die zich wel bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van dezelfde waren als Eijffinger BV, onder die omstandigheden dan niet vrij op haar website naar die familietraditie te verwijzen. (...)
Lees de uitspraak:
KG ZA 13-283 (pdf)
KG ZA 13-283 Gecorrigeerde versie d.d. 30 juli 2013 (pdf)
