Geen essentieel kenmerk van uitvinding, geen sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 12-255 (Sandoz tegen Bayer)
Octrooirecht. Geen toegevoegde materie. Inbreuk. Sandoz c.s. maakt onderdeel uit van de Novartis-groep, welke groep wereldwijd actief is op het gebied van zowel innovatieve als generieke geneesmiddelen. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 0 918 791 (hierna: EP 791 / moederoctrooi) voor een ‘Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon’ en van het daarvan afgesplitste Europees octrooi EP 1 149 840 voor “Drospirenon (hierna: EP 840 / octrooi).

Bij vonnis in kort geding van deze rechtbank van 27 juni 2012 [IEF 11499] werd Sandoz op vordering van Bayer veroordeeld de inbreuk in Nederland op EP 840, onder andere door de productie en verhandeling van EE/DRSP Sandoz, te staken. Sandoz c.s. vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 840 en stelt dat er sprake is van toegevoegde materie door de frase “through addition of an acid or a Lewis acid”. Deze vordering wordt afgewezen. Bayer vordert in reconventie, kort samengevat, jegens (uitsluitend) Sandoz een inbreukverbod voor Nederland. De reconventionele vordering wordt toegewezen.

Toegevoegde materie
4.12. De oorspronkelijke aanvraag biedt derhalve een duidelijke en ondubbelzinnige basis voor de in EP 840 afzonderlijk geclaimde watereliminatiestap, zodat van intermediate generalisation geen sprake is.

4.13. Naar het oordeel van de rechtbank is de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie, anders dan Sandoz c.s. aanvoert, geen essentieel kenmerk van de uitvinding die in WO 738 wordt geopenbaard, zodat weglating daarvan in EP 840 niet leidt tot ontoelaatbare toegevoegde materie.

4.17. De rechtbank komt aldus tot de slotsom dat geen sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie.

Inventiviteit
4.18. De rechtbank is met Bayer van oordeel dat de in het octrooi geclaimde materie niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.23. Uitgaande van het hiervoor genoemde technische effect van de verschilmaatregel, kan het objectieve technische probleem worden geformuleerd als: het vinden van een werkwijze voor de vervaardiging DRSP waarbij een verbeterde opbrengst DRSP wordt verkregen omdat minder bijproducten ontstaan.

4.24. De vraag die derhalve dient te worden beantwoord is, of de gemiddelde vakman, uitgaande van voorbeeld 5(c) en zoekend naar een oplossing van het hiervoor geformuleerde objectieve probleem, zonder inventieve arbeid tot de oplossing volgens het octrooi zou (‘would’ not ‘could’) zijn gekomen.

4.25. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval. Voorbeeld 5(c) noch de stand van de techniek bevat een pointer die de vakman er toe zou brengen om 5-β-OH-DRSP als uitgangsstof te nemen en daaraan pTSA als watereliminatiemiddel toe te voegen (in een afzonderlijk reactieproces).

In reconventie
4.34. Nu Sandoz c.s. inbreuk op EP 840 niet met andere dan de hiervoor genoemde argumenten heeft betwist, staat die inbreuk vast en kan het in reconventie gevorderde worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen zoals verzocht door Sandoz en waartegen door Bayer geen bezwaar is gemaakt worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum bepaald. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt het gevorderde verbod verduidelijkt waar het ziet op “inbreukmakende producten” tot “DRSP rechtstreeks verkregen door toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1”. Bayer heeft evenmin bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de termijn tot accountantsgecertificeerde opgave van 30 dagen tot 60 dagen, als door Sandoz c.s. verzocht.

5. De beslissing
De rechtbank
In conventie
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. compenseert de kosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
In reconventie
5.3. veroordeelt Sandoz om zich na betekening van dit vonnis te onthouden van het maken van inbreuk op EP 840 door (onder andere) het in Nederland produceren, aanbieden, verkopen, importeren en/of in voorraad houden van DRSP dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1 (hierna aangeduid als ‘inbreukmakende producten’) op straffe van een dwangsom van €50.000,- voor ieder dag dat de veroordeling niet wordt nagekomen, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks ter keuze van Bayer - € 1.000,- voor ieder product waarmee inbreuk wordt gemaakt, tot een maximum van € 5.000.000,-;