Een verband ontstaat

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 september 2010, KG ZA 10-826, Grohe AG c.s. tegen R&M Company c.s. (met eerdere dank aan Jaap Bremer & Annemieke Kooy, BarentsKrans).

Merkenrecht. Domeinnamen. Eiser Grohe, een fabrikant van sanitairartikelen, maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de domeinnaam www.grohekranenshop.nl.

Merkinbreuk. Gebruik als merk: gedaagde gebruikt “het teken op zodanige wijze dat er een verband ontstaat  tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandelsdiensten die zij verricht.” (HvJ Céline). Inbreuk ‘sub b’: “Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kranen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven.” Geen refererend merkgebruik: “Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen.” Indruk van een commerciële band. Inbreuk ‘sub c’: ongeoorloofd kielzogvaren. Geen ondubbelzinnige toestemming, geen merklicentie.

Merkinbreuk: 4.2. Het gebruik van het teken grohekranenshop.nl door R&M moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als (woord)merk door R&M, namelijk voor het onderscheiden van haar eigen diensten, te weten het wederverkopen van douches en kranen van Grohe. Dat gebeurt middels de aan de door R&M gehouden domeinnaam verbonden website. Zo wordt de bezoeker van die website – ook na de door R&M verrichte aanpassingen – verwelkomd met de tekst “Welkom bij grohekranenshop.nl” en is bovenaan iedere pagina in een bijzonder lettertype de tekst “grohekranenshop.nl” geplaatst. Daarmee gebruikt R&M het teken op zodanige wijze dat een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandeldiensten die zij verricht. (…)

4.3. (…) Het in aanmerking komende publiek zal vanwege de elementen "grohekranen" in het aldus als handelsnaam opgevatte teken, licht een aanwijzing kunnen zien dat de daaronder aangeboden diensten afkomstig zijn van marktleider Grohe. Daartoe is immers de wijze van gebruik in de praktijk van belang en op de site wordt bijvoorbeeld in het oog springend benadrukt dat uitsluitend sanitair van het merk Grohe wordt verkocht.

Inbreuk "sub b": 4.5. Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kranen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven. (…)

4.7. In aanmerking genomen de soortgelijkheid van waren en diensten en de – grote – onderscheidende kracht van de Grohe-merken gehanteerd door marktleider Grohe (vgl. hierna in 4.9) wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van de merken en het teken zodanig is, dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Door het hanteren van het teken grohekranenshop.nl kan immers de indruk worden gewekt, dat er een commerciële band tussen R&M en Grohe bestaat, die bijvoorbeeld behelst dat R&M een officiële distributeur van Grohe is of anderszins een bijzondere relatie met Grohe heeft (vgl. HvJEG BMW/Deenik NJ 2001/134). Merkgebruik zonder toestemming van de merkhouder door een derde is weliswaar toegestaan ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van bepaalde waar (vgl. HvJEG Gillette/LA-Laboratories IER 2005/51), maar in het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel aan de vereisten voor refererend merkgebruik niet voldaan. Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen4. Het feit dat R&M niet anderszins (expliciet) de suggestie wekt dat zij een officiële distributeur van Grohe is, doet aan dit oordeel niet af. De weinig in het oog springende en tamelijk nietszeggende vermelding “grohekranenshop. nl is een R&M Company” en de summiere aanpassingen van onder meer de contactinformatie wegen niet op tegen de prominente plaats van het teken “grohekranenshop. nl” op de website en het overige gebruik van dat teken. Naar voorlopig oordeel is sprake van het wekken van een merkenrechtelijk verboden indruk van een commerciële band en zodoende van refererend merkgebruik dat verder gaat dan wat nodig is in het kader van de (verdere) verhandeling van producten van Grohe. Dat hoeft Grohe niet te dulden.

4.8. Nu Grohe haar vorderingen onder meer heeft gebaseerd op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en art. 9 lid 1 sub b GMVo, is deze "sub b" grondslag voorshands genoegzaam om haar merkinbreukverbod te dragen.

Inbreuk "sub c": 4.9. Bovendien trekt R&M naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd voordeel uit of doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende merken van marktleider Grohe. R&M profiteert immers van de (door Grohe onderbouwde en niet door R&M bestreden) bekendheid van deze merken, waardoor deze merken dreigen te verwateren, terwijl voor de noodzaak van het aangevallen gebruik door R&M geen steekhoudende geldige reden is aangevoerd. Het handelen van R&M moet daarmee worden aangemerkt als ongeoorloofd kielzogvaren in de zin van het arrest in de zaak l’Oréal-Bellure (HvJEG, NJ 2009/576). Niet van belang is in dit verband of de merkhouder hiervan in enigerlei vorm schade ondervindt; zij behoeft dit niet te dulden.

4.10. Dit een en ander levert voorshands tevens merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMVo op, zoals Grohe terecht aanvoert.

Geen toestemming: 4.12. Dit verweer faalt. Zo al van de gestelde (impliciete) toestemming van Grohe kan worden gesproken – en dat ligt, gelet op de wijze waarop dit zou zijn geschied (vluchtig en zonder specifiek om toestemming voor merkgebruik door R&M te vragen), voorshands bepaald niet voor de hand – dan kan niet worden gezegd dat dit een ondubbelzinnige toestemming aan R&M zelf betreft. R&M is toen niet voldoende kenbaar in beeld gebracht door Ariës – nog los van de vraag of R&M heeft kunnen en mogen menen dat Van Hesse namens Grohe B.V. toezeggingen kon doen, althans dat een aldus door R&M opgevat fiat zijdens Van Hesse aan Grohe B.V. zou moeten worden toegerekend, hetgeen al evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt in dit kort geding. Deze gang van zaken wordt voorshands onvoldoende geacht om tot een merklicentie te kunnen oordelen. In de onderhavige omstandigheden had het op de weg van R&M gelegen om zelf uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, bewijsbare toestemming te vragen voor haar voorgenomen gebruik en wel van (de directie van) Grohe zelf. Dat heeft zij nagelaten. Dat zij op deze basis met haar website is gaan deelnemen aan het economisch verkeer op de aangegeven wijze, komt mitsdien voor haar risico.

Lees het vonnis hier.