Doorhaling merk vanwege depot te kwader trouw
Rechtbank Noord-Holland 18 september 2013, HA ZA 12-575 (HLK tegen Scotch & Soda)
Ingezonden door Thera Adam-Van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Merkgebruik, (voor-)voorgebruik, kleding, depot te kwader trouw. HLK vordert nietigverklaring van Benelux merkinschrijving JE M'APPELE van Scotch & Soda (ingeschreven: 24 augustus 2012). HLK stelt dat het gaat om inschrijving te kwader trouw. Zij heeft 'je m'appelle' eind november ingeschreven als domeinnaam en geregistreerd als handelsnaam bij de kamer van koophandel. Op 4 april 2012 heeft zij een facebook pagina van JE M'APPELLE van HLK aangemaakt. HLK heeft het merk voorgebruikt en daarom is het depot van Scotch & Soda te kwader trouw. HLK heeft het merk JE M'APPELE op 29 september 2012 geregistreerd.
Dat er sprake is van voor-voorgebruik, zoals door Scotch & Soda gesteld, gaat niet op. Scotch & Soda heeft het teken slechts als onderdeel van samenhangende zinnen gebruikt. Dit zou kunnen leiden tot merkgebruik, maar daarvan is nu geen sprake. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden in de onderhavige context niet aanmerken als (zelfstandig) merk. De rechtbank verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk JE M'APPELE van Scotch & Soda nietig en spreekt de ambtshalve doorhaling uit.
De feiten
2.1. Op 10 december 2009 heeft Scotch & Soda het woordmerk SCOTCH R’BELLE gedeponeerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Dit merk is op 10 maart 2010 ingeschreven in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau). Op 9 februari 20l0 heeft Scotch 8: Soda de domeinnaam www.scotchrbelle.nl geregistreerd bij de Stichting Intemet Domeinregistratie.
2.2 De tekst van voormeld persbericht luidt voor zover hier verder relevant: “[. . .] Scotch 8L Soda surrendered and has given the market another push: the very first collection of the beautiful Scotch R'Belle. [...]”
2.3. Begin 2011 is de collectie met het merk Scotch R'Belle in de winkels gekomen. Op de kleding van Scotch & Soda met het merk Scotch R'Belle worden naast voormeld merk vaak teksten gebruikt, waaronder ook een aantal keer JE M‘APPELLE mademoiselle R'Belle. De tekst JE M'APPELLE wordt in iedere collectie van het merk Scotch R’Bel1e gebruikt, in combinatie met de woorden "mademoiselle R’ belle”. Tot op heden komt de tekst JE M'APPELLE in totaal op ongeveer 9 collectie items voor, waarvan er enkele duizenden zijn verkocht. Er zijn 2 collecties per jaar. Iedere collectie bestaat in totaal uit ongeveer 140 verschillende collectie items.
2.4. Op 21 november 2011 is de domeinnaam www.jemappelle.nl door TGI Friday Holding B.V. (hierna: TGI Friday) ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie. TGI Friday en mevrouw Suzanne de Meyer zijn de statutair bestuurders van HLK.
2.8. Op 22 juli 2012 is kleding van HLK met daarop de tekst JE M'APPELLE gepresenteerd in de stand van Puur Agenturen op een kledingbeurs in Amsterdam.
2.9. Op 24 augustus 2012 heeft Scotch & Soda een spoeddepot gedaan voor het merk JE MAPPELLE voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Het merk is op 28 augustus 2012 in het register van het Bureau ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0924699.
Het geschil in conventie
3.1. HLK vordert dat de rechtbank — voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad — de Benelux merkinschrijving met nummer 0924699 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitspreekt, met veroordeling van Scotch & Soda tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 10l9h Rv, vermeerderd met alle nog te maken daadwerkelijk proceskosten, alsmede de nakosten en rente.
3.2. HLK legt aan haar vordering ten grondslag dat het merk JE M’APPELLE door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponeerd als bedoeld in artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), aangezien Scotch & Soda wist dat HLK dit merk al voor gelijke, althans soortgelijke waren gebruikte in de Benelux. Zij stelt dat zij als voorgebruiker op grond van dit artikel, juncto artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van de merkregistratie kan inroepen.
in reconventie 3.4. Scotch & Soda vordert — samengevat — veroordeling van HLK (1) ieder gebruik van het teken JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden; (2) een door een registeraccountant goedgekeurd rapport met gegevens ter zake het gebruik van het teken JE M'APPELLE aan Scotch & Soda over te leggen; (3) producten voorzien van het teken JE M'APPELLE te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, vermeerderd met de proceskosten op basis van artikel 1019h.
3.5. Scotch & Soda legt aan haar vordering ten grondslag dat zij het merk JE M'APPELLE eerder gebruikte dan HLK. namelijk sinds 2010, zodat zij als voor-voorgebruiker gerechtigd was het depot van het merk JE M'APPELLE te verrichten en er geen sprake is van kwade trouw. Zij stelt dat zij als merkrechthebbende op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b BVIE het inbreukmakende gebruik van het merk JE M'APPELLE door HLK kan verbieden.
3.6. HLK voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
De beoordeling
4.4. HLK stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken JE M'APPELLE door Scotch 8L Soda niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik, en derhalve niet als voor-voorgebruik, aangezien het in aanmerking komend publiek het gebruik van dat teken door Scotch & Soda niet als zodanig zal hebben opgevat. Scotch & Soda erkent in haar primaire standpunt dat sprake is van voorgebruik door HLK, maar betoogt dat zij voor- voorgebruiker is. subsidiair stelt Scotch 8L Soda zich op het standpunt dat, indien het gebruik dat zij van het teken JE M’APPELLE heeft gemaakt geen merkgebruik is, HLK op haar beurt het teken JE M‘APPELLE evenmin als merk heeft gebruikt. De rechtbank dient daarom allereerst de vraag te beantwoorden of het gebruik dat partijen van het teken JE M’APPELLE hebben gemaakt, te kwalificeren is als merkgebruik.
4.6. Scotch & Soda erkent dat HLK het teken JE M'APPELLE reeds sinds december 2011, derhalve ruim vóór het depot door Scotch & Soda, gebruikte in een presentatie van waren waarop dit teken was aangebracht aan potentiële afnemers en dat HLK het teken JE M'APPELLE vóór het depot door Scotch & Soda ook gebruikte in marketingmateriaal ter promotie van kleding waarop het teken was aangebracht. (…)
4.7. Scotch & Soda gebruikt het teken JE M'APPELLE slechts als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R’Belle”. Hoewel Scotch & Soda terecht aanvoert dat het enkele feit dat een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt er niet aan in de weg staat dat van merkgebruik sprake kan zijn, kan in het onderhavige geval, gelet op de wij ze waarop het teken JE M‘APPELLE door Scotch & Soda is gebruikt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van merkgebruik. Daartoe is het volgende redengevend. In het persbericht waarvan Scotch & Soda stelt dat dit het eerste gebruik van het teken JE MAPPELLE als merk is geweest, wordt het merk “Scotch R’belle" herhaaldelijk en prominent vermeld, terwijl de woorden “Je m’appelle” slechts worden gebruikt als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R'Belle”. Deze zin, die verhalend is (“Goedendag Ik heet mejuffrouw R'Belle, is in kleine schrijfletters weergegeven, als onderschrift bij het met grote kapitalen en drukletters weergegeven merk “Scotch R‘ belle”. Deze weergave geeft “Je m’appelle mademoiselle R’Belle” het karakter van een onderschrift en wijst niet op gebruik als (zelfstandig) merk. Dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m’appelle" in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, valt al helemaal niet in te zien. De tekst van het hiervoor in r.0. 2.2. weergegeven persbericht wijst daar ook niet op: de tekst vermeldt “Scotch &Soda surrendered and has given the market another push: the very First collection of the beautiful Scotch R’Belle.” Vervolgens noemt het persbericht herhaaldelijk de woorden “Mademoiselle R’Belle" en “Scotch R’ Belle" en, behoudens in de zin "Bonjour je m’appelle mademoiselle R’Belle” in het opschrift, niet één keer de woorden “je m’appelle”. Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken “Scotch R’Belle” in het in r.0. 2.2. bedoelde persbericht (waarnaar Scotch & Soda voor eerste merkgebruik verwijst) als merk heeft opgevat en de woorden “Je m’ appelle” als onzelfstandig onderdeel van een verhalende tekst, bedoeld om het merk “Scotch R'Belle" te presenteren. Ook op van haar afkomstige kleding heeft Scotch & Soda de woorden “Je m’appelle" uitsluitend gebruikt als onzelfstandig onderdeel van de samenhangende zin “Je m’appelle mademoiselle R'Be1le” of de samenhangende zin “Bonjour. Je m’ appelle mademoiselle R’Belle”. Nu het woord R’Belle een onderscheidend bestanddeel is van het consequent voor alle meisjeskleding door Scotch & Soda gevoerde merk Scotch R’Belle, en de zin “Je m'appelle mademoiselle R'Belle" een verhalend karakter heeft, is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m‘appelIe”‚ zelfs wanneer dat op borsthoogte in kapitalen is weergegeven, in deze context opvat als een verwijzing naar iets anders, namelijk naar het merk (Scotch) R'Belle (dat eveneens op prominente wijze op de betreffende kleding is weergegeven), en niet als merk op zichzelf. Dit klemt temeer nu Scotch & Soda in haar collecties van Scotch R'Belle vaker op soortgelijke verwijzende en verhalende wijze teksten ter introductie van haar merk gebruikt, zoals “I LOVE R R'Belle Scotch” en “loved by Scotch R'Belle”. Ter comparitie heeft een in de zittingzaal aanwezige ontwerpster van Scotch & Soda nog aangegeven dat Scotch & Soda vanaf het begin van het op de markt brengen van deze lijn in 2010 het teken JE M'APPELLE (Mademoiselle R'Belle) tevens op het kaartje en op het zijlabeltje aan de buitenkant van de kleding heeft aangebracht. maar dit is door HLK bij gebrek aan wetenschap betwist en hiervan heeft Scotch & Soda geen bewijs overgelegd of aangeboden, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat.
4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gebruik dat HLK sinds december 2011 van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt is te kwalificeren als merkgebruik en, nu het merkdepot van Scotch & Soda dateert van 24 augustus 2012, tevens als voorgebruik, en dat Scotch & Soda zich niet op voor-voorgebruik van het teken JE M'APPELLE kan beroepen. Nu Scotch & Soda voorts erkent dat zij ten tijde van het depot van het merk JE M'APPELLE op de hoogte was van het voorgebruik door HLK en dat zij om die reden een spoedinschrij ving van het merk JE M'APPELLE heeft gedaan, terwijl zij voorts de stelling van HLK dat deze het merk te goeder trouw heeft gebruikt. niet betwist, betekent dat, dat het depot door Scotch & Soda van het merk JE M'APPELLE te kwader trouw is gedaan en dat HLK zich hiertegen kan verzetten.
4.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in conventie inhoudende nietigverklaring van de merkinschrijving van Scotch & Soda met inschrijvingsnummer 0924699 en de ambtshalve doorhaling zullen worden toegewezen en de reconventionele vordering zal worden afgewezen.
4.10. HLK heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 14.770,17, alsmede nakosten en rente. HLK heeft daartoe een specificatie overgelegd. Nu Scotch & Soda geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door HLK gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag overigens - met uitzondering van het bedrag van € 595,-- terzake van de inschrijving van het merk JE M‘APPELLE bij het Bureau - niet onredelijk acht, zal het gevorderde bedrag ad € 14.770,17 minus € 595,» worden toegewezen. Hierin zijn tevens de kosten aan de zijde van HLK ter zake het uitbrengen van de dagvaarding (€ 76,17) en het griffierecht (€ 575,00) begrepen.
4.11. De door HLK gevorderde veroordeling in de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld.
in conventie
De beslissing
5.1. verklaart de inschrijving van het Benelux merk met inschrijvingsnummer 0924699 nietig en spreekt daarvan ambtshalve de doorhaling uit,
in reconventie
5.2. wijst de vorderingen af.
Op andere blogs:
Fashion United (Rechtspraak. Bonjour, Je m’appelle mlle R’belle)
