Benelux-merk EIFFEL ten onrechte doorgehaald: geen kwade trouw en geen misleiding

BenGH 26 november, IEF 23204; IEFbe 4081; C 2024/03 (Eiffel World tegen verweerster). Het Benelux-Gerechtshof vernietigt het besluit van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) waarbij het Benelux-woordmerk EIFFEL van Eiffel World was doorgehaald wegens vermeende kwade trouw en misleiding. Het Hof stelt voorop dat kwade trouw bij merkaanvraag slechts kan worden aangenomen wanneer uit objectieve en samenhangende omstandigheden blijkt dat het merk is aangevraagd met een oneerlijk oogmerk, zoals het schaden van derden of het verkrijgen van een exclusief recht buiten de normale merkrechtelijke functies. Dat Eiffel World en haar bestuurder Philippe Coupérie-Eiffel bekend waren met de Association des descendants de Gustave Eiffel (ADGE) en eerdere geschillen over de naam Eiffel, is daarvoor onvoldoende. Naar Benelux-recht bestaat geen vereiste van voorafgaande toestemming van een familievereniging voor het deponeren van een achternaam als merk, en verplichtingen die Philippe Coupérie-Eiffel in het verleden jegens ADGE is aangegaan binden Eiffel World niet. Ook het gestelde niet-gebruik van het merk vormt op zichzelf geen bewijs van kwade trouw.

Daarnaast verwerpt het Hof het standpunt dat het merk EIFFEL misleidend zou zijn. Misleiding vereist dat het relevante publiek daadwerkelijk of met een voldoende ernstig risico op het verkeerde been wordt gezet over kenmerken of herkomst van de waren of diensten. Volgens het Hof is niet aangetoond dat het Benelux-publiek een verband legt tussen het merk en ADGE, Gustave Eiffel of diens bouwwerken, mede omdat ADGE niet actief is in de Benelux en daar geen bekendheid geniet. Evenmin blijkt dat het merk verwachtingen wekt die niet worden waargemaakt. Het Hof concludeert daarom dat het BBIE het doorhalingsverzoek ten onrechte heeft toegewezen, verklaart dat verzoek ongegrond en veroordeelt ADGE en de individuele verweerders in de kosten van zowel de BBIE-procedure als het beroep.

50

De stelling van verweerders dat verzoeksters geen gebruik hebben gemaakt van het Merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, welke stelling overigens wordt betwist en niet wordt gestaafd, leidt evenmin tot de conclusie dat de aanvraag van het Merk is ingediend te kwader trouw of met de bedoeling om verweerders te schaden. Hoewel niet-gebruik van het Merk in bepaalde gevallen een relevante aanwijzing kan vormen voor het bestaan van kwade trouw, kan dit in casu op zich niet volstaan om een dergelijke bedoeling van verzoeksters aan te tonen, aangezien hiervoor geen objectieve en onderling overeenstemmende aanwijzingen zijn en niet-gebruik van een merk tal van geldige redenen kan hebben. 

51

De stelling van verweerders dat verzoeksters geen gebruik hebben gemaakt van het Merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, welke stelling overigens wordt betwist en niet wordt gestaafd, leidt evenmin tot de conclusie dat de aanvraag van het Merk is ingediend te kwader trouw of met de bedoeling om verweerders te schaden. Hoewel niet-gebruik van het Merk in bepaalde gevallen een relevante aanwijzing kan vormen voor het bestaan van kwade trouw, kan dit in casu op zich niet volstaan om een dergelijke bedoeling van verzoeksters aan te tonen, aangezien hiervoor geen objectieve en onderling overeenstemmende aanwijzingen zijn en niet-gebruik van een merk tal van geldige redenen kan hebben. 

52

Tot slot leggen verweerders ook niet uit op welke wijze verzoeksters ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de naam of de reputatie van Gustave Eiffel, temeer daar Philippe Coupérie-Eiffel, bestuurder van verzoeksters, een van zijn afstammelingen is. In zoverre verweerders zouden bedoelen dat een dergelijk voordeel zou voortvloeien uit het misleidend karakter van het Merk, verwijst het Hof naar de uiteenzetting hieronder dat er geen sprake is van misleiding.

53

Geen van de door verweerders aangevoerde elementen leidt dan ook tot de conclusie dat het Merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hieruit volgt dat het BBIE ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoeksters te kwader trouw handelden toen ze de aanvraag tot inschrijving van het Merk indienden.