Waren onder andere klasse niet identiek aan diensten PAPERCLIP

Rechtbank Amsterdam 16 juli 2014, IEF 14064 (X tegen NCRV)
Uitspraak ingezonden door Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma. Merkenrecht. Geen nietigverklaring. Zie eerder. X vordert de nietigverklaring van Benelux-merkregistratie Paperclip in klasse 38. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de waren onder klasse 9 (merk PaperClip eiser) niet identiek aan de diensten van klasse 38 (merk PAPERCLIP NCRV). De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de merkenregisterinschrijvingen. Mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik, diensten van het NCRV-merk zijn 'content'-diensten die verschillen van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers. Vordering wordt afgewezen.

4.5. Anders dan NCRV stelt, betekent de omstandigheid dat, ook bij nietigheidsacties, rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden niet dat bij de boordeling slechts moet worden gekeken naar het gebruik van het nieuwere merk in de praktijk. Een dergelijke beperkte toetsing zou de toetsing van nog niet gebruikte inschrijvingen immers onmogelijk maken en voorts de vraag opwerpen of de nietigheid opnieuw moet worden beoordeeld indien in de loop van de tijd door de latere merkhouder het merk voor andere, onder de inschrijving vallende waren of diensten zou gaan gebruiken. Die vraag moet naar het oordeel van de rechtbank ontkennend worden beoordeeld. De beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking van de inschrijvingen in het merkenregister.

4.6. Bij toetsing van de ingeschreven waren en diensten ten aanzien van hun mogelijke soortgelijkheid dient weliswaar geabstraheerd te worden van het feitelijk gebruik van die waren of diensten, anderzijds dient de omschrijving van de waren en/of diensten voldoende concreet te zijn om te kunnen oordelen of verwarring moet worden gevreesd. De soortgelijkheid moet uit de omschrijving van de waren in de inschrijving voortvloeien. De omschrijving van de .diensten in klasse 38 van het NCRV-Merk betreffen diensten voor het aanbieden van wat de rechtbank Den Haag heeft omschreven als "content". Met de rechtbank Den Haag is de rechtbank van oordeel dat het aanbieden van "content" in het algemeen verschillend is van het aanbieden van (fysieke) waren zoals apparaten en/of dragers, de waren waarvoor X zijn merk in klasse 9 heeft ingeschreven,

4.7. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van gelijksoortigheid tussen de door X voor zijn merk ónder klasse 9 ingeschreven waren en de door NCRV voor haar merk in klasse 38 ingeschreven diensten, zodat de vorderingen van X zullen worden afgewezen.