Bijdrage ingezonden door Marieke Westgeest, Markenizer.
De nieuwe Europese merkenverordening en haar wijzigingen - deel 2
Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
3. Lijst van waren en diensten kan gewijzigd worden
4. Geen onderzoeksverslag meer
3. De mogelijkheid om de classificatie van uw bestaande merken te verduidelijken
Op 19 juni 2012 heeft de hoogste rechter in Europa in de IP Translator zaak geoordeeld dat de classificatie (lijst van waren en diensten) bij een merk nauwkeurig en precies moet zijn. Wij berichtten u in dezelfde maand daarover in onze nieuwsbrief Merkenflits. Nu heeft deze rechtszaak tot wet geleid en daaruit is een bijzonder effect voortgekomen: de classificatie van uw EU merk mag u nu nader specificeren!
Het Europese Merkenbureau heeft in het verleden juist gepromoot om een merk voor een beperkte standaardlijst in te dienen (de zogenaamde class headings) onder de veronderstelling dat dit de volledige lijst van waren en diensten zou bevatten. Dit is dus niet in lijn met de rechtspraak en daarom is er nu een herzieningsmogelijkheid van uw EU merken en de bijbehorende classificatie.
De herziening is mogelijk als uw Europese merk of het Europese deel van uw Internationale merk vóór 22 juni 2012 is geregistreerd voor een volledige standaard klasseomschrijving en de tekst van de klasseomschrijving niet precies noemt wat u daadwerkelijk doet.
Waar moet u aan denken? Uw merk is bijvoorbeeld geregistreerd voor de standaardklasse-aanduiding van klasse 16:
Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Logischerwijs zou dit het moment zijn om de aanduiding ‘en hieruit vervaardigde producten’nader te verduidelijken. Echter, volgens de classificatie richtlijnen kunnen we de aanduiding niet wijzigen. Hetzelfde geldt voor de 10 andere termen, die eerder zijn aangemerkt als te vaag (de 11 onacceptabele termen in de algemene classificatie van Nice, die als dusdanig zijn aangemerkt na de IP Translator beslissing). Dit is op zich vreemd want wat is dan nog de betekenis van die 11 aanduidingen? Bovendien: Markenizer kan zich goed voorstellen dat er een simpele aanpassingen de classificatie weer duidelijk is. Bijvoorbeeld: als de merkhouder het merk gebruikt voor ‘origami poppetjes’ kan dit de aanduiding ‘en hieruit vervaardigde producten’ heel goed verduidelijken. Wij zien geen reden hiervoor de indiening van een Verklaring uit te sluiten alhoewel het Bureau dat wel gaat doen. Mocht dat gewenst zijn dan zal de discussie met het Bureau aangegaan worden.
Voorbeeld 2
Uw merk is bijvoorbeeld geregistreerd voor de standaardklasse-aanduiding van klasse 25: Kleding, schoeisel, hoofddeksels
Als de merkhouder in de praktijk overhemden verkoopt dan zou u wellicht met de vraag komen of de verklaring ingediend kan worden door kleding nader te preciseren in 'overhemden'. Daarvoor is de Verklaring echter niet bedoeld! Dit betreft een warenbeperking en die zal moeten worden ingediend via het regulier warenbeperkingsformulier. Bovendien raadt Markenizer zo’n actie sowieso af omdat het de beschermingsomvang van het merk verkleind hetgeen nadelig kan werken in opposities en inbreukprocedures.
Voorbeeld 3
Het IP Translator voorbeeld is eigenlijk het beste om het gebruik van de Verklaring te demonstreren. In dat depot was bescherming aangevraagd voor de class heading van klasse 41 ‘opvoeding, opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten’, terwijl het merk gebruikt werd voor vertaaldiensten, een dienst die wel in de alfabetische lijst staat maar niet in de class heading. De precisering van de class heading zou dus leiden tot toevoeging van ‘vertaaldiensten’ aan klasse 41.
Dit kan omdat dit wel bedoeld was maar niet duidelijk. Immers, de dienst 'vertaaldiensten' stond niet in de class heading maar wel in de alfabetische lijst. Dus van impliciete bescherming ( immers eerst gingen we ervan uit dat: 'class heading covers all' dat wil zeggen covers ook de alfabetische lijst) naar 'what you see is what you get'.
Hoe gaat dat in zijn werk? Als dat gewenst is dan kan een Verklaring tot Wijziging van een bestaande merkregistratie indienen bij het Europese merkenbureau op verzoek van de merkeigenaar. De Verklaring tot Wijziging van bestaande merkregistraties kunnen wij tussen 23 maart 2016 en 24 september 2016 indienen. Het Bureau zal vervolgens de tekst beoordelen en ons laten weten of het in overeenstemming is met de classificatieregels en als dat zo is publiceren. Laat u de classificatie niet in genoemde periode wijzigen dan zal de bescherming van uw merk alleen betrekking hebben op de letterlijke betekenis van de waren en diensten waarvoor het merk al was ingeschreven en de onduidelijke termen zullen geen betekenis meer hebben.
Wilt u actie? Wij hebben al onze cliënten met Europese merken al geïnformeerd over de mogelijkheden en/of noodzaak van de herziening van de classificatie. Let u wel op de einddatum waarop een Verklaring tot Wijziging kan worden ingediend: na 24 september 2016 kunnen wij geen verklaringen meer indienen.
4. Geen onderzoeksrapport meer
Deel van de merkregistratieprocedure is het verstrekken van een onderzoeksrapport met oudere EU merken geregistreerd bij het Europese merkenbureau. We hebben de waarde van dit rapport altijd ter discussie gesteld omdat het geen volledige informatie verstrekt en daarom misleidend is. Het rapport toont namelijk EU merken, die een mogelijk obstakel voor het nieuw merk zijn, maar ook relevant zijn nationale merken geregistreerd of gedeponeerd in de afzonderlijke Europese lidstaten en verder zijn de nationale designaties en de EU designatie binnen de Internationale Registratie relevant. Over deze merken wordt geen informatie in het rapport gegeven.
Het Europese merkenbureau heeft nu besloten om het verstrekken van onderzoeksrapporten optioneel te maken. Wij zullen deze optie nooit gebruiken en dientengevolge zult u geen onderzoeksrapporten meer ontvangen.
... wordt vervolgd, meer weten? Kom naar de actualiteitenlunch 'Het Nieuwe Merkenrecht voor advocaten' op 23 maart of 'Het Nieuwe Merkenrecht voor gemachtigden' op 13 april.
