Tegenbewijsopdracht dat opdrachtgevers Alpi merkinbreuk plegen
Rechtbank Den Haag 15 oktober 2014, IEF 14863; ECLI:NL:RBDHA:2014:16829 (Converse tegen Alpi)
In steekwoorden: Herstel. Bewijslast. Inbreuk: verkoop aan personeel. Geen inbreuken, invoorraad houden, ompakken, invoer door Alpi, geen gebruik voor schoenen in zakelijke stukken, geen inbreuk door verhulling, geen auctor intellectualis, geen mede-inbreuk. Faciliteren. Merkengeschil over schoenen. Bewijslastverdeling uitputting afhankelijk van de grondslag van de vordering. Gedaagden maken niet zelf inbreuk. Tegenbewijs tegen voorshands oordeel dat schoenen zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht in Europa. De rechtbank acht ten aanzien van een aantal zendingen voorshands bewezen dat de opdrachtgevers van Alpi c.s. schoenen met Converse-tekens in Europa zonder toestemming van Converse in het verkeer hebben gebracht.
inbreuk: verkoop aan personeel
4.11. De rechtbank begrijpt dat Alpi c.s. als verweer heeft willen aanvoeren dat de personeelsleden zelf rechtstreeks hebben ingekocht bij een opdrachtgever van Alpi International en dat Alpi International dus niet betrokken is geweest bij de koop. Die stelling is niet onderbouwd en is onverenigbaar met de door Converse overgelegde stukken. De genoemde inkoopfactuur is namelijk niet gericht aan de personeelsleden, maar aan Alpi International en uit de e-mailcorrespondentie blijkt dat de personeelsleden ook niet hebben betaald aan de opdrachtgever van Alpi International, maar moesten “afrekenen” bij een medewerker van Alpi International. Gelet daarop staat de inkoop en verkoop door Alpi International als onvoldoende betwist vast. Dat die handelingen ook overigens aan de voorwaarden van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMVo voldoen, heeft Alpi c.s. niet bestreden.geen inbreuken door Alpi c.s.
4.14. Converse heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt ten eerste een reeks van handelingen aangevoerd die feitelijk door Alpi c.s. zijn uitgevoerd. Zoals hierna per handeling zal worden toegelicht kunnen die handelingen echter niet worden aangemerkt als inbreuken door Alpi c.s. Daarbij is van belang dat, zelfs al zou worden aangenomen dat Alpi c.s. met die handelingen inbreuken door haar opdrachtgevers dusdanig heeft gefaciliteerd dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Converse (of dat zo is, kan vooralsnog in het midden blijven), dat naar het oordeel van de rechtbank niet meebrengt dat Alpi c.s. als inbreukmaker kan worden aangemerkt. Beslissend is of Alpi c.s. kan worden aangemerkt als een partij die Converse-tekens zelf heeft gebruikt (als onder meer bedoeld in de artikelen 2.20 lid 2 BVIE en 9 lid 2 GMVo). Als Alpi c.s. de Converse-tekens niet zelf heeft gebruikt, moet bij de beoordeling van de rol van Alpi c.s. worden uitgegaan van andere rechtsregels dan de artikelen 2.20 lid 1 BVIE en 9 lid 1 GMVo (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 tot en met C-238/08, Google).
4.16. Converse heeft daarnaast aangevoerd dat Alpi c.s., althans Alpi International inbreukmakende handelingen heeft verricht door het “ompakken” van de schoenen met de Converse-tekens en meer in het bijzonder door het vervangen van zogeheten “micro paks” (pakketjes die het vochtgehalte in schoenendozen reguleren teneinde schimmel tegen te gaan) en het verwijderen van etiketten, labels en prijzen. Alpi c.s. heeft hiertegen ingebracht dat zij deze handelingen heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Wat betreft de micro paks heeft Alpi c.s. er daarbij op gewezen dat haar opdrachtgever de betreffende micro paks heeft besteld en heeft laten afleveren bij Alpi International met het verzoek de micro paks van een bepaalde zending te vervangen, waarna Alpi International de kosten van een en ander in rekening heeft gebracht bij haar opdrachtgever. Die gang van zaken wordt bevestigd door de e-mailcorrespondentie tussen Alpi c.s. en haar opdrachtgevers over de micro paks die Converse zelf heeft overgelegd (producties 83L, 83Q en 83Y van Converse) en is ook niet bestreden door Converse. Onder die omstandigheden kan, voor zover het vervangen van micro paks als inbreuk moet worden aangemerkt, die handeling niet worden aangemerkt als inbreuk door Alpi c.s. (vgl. HvJ EU 15 december 2011, C-119/10, Red Bull – Winters). Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de etiketten, labels en prijzen. Ook ten aanzien van die handelingen moet ervan worden uitgegaan dat Alpi c.s. ze heeft verricht in opdracht van haar opdrachtgevers. Dat heeft Alpi c.s. namelijk nadrukkelijk aangevoerd en het tegendeel is gesteld noch gebleken.
geen inbreuk door verhulling
4.22. Ten vijfde heeft Converse aangevoerd dat Alpi c.s. inbreuk heeft gemaakt omdat Alpi c.s. (i) in haar zakelijke stukken de generieke benaming “shoes” heeft gebruikt, (ii) te lage invoerwaardes heeft opgegeven, en (iii) constructies heeft bedacht om douane-interventie te voorkomen. Dat betoog kan geen doel treffen. Voor zover de aangevoerde stellingen juist zijn, betreffen ze handelingen die mogelijk eventuele inbreuken door de opdrachtgevers verhullen. De handelingen zelf kunnen echter niet worden aangemerkt als inbreuken, dat wil zeggen als aan de merkhouder voorbehouden handelingen in de zin van de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE.
maatstaf mede-inbreuk
4.25. Een andere conclusie kan, anders dan Converse meent, ook niet worden getrokken uit artikel 6:166 BW. Dit artikel geeft namelijk geen antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een partij kan worden aangemerkt als dader van een onrechtmatige daad, zoals een merkinbreuk. Het bevat een regeling voor het causaal verband tussen een specifieke onrechtmatige daad en daardoor geleden schade, in die zin dat iemand die deelneemt aan een groep zich niet kan onttrekken aan mede-aansprakelijkheid voor schade die door een ander lid van de groep is toegebracht, met een beroep op het ontbreken van causaal verband tussen zijn deelname en de schade. Bovendien is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid een onrechtmatige daad bestaande uit het deelnemen aan een groep terwijl de kans op het onrechtmatig schade toebrengen door één van de leden, de betreffende persoon had behoren te weerhouden van zijn deelname aan de groep. Ook indien het onrechtmatig schade toebrengen door het ene groepslid bestaat uit het maken van inbreuk op een merkrecht, is de grondslag voor de in artikel 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid van het andere groepslid dus niet een inbreuk op een merkrecht.
Alpi c.s. geen auctor intellectualis
4.26. Ter onderbouwing van de gestelde mede-inbreuk heeft Converse als meest verstrekkende stelling aangevoerd dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” van de inbreuken door derden zou zijn. Converse verwijst in dit verband naar een stroomschema dat zij heeft gevonden in de administratie van Alpi International (productie 33 van Converse). Uit dit document blijkt, anders dan Converse meent, echter niet dat Alpi c.s. zelf heeft bedacht hoe de schoenen met Converse-tekens moeten worden ingevoerd en verhandeld. Het schema geeft aan op welke wijze er gefactureerd diende te worden voor de diverse mogelijk stappen in het logistieke proces, zoals de opslag van de goederen, de organisatie van het vervoer en het “orderpicken”. Een dergelijk schema is verenigbaar met de stelling van Alpi c.s. dat Alpi c.s. de in het schema genoemde werkzaamheden steeds uitvoerde in opdracht van de in het schema genoemde partijen Baccarat en Pelham. Dat het schema de indruk wekt dat de dienstverlening aan die partijen een structureel karakter had, maakt dat niet anders. Het structureel verlenen van diensten bij bepaalde invoer- en verkoophandelingen impliceert niet dat Alpi c.s. die invoer- en verkoophandelingen ook zelf verricht. De rechtbank verwerpt dan ook de stelling dat Alpi c.s. de “auctor intellectualis” is.
geen mede-inbreuk
4.32. Ook de stelling van Converse dat Alpi c.s. zou hebben geweten dat de schoenen met de Converse-tekens zonder toestemming van Converse op de markt zijn gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat Alpi c.s. de gestelde wetenschap bestrijdt, maakt die enkele wetenschap een logistiek dienstverlener onder de hiervoor genoemde omstandigheden niet tot mede-inbreukmaker.
faciliteren inbreuken
4.33. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat, afgezien van de verkoop aan het eigen personeel, Alpi c.s. niet zelf inbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Bij de beantwoording van de vraag of Alpi c.s. wel kan worden verweten inbreuken door derden te hebben gefaciliteerd, dient zoals hiervoor is overwogen, eerst te worden vastgesteld of die derden inbreuk hebben gemaakt. Zoals hierna zal worden toegelicht moet in dit kader een onderscheid worden gemaakt tussen (i) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk voorshands moet worden aangenomen, maar Alpi c.s. tegenbewijs mag leveren, (ii) zendingen ten aanzien waarvan de inbreuk als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen en (iii) zendingen ten aanzien waarvan Converse nog bewijs moet leveren.
