Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, IEF 15670 (Hof audio-licht-beeld tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Jarl Koning, Trip Advocaten & Notarissen. Merkenrecht. Handelsnaam. Auteursrecht. Domeinnaam. Gedaagde houdt zich onder de naam HOF bedrijfsmatig bezig met dienstverlening op het gebied van audio, licht en beeld, waarbij hij een logo is gaan gebruiken dat enige verwantschap vertoont met het logo dat eiseres in de afgelopen jaren gebruikte. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door gedaagde van de handelsnamen waarin HOF voorkomt schending van artikel 5 Hnw oplevert. Daarnaast maakt gedaagde op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE merkinbreuk. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres foto’s heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij tevens auteursrechtinbreuk. Ook wordt domeinnaamoverdracht bevolen.

Handelsnaam
4.10. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in casu sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de in geding zijnde handelsnamen dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. In dit verband speelt een rol dat beide ondernemingen in dezelfde regio op een soortgelijk vakgebied werkzaam zijn en zich (deels) richten tot hetzelfde publiek.
4.11. Bij het oordeel dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, hecht de voorzieningenrechter geen overwegende betekenis aan het verschil tussen beide namen in die zin dat eiseres soms de toevoeging 'audio-licht-beeld' gebruikt en gedaagde de toevoegingen 'eventsupport', 'eventsupport  & AV', 'AV' en 'Pro'. Juist vanwege de grote bekendheid van de naam HOF is dit het kenmerkend element van beide handelsnamen. Ook indien en voor zover het relevante publiek het verschil tussen beide ondernemingen onderkent, acht de voorzieningenrechter het gevaar alleszins aanwezig dat men desalniettemin een band van economische of juri disc he aard veronderstelt (indirecte verwarring).
4.12. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik door gedaagde van handelsnamen waarin de naam HOF voorkomt, voor het vakgebied waarop gedaagde thans werkzaam is, schending oplevert van het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Merkrecht
4.17. Ingevolge artike12.20 lid l.a BVIE kan de merkhouder (in casu eiseres) optreden tegen gebruik van een met zijn merk identiek teken voor identieke waren of diensten. Onder identiek teken moet worden verstaan wanneer het zonder wijziging oftoevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. Hvr EU 20 maart 2003, IER 2003,237). Nu het dominerende bestanddeel van de door beide partijen gebruikte tekens HOF is, terwijl de verschillen - eiseres gebruikt naast HOF als toevoeging drie rode bollen en gedaagde gebruikt voor de letter 0 in HOF een rode kleur en in het midden van die 0 een rode stip, alsmede onder de naam HOF in een veel kleiner lettertype de woorden 'Eventsupport  & AV' - zo gering zijn dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
4.18. Zoals hiervoor ook is overwogen worden de merken van partijen gebruikt voor werkzaamheden die liggen op het zelfde danwel een soortgelijk terrein als waarop eiseres werkzaam is. Beide merken zijn daarnaast ingeschreven in de klassen 35 en 42. De diensten van partijen komen dan ook in ieder geval voor een gedeelte met elkaar overeen.
4.19. Gelet op het voorgaande maakt gedaagde inbreuk op het merkrecht van eiseres, waartegen eiseres kan optreden op grond van artikel 2.20 lid 1.a BVIE.

Auteursrecht
4.21. Niet weersproken is dat de foto's door gedaagde zijn gemaakt. Evenmin is weersproken dat dat heeft plaatsgevonden tijdens het dienstverband van gedaagde bij eiseres. Ingevolge artikel 7 Auteurswet (Aw) wordt de werkgever als maker van in dienstbetrekking vervaardigde werken (in casu de foto's) aangemerkt. Eiseres heeft dan ook het uitsluitend recht om de foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres die foto's heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres.

Domeinnamen
4.22. Zoals hiervoor is vastgesteld heeft gedaagde in 2006 alle activiteiten van zijn toenmalige bedrijf (alle activa en passiva) ondergebracht in de besloten vennootschap van eiseres Hof Audio-Licht-Beeld BV. Nu daaromtrent geen andersluidende afspraak is  gemaakt, zijn onder de activa begrepen de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.hofeventsupport.nl. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de omstandigheid dat bij de overschrijving van de domeinnaam www.hof.nl naar een andere registrar op 10 augustus 2009 gedaagde als directeur heeft aangegeven dat eiseres houder is van deze domeinnaam. Verder is niet betwist dat de kosten van deze domeinnaam na 2006 steeds door eiseres zijn betaald. In  dit verband is komen vast te staan dat indertijd abusievelijk is verzuimd de domeinnaam www.hof.nl over te dragen aan de vennootschap van eiseres.
4.23. Gelet op het vorenoverwogene dient de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.eventsupport.nl te worden overgedragen aan gedaagde.

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

Vzr. Rechtbank Overijssel 4 januari 2016, IEF 15586 ; ECLI:NL:RBOVE:2016:2 (Bebo parket tegen World of Flooring c.s.)
Handelsnaamrecht. BEBO PARKET is als merk ingeschreven en via beboparket.nl is zij op internet actief. De domeinnaam bebotraprenovatie.nl is op naam van PJSoft geregistreerd, hierop staan bedrijfsgegevens en vestigingsadres van World of Flooring genoemd. Het telefoonnummer is gerelateerd aan [E], die als stagiair bij World of Flooring een studieproject was gestart. Gelet op de verschillende op het internet geplaatste advertenties van Bebo Traprenovatie, is het niet aannemelijk dat Bebo Traprenovatie slechts een studieproject is en dat het niet de bedoeling is om daarmee klanten te werven. Het gebruik van kenmerkende element "Bebo" levert handelsnaaminbreuk op. Overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.6. De voorzieningenrechter is, gelet op de verschillende op het internet geplaatste advertenties van Bebo Traprenovatie, van oordeel dat niet aannemelijk is dat Bebo Traprenovatie slechts een studieproject is en dat het niet de bedoeling is om daarmee klanten te werven. Ook is niet aannemelijk geworden dat World of Flooring niet bij Bebo Traprenovatie is betrokken, nu haar bedrijfsgegevens op de website van Bebo Traprenovatie hebben gestaan en ook in de door Bebo Traprenovatie geplaatste advertenties wordt verwezen naar haar vestigingsadres. Dat de bedrijfsgegevens van World of Flooring abusievelijk zouden zijn gebruikt, acht de voorzieningenrechter eveneens niet aannemelijk. Daarvoor is redengevend dat door Bebo Parket ter zitting onweersproken naar voren is gebracht dat World of Flooring en Pejo op dezelfde manier samenwerken via de website www.traprenovatienederland.nl. Deze domeinnaam staat ook op naam van PJSoft en de vermelde bedrijfsgegevens zijn van World of Flooring.

4.9. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wijken de handelsnamen Bebo Parket en Bebo Traprenovatie slechts in geringe mate van elkaar af, doordat “Bebo” het kenmerkende element is van deze handelsnamen. Dit onderdeel van de naam is niet beschrijvend, terwijl de achtervoegsels Parket en Traprenovatie dat juist wel zijn. Nu Bebo Parket en Bebo Traprenovatie allebei landelijk adverteren en in dezelfde regio, te weten Twente, zijn gevestigd en zij in dezelfde branche werkzaam zijn, is aannemelijk dat daardoor verwarring is te duchten bij het relevante publiek. Weliswaar is door World of Flooring c.s. betoogd dat de traprenovatiebranche een andere branche is dan de vloerenbranche en dat Bebo Parket zich niet bezighoudt met traprenovatie, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter is trapbekleding een activiteit die direct verband houdt met de handel in en het leggen van vloeren. Bovendien is door Bebo Parket ter zitting onweersproken gesteld dat zij sinds 2009 traprenovatiesets aanbiedt en dat Bebo Traprenovaties niet alleen traprenovatiesets verkoopt, maar ook houten vloeren. Dat sprake is van verwarring onder de (potentiële) klanten van Bebo Parket volgt ook uit het feit dat, zoals door Bebo Parket ter zitting onbetwist naar voren is gebracht, Bebo Parket verschillende malen naar aanleiding van een door Bebo Traprenovatie geplaatste advertentie door klanten is benaderd. De omstandigheid dat het onderdeel “Bebo” in de handelsnaam van Bebo Traprenovatie zou zijn afgeleid van “beter bouwen” en in de handelsnaam Bebo Parket van is afgeleid van de namen [C] en [A] , kan vorenstaande niet anders maken. Datzelfde geldt voor het verweer van World of Flooring c.s. dat Bebo ook door andere ondernemers, zoals een snackbar en een stratenmakerij, als handelsnaam wordt gebruikt, daar deze ondernemers in een geheel andere branche en/of regio werkzaam zijn. Bovendien kan uit het gebruik van de naam Bebo door derden niet worden afgeleid dat World of Flooring c.s. geen inbreuk maakt op de handelsnaam van Bebo Parket.

Hof 's-Hertogenbosch 3 december 2015, IEF 15556; ECLI:NL:GHSHE:2015:5025 (Klantgegevens gebruikte caravanhandel)
Handelsnaam. Know how. BTW. Belasting. De (overgedragen) lichamelijke en onlichamelijke zaken tezamen vormden een gedreven bedrijfsonderdeel, die de handel in gebruikte caravans omvatte. Hierbij geldt dat voor de exploitatie van een dergelijk handelsbedrijf met name van belang zijn het voortzetten van de handelsnaam, het cliëntenbestand voor een adequate benadering van de cliënten en het behoud van de cliëntenportefeuille, de telefoon- en internet-gegevens voor het cliëntencontact, de administratieve bescheiden voor het contacteren van de leveranciers en het verzorgen van de handelsvoorraad. Voorts worden de overgedragen zaken in samenhang gebruikt in de onderneming van belanghebbende en met behoud van die samenhang.

Met de overgedragen zaken, mede geduid naar de jurisprudentie van het HvJ EU, kan een autonome economische activiteit worden uitgeoefend, te weten de handel in gebruikte caravans, waarmee deze overdracht is aan te merken als een overgang van een algemeenheid van goederen en niet als een overdracht van enige goederen zonder meer, zoals de verkoop van de voorraad restanten.

4.2. Voor het in artikel 5, lid 8, van de Zesde richtlijn (thans artikel 19 van de BTW-richtlijn) geregelde in de plaats treden van de overdrager, is vereist dat het geheel van overgedragen zaken volstaat om een autonome economische activiteit te kunnen voortzetten. Het begrip economische activiteit is omschreven in artikel 4 van de Zesde richtlijn (thans artikel 9 van de BTW-richtlijn) en omvat alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter. Daaronder zijn begrepen (voorbereidende) werkzaamheden die zijn gericht op een duurzaam deelnemen aan het economische verkeer dan wel werkzaamheden die worden verricht ter zake van de beëindiging van een onderneming. De (winst-)doelstelling of de resultaten van de handelingen of werkzaamheden als zodanig zijn daarbij niet relevant (zie HvJ 14 februari 1985, Rompelman, C-268/83, ECLI:EU:C:1985:74, BNB 1985/315, HvJ 26 september 1996, Renate Enkler, C-230/94, ECLI:EU:C:1996:352, V-N 1997, blz. 653, HvJ 29 februari 1996, INZO, C-110/94, ECLI:EU:C:1996:67, V-N 1996, blz. 1396, pt. 27 en HvJ 3 maart 2005, I/S Fini H, C-32/03, ECLI:EU:C:2005:128, V-N 2005/15.8).

4.5. Het Hof leidt uit de bij de overeenkomst overgedragen zaken en de onder 4.3 vermelde toelichtingen en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, af dat in het onderhavige geval de (overgedragen) lichamelijke en onlichamelijke zaken tezamen vormden het door [A] gedreven bedrijfsonderdeel, die de handel in gebruikte caravans omvatte. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat voor de exploitatie van een dergelijke handelsbedrijf met name van belang zijn het kunnen voortzetten van de handelsnaam, het cliëntenbestand, waardoor de cliënten adequaat benaderd kunnen worden en de cliëntenportefeuille behouden blijft, de telefoon- en internet-gegevens, om onder meer het cliëntencontact te onderhouden, de administratieve bescheiden, voor het contacteren van de leveranciers en het verzorgen van de handelsvoorraad. Hieraan voegt het Hof toe, dat de bij de overeenkomst overgedragen zaken in samenhang worden gebruikt in de onderneming van belanghebbende en dat de overeenkomst erop gericht was de daarin genoemde zaken over te dragen als een geheel met behoud van de samenhang. Naar het oordeel van het Hof volgt uit deze feiten en omstandigheden, alsmede geduid naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie dat met de bij de overeenkomst overgedragen zaken een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend, te weten de handel in gebruikte caravans, waarmee deze overdracht is aan te merken als een overgang van een algemeenheid van goederen en niet als een overdracht van enige goederen zonder meer, zoals de verkoop van de voorraad restanten.

4.6. Hetgeen onder 4.5 is overwogen leidt tot het oordeel dat bij de overeenkomst een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 31 (thans artikel 37d) van de Wet aan belanghebbende is overgegaan. In dat geval komt op de voet van artikel 8, lid 1, van de Uitvoeringsbeschikking – hetgeen tussen partijen niet in geschil is – aan belanghebbende in verband met het negatieve jaarsaldo over 2007 van [A] een teruggaaf van € 26.900 toe. Met betrekking tot het geschil is het gelijk aan de zijde van belanghebbende.

HR 11 december 2015, IEF 15523; ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning tegen Prae Artiestenverloning)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. De stelling een zekere bekendheid te genieten is onvoldoende om het louter beschrijvend karakter op te hebben middels inburgering. De aanduiding 'artiestenverloning' is louter beschrijvend voor de diensten die partijen leveren. Nu het in beginsel voor iedereen mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam, is een dergelijk gebruik, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Oordeel van het Hof [IEF 13819] geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Het cassatieberoep wordt verworpen.

3.3 De rechtbank heeft deze vordering toegewezen, maar het hof heeft haar alsnog afgewezen. Daartoe heeft het hof als volgt overwogen. De aanduiding ‘artiestenverloning(en)’ is louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren (rov. 8). Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden. Uit de stellingen van partijen blijkt niet dat in deze zaak sprake is van dergelijke omstandigheden. Dat Prae Artiestenverloning bewust voor deze louter beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op. Afgezien hiervan geldt nog het volgende. De stelling van Artiestenverloningen dat Prae Artiestenverloning bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen is, gelet op de gemotiveerde betwisting door Prae Artiestenverloning, onvoldoende onderbouwd. Dat Artiestenverloningen, naar zij stelt, ‘een zekere bekendheid’ geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen (‘inburgering’). (rov. 9)

3.4.4 Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

Lees de uitspraak hier (pdf/html).

Op andere blogs:
Cassatieblog

HR 4 december 2015, IEF 15504; ECLI:NL:HR:2015:3477 (LR advocaten tegen LMR advocaten)
Handelsnaamrecht. Verzoekster drijft sinds 2003 een advocatenkantoor onder de naam LMR advocaten. Verweerster gebruikt een als merkingeschreven logo van lichtgrijze gestileerde hoofdletters LR advocaten op een rood vlak met een onderschrift. Het hof heeft correct in de visuele waarneming door het publiek van het logo (inclusief het onderschrift) van verweerster in combinatie met de toevoeging ‘Advocaten’, respectievelijk het gebruik op vervolgvellen en van het logo zonder onderschrift en toevoeging meegewogen. HR vernietigt IEF 14246 voor het onderdeel dat de proceskosten worden gecompenseerd. Aangezien het cassatieverzoekschrift is ingediend voor 1 januari 2015 zijn de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad niet van toepassing.

4.1.4. De onderdelen falen. Ze stellen aan de orde of de omstandigheid dat het gestelde handelsnaamgebruik door [verweerster] plaatsvindt door gebruik van haar logo (met een toevoeging) een rol mag spelen bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Dat is het geval. Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam, maar bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 28 maart 1963, NJ 1963/262). Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de visuele waarneming door het publiek van het logo (inclusief het onderschrift) van [verweerster] in combinatie met de toevoeging ‘Advocaten’, respectievelijk het gebruik, op vervolgvellen, van het logo zonder onderschrift en toevoeging. Door deze omstandigheid te betrekken bij zijn oordeel dat het publiek, dat ook [verzoekster] en het door dit kantoor gebruikte logo kent, de ondernemingen niet met elkaar zal verwarren, heeft het geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover onderdeel 2.2.2 aanvoert dat derden na waarneming van het [verweerster] -logo vervolgens in woord en geschrift enkel de naam ‘ [verweerster] ’ zullen gebruiken, verzuimt het te vermelden waar in de gedingstukken een betoog van die strekking te vinden is.

Op andere blogs:
Advocatie
Cassatieblog
LegalTree

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 14 oktober 2015, IEF 15469; ECLI:NL:RBNHO:2015:10330 (Lichtfabriek Haarlem tegen Goudse Lichtfabriek)
Handelsnaam. Vaststellingsovereenkomst. Lichtfabriek Haarlem komt in rechte op tegen de handelsnaam als gevoerd door de Goudse Lichtfabriek op grond van haar oudere handelsnaamrechten. Zij vordert dat de Goudse Lichtfabriek het voeren van de handelsnaam Lichtfabriek in alle vormen staakt. Anders dan Lichtfabriek Haarlem beweert, oordeelt de rechter dat zij gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank komt echter tot de conclusie dat de Goudse Lichtfabriek niet is nagekomen en zij wordt geboden dit alsnog te doen. De vorderingen worden deels toegewezen.

4.2. Nu Lichtfabriek Haarlem onderbouwd stelt dat zij ten gevolge van het gebruik dat LF Gouda maakt van de naam ‘(De) Lichtfabriek (Gouda)’ wordt geconfronteerd met derden die haar onderneming met die van LF Gouda verwarren, heeft Lichtfabriek Haarlem voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde geboden. De gevorderde dwangsom is zodanig nauw verwant met de gevorderde geboden, dat Lichtfabriek Haarlem ook voldoende spoedeisend belang heeft bij deze nevenvordering.

Handelsnaaminbreuk
4.4. Lichtfabriek Haarlem erkent dat partijen ter beëindiging van hun handelsnaamgeschil een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, waarvan de inhoud is vervat in de e-mail van mr. Wiegerinck aan mr. Rutte van 21 april 2015 en die is bevestigd in de e-mails van mr. Rutte van 23 april 2015, respectievelijk 1 mei 2015 (verder: de vaststellingsovereenkomst). Zij stelt evenwel dat zij de vaststellingsovereenkomst bij dagvaarding heeft vernietigd, aangezien deze tot stand is gekomen onder invloed van bedrog dan wel ten gevolge van dwaling. Lichtfabriek Haarlem betoogt in dit kader dat zij bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst een - bewust door LF Gouda bewerkstelligde - verkeerde voorstelling van zaken had, aangezien zij niet wist dat wijziging van de naam van de Facebookpagina van LF Gouda niet meer mogelijk was.

4.5. De voorzieningenrechter acht het, gelet op de betwisting daarvan door LF Gouda, niet aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van bedrog door LF Gouda, of dwaling aan de zijde van Lichtfabriek Haarlem. LF Gouda wijst er immers terecht op dat partijen bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat de naam van de Facebookpagina niet aangepast kon worden. Dit blijkt uit de e-mails van 10 april 2015, 21 april 2015 en 23 april 2015, waarin is vermeld: “Voor zover aanpassing niet mogelijk zou zijn, dient de pagina c.q. het account te worden verwijderd en een nieuwe te worden aangemaakt” respectievelijk “Toewijzing van het verzoek is vrijwel zeker. Onverhoopte afwijzing staat niet in de weg aan de betrachtte inspanning en een bereikte regeling”. Van dwaling is dan ook geen sprake geweest. Daarnaast blijkt nergens uit dat LF Gouda op voorhand wist dat Facebook een verzoek tot naamswijziging zou weigeren. Gelet hierop kan Lichtfabriek Haarlem niet worden gevolgd in haar standpunt dat zij bewust door LF Gouda in de valse veronderstelling is gebracht dat de naam van de Facebookpagina gewijzigd kon worden.

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Lichtfabriek Haarlem gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst hebben partijen afspraken gemaakt over het handelsnaamgebruik van LF Gouda. Lichtfabriek Haarlem kan zich dan ook niet, in afwijking van de vaststellingsovereenkomst, zonder meer op de Handelsnaamwet beroepen. De vordering onder I zal daarom worden afgewezen.

Website
4.11. Het gebruik van de term ‘De Lichtfabriek’ in de informatieve teksten op de website kan strikt genomen zo gelezen worden dat wordt verwezen naar de locatie waarin het door LF Gouda geëxploiteerde restaurant gevestigd is. Doordat de naam LF Gouda echter nagenoeg niet voorkomt op de website, de locatie steevast met een hoofdletter wordt aangeduid, en het woord ‘Lichtfabriek’ nodeloos opvallend wordt gebruikt (het tabblad ‘LICHTFABRIEK’ links bovenaan elke pagina zou ook de naam ‘Locatie’ kunnen hebben en het woord “DE LICHTFABRIEK” zou niet op elke pagina in grote witte letters hoeven te worden vermeld), is het naar het oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk dat een bezoeker van de website denkt dat de onderneming van LF Gouda als handelsnaam ‘de Lichtfabriek’ voert en dat deze onderneming het logo ‘LF’ heeft. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat LF Gouda in strijd met de overeenkomst op haar website de term ‘de Lichtfabriek’ gebruikt als verwijzing naar haar onderneming. Aldus schiet LF Gouda toerekenbaar tekort in de nakoming van de overeenkomst.

Facebook en Twitter
4.19. De voorzieningenrechter is van oordeel dat LF Gouda is tekortgeschoten in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. In de eerste plaats kan, anders dan LF Gouda betoogt, niet worden geconcludeerd dat LF Gouda zich heeft ingespannen om de naam van haar Facebookpagina te wijzigen. Uit het door LF Gouda overgelegde verzoek tot naamswijziging blijkt slechts dat Facebook niet heeft ingestemd met een naamswijziging op grond van een verkeerde spelling. Niet valt uit te sluiten dat Facebook, indien zij op de hoogte zou worden gesteld van het handelsnaamgeschil c.q. de vaststellingsovereenkomst, wél zou meewerken aan een (tweede) naamswijziging. Ten tweede heeft LF Gouda onvoldoende onderbouwd dat er geen andere mogelijkheden zijn om alsnog tot naamswijziging te komen. Tot slot heeft zij nagelaten het gebruik van de naam ‘De Lichtfabriek Gouda’ op Facebook te staken door een nieuwe Facebookpagina te starten onder de naam LF Gouda.

4.20. Ten aanzien van Twitter geldt het volgende. LF Gouda erkent dat zij ook na het sluiten van de overeenkomst op twitter het account LF Gouda@goudselichtfbrk gebruikt. Zij stelt zich evenwel op het standpunt dat dit gebruik in overeenstemming is met de vaststellingsovereenkomst. Zij voert daartoe enerzijds aan dat het woord ‘goudselichtfbrk’ niet het woord ‘lichtfabriek’ bevat, en anderzijds dat zij met het woord ‘goudselichtfbrk’ alleen verwijst naar de locatie van haar onderneming. Dit verweer faalt. Voor een ieder is duidelijk dat met de letters ‘fbrk’ het woord ‘fabriek’ wordt bedoeld. LF Gouda gaat daar zelf ook van uit; zij voert immers aan dat dit woord verwijst naar de locatie van haar onderneming. Daarnaast verwijst de term ‘LF Gouda@goudselichtfbrk’ niet naar de locatie, maar naar de twitteraar die de tweet heeft geplaatst, LF Gouda. Dit gebruik is onder de vaststellingsovereenkomst dan ook niet toegestaan.

Het lichtbord
4.26. Ook met betrekking tot het lichtbord kan de vordering tot correcte en volledige nakoming van de overeenkomst derhalve worden toegewezen. Overigens betekent dit niet zonder meer dat LF Gouda het lichtbord dient te verwijderen. Op grond van de overeenkomst is handhaving van het lichtbord immers toegestaan indien voor derden duidelijk is dat niet de onderneming, maar de locatie wordt aangeduid. Dit kan LF Gouda ook bewerkstelligen door in haar restaurant duidelijk te maken dat de naam van het restaurant LF Gouda is, bijvoorbeeld door gebruik van deze naam bij de voordeur en op menukaarten.

Vzr. Rechtbank Gelderland 4 november 2015, IEF 15427; ECLI:NL:RBGEL:2015:7042 (Fashion on Stage tegen gedaagde)
Handelsnaam. Gedaagde heeft drie kledingwinkels en heeft woord-beeldmerk NOOR geregistreerd. In het later opgericht FOS B.V. zijn deze drie kledingwinkels ingebracht, en zijn er nog twee winkels onder de handelsnaam Noor Amsterdam actief. Na einde relatie, vordert gedaagde met succes de overdracht van aandelen, boekhouding en sleutels van de winkelpanden. FOS vordert staken van de handelsnaam, met de inbreng van de winkels, is ook de handelsnaam overgedragen. Toestemming tot het voeren van handelsnaam die gedeeltelijk overeenstemt met het eigen merk NOOR, staat een merkinbreukactie in de weg. Gedaagde wordt bevolen de handelsnaam NOOR AMSTERDAM te staken.

5.5. Kernvraag in dit kort geding is of FOS Holding, althans FOS B.V. de handelsnaam Noor Amsterdam mag gebruiken. [gedaagde] heeft deze vraag ontkennend beantwoord, omdat deze handelsnaam het door hem geregistreerde woord-/beeldmerk Noor bevat.

5.8. Bij de oprichting van FOS B.V., die plaats heeft gevonden door [naam] en [gedaagde] en waarbij drie kledingwinkels die [gedaagde] met zijn eenmanszaak Fashion People reeds exploiteerde, werden ingebracht, is besloten dat deze winkels binnen FOS B.V. gedreven zouden worden onder de handelsnaam Noor Amsterdam. Voor zover de drie winkels in damesmode voordien werden gevoerd onder de handelsnaam Noor Amsterdam kan voorshands worden aangenomen dat bij de inbreng van de winkels in FOS B.V. ook de handelsnaam Noor Amsterdam is overgedragen aan FOS B.V. In beide situaties voert FOS B.V. rechtmatig de handelsnaam Noor Amsterdam.

5.9. Het voorgaande wordt niet anders doordat [gedaagde] via zijn eenmanszaak Fashion People (nog) gerechtigd is tot het woord-/beeldmerk Noor. De inbreng van de drie winkels van [gedaagde] en de kennelijk gegeven toestemming om de handelsnaam Noor Amsterdam te gebruiken of deze over te dragen, laat geen andere conclusie toe dan dat [gedaagde] toestemming heeft verleend om de handelsnaam Noor Amsterdam door FOS B.V. te laten voeren. Dat staat er aan in de weg dat [gedaagde] op grond van het merkenrecht zich tegen het gebruik van die handelsnaam kan verzetten. Dit is anders voor zover het de naam Noor betreft. Het voer te ver om [gedaagde] thans ook het gebruik van de naam Noor te verbieden, nu onvoldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] toestemming heeft verleend aan FOS B.V. om (ook) deze naam als zodanig zonder toevoeging (exclusief) (als handelsnaam) te gebruiken. [gedaagde] zou daarmee immers hemzelf het gebruik van het woord-/beeldmerk Noor hebben ontzegd. De conclusie is dat FOS B.V. gerechtigd is om de handelsnaam Noor Amsterdam te voeren.

Vzr. Rechtbank Limburg 29 oktober 2015, IEF 15407; ECLI:NL:RBLIM:2015:9159 (Glassconnect)
Handelsnaamrecht. Contractenrecht. Na het einde van de samenwerkingsovereenkomst vordert Glassconnect met succes dat gedaagden geen gebruik maakt van haar naam, de bedrijfsmiddelen c.q. het reclamemateriaal dat hij nog bezit. Gedaagde wil in reconventie een redelijke termijn om in zijn eigen deel de openstaande facturen af te handelen en zo nodig problemen op te lossen. Glassconnect moet volledige en ongelimiteerde toegang verschaffen tot het gedeelte van gedaagden in de webapplicatie betreffende het factuurportaal van GlassConnect voor de periode van maximaal acht weken.

4.3. Ter zitting heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , desgevraagd door de voorzieningenrechter, uitdrukkelijk verklaard dat het royement hem dwars zit vanwege het feit dat in de samenwerkingsovereenkomst een regeling ontbreekt inzake de kredietovereenkomst. Hij wil echter geen lid meer blijven van de coöperatie, want de verhoudingen zijn te ernstig verstoord. Ook heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] ten overstaan van de voorzieningenrechter verklaard dat hij geen recht heeft op het gebruik van de naam Glassconnect, omdat er geen andere afspraken over zijn gemaakt. Voorts heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] aangegeven dat hij toegang wenst tot het registratiesysteem voor zover dat nodig is om (problemen met) de reeds geregistreerde facturen af te handelen. Hij wenst geen gebruik meer te maken van de faciliteit voor het opmaken van nieuwe facturen.

4.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gelet op deze verklaringen ter zitting, althans het niet (langer) weerspreken van de vorderingen dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] geen gebruik meer mag maken van de naam Glassconnect en van de bedrijfsmiddelen c.q. het reclamemateriaal dat hij nog in zijn bezit heeft, de vorderingen in conventie onder 1 en 2 van het petitum kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat de termijnen om daaraan te voldoen worden aangepast en de dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, als in het dictum weergegeven. Een en ander met in achtneming van hetgeen in reconventie wordt beslist.

5.1. Ten overstaan van de voorzieningenrechter heeft de heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] , desgevraagd, verklaard dat hij geen ongelimiteerde toegang wenst tot het registratiesysteem. Hij wil een redelijke termijn om in zijn eigen deel de openstaande facturen af te handelen en zo nodig problemen op te lossen. De heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2] heeft aangegeven dat een termijn van twee maanden volstaat. Hij verklaart het systeem niet te willen gebruiken als administratie of voor het aanmaken van nieuwe facturen. Hij wil immers niet langer onderdeel zijn van de coöperatie en heeft bij gebruik van het systeem geen belang meer.

6.2. (...) veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot nakoming van artikel 23 lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst en gebiedt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] elke vermelding van het woord GlassConnect behorend bij handelsmerk, handelsnaam, embleem, gebruiksmodel, tekening, auteursrecht, knowhow (voor zover deze niet tot het publieke domein behoort), reclame, slagzin, GlassConnect Formule etc. te staken en voortaan alles te vermijden wat de indruk zou wekken dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] nog tot uitoefening overeenkomstig het systeem of tot de gebruik van de naam, het embleem en andere kenmerken gerechtigd zou zijn, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag voor elke dag dat dit gebod wordt overtreden, met een maximum van € 10.000,00,

6.4. veroordeelt Glassconnect tot het verschaffen van volledige en ongelimiteerde toegang van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tot het gedeelte van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de webapplicatie betreffende het factuurportaal van GlassConnect voor de periode van maximaal acht weken vanaf de betekening van dit vonnis, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag voor elke dag dat dit gebod wordt overtreden, met een maximum van € 5.000,00,

Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015, IEF 15394; ECLI:NL:RBMNE:2015:7424 (My Factory Global Distributor tegen MF Beheer)
Merkenrecht. Rechtspraak.nl: De rechtbank verklaart de Beneluxmerkingschrijvingen MYFACTORY (beeld- en woordmerk) van gedaagde (MF Beheer) voor vervallen wegens het niet normaal gebruiken daarvan in de periode van 5 jaar voorafgaande aan deze procedure. In die periode heeft MF Beheer de merken alleen als handelsnaam gebruikt, dan wel zo beperkt gebruikt dat er geen sprake is van normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 BVIE. De rechtbank passeert het aanbod tot getuigenbewijs van MF Beheer, omdat getuigenverklaringen alleen kunnen bijdragen aan het bewijs van normaal gebruik, indien deze worden ondersteund door onafhankelijke bewijzen zoals facturen (Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12).

De vervallenverklaring zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, omdat deze van declaratoire aard is. Het bevel tot doorhaling wordt evenmin uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat dat bevel pas kan worden uitgevoerd, indien geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld. Proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv wordt afgewezen, omdat hier geen sprake is van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18).

4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders. In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen.

4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam.

4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik.