Rechtbank Rotterdam 31 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8001 (Stichting Bredero tegen Stichting Drijfzand)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer en Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur

De rechtbank verklaart voor recht dat Drijfzand auteursrechtinbreuk heeft gepleegd op het auteursrecht van de rechthebbenden van de toneelstukken en dient de schade te vergoeden. De rechtbank oordeelt dat Drijfzand op redelijke gronden twijfelde aan wie betaling moest geschieden. Drijfzand mocht in de gegeven omstandigheden de nakoming van de verplichting tot betaling van een licentievergoeding opschorten. De rechtbank meent hiermee dat Drijfzand jegens Bredero geen tekortkoming heeft gepleegd. Wegens het door Bredero nodeloos veroorzaken van proceskosten worden deze, ondanks door Bredero aangevoerde procesbelang, gecompenseerd.

4.3. Door Drijfzand is (ter comparitie) erkend dat zij inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van de rechthebbenden van de toneelstukken 'Prettige Feestdagen' en 'Kattenmoeras', omdat zij niet voorafgaand aan de opvoeringen van deze toneelstukken heeft geïnformeerd of een opvoeringslicentie voor de betreffende toneelstukken was vereist en geen opvoeringslicentie heeft aangevraagd, maar desondanks de beide toneelstukken heeft opgevoerd. Drijfzand betwist echter dat Bredero zich kan beroepen op het auteursrecht van de verschillende rechthebbenden.

4.4. Dit verweer faalt. (...) Uit het vorenstaande volgt dat Bredero vertegenwoordigingsbevoegd is ten aanzien van de auteursrechten van Marina Carr en Alan Ayckbourn en dat Bredero derhalve Drijfzand vanwege inbreuk op de hen toekomende auteursrechten in rechte kan en mag betrekken. Nu Bredero bevoegd is de rechthebbende te vertegenwoordigen en door Drijfzand is erkend dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende, ligt de primaire vordering van Bredero voor toewijzing gereed.

4.5. Drijfzand heeft voorts de door Bredeo - die anders dan bijvoorbeeld BUMA/STEMRA geen wettelijke grondslag heeft - aan haar vordering ten grondslag gelegde bevoegdheid om de vorderingen te incasseren betwist.
Uit de zich in het dossier bevindende correspondentie blijkt dat Drijfzand Bredero meermalen heeft verzocht inzichtelijk te maken dat zij incassobevoegd is. Vastgesteld wordt dat Drijfzand de gevraagde licentievergoedingen aan Bredero (onder protest) heeft betaald, nadat Bredero had aangetoond - weliswaar pas bij dagvaarding en na het toesturen van voormelde verklaringen - incassobevoegd te zijn.

4.7. Drijfzand stelt voorts dat haar onduidelijk was aan wie betaling moest geschieden en geeft aan dat zij er belang bij heeft deugdelijk bewijs te kunnen verlangen, zodat zij aan de juiste partij kan betalen. (...) In het licht van deze feiten en omstandigheden komt aan Drijfzand de bevoegdheid tot opschorting van de nakoming van de verplichting tot betaling van de licentievergoedingen toe, nu Drijfzand op redelijke gronden twijfelde aan wie betaling moest geschieden. Het vorenstaande heeft tot gevolg dat Drijfzand jegens Bredero geen tekortkomingen heeft gepleegd. Wel kan uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat Drijfzand, voor wat betreft de periode dat zij betaling heeft opgeschort, over het bedrag van de vergoeding rente is verschuldigd. Hierop zal bij de verdere beoordeling worden teruggekomen.

4.19. (...) Vastgesteld wordt dat Drijfzand terecht de betaling van de facturen van Bredero heeft opgeschort wegens onduidelijkheid over de positie van Bredero, die Bredero eerder kon ophelderen, en dat Drijfzand vervolgens direct heeft betaald nadat Bredero duidelijkheid had verschaft. Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de proceskosten nodeloos door Bredero veroorzaakt. Bredero heeft ter comparitie nog aangegeven dat haar procesbelang mede is gelegen in de door haar gevorderde verklaring voor recht dat door Drijfzand inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van de rechthebbenden. De rechtbank gaat hieraan voorbij, nu deze procedure overbodig is gevoerd in die zin dat de uitkomst daarvan bij voorbaar vaststond gelet op de erkenning van Drijfzand. Het vorenstaande betekent dat de proceskosten aan de zijde van Drijfzand in conventie in beginsel voor rekening van Bredero dienen te komen.

5. De beslissing
De rechtbank in conventie en in reconventie
5.1. verklaart voor recht dat Drijfzand inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van de rechthebbenden van de toneelstukken 'Prettige Feestdagen' en 'Kattenmoeras';
5.2. bepaalt dat Drijfzand aan de rechthebbende schade heeft veroorzaakt en dat Drijfzand deze schade aan de rechthebbenden dient te vergoeden;
5.3. veroordeelt Bredero tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Drijfzand te betalen een bedrag van 91,05 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;
5.4. compenseert de proceskosten in conventie en in reconventie, in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt;
5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBROT:2013:8001 (pdf)
HA ZA 12-1096 (afschrift)

Rechtbank Rotterdam 8 mei 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:5861 (Crouwel tegen Den Blijker)
Als randvermelding. Mediarecht. Contractrecht. Geheimhouding. Crouwel en Den Blijker zijn in het verleden zakenpartners geweest. Na een zakelijk conflict hebbben partijen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. In het televisieprogramma ’24 uur met …’ heeft den Blijker uitlatingen (r.o. 2.3) gedaan over de zakelijke relatie met Crouwel. De rechter oordeelt dat den Blijker de clausule heeft overtreden en in beginsel een boete verschuldigd is. De hoogte van de boete wordt verminderd. De vordering strekkend tot additionele schadevergoeding wordt niet toegewezen. In reconventie vordert Den Blijker betaling van de boete (verrekening) omdat Crouwel ook uitlatingen in strijd met de clausule heeft gedaan. De rechter oordeelt - omdat Crouwel dit ontkent - dat bewijslevering dient te volgen.

4.4.2 Dat de uitlatingen van [gedaagde] in het programma betrekking hebben op [eiser] is duidelijk. Voorts is, uit de context, evenzeer duidelijk dat die uitlatingen gedaan zijn in verband met de beëindiging van de samenwerking. Zelfs in aanmerking nemend dat de clausule zo moet worden geïnterpreteerd dat niet elke uitlating over de persoon verboden is vallen deze uitlatingen naar het oordeel van de rechtbank zonder twijfel onder het bereik van de clausule. Het betreft hier in een tv-programma gedane uitlatingen, die voor een ruim publiek kenbaar zijn (geweest) en die zijn gedaan in het kader van een gesprek met een presentator waarin onder meer gerefereerd is aan de beëindiging van de samenwerking tussen [gedaagde] en [eiser]. Dat de achternaam van [eiser] slechts één keer wordt genoemd doet daaraan niet af. Voor de kijker is duidelijk dat [gedaagde] met “[eiser]” [eiser] bedoelt. In beginsel is dan ook de boete verschuldigd.

4.4.4 Hoewel het uitgangspunt dan ook moet zijn dat de gehele boete verschuldigd is ziet de rechtbank aanleiding om deze te matigen. Daarbij zijn de volgende aspecten in aanmerking genomen.
Het betreft zeer algemene mededelingen, die weliswaar refereren aan meningsverschillen, maar die op zichzelf niet zonder meer negatief van inhoud zijn. Uit de opname blijkt dat de presentator uitdrukkelijk vraagt naar het einde van de samenwerking en in het vervolg zowel op de zakelijke kant als op de persoonlijke verhouding in gaat. Hij introduceert ook het woord “belazerd”. [gedaagde] heeft de clausule geschonden door inhoudelijk antwoord te geven in plaats van te volstaan met de mededeling dat hij daarover niets mag/kan/zal zeggen, maar zoals [gedaagde] terecht heeft benadrukt zijn de uitlatingen wel genuanceerd; [gedaagde] heeft in redelijkheid niet de indruk gewekt of kunnen wekken dat sprake is van louter laakbaar handelen aan de zijde van [eiser] dat heeft geleid tot het uiteen gaan. [gedaagde] heeft tot uiting gebracht dat beide partijen elkaar verwijten hebben gemaakt. Vragen over de financiën heeft [gedaagde] niet beantwoord, behalve de algemene opmerking dat hij opnieuw moest beginnen. Mede in aanmerking genomen dat de uitlatingen geruime tijd na het maken van de afspraken zijn gedaan, dat het hier twee natuurlijke personen betreft en dat aan de extreme hoogte van de boete kennelijk destijds geen aandacht is besteed acht de rechtbank een matiging tot € 50.000,= voorshands op haar plaats. Het bedrag van € 500.000,= is in redelijkheid buiten alle proportie als de aard, inhoud en timing van de uitspraken (geruime tijd na het uiteengaan van partijen) worden meegewogen.

4.7 Voor wat betreft de uitlatingen die worden toegeschreven aan [eiser] is de rechtbank van oordeel dat, nu [eiser] deze ontkent, bewijslevering dient te volgen. De bewijslast daarvan rust bij [gedaagde]. De rechtbank zal hem dan ook toelaten tot bewijs van zijn stellingen; de enkele herhaling van één van de briefschrijvers dat de uitlatingen werkelijk zijn gedaan is onvoldoende om het bewijs voorshands geleverd te achten.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBROT:2013:5861 (pdf)

Op andere blogs:
Parool (Boete voor Herman den Blijker wegens loslippigheid)

RCC 15 juli 2013, dossiernr. 2013/00435 (Vergelijking Specsavers/Pearl)
Eerder op Reclameboek.nl RB 1868. Reclamerecht. Vergelijkende reclame. Geen algemene prijsvergelijking. Afwijzing. Het betreft een televisiereclame. Daarin zegt de voice-over het hierna volgende, terwijl voortdurend onderin beeld is te lezen: “O.b.v onderzoek bij 45 van de 291 Pearle winkels van 2 t/m 4 april. Laagste prijs bij Pearle: € 109 (18 winkels), € 129 (1x), € 139 (18x), € 159 (3x), € 189 (3x), € 219 (1x), € 259 (1x). Zie specsavers.nl/vergelijking voor alle informatie”. Voice-over: “Bij Specsavers betaalt u voor de goedkoopste varifocale bril € 79.-. Bij Pearle rekenen ze voor de meeste van de 45 onderzochte winkels voor zo’n bril € 109,- of € 139,-. Dat is dus 37 of 75% duurder bij Pearle”. Intussen verschijnt in beeld: “Specsavers Goedkoopste varifocale bril  €79,- en PEARLE Goedkoopste varifocale bril in de meeste winkels € 109 of € 139”.

De klacht - De reclame doet het voorkomen alsof Pearle duurder is. Uit de Pearle-website blijkt echter dat men bij Pearle een tweede bril gratis krijgt. Er is dus geen sprake van een nette objectieve vergelijking op basis van prijs.

Het oordeel van de Commissie
De Commissie vat de klacht op in die zin dat in de uiting -ten onrechte- de indruk wordt gewekt dat Pearle in het algemeen duurder is dan Specsavers. Anders dan klager lijkt te menen, wordt in de bestreden televisiereclame geen algemene prijsvergelijking gemaakt betreffende brillen bij Specsavers en brillen bij Pearle. Uit de gesproken tekst en de beelden van de uiting blijkt voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat in de uiting specifiek de prijs van de goedkoopste varifocale bril bij Specsavers wordt vergeleken met de prijzen van de goedkoopste varifocale brillen bij 45 onderzochte winkels van Pearle, waarbij in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd op de twee meest voorkomende prijzen voor dergelijke brillen bij Pearle. Het gaat in de vergelijking om de vraag wat de prijs is van één varifocale bril bij Specsavers en bij Pearle. Bij de beantwoording van die vraag doet niet ter zake wat voor montuur die bril heeft en dat er bij Pearle een tweede bril gratis wordt gegeven, als dat laatste al zo is, want Specsavers bestrijdt dat de tweede bril geheel gratis is. Klager heeft niet bestreden dat de goedkoopste varifocale bril bij Specsavers € 79,- kost.

De beslissing
De Commissie wijst de klacht af.

CvB RCC 23 juli 2013, dossiernr. 2013/00294 (Heineken Starbottle)
Reclamerecht. Bijzondere Reclamecode Alcohol. Agressieve reclame. (Gedeeltelijke) aanbeveling. Bevestiging. Het betreft een advertentie voor de “Star Bottle” van Heineken op de buitenzijde van de omslag (voor- en achterkant) van het dagblad Spits van 28 maart 2013 en op de binnenzijde van de omslag (alleen voorkant).

De klacht - Door de grootte, de opmaak, het intense kleurgebruik en het daardoor drammerige en propagandistische karakter van de advertenties is sprake van ongepaste beïnvloeding en daardoor van agressieve reclame in de zin van artikel 14.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de reclame ongepast is, is deze tevens in strijd met de goede smaak (artikel 2 NRC) en de professionele toewijding (artikel 7 NRC). Bovendien staat ten onrechte de educatieve slogan alleen op de achterzijde van de omslagadvertentie.

Het oordeel van de Commissie
1) De NRC bevat geen bepaling waarin grenzen worden gesteld aan de mate waarin reclame “drammerig” mag zijn. Het enkele feit dat adverteerder zich van een intensieve reclamecampagne bedient, leidt niet tot het oordeel dat sprake is van agressieve reclame als bedoeld in artikel 14.1 NRC. Ook kan niet worden geoordeeld dat de onderhavige advertenties door grootte, opmaak en kleurgebruik de keuzevrijheid van de gemiddelde consument (kunnen) beperken en/of aan het nemen van een geïnformeerd besluit over het aangeprezen product in de weg zouden staan.
2) Nu naar het oordeel van de Commissie geen sprake is van agressieve reclame, wijst zij de klacht dat de reclame door het agressieve karakter  daarvan tevens in strijd is met de goede smaak en de professionele toewijding af.
3) De onderhavige uitingen voor de Heineken Star Bottle betreffen reclame voor alcoholhoudende dranken waarop, naast het Algemene deel van de NRC, de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) van toepassing is. Krachtens artikel 32 lid 2 en 3 RvA moet alle printreclame voor zwakalcoholhoudende dranken zijn voorzien van het logo “Geen 16? Geen druppel”. De advertentie aan de binnenzijde van de omslag voldoet aan het bepaalde in genoemd artikel. Naar het oordeel van de Commissie is dat niet het geval bij de reclame aan de buitenzijde van de omslag, waarbij in de advertentie die zich aan de achterzijde van de krant bevindt het logo “Geen 16? Geen druppel” is opgenomen. Opengevouwen vormt de uiting op de omslag weliswaar één advertentie, maar bij een dichtgevouwen krant is niet (direct) duidelijk dat de uiting aan de voorzijde de helft is van een groter geheel. Naar het oordeel van de Commissie dient daarom de advertentie die aan de voorzijde van de omslag zichtbaar is, als zelfstandige uiting te voldoen aan de bepalingen van artikel 32 RvA betreffende het opnemen van het logo “Geen 16? Geen druppel”. Daarbij is van belang dat in de richtlijnen voor het tonen van het logo, die zijn opgenomen in de toelichting bij artikel 32 RvA, ten aanzien van de positie van het logo is bepaald dat “het logo in ieder geval duidelijk zichtbaar moet zijn”. Dat is bij de uiting op de voorzijde van de omslag niet het geval.
4) Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist. De beslissing van de Reclame Code Commissie [24 mei 2013] Op grond van hetgeen onder 3) is overwogen acht de Commissie de bestreden uiting op de buitenzijde van de omslag (voorkant) in strijd met het bepaalde in artikel 32 lid 3 RvA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Het oordeel van het College
1. Het College stelt voorop dat in beroep uitsluitend dient te worden beslist over de vraag of de bestreden reclame-uitingen als agressief in de zin van artikel 14.1 NRC dienen te worden aangemerkt. Dit artikel bevat een opsomming van om­standighe­den waaronder reclame agressief is. Het College leest in deze opsomming niet dat de omvang en de intensiteit van reclame-uitingen zelfstandig tot het oordeel kunnen lei­den dat sprake is van agressieve reclame. Het feit dat grootschalig en intensief voor een bepaald product reclame wordt gemaakt, kan immers niet tot het oordeel leiden dat reeds daardoor sprake zou kunnen zijn van intimidatie, dwang, met inbe­grip van het gebruik van lichamelijk geweld, en on­ge­paste beïn­vloeding. Het voor­gaande ligt niet anders indien reke­ning wordt gehou­den met de marktpo­si­tie van Heineken. Ook deze positie kan niet zelfstandig tot het oordeel leiden dat de bestre­den reclame-uitingen van Heineken agressief zijn in de zin van artikel 14.1 NRC. Tot slot merkt het College op dat de Nederlandse Recla­me Code geen grens stelt aan de mate waarin een bedrijf re­clame mag maken.

2. De primaire en subsidiaire grieven kunnen niet slagen. Derhalve wordt beslist als volgt.

De beslissing van het College van Beroep [23 juli 2013]
Het College bevestigt de beslissing van de Commissie voor zover in beroep aan de orde.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI tegen Shimano)
Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop, Hogan Lovells.
Octrooirecht. EP 1 240 074 (8- en 11-speed fietsversnellingssystemen). Shimano c.s. vreest dat MBI niet in staat zal zijn om volledige proceskosten ex 1019h Rv te voldoen en vordert in dit incident zekerheidsstelling ex 224 Rv voor de betaling van schadevergoeding en proceskosten tot €200.000. Nu MBI geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is zij gehouden zekerheid te stellen. Het is niet vereist dat MBI in Nederland geen verhaal kan bieden. Het beroep dat zij doet op artikel 224 lid 2 sub c Rv, dat zij beschikt over vermogenbestanddelen in Nederland, slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het ingeroepen octrooirecht, gelet op de op voorhand niet vast te stellen waarde daarvan, vooralsnog geen reële verhaalsmogelijkheid.

Bij het executoriaal veilen van het octrooirecht zou bovendien kunnen blijken dat er geen koper voor te vinden is, zeker niet indien het octrooirecht in de procedure met succes zou kunnen worden aangevallen. Volgens artikel 6:51 lid 2 BW moet de zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal kan nemen. De Rechtbank acht de hoogte van het bedrag reëel, gelet op de vergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie worden toegekend ex artikel 1019h Rv.

De beslissing
5.1. De rechtbank beveelt MBI uiterlijk op 14 augustus 2013 ten behoeve van Shimano c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van €200.000 door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden.

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, IEF 12932; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655; KG ZA 13-693 (Lifesave tegen McAfee International)
Merkinbreuk. Verwarringsgevaar. Onrechtmatige daad. Livesafe drijft een onderneming die alarmeringssystemen - een GPS-tracker, die een persoon bij zich kan dragen en waarmee hij een alarm in werking kan stellen - voor de persoonlijke veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt. McAfee drijft een onderneming op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van antivirussoftware en software voor beveiliging van digitale gegevens en computers. McAfee brengt een beveiligingsdienst op de markt onder de naam 'LifeSave'.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen verwarringsgevaar bestaat. De beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk komen niet voor in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid. Er is geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatige mededinging, de vorderingen worden afgewezen.

Merkinbreuk?
4.2. Livesafe stelt in haar dagvaarding primair dat McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat McAfee volgens Livesafe een teken gebruikt dat identiek is aan het Livesafe merk, althans verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

4.3. Naar voorlopig oordeel is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Ook als uitgegaan wordt van het gebruik van het teken ‘LiveSafe’ door McAfee, zoals Livesafe stelt, en niet van het teken ‘McAfee LiveSafe’, zoals McAfee betoogt, is van een identiek teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Livesafe verliest uit het oog dat de beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk niet voorkomen in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen.

Overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen; Verwarringsgevaar
4.10. De hiervoor besproken mate van overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen van het Livesafe merk in aanmerking nemend, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat tussen het Livesafe merk en het McAfee teken geen gevaar voor verwarring bestaat. Het is weliswaar zo, zoals Livesafe betoogt, dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van het merk en teken, en omgekeerd, maar dat kan Livesafe in de omstandigheden van het onderhavige geval naar voorlopig oordeel niet baten. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming tussen het Livesafe merk en het teken van McAfee (alleen overeenstemming tussen de woordbestanddelen van het Livesafe merk, die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen, en het teken van McAfee) onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid.

Verwarringsgevaar door toegenomen onderscheidend vermogen?
4.19. Zoals hiervoor in 4.18 overwogen is de software die McAfee aanbiedt in veel geringere mate soortgelijk aan de waren waarvoor Livesafe haar merk daadwerkelijk heeft gebruikt dan aan software in het algemeen. Gelet daarop en gelet op de mate van overeenstemming van merk en teken, bestaat er voorshands oordelend ook geen verwarringsgevaar tussen het Livesafe merk zoals gebruikt en het teken van McAfee, ondanks het feit dat het onderscheidend vermogen door het gebruik van het Livesafe merk enigszins is toegenomen.

4.20. Het voorgaande geldt ook voor het door Livesafe gestelde indirecte verwarringsgevaar. McAfee heeft onweersproken gesteld dat haar merk en handelsnaam ‘McAfee’ grote bekendheid bij het publiek geniet. In alle uitingen van McAfee over haar LiveSafe product maakt zij ook duidelijk dat het gaat om een product van McAfee. Daarnaast heeft de consument geen enkele concrete aanleiding om te veronderstellen dat een leverancier van antivirus-software tevens de alarmeringsdiensten van Livesafe is gaan aanbieden. Onder die omstandigheden en gegeven het zwakke onderscheidend vermogen van het Livesafe merk, zal de gemiddeld oplettende en omzichtige consument niet menen dat de producten of diensten van partijen afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen.

Onrechtmatige daad
4.27. Van onrechtmatige mededinging door het creëren van verwarringsgevaar met de onderneming van Livesafe is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake. Om deze redenen zijn ook de vorderingen van Livesafe gebaseerd op de onrechtmatige daad niet toewijsbaar.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt Livesafe in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van McAfee begroot op € 5.033,80;
5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9976 (Kettle Foods c.s. tegen Intersnack)
Merkinbreuk. Onrechtmatig handelen. Afwijzing. Kettle Foods ontwikkelt, produceert en verkoopt aardappelchips. Op de verpakking van de producten van Kettle Foods staat als omschrijving: “traditionally hand cooked potato chips”. In de Verenigde Staten wordt het proces algemeen gebruikelijk aangeduid als: ‘kettle cooked’. Intersnack is voornemens om in augustus 2013 een nieuw product op de Europese markt te lanceren in de navolgende verpakking (zie afbeelding). Kettle Foods vordert een Europa-wijd merkinbreukverbod.

De voorzieningenrechter oordeelt, bij gebrek aan enig marktonderzoek, dat het onaannemelijk is dat het een bekend merk betreft. Door het teken “kettle” consequent te laten volgen door “cooked” mag er van uit worden gegaan dat een gemiddelde consument die de woorden “kettle cooked” ziet staan in eerste instantie aan het kookproces zal denken. De omstandigheid dat Kettle Foods en Lay’s in onderhandeling zijn, neemt niet weg dat als bewijs kan gelden dat de concurrentie wenst om deze terminologie te kunnen bezigen als beschrijving van het productieproces. Het beschrijvende karakter van “Kettle Cooked” wordt versterkt door op de voorkant een ketel op het vuur af te beelden. Op de achterkant is voorts in vier stappen uiteengezet hoe het product tot stand is gekomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Kettle Foods baseert haar merkinbreukvordering op artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a tot en met c Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).

Merkinbreuk
Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo
4.7. (...) Bij gebrek aan enig marktonderzoek waar de bekendheid van het merk van Kettle Foods wel uit zou kunnen volgen, acht de voorzieningenrechter onaannemelijk dat het bekende merken betreft en wijst het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo derhalve af.

Artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE en 9 lid 1 sub a of b GMVo
4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat reeds door het teken “kettle” consequent te laten volgen door “cooked” er van uit mag worden gegaan dat een gemiddelde consument die de woorden/het teken “kettle cooked” ziet staan in eerste instantie aan het kookproces zal denken.

4.11. (...) De omstandigheid dat Kettle Foods en Lay’s in onderhandeling zouden zijn over dit gebruik, neemt niet weg dat het als bewijs kan gelden voor de wens van de concurrentie om deze terminologie te kunnen bezigen als beschrijving van het productieproces. Aangenomen moet worden dat Intersnack daarom in beginsel een legitiem belang heeft om de term “Kettle Cooked” op haar verpakking te gebruiken, zolang zij dat maar doet ter aanduiding van het productieproces en zij – als gezegd – niet disloyaal jegens Kettle Foods als merkhouder handelt.

4.12. De door Kettle Foods in paragraaf 41 van haar pleitnota aangehaalde voorbeelden van disloyaal beschrijvend gebruik zijn voorshands oordelend niet aan de orde. De indruk van een commerciële band met Kettle Foods wordt, gezien het voorgaande, niet gewekt door het gebruik van het teken, evenmin als dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van Kettle Foods. Van schending van de goede naam van het merk is – afgezien van dat dit ook niet expliciet is aangevoerd door Kettle Foods - geen sprake net zo min dat Intersnack haar product zou voorstellen als imitatie van het merk van Kettle Foods. Daarbij weegt naar voorlopig oordeel mee dat andere beschrijvende aanduidingen op de bestreden verpakking, zoals de smaakaanduiding ‘Sweet Chili & Red Pepper’, ‘new’ en ‘extra crunchy’ (zoals zichtbaar in de afbeelding weergegeven hiervoor onder 2.10) ook in grote letters en op opvallende wijze op de verpakking zijn aangebracht, zodat de gemiddelde consument niet om die reden zal aannemen met een merkaanduiding van doen te hebben. Het argument van Kettle Foods dat het gebruik van hoofdletters en de plaatsing op de verpakking ervoor zorgt dat de consument het teken opvat als merk, gaat gelet op het voorgaande, niet op.

4.13. Het beschrijvende karakter van “Kettle Cooked” wordt nog een nadrukkelijk versterkt omdat op de voorkant onder (of eigenlijk: achter) het teken ‘kettle’ een ketel op het vuur is afgebeeld. Op de achterkant is voorts in vier stappen uiteengezet hoe het product tot stand is gekomen, waarvan stap twee luidt: “de aardappelen worden met schil gewassen en vervolgens in grote, dikke schijfjes gesneden en langzaam en zorgvuldig in de ketel goudbruin gebakken.” (...)

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.14. Gelet op het voorgaande gaat het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE – voor zover relevant aangezien het alleen ziet op het ingeroepen Beneluxmerk – evenmin op.

Onrechtmatig handelen
4.15. Voor zover Kettle Foods nog een beroep op onrechtmatig handelen heeft gedaan, heeft zij niets gesteld dat tot een ander oordeel dan hiervoor zou moeten leiden. Het beroep slaagt niet.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Kettle Foods in de proceskosten, aan de zijde van Intersnack tot op heden begroot op € 41.324,59,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:9976 (pdf)
KG ZA 13-777 (afschrift)

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 12-1251 (Rijkswaterstaat tegen Doebros B.V.)
Uitspraak ingezonden door Ewoud Caspers en Franklin Geurts, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V..
Octrooirecht. Vernietiging. Doebros is houdster van het Europees octrooi EP 1224954 voor een "Fire extinguishing post" (bluspost). Tegen de verlening van het octrooi is door zowel Rijkswaterstaat als Ajax Chubb Varel B.V. oppositie ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat conclusie 1 zoals verleend niet nieuw noch inventief is. Rijkswaterstaat heeft gewezen op een memorandum uit 1999, dat openbaart een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

De rechtbank gaat veronderstellenderwijs uit dat de transparantie van het materiaal voor toegang tot het eerste deel (en de niet-transparantie voor het tweede deel) in conclusie 1 terugslaat op de "means" om toegang te krijgen tot de verschillende delen en niet op de daarin slechts optioneel opgenomen deur. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi.

4.3 Rijkswaterstaat heeft er terecht op gewezen dat het memorandum van 10 mei 1999 (zie r.o. 2.8) een weerslag vormt van op de prioriteitsdatum bekende stand van de techniek. Dat memorandum openbaart onbetwist een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert, zo is evenmin door Doebros bestreden, dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

4.4 Doebros heeft hier tegen in gebracht dat dit memo van 10 mei 1999 niet openbaar was. Dit verweer wordt gepasseerd. In de eerste plaats wordt overwogen dat Doebros de stelling van Rijkswaterstaat dat het memo is verstuurd aan Ajax de Boer B.V. (hierna: Ajax) en door Ajax is ontvangen eerst bij pleidooi en mede gelet op dat late tijdstip onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, terwijl Doebros in paragraaf V. 4.1 van de conclusie van antwoord nog had aangegeven dat het memo "een op een toegezonden [is] aan een derde partij, Ajax de Boer BV". De rechtbank stelt derhalve vast dat het memo daadwerkelijk aan Ajax is toegezonden. Ten tweede overweegt de rechtbank dat Doebros onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat de ontvanger van het memo (dhr. Hoyer van Ajax derhalve) onder een (impliciete) vertrouwelijkheidverplichting zou hebben gestaan, waarbij het volgende meeweegt. Het memo is afkomstig van een overheidsorgaan dat (mede) tot taak heeft de brandveiligheid van tunnels te bevorderen en reeds om die reden zal een ontvanger ervan in beginsel niet verwachten dat hij dat stuk vertrouwelijk dient te behandelen. Daarbij komt dat het memo opent met de tekst dat het "volgende pakket van eisen voor blusposten geformuleerd" is. Als voorts in ogenschouw wordt genomen dat een dergelijk pakket van eisen eveneens in het kader van de verplichte aanbestedingsprocedure volgens (destijds) Richtlijn 93/37/EEG voor alle (overige) bieders openbaar moet zijn, zal de ontvanger van het memo zonder meer aannemen dat eventuele concurrenten eveneens van dit eisenpakket op de hoogte zijn of zullen worden gesteld. Voorts is van belang dat die concurrentie er blijk van heeft gegeven die wetenschap ook daadwerkelijk te bezitten. Als concurrentie van Ajax was immers destijds zonder meer (de rechtsvoorganger van) Doebros te beschouwen. Bedoelde wetenschap kan worden afgeleid uit de brief van 13 maart 2000 (r.o. 2.10) en de email van 29 juni 2000 (r.o. 2.11) van de heer Doesschot aan Rijkswaterstaat waarin de belangrijkste kenmerken (opdeling bluspost in een publiek en niet-publiek deel, waarbij het niet-publieke deel voor het zicht afgeschermd is) worden opgesomd. Tot slot is van belang dat in feite een onbekend aantal mensen binnen de organisatie van Rijkswaterstaat van de inhoud van niet alleen het memo van 10 mei 1999, maar ook van dat van 23 februari 2000 (r.o. 2.9) alsmede van voormelde brief en email van Doesschot, op de hoogte moet zijn geweest, zonder dat kan worden aangenomen dat zij anders dan hun nogal algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren tot specifieke vertrouwelijkheid gehouden waren, gelet op de onweersproken stelling van Rijkswaterstaat dat zij meer concurrentie op de markt voor blusposten toejuichte. Ook voor die laatsten zal dergelijke vertrouwelijkheid te minder voor de hand hebben gelegen, gelet op het openbare aanbestedingstraject dat diende te worden gevolgd.

4.6 Gelet op de niet-nieuwheid en niet-inventiviteit van conclusie 1, heeft Doebros onvoldoende onderbouwd gesteld waarin overigens het nieuwe- en inventieve karakter van de volgconclusies 2-3 alsmede 5-8 moet worden gezocht zodat het octrooi als verleend in zijn geheel moet worden vernietigd.

4.7 Ook van de subsidiair en meer subsidiair voorgestelde conclusies heeft Doebros niet toegelicht waarom deze, indien de verleende conclusies niet-nieuw of niet-inventief zouden worden geacht, nieuwe of inventieve maatregelen zouden toevoegen. De rechtbank begrijpt dat deze hulpverzoeken in verband met het verwijt in de oppositie van ongeoorloofde toegevoegde materie zijn ingediend. Zodoende wordt het octrooi ook volgens die conclusies voor ongeldig gehouden.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 1224954,
5.2. veroordeelt Doebros in de kosten aan de zijde van Rijkswaterstaat tot op heden begroot op 1819,17 euro,
5.3. verklaart het vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1251 (pdf)
HA ZA 12-1251 (grosse)

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, KG ZA 13-810 (Rapoo tegen Gembird)
Uitspraak ingezonden door Leonie Gerding en Thera Adam - Van Straaten, Kneppelhout & Korthals.
Vormgevingserfgoed. Merkinbreuk. Recall. Rectificatie. Opheffing beslag. Rapoo is actief is op het gebied van randapparatuur voor electronica. Rapoo produceert en verkoopt onder de naam Blade draadloze toetsenborden. Rapoo Schenzen heeft een aantal geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor keyboards. Gembird is aanbieder van dezelfde waren via een wereldwijd netwerk van distributeurs en websites. Gembird brengt onder de naam Phoenix verschillende type draadloze toetsenborden op de markt. In opdracht van Gembird worden de Phoenix-producten onder de aandacht gebracht bij potentiële afnemers. Rapoo legt in reactie daarop conservatoir beslag tot afgifte op 1180 toetsenborden. In reconventie vordert Gembird opheffing hiervan.

De afwijkende toetsenindeling en de meer afgeschuinde toetsen doen onvoldoende af aan de overeenstemmende algemene indruk. Rapoo vordert succesvol Gembird elke inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Rapoo met betrekking tot het Blade-toetsenbord in alle lidstaten van de EU te staken en gestaakt te houden almede een recall en het plaatsen van een rectificatie met een hyperlink naar een online publicatie van dit vonnis. Het beslag wordt opgeheven, omdat eiser niet aan kan tonen dat de goederen bestemd zijn voor invoer in de Europese Gemeenschap.

[red. lees ook de rechtsoverwegingen rondom de proceskosten; waarbij de voorzieningenrechter voorziet in een verdeling van de proceskosten tussen de verschillende partijen in conventie en reconventie, in r.o. 4.31. - 4.37]

Inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten Rapoo Shenzen
4.11. Naar voorlopig oordeel voldoen de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De combinatie van kenmerkende elementen is in geen van de oudere modellen terug te vinden en verleent de modellen voorshands oordelend een eigen karakter, ook als wordt uitgegaan van een met het toepassen van een bepaalde stijl samenhangende beperkte(re) vormgevingsvrijheid. De platte vormgeving geeft het toetsenbord op zich nog geen eigen karakter, ook al bestonden er ten tijde van de modelregistratie wellicht geen plattere toetsenborden, gegeven de hang naar steeds dunnere apparatuur. In combinatie met de metalen behuizing aan de onder- en zijkant, waar de toetsen als het ware in vallen en waarbij aan de bovenkant tussen de toetsen geen behuizing zichtbaar is, alsmede de vrijwel tegen elkaar aan liggende en volledig vlakke toetsen, ontstaat echter een totaalindruk die afwijkt van het in 2.5 weergegeven vormgevingserfgoed. Dat vormgevingserfgoed bestaat weliswaar ook uit zeer platte toetsenborden, maar daarop is in bijna alle gevallen de behuizing zichtbaar tussen of rondom de toetsen. Ook hebben de meeste toetsenborden geen uiterlijk waarbij de toetsen als het ware in een behuizing met opstaande rand vallen. Van de in 2.5.3 en 2.5.6 weergegeven toetsenborden kan gezegd worden dat dat wel het geval is, maar de algemene indrukken daarvan wijken af doordat het materiaal van de behuizing gelijk is aan het materiaal van de toetsen en de vormgeving van de onderkant afwijkt. Het is 2.5.7 weergegeven toetsenbord heeft weliswaar een metalen behuizing, maar bij dat toetsenbord wordt de algemene indruk bepaald door een brede behuizingsrand rondom de toetsen. Ook zijn de toetsen niet vlak.

4.12. De door Rapoo gestelde kenmerkende elementen zijn ook niet uitsluitend technisch bepaald. Voor de balk en pootjes aan de onderkant (element v en vi) geldt weliswaar dat de vormgeving daarvan voor een belangrijk deel een technische functie vervult: het enigszins kantelen van het toetsenbord en verlenen van stabiliteit. Dat laat echter onverlet dat deze balk en pootjes ook voor een deel niet technisch bepaalde vormgevingseigenschappen bezitten, zoals de breedte, rondingen en het gebruikte materiaal. Dat voor de vormgeving van de platte scissor key toetsen een specifieke bevestigingstecniek nodig is, maakt niet dat die vormgeving ook een technische functie vervult.

4.14. Naar voorlopig oordeel zijn de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten derhalve geldig.

4.16. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Phoenix-toetsenborden eenzelfde algemene indruk maken als de Gemeenschapsmodellen van Rapoo. (...) De afwijkende toetsenindeling leidt niet tot een afwijkende algemene indruk. Gembird stelt dat de toetsen op haar toetsenborden meer zijn afgeschuind, maar dit detail is nauwelijks waarneembaar en leidt niet tot een andere totaalindruk. (...) In zowel deze modellen als in de toetsenborden van Gembird heeft de balk echter een afwijkende kleur van de rest van de onderkant, heeft hij een vergelijkbare lengte en is de breedte korter dan de breedte van de onderkant. Dit doet daarom onvoldoende af aan de overeenstemmende algemene indruk.

Slotsom
4.19. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen voor zover het de Gemeenschapsmodellen van Rapoo Shenzen betreft. De modelrechtelijke vorderingen van Rapoo Europe zullen worden afgewezen. De merkenrechtelijke vorderingen van Rapoo zullen eveneens worden afgewezen wegens het ontbreken van spoedeisend belang.

4.21. De gevorderde rectificatie per email aan ontvangers van de mailing van 14 juni 2013 zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Rapoo heeft onweersproken gesteld dat door de mailing, mede omdat daarin zonder haar toestemming het woordmerk RAPOO is gebruikt, de onjuiste indruk kan zijn gewekt dat de door Gembird Europe aangeboden producten afkomstig zijn van Rapoo of dat er een zakelijk verband zou bestaan tussen Rapoo en Gembird Europe. (...)

4.22. De gevorderde rectificatie op de website van Gembird Europe zal niet worden toegewezen. Voorshands is niet aannemelijk gemaakt dat deze website een groot aantal bezoekers trekt, die geen geadresseerde waren van de mailing van 14 juni 2013. Gelet op de hiervoor besproken rectificatie van die mailing, acht de voorzieningenrechter een aanvullende rectificatie op de website daarom voorshands niet proportioneel.

4.23. De gevorderde recall zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Nu naar voorlopig oordeel sprake is van modelinbreuk, heeft Rapoo Shenzen belang bij en recht op de recall. Hiermee kan de inbreuk immers worden beperkt, dan wel beëindigd. Daarmee is het spoedeisend belang - door Gembird vergeefs bestreden - voorshands aanwezig.

In reconventie
Opheffing beslag
4.28. Rapoo betwist niet dat de beslagen goederen zich (allemaal) in een douane-entrepot bevonden en nog niet in de Gemeenschap waren ingevoerd. Zij stelt zich echter op het standpunt dat het mogelijk is beslag te leggen op goederen in douane-entrepot. Dat laat echter onverlet dat een dergelijk beslag onrechtmatig kan zijn als summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid daarvan.

4.29 (...) het betoog van Rapoo dat de bewijslast voor het feit dat de beslagen goederen bestemd zijn voor landen buiten de Europese Gemeenschap zou liggen bij Gembird, is gelet op dat (Class) arrest onjuist. Het is aan Rapoo om te bewijzen dat de goederen bestemd zijn om te worden ingevoerd in de Gemeenschap, hetgeen niet aan de orde is zolang Gembird geen keuze heeft gemaakt voor de invoer van de goederen.

4.30. Naar voorlopig oordeel is op grond van het voorgaande summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de stelling van Rapoo dat de in beslag genomen toetsenborden inbreuk maken op haar Gemeenschapsmodelrechten. Derhalve zal het beslag en de gerechtelijke bewaring worden opgeheven. Rapoo zal worden bevolen deze goederen vrij te geven en op haar kosten aan Gembird te retourneren.

5.8. beveelt Gembird Europe binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle ontvangers in lidstaten van de Europese Unie van de door Gembird Europe op 14 juni 2013 verzonden mailing een e-mail te sturen, onder gelijktijdige toezending ter controle aan de advocaat van Rapoo van de lijst met namen van deze ontvangers en kopie van het verzonden bericht, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst, logo, aanprijzing of vermelding, waarbij het woord “hier” een hyperlink zal bevatten naar een online publicatie van het vonnis, aan te geven door de advocaat van de eiseressen, te weten op [...] www.ie-forum.nl of www.rechtspraak.nl

[tekst van rectificatie]

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 25 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (Eurosafe solutions BV tegen Ensafe BV)

Eurosafe Solutions c.s. stelt naast merkinbreuk door Ensafe, ook schending van concurrentiebedingen door (oud-) werknemers. “Safe” is in hoge mate beschrijvend van karakter en dus weinig beschermenswaardig, ook het kleurgebruik levert onvoldoende overeenstemming op. De totaalindruk van de beide beeldmerken is al met al voldoende verschillend. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door Ensafe van haar nieuwe teken voorshands niet in strijd is met artikel 2.20 lid 1, sub b en c BVIE.

In reconventie: Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe nietig, omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht. Eurosafe Solutions echter heeft vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken en de voorzieningenrechter neemt aan dat het depot door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing (schorsing) volgt.

Betreffende de merkinbreuk
6.3. Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe Solutions nietig omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht en Ensafe als voorgebruiker dient te worden aangemerkt. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Ingevolge artikel 2.4. sub f, onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen indien het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval indien (kort gezegd) de deposant weet of behoort te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten gebruikt. Eurosafe Solutions lijkt gezien de datum van het depot, 9 april 2013, dus nádat Ensafe haar nieuwe teken vanaf januari 2013 had geïntroduceerd op de markt, de schijn tegen te hebben. Eurosafe Solutions heeft echter met de door haar gegeven onderbouwing (weergegeven in r.o. 4.2.1.) vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken. De voorzieningenrechter neemt aan dat het depot op 9 april 2013 door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

6.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat beide tekens in het economisch verkeer in hoge mate voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt. Eurosafe Solutions installeert en inspecteert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn met name eindgebruikers zoals gebouweigenaren) en Ensafe ontwikkelt, fabriceert en distribueert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn veelal de dealers/installateurs van valbeveiligingsproducten). Ensafe heeft weliswaar naar voren gebracht dat van soortgelijke waren en diensten geen sprake is omdat beide ondernemingen een andere schakel in de keten innemen, maar dit argument is in casu niet echt sterk. Beide ondernemingen zijn immers actief op de valbeveiligingsmarkt: de zeer specifieke markt van goederen en diensten die het bijzondere doel hebben om te bewerkstelligen dat mensen niet van hoge objecten naar beneden kunnen vallen. De waren en diensten zijn afkomstig uit dezelfde branche (het gaat in beide gevallen om valbeveiligingsproducten) en hebben (grotendeels) hetzelfde gebruiksdoel. Dat de ene partij het accent van haar activiteiten meer legt op het ene aspect in de keten tussen productontwikkeling aan het ene uiteinde en de daadwerkelijke montage en inspectie van valbeveiligingsproducten op het dak aan het andere uiteinde, doet aan het oordeel dat het gebruik van de tekens soortgelijke waren en diensten betreft niet af.

6.7. Omtrent de totaalindrukken van merk en teken overweegt de voorzieningenrechter het volgende.
6.8. Van de betekenis van de woordcomponenten in het beeldmerk moet Eurosafe Solutions c.s. het voor de verkrijging van merkenrechtelijke bescherming niet hebben; “Safe” is, zoals Eurosafe Solutions c.s., zelf ook heeft onderkend, in hoge mate beschrijvend van karakter. Het is weinig beschermenswaardig dat Eurosafe Solutions en Ensafe beiden de term “safe” hebben verwerkt in de aanduiding waarmee zij hun existentie naar de buitenwacht kenbaar maken. “Euro” is een zeer algemeen gebruikt voorvoegsel aan deze zijde van de Atlantische Oceaan en zodoende ook weinig geëigend om een rechter tot beschermende activiteit te bewegen. Het voorvoegsel “Euro” verschilt, afgezien van de hoofdletter “E”, te veel van “En” om daar qua woordinhoud een probleem te kunnen ontwaren. Het is dus begrijpelijk dat Eurosafe Solutions c.s. het zwaartepunt van de argumentatie heeft gezocht buiten de woordinhoud. Ook auditief is er een groot verschil tussen het langere en klankrijkere Eurosafe Solutions en Ensafe.

6.9.Aan Eurosafe Solutions c.s. kan wel worden toegegeven, en dat is het meest sprekende aspect in haar argumenten, dat het kleurgebruik in de beide beeldmerken sterke overeenstemming vertoont (rood-wit-blauw) en dat de kleur van het beeldmerk in beide gevallen halverwege van rood op blauw overgaat. Dat levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter op zichzelf, noch in samenhang met andere aspecten van de beide beeldmerken, onvoldoende overeenstemming op om Eurosafe Solutions c.s. in kort geding de bescherming van het beeldmerk te bieden waarom zij vraagt. In dit kort geding is gebleken dat ook andere bedrijven in de branche dezelfde kleurcombinatie gebruiken (net als er ook diverse landen zijn die net als Nederland een combinatie van rood, wit en blauw in hun nationale kleuren hebben).
6.13. Eurosafe Solutions c.s. heeft als grondslag van haar vorderingen mede aangevoerd dat Eurosafe Solutions in de Benelux een bekend merk is en dat met het gebruik van het teken Ensafe door Ensafe ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van het merk Eurosafe Solutions, waarmee zij zich mede wil beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor niet-soortgelijke waren. Ook op die grondslag strandt de vordering. (...)

Betreffende de concurrentiebedingen en de daarmee verbonden onrechtmatige daad (conventie en reconventie)
6.24. Het is onwaarschijnlijk dat een kantonrechter in een bodemzaak (thans nog) een beslissing zou nemen die mee zou brengen dat de werknemers hun werkzaamheden voor Ensafe ([gedaagde 4]) dan wel Daksecure ([gedaagde 3], [gedaagde 5] en[gedaagde 6]) zouden moeten staken. Het ligt in de rede dat de bodemrechter zal komen tot minimaal een gedeeltelijke vernietiging van de concurrentiebedingen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de oud-werkgever Eurosafe Solutions, de vier werknemers door hun concurrentiebeding onbillijk worden benadeeld. Er is onvoldoende grond om de werknemers bij wijze van voorlopige voorziening te verbieden hun werkzaamheden in dienst van Ensafe c.s. voort te zetten. De vorderingen in conventie die gericht zijn tegen de werknemers (III) zullen daarom worden afgewezen. Alhoewel aan Eurosafe Solutions het wapen van het concurrentiebeding in conventie in feite al uit handen wordt geslagen, is er geen aanleiding om in reconventie de gevraagde voorziening, strekkende tot schorsing van de werking van het concurrentiebeding niet te treffen.

6.25.Ten slotte heeft Eurosafe Solutions aangevoerd dat Ensafe c.s. profiteren van de wanprestatie van de werknemers. Gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter tot de conclusie is gekomen dat de werknemers niet, althans niet meer, door Eurosafe Solutions aan hun concurrentiebedingen kunnen worden gehouden, is er thans ook geen grond om aan te nemen dat Ensafe en Daksecure onrechtmatig handelen jegens Eurosafe Solutions door van hun diensten gebruik te maken. Er is geen basis om Ensafe en Daksecure te gebieden het werken met de werknemers te staken dan wel Ensafe en Daksecure te verbieden hen voor zichzelf of anderen te laten werken. De betreffende vordering in conventie (II) wordt afgewezen.

6.26. De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen zullen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing volgt. Eurosafe Solutions zal in conventie en in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van de werknemers en Ensafe c.s. als hier na te melden. Eurosafe Solutions zal ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de reconventie aan de zijde van de werknemers als hier na te melden.

7 De beslissing
De voorzieningenrechter in conventie
7.1. wijst de vorderingen af,
7.2. veroordeelt Eurosafe Solutions c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe betreffende de merkinbreuk tot op heden begroot op € 13.507,96 aan salaris advocaat en € 589,00 aan griffierecht (in totaal € 14.096,96),
7.3. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe c.s. en de werknemers betreffende de concurrentiebedingen tot op heden begroot op € 816,00,
7.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie
7.5. schorst de gelding van de tussen Eurosafe Solutions enerzijds en [gedaagde 3], [gedaagde 4], [gedaagde 5] en[gedaagde 6] anderzijds overeengekomen concurrentiebedingen totdat daarover in een eventuele bodemprocedure zal zijn beslist,
7.6. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van de werknemers tot op heden begroot op € 408,00,
7.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
7.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (pdf)