Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, KG RK 13-1773 (Imation Europe tegen Stichting De Thuiskopie)
Uitspraak ingezonden door Jochem Donker, CEDAR B.V..
Afgewezen verzoek conservatoir beslag. Belang stichting de Thuiskopie.
Imation voert in een aanhangige procedure dat zij geen afdracht verschuldigd is voor blanco data-cd's en dvd's die voor professioneel gebruik zijn bestemd (IEF 12356). Imation heeft een verzoek ingediend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Stichting de Thuiskopie ter zekerheid van een vordering wegens onverschuldigde betaling.

De gestelde vordering van Imation kan echter niet als summierlijk deugdelijk worden beschouwd, nu daarin onder meer geen rekening is gehouden met het oordeel van de rechtbank ter zake de verjaring en er is geen berekening overlegd waarin het in het tussenvonnis gegeven oordeel wel is verdisconteerd. Voor zover de vordering wel (deels) summierlijk deugdelijk moet worden geacht, geldt dat het belang van Stichting de Thuiskopie zich verzet tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden. De voorzieningenrechter weigert het gevraagde verlof.

Dat er door een wijziging van de wettelijke regeling (omtrent de vaststaande ontvangsten van de Stichting) of door andere oorzaak binnen afzienbare tijd een zodanig gebrek aan liquide middelen bij Stichting de Thuiskopie zal ontstaan, is door Imation onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat Imation reeds (gedeeltelijk) zekerheid heeft voor haar vordering doordat zij maandelijks een beroep kan doen op verrekening.

3.6. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Door de bodemrechter is reeds een tussenvonnis ter zake onderhavig geschil gewezen. Beide partijen zijn hiertegen in beroep gegaan en hebben toegelicht waarom zij van mening zijn dat in appel een voor hen gunstiger vonnis dient te worden verwacht. De voorzieningenrechter heeft de argumenten van partijen summier gewogen; dit leidt niet tot een inschatting dat het tussenvonnis in hoger beroep niet in stand zal blijven. Ten aanzien van alle onderdelen van het geschil waarover de rechtbank heeft geoordeeld acht de voorzieningenrechter het mogelijk dat het gerechtshof tot hetzelfde oordeel komt, maar ook dat het gerechtshof op één of meer onderdelen anders zal beslissen. Voorshands sluit de voorzieningenrechter zich daarom bij het tussenvonnis van de rechtbank aan.

3.7 Uitgaande van het tussenvonnis heeft Stichting de Thuiskopie een vordering op Imation en heeft Imation een daarmee verrekenbare tegenvordering op Stichting de Thuiskopie. De omvang van beide vorderingen zal nog onderwerp zijn van nader debat. De gestelde vordering van Imation op Stichting de Thuiskopie ter grootte van het bedrag waarvoor thans beslagverlof wordt gevraagd kan echter, gezien het tussenvonnis, niet als summierlijk deugdelijk worden beschouwd, nu daarin onder meer geen rekening is gehouden met het oordeel van de rechtbank ter zake de verjaring. Imation heeft nagelaten een berekening over te leggen waarin het door de rechtbank Den Haag in het tussenvonnis gegeven oordeel wel is verdisconteerd.

3.8 Voor zover de vordering van Imation wel (deels) summierlijk deugdelijk moet worden geacht geldt het volgende. Het belang van Stichting de Thuiskopie verzet zich tegen het leggen van beslag, omdat zij daardoor wordt belemmerd in het uitvoeren van haar doelstelling, namelijk het doorbetalen van ontvangen bedragen aan auteursrechthebbenden. De ontvangsten van Stichting de Thuiskopie staan tot op zekere hoogte vast omdat deze zijn gebaseerd op een wettelijke regeling. Dat er door een wijziging van de wettelijke regeling of door andere oorzaak binnen afzienbare tijd een zodanig gebrek aan liquide middelen bij Stichting de Thuiskopie zal ontstaan dat voor de (eventuele) vordering van Imation geen verhaal meer mogelijk zal zijn, is door Imation onvoldoende aannemelijk gemaakt. Daar komt bij dat in het belang dat Imation heeft bij zekerheid voor haar vordering reeds (gedeeltelijk) wordt voorzien doordat zij maandelijks een beroep kan doen op verrekening. De hiervoor genoemde omstandigheden, gevoegd bij de onduidelijkheid over het bestaan en de omvang van de vordering, leiden ertoe dat de voorzieningenrechter op grond van de afweging van de wederzijdse belangen het gevraagde verlof zal weigeren.

Rechtbank Rotterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7817 (Vaise tegen Jansen/Savoy Club)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Beneluxmerk, vervallenverklaring, normaal gebruik. Geen "Heilung" na vordering.

Herman Jansen heeft in 1971 de Benelux woordmerken SAVOY CLUB (merk 1) en in 1993 SAVOY CLUB (merk 2) laten registreren. Vaise is voornemens om in de Europese Unie alcoholische dranken te verkopen onder de aanduiding Savoy Club. Vaise verlangt de vervallenverklaring en de ambtshalve doorhaling. Hij stelt dat er gedurende een onafgebroken periode van 3 (merk 1) en 5 jaar (merk 2) zonder geldige reden geen normaal gebruik van deze merken is gemaakt.

Indien in de periode van 12 november 2007 tot 12 november 2012 het merk normaal is gebruikt, is in ieder geval sprake van "Heilung" [red. herstel van het verval wegens niet-normaal gebruik]. Er zijn onderhandelingen geweest met Savoy Hotels over de levering van drank onder de merknaam. Nu dit nimmer tot enig resultaat heeft geleid, is dit niet als normaal gebruik aan te merken. Ook zijn er voorbereidingen geweest om vodka op de markt te brengen, maar dit waren intercompany handelingen en hebben dat ook niet tot normaal gebruik geleid. Jansen heeft wel hernieuwd gebruik van SAVOY CLUB aangetoond ná 12 november, dus nadat de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld. De rechter wijst de vervallenverklaring van beide merken toe.

De beoordeling
4.1 Vaise verlangt dat de merken 1 en 2 vervallen worden verklaard omdat Herman Jansen gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van deze merken heeft gemaakt in de Benelux. Vaise stelt voorts dat merk 1 vanaf de inschrijvingsdatum gedurende drie jaar niet is gebruikt voor de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten whisky, en dat met betrekking tot merk 1 artikel 14c Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW-oud) van toepassing is. Daarin is bepaald dat de termijn van verval wegens niet normaal gebruik vanaf de inschrijvingsdatum 3 jaar bedraagt.

4.4 Artikel 2.27 lid 1 BVIE bepaalt dat iedere belanghebbende het verval van het merkrecht kan inroepen. het begrip "belanghebbende" dient blijkens de jurisprudentie en literatuur ruim uitgelegd te worden. Herman Jansen heeft - ondanks dat haar daartoe de gelegenheid is geboden - niet nader onderbouwd dat Vaise geen belanghebbende is omdat hij een stroman van een derde zou zijn en misbruik van recht zou maken door het verval van de merkrechten in te roepen. Nu de stellingen van Herman Jansen daarom voldoende feitelijke grondslag ontberen, wordt zij niet toegelaten tot nadere bewijslevering; haar verweer wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank is reeds voldoende voor het aanmerken van Vaise als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE dat hij op 12 november 2012 een (internationale) merkregistratie heeft verricht in onder andere de Benelux van het merk Savoy Club.

4.8 (...) Ter onderbouwing van haar betwisting heeft Herman Janssen onder meer bescheiden overlegd uit de periode tot en met 2003, zoals orders uit de administratie van UTOP en een persoverzicht van de in 2003 te Bordeaux gehouden Vinexpo.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat deze bescheiden niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of Herman Jansen gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar normaal gebruik heeft gemaakt van het merk SAVOY CLUB. Daarvoor is met name de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de dagvaarding, te weten 12 november 2012, relevant. indien in die periode het merk normaal is gebruikt is in ieder geval sprake van "Heilung" waardoor een belanghebbende het verval van een merkrecht niet meer kan inroepen. Daarom zal hierna worden onderzocht of Herman Jansen in de periode van 12 november 2007 tot 12 november 2012 het merk SAVOY CLUB normaal heeft gebruikt.

4.10 Herman Jansen heeft haar betwisting dat zij sinds november 2007 geen normaal gebruik van echt merk SAVOY CLUB heeft gemaakt onderbouwd door overlegging van 1) een pro forma factuur d.d. 17 juli 2009. (...) 2) een pro forma factuur d.d. 14 oktober 2010.

4.11 Vaise heeft terecht betoogd dat deze leveringen binnen eigen onderneming hebben plaatsgevonden; gelet op de namen UTO USA Inc en Herman Jansen Shanghai Co Ltd moeten deze rechtspersonen geacht worden deel uit te maken van het concern Herman Jansen Beverage Group. (...) Het hiervoor omschreven gebruik is derhalve niet aan te merken als normaal gebruik dat in de weg staat aan vervallenverklaring als bedoeld in art. 2.26 lid 2 BVIE.

4.12 Herman Jansen heeft verder aangevoerd dat zij tot in november 2007 onderhandelingen heeft gevoerd met The Savoy Hotel Ltd. over de levering van dranken onder de merknaam SAVOY CLUB aan onder meer de Savoy hotels in Amsterdam en Rotterdam. (...)

4.13 (...) Anders dan Herman Jansen meent zijn de onderhandelingen met The Savoy Hotel als zodanis niet als normaal gebruik aan te merken. (...)

4.14 Tot slot heeft Herman Jansen opgemerkt dat zij in het voorjaar van 2012 aan Inspirits opdracht heeft gegeven om onder het merk SAVOY CLUB een wodka in de Nederlandse markt te introduceren. (...)

4.15 (...) Herman Jansen heeft ter comparitie erkend dat Inspirits een concernonderdeel is van de Herman Jansen Beverage Group. Daarom is sprake van een intercompanyverhouding. (...)

4.17 Nu op grond van het vorenstaande vast staat dat Herman Jansen van merk 2 gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en Herman Jansen daarvoor geen geldige reden heeft aangevoerd, zal de vordering tot vervallenverklaring van dit merk worden toegewezen.

Zoals onder 4.5 is overwogen leidt het vorenstaande tot het oordeel dat van merk 1 evenmin normaal gebruik is gemaakt. Ook de vordering tot vervallenverklaring van merk 1 is derhalve toewijsbaar.

De doorhaling van beide merken zal worden bevolen per 12 november 2012, zijnde het moment waarop de merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet meer normaal zijn gebruikt. Gesteld noch gebleken is dat Vaise bij een doorhaling per een eerdere datum belang heeft.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:RBROT:2013:7817(pdf)
HA ZA 12-1022 (afschrift)

Bas Kist, Chubby Checker wil niet in 'vulgaire' app, NRC 4 september 2013.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.
Merkenrecht. Chubby Checker daagt HP voor de rechter omdat het een app om het mannelijk geslachtsdeel te meten ‘The Chubby Checker’ had genoemd.

Chubby Checker, de Amerikaanse zanger die wereldberoemd werd met het nummer The Twist, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Hewlett Packard. Volgens de artiest heeft HP inbreuk gemaakt op zijn merkrechten op de naam Chubby Checker. Het bedrijf biedt onder de naam ‘The Chubby Checker ’ een online applicatie aan, waarmee de (mannelijke) gebruiker op basis van zijn schoenmaat een schatting krijgt van de lengte van zijn penis. Een vrij eenvoudige en platvloerse applicatie: drie keer raden wat de ‘Chubby Checker’ als resultaat geeft bij schoenmaat 47 extra breed.

Hoewel HP de app inmiddels uit zijn catalogus heeft verwijderd, bepaalde de rechter in Californië vorige maand dat Checker zijn aanklacht en verzoek om schadevergoeding gewoon voort kan zetten. Wanneer er een uitspraak komt, is nog niet duidelijk. Veel beroemdheden, en met name artiesten en sporters, laten tegenwoordig hun eigen naam als merk vastleggen. Niet alleen om misbruik tegen te gaan, maar ook om commerciële redenen. Bedrijven zijn vaak geïnteresseerd om de naam van een bekend persoon aan hun product te koppelen. Een merkregistratie biedt de beroemdheid dan de mogelijkheid om een licentie te geven voor het gebruik van de naam.

In Nederland was Johan Cruijff begin van de jaren zeventig een van de eerste BN’ers die hun naam als merk registreerden. Tegenwoordig staat het Benelux Merkenregister vol met lokale beroemheden: van Joop Braakhekke tot Katja Schuurman, van Herman van Veen tot Jort. Dat zo’n merk een flinke waarde kan hebben bleek in 2008, toen violist André Rieu in financiële problemen kwam. Voor de verpanding van de merkrechten op zijn naam ontving Rieu een krediet van 15 miljoen euro van de Rabobank. Ook grote internationale sterren maken gretig gebruik van het merkenrecht. Zo wisten Robbie Williams, Pamela Anderson en Jaap Stam met hun geregistreerde merken hun eigen namen op te eisen, toen deze als .com-domeinnaam gekaapt waren. Ook Chubby Checker lijkt met zijn merk goede kansen te maken. In ieder geval wekt de rechter de indruk aan zijn zijde te staan. In een tussenvonni s noemt hij de Chubby Checker-app „een vulgaire woordspeling”.

Maar winnen beroemdheden dan elke zaak over ongeautoriseerd gebruik van hun naam? Nee. In februari van dit jaar probeerde de aan lager wal geraakte actrice Lindsay Lohan een liedje van de hiphopartiest Pit Bull te verbieden. In zijn nummer Give Me Everyth i ng zingt Pit Bull: „So I’m tiptoeing to keep flowin’/ I got it locked up like Lindsay Lohan.” Lohan kreeg van de rechter nul op het rekest. Gebruik van je naam in een ‘work of art’moet je als beroemdheid dulden, aldus de rechter. Dat is natuurlijk ook iets anders dan een vunzige app.

 Bas Kist

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5554 (VEVAM tegen Ziggo/UPC en tegen RODAP)
Uitspraak ingezonden door Bas Le Poole en Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma.
Zie ook: IEF 12974 en IEF 7522. Kabelovereenkomsten, redelijkheid en billijkheid, kabelexploitanten, collectieve beheersorganisatie, kabeldoorgifte, secundaire openbaarmaking ex 26a Aw.

Tot 1 oktober 2012 zijn zogenaamde Kabelovereenkomsten van kracht geweest. Op grond hiervan betaalden alle Nederlandse kabelexploitanten, waaronder Ziggo en UPC, aan de collectieve beheersorganisaties (CBO's) per maand per abonnee een vergoeding ten behoeve van de verschillende auteursrechthebbenden. Vevam, één van de CBO's, vordert nu onderhandelingen te goeder trouw met Ziggo en UPC over nieuwe kabelovereenkomsten. In het bijzonder onderhandelingen over de door hen te betalen vergoeding, die zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2012. RODAP is bij het geschil gevoegd als belangenbehartiger van Ziggo en UPC. Ook vraagt Vevam enkele rechtsvragen betreffende artikelen 26a en 45d Aw voor te leggen aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing ex 392 Rv.

Volgens de voorzieningenrechter is er op grond van het eerder gewezen Norma/NLKabel (IEF 7522) geen sprake meer van een situatie in de zin van artikel 26a Aw. Het handelen van de kabelexploitanten kan dan ook niet langer als 'secundaire' openbaarmaking worden betiteld (r.o. 4.3). Vevam heeft het tegendeel niet voldoende aannemelijk kunnen maken. Vevam kan ook geen beroep doen op de aansluitovereenkomsten met haar leden, omdat deze leden zich niet op de juiste wijze hun rechten t.a.v. de producent hebben voorgehouden (zie art. 45d Aw). De leden van Vevam hebben zich in het algemeen uitsluitend de rechten voorbehouden die op grond van de wet collectief worden uitgeoefend, zoals de rechten bedoeld in art. 26a Aw. Nu de in dit artikel bedoelde rechten niet langer relevant zijn, stelt het door de leden van Vevam gebruikelijk bedongen voorbehoud het wettelijk vermoeden van art. 45d Aw dus niet buiten werking.

Omdat aannemelijk is dat VEVAM geen wettelijk verankerde taak meer heeft op grond van artikel 26a Aw en VEVAM evenmin na 1 oktober 2012 een overeenkomst heeft met de kabelexploitanten, kan niet worden gezegd dat VEVAM sindsdien ten behoeve van de regisseurs aanspraken jegens de kabelexploitanten uitoefent. Ook slaagt het beroep op post-contractuele redelijkheid en billijkheid niet. De voorzieningenrechter acht het niet opportuun prejudiciële vragen te stellen nu er cassatie is ingesteld in de aangehaalde zaak Norma/NLKabel en weigert de gevraagde voorzieningen.

Prejudiciële vragen
3.1 (...) Is er in de in deze dagvaarding bedoelde situatie van kabeldoorgifte door Ziggo en UPC sprake van een uitzending via een omroepnetwerk in de zin van artikel 26 a AW? en/of
Heeft het vermoeden van overdracht aan de producent van artikel 45d Aw betrekking op de rechten voor kabeldoorgifte zoals bedoeld in deze dagvaarding?
Zo ja, staat dat artikel er aan in de weg dat de regisseur zijn rechten voor de kabeldoorgifte van toekomstig door hem te maken filmwerken bij voorbaat overdraagt aan VEVAM?

Beoordeling
4.2. Uitgangspunt is dat kabeldoorgifte door de kabelexploitanten een openbaarmaking is in de zin van artikel 12 Aw. Op grond van de Amstelveense kabelarresten heeft de Hoge Raad in de jaren '80 van de vorige eeuw geoordeeld dat kabelexploitanten voor de kabeldoorgifte een vergoeding verschuldigd zijn aan de verschillende auteursrechthebbenden. Op grond van de SatKab- richtlijn van 1993 zijn de artikelen 26a tot en met 26c Aw in de Nederlandse wetgeving opgenomen, alsmede de artikelen 14a tot en met 14d Wnr. Deze artikelen stellen collectieve uitoefening van de kabeldoorgifterechten verplicht in geval van gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte doorgifte door de kabelexploitant van een uitgezonden radio- of televisieprogramma. Artikel 26a Aw is de primaire grondslag voor de vorderingen van VEVAM. Op basis van dit artikel hebben Ziggo en UPC, aldus VEVAM, toestemming van VEVAM nodig voor kabeldoorgifte. De vraag die in dit kort geding als eerste moet worden beantwoord is of de situatie waarvoor artikel 26a Aw in het leven is geroepen zich thans nog voordoet. Volgens Ziggo en UPC is dit niet het geval; zij hebben zich in dit kader beroepen op het arrest van het gerechtshof Den Haag van 10 april 2012 in de zaak van de Stichting Norma tegen de Vereniging NLKabel (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW1078), hierna Norma/NLKabel.

4.3. In een kort geding dient de voorzieningenrechter zo veel mogelijk vooruit te lopen op het (te verwachten) oordeel van de bodemrechter. Voor zover het onderhavige kort geding aanknopingspunten heeft met Norma/NLKabel zal de voorzieningenrechter het hiervoor genoemde arrest van het gerechtshof als uitgangspunt nemen. Samengevat weergegeven komt het arrest van het gerechtshof erop neer dat de omroepen bij het aanleveren van de programma's aan de kabelexploitanten geen (primaire) openbaarmaking verrichten (ook niet in de zin van de Wnr). Het handelen van de kabelexploitanten kan dan ook niet langer als 'secundaire' openbaarmaking worden betiteld. Voldoende staat vast, aldus het gerechtshof, dat de omroepen de programma's aan de kabelexploitanten aanleveren via de Media Gateway dan wel in gecodeerde vorm via de satelliet. Volgens het gerechtshof kan Norma haar positie dan ook niet baseren op artikel 14a Wnr. Uit het arrest van het gerechtshof kan niet worden afgeleid dat het gerechtshof in dit kader een onderscheid heeft gemaakt tussen auteursrechten en naburige rechten ofwel tussen artikel 26a Aw en artikel 14a Wnr.

4.4. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat VEVAM er in dit geding niet in is geslaagd om voldoende aannemelijk te maken dat de omroepen de programma's nog immer door middel van signalen ten behoeve van een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers aan de kabelexploitanten aanleveren. Dit had wel op de weg van VEVAM, als eisende partij in dit kort geding, gelegen. Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter in lijn met het gerechtshof van oordeel is dat VEVAM haar rechtspositie voorshands niet langer kan baseren op artikel 26a Aw. De verplichting tot collectieve belangenbehartiging is bij deze stand van zaken dan ook komen te vervallen. Dit wil niet zeggen dat de regisseurs geen enkel recht meer hebben op een vergoeding voor het (opnieuw) uitzenden van het werk. Een en ander zal echter op een andere manier vorm moeten worden gegeven.

4.5. Vervolgens heeft VEVAM haar positie gebaseerd op de aansluitovereenkomsten met de regisseurs. Volgens VEVAM hebben alle aangesloten regisseurs (en de buitenlandse regisseurs via buitenlandse CBO's) aan VEVAM hun auteursrechten op huidige en toekomstige filmwerken overgedragen^ Volgens VEVAM is in het algemeen in de contracten tussen regisseurs en producenten de rechtenoverdracht met betrekking tot aanspraken die collectief worden geëxploiteerd uitgesloten. Ook om deze reden hebben Ziggo en UPC, aldus VEVAM, toestemming van VEVAM nodig voor de kabeldoorgifte.

4.6. Het is in dit geding niet in geschil dat de meeste regisseurs de zogenaamde VEVAM-clausule of een clausule met een gelijke strekking opnemen of laten opnemen in de contracten die zij sluiten met producenten. Deze clausule kan voorshands worden aangemerkt als een contractuele (schriftelijke) uitzondering op het vermoeden van overdracht van rechten als bedoeld in artikel 45d Aw. Omdat het een uitzondering betreft, moet de clausule restrictief vvorden uitgelegd. De aanspraken die in het algemeen in de VEVAM-contracten worden uitgesloten van het wettelijk vermoeden van overdracht van artikel 45d Aw betreffen de auteursrechten van regisseurs die op grond van de wet collectief worden geëxploiteerd door VEVAM. Omdat aannemelijk is dat VEVAM geen wettelijk verankerde taak meer heeft op grond van artikel 26a Aw en VEVAM evenmin na 1 oktober 2012 een overeenkomst heeft met de kabelexploitanten, kan niet worden gezegd dat VEVAM sindsdien ten behoeve van de regisseurs aanspraken jegens de kabelexploitanten uitoefent. VEVAM wil die rechten wel uitoefenen, maar dat betekent nog niet dat het wettelijke vermoeden van artikel 45d Aw jegens VEVAM niet geldt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvoor nodig dat de regisseurs met de producenten, zoals artikel 45d Aw voorschrijft, schriftelijk overeenkomen dat deze rechten aan VEVAM worden overgedragen. De conclusie is dan ook dat VEVAM zich reeds om deze reden vergeefs beroept op de aansluitovereenkomsten tussen haar en de regisseurs.

4.7. De derde grondslag voor de vorderingen van VEVAM is volgens VEVAM gelegen in de postcontractuele redelijkheid en billijkheid. Gezien de gerechtvaardigde verwachtingen en jarenlange betalingen zijn Ziggo en UPC verplicht te handelen op basis van de zorgvuldigheid die zij in het maatschappelijk verkeer dienen te betrachten, aldus VEVAM. De voorzieningenrechter is hierover voorshands van oordeel dat de regisseurs op grond van de artikelen 12 en 45d Aw jegens de producenten aanspraak hebben en houden op een billijke vergoeding. Ziggo en UPC hebben jegens VEVAM echter geen verplichtingen meer. Uiteraard kunnen de regisseurs de onderhandelingen over hun aanspraken door VEVAM laten voeren, maar VEVAM kan zich in dit kader niet beroepen op gerechtvaardigde verwachtingen die zijn gebaseerd op het verleden. Nu voldoende aannemelijk is dat VEVAM geen aanspraak meer kan maken op de vergoedingen als bedoeld in artikel 26a Aw, is een nieuwe situatie ontstaan.

4.8 Op dit moment acht de voorzieningenrechter het niet opportuun om op basis van artikel 392 Rv rechtsvragen te stellen aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing. Tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag in de zaak Norma/NLKabel is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De conclusie van de advocaat-generaal alsmede het arrest van de Hoge Raad zijn binnen redelijk afzienbai'e tijd te verwachten. Tussen de zaak Norma/NLKabel en het onderhavige geschil zijn zodanig veel overeenkomsten dat eerst het arrest van de Hoge Raad zal moeten worden afgewacht. Te verwachten is dat dit arrest mogelijk niet alleen duidelijkheid zal verschaffen met betrekking tot artikel 14a Wnr doch ook met betrekking tot artikel 26a Aw.

4.9. Al het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van VEVAM zullen worden afgewezen. VEVAM zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van Ziggo en UPC en aan de zijde van RODAP. De voorzieningenrechter is van oordeel - anders dan VEVAM heeft betoogd - dat RODAP op de juiste wijze aanspraak heeft gemaakt op een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. RODAP heeft in haar incidentele vordering tot voeging aan de zijde van gedaagden aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling door middel van de woorden "kosten rechtens". Hiermee heeft RODAP op voorhand geen recht op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv prijsgegeven. Nu niet in discussie is dat dit kort geding een lE-geschil betreft en VEVAM hier - blijkens haar eigen in het geding gebrachte kostenspecificatie - eveneens vanuit is gegaan, verstaat de voorzieningenrechter onder "kosten rechtens" tevens een kostenveroordeling in de zin van artikel 1019h.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5554 (pdf)
Afschrift KG ZA 13-869

Rechtbank Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 11-2527 (Marel Stork Poultry Processing tegen Rodon Parts)
Uitspraak ingezonden door Ivy de Bruijn, Willem Hoyng en Robin van Kleeff, Hoyng Monegier LLP.
Merkenrecht. Rechtsverwerking. Artikelnummers. Refererend merkgebruik. Kleurmerk. Stork ontwikkelt en produceert apparatuur voor de verwerking van geslacht gevogelte en heeft verschillende woord- en beeldmerken STORK geregistreerd, en een kleurmerk (links). Rodon verkoopt (machine)onderdelen voor de pluimveeverwerkende industrie. Rodon heeft een folder uitgebracht met titel "Overhead Conveyor Systems Stork Style" en een categorie-aanduiding "Stork" op haar website. Dit is niet (gemotiveerd) bestreden en wordt door de rechtbank verboden. Daarbij maakt Rodon gebruik van de aanduiding "compatible with Stork (machines)" en van artikelnummers van Stork voor het aanbieden van haar reserveonderdelen, dit wordt door de rechtbank toegestaan.

De rechtbank beveelt Rodon om inbreuk op de Stork-merken te staken, meer speciaal: teken "Stork" in de foldertitel en als aanduiding van een categorie reserveonderdelen op haar website. De aanduiding "compatible with Stork (machines)" en het gebruik van artikelnummers van Stork voor het aanbieden van reserveonderdelen, worden door de rechtbank wel toegestaan. Tevens beveelt de rechtbank het gebruik van het kleurmerk voor geassembleerde, complete delenhaken voor slachterijen te staken en de schade te vergoeden of genoten winst af te dragen voor de periode vijf jaar vóór 28 september 2011.

Rechtsverwerking

5.5. Volgens Rodon was Stork al vanaf de aankoop in 1993 [red. van een ketting] op de hoogte van het bestaan van Rodon en heeft Stork haar rechten verwerkt althans handelt zij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid door, nadat zij in 2004 niet was komen opdagen bij een geplande bijeenkomst, pas in 2010 actie te ondernemen. Zij heeft volgens Rodon aldus het vertrouwen gewekt dat zij haar merkrechten niet meer tegen Rodon zal inroepen.

5.6. Het beroep op rechtsverwerking en het beroep op de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid worden door de rechtbank verworpen. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekte dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. (...) 

Compatible with Stork: Volgens Rodon is er sprake van refererend merkgebruik. De vermelding "Compatible with Stork" wekt niet de indruk dat er een commerciële band bestaat, maar wijst eerder op het tegendeel. Het gebruik van Storks artikelnummers bij het aanbieden van reserveonderdelen valt niet onder het gebruik van de Stork-merken. De mededeling dat zij "compatible with Stork" zijn, is een toegelaten wijze van aanduiding van de bestemming van die artikelen.

Kleurmerk: Het kleurmerk voldoet aan de vereisten dat het aan de eisen om een kleurmerk te kunnen vormen, omdat de kleurencombinatie waarvan de kleuren voldoende zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van de kleuren op de specifieke waren is beschreven. Het had echter op de weg van Rodon gelegen haar stelling dat het merk onderscheidend vermogen ontbreekt, te bewijzen. Dat heeft zij nagelaten. De rechtbank oordeelt dat de complete, geassembleerde delenhaken van Rodon inbreuk maken op het kleurmerk.

Slaafse nabootsing: Stork heeft geen belang (meer) bij een beoordeling van hetzelfde handelen op de grondslag van slaafse nabootsing.

5.19. De rechtbank overweegt dat het kleurmerk betrekking heeft op een kleurencombinatie waarvan de betrokken kleuren door middel van RAL- en Pantone-kleurnummers zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van deze kleuren op de specifieke waren (haken) is beschreven. In zoverre voldoet het aan de eisen om een merk te kunnen vormen die het Hof van Justitie heeft geformuleerd. Dat er anderen ondernemingen zijn die een blauw/grijze kleurencombinatie gebruiken voor haken, leidt er niet zonder meer toe dat aan het kleurmerk van Stork geen onderscheidend vermogen kan worden toegedicht, zelfs niet wanner zij eerder dan Stork gebruik hebben gemaakt van deze kleurencombinatie. Het gaat er om of het in aanmerking komende publiek in het blauw/grijs dat Stork heeft vastgelegd voor (...) haken, een teken ziet die de haken als van haar afkomstig identificeert.

Verdere leestips: 5.8, 5.13, 5.25, 5.36, 5.38 en het dictum.

Rechtbank Den Haag 4 september 2013, HA ZA 11-2037 (Meubelco BVBA tegen Kar International Trading)
Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.
Zie eerder IEF 12160 en IEF 9914. Nietigverklaring modelrechten. Geen wapperverbod. Geen onrechtmatige mailing.

In het tussenvonnis is Karintrad toegelaten om bij akte haar eis te wijzigen en alsnog de nietigverklaring van de Gemeenschapsmodelinschrijvingen voor meubels uit de Perla on Starla collecties te vorderen in reconventie. De vorderingen van Meubelco in conventie slagen niet, omdat haar modelrechten nietig zijn. Het is onvoldoende aannemelijk dat er een dreiging bestaat dat Meubelco nogmaals zal wapperen met IE-rechten waarvan zij weet of kan vermoeden dat deze niet bestaan.

Ten tijde van de mailing (vóór het kort geding) deed zich niet de situatie voor dat Meubelco wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat zij zich niet op enig model of auteursrecht voor haar meubels kon beroepen. Omdat de mailing niet onrechtmatig is, hoeft er ook niet gerectificeerd te worden. De modelrechten van Meubelco worden vernietigd.

3.10. In het tussenvonnis is al geoordeeld dat de andere grondslagen voor de vorderingen in conventie met betrekking tot de Perla en Starla collecties, te weten het auteursrecht, rechten op ongeregistreerde Gemeenschapsmodellen en slaafse nabootsing niet slagen. Ook is daarin geoordeeld dat alle grondslagen ten aanzien van de Romina en Samira collecties niet slagen. Het oordeel dat de Perla en Starla modellen nietig zijn, brengt mee dat Meubelco zich ook niet langer kan beroepen op Gemeenschapsmodelrechten, zodat de vorderingen in conventie op die grondslag evenmin kunnen slagen. De vorderingen van Meubelco in conventie zullen derhalve worden afgewezen.

3.14. Gelet op de in het tussenvonnis en dit vonnis gegeven oordelen over de model- en auteursrechten waarop Meubelco zich beroept en gelet op het feit dat deze procedure een bodemprocedure betreft, doet zich vanaf het uitspreken van dit vonnis wel de situatie voor dat Meubelco weet of althans ernstige redenen heef te vermoeden dat zij zich niet op geldige model- of auteursrechten kan beroepen ten aanzien van de Perle, Starla, Romina en Samira collecties. Nu de publicaties in 2011 niet onrechtmatig waren, gesteld noch gebleken is dat Meubelco later nog vergelijkbare uitlatingen openbaar heeft gemaakt en Meubelco na het tussenvonnis is overgegaan tot opheffing van het resterende beslag, is door Karintrad onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een dreiging bestaat dat Meubelco na dit vonnis onrechtmatig jegens haar zal handelen door nogmaals te ’wapperen’ met intellectuele eigendomsrechten waarvan zij weet of redelijkerwijs kon vermoeden dat die niet bestaan. Het gevorderde wapperverbod zal dan ook niet worden toegewezen.

Rechtbank Amsterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5971 (Nanada Music tegen Golden Earring)
Uitspraak ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V.
Zie eerder: IEF 11451. Uitgaverechten, muziek, inspanningsplicht en de contractsontbinding, bewijs.

In mei 2012 heeft de rechtbank bij tussenvonnis bewezen geacht dat Nanada c.s. de op haar uit hoofde van de muziekuitgave-overeenkomsten rustende promotie- en exploitatie-inspanningen in de periode van 2000 tot 25 augustus 2010 niet naar behoren heeft verricht. De rechtbank heeft Nanada in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren. Op Nanada rustte een doorlopende inspanningsverplichting, zij is vanaf 25 augustus 2005 tekort geschoten in haar verplichtingen en daarom kon Golden Earring tot buitengerechtelijke ontbinding overgaan. Het beroep op rechtsverwerking slaagt niet. De herrelease van albums op vinyl, cd en digitaal via I-Tunes en Spotify wordt mede toegeschreven aan Nanada, maar dit wordt niet ondersteund met bewijs. De rechtbank wijst de vordering dan ook af.

Nanada heeft het eerder door gedaagde geleverde bewijs niet weten te ontzenuwen. Nanada heeft een getuige doen horen en een groot aantal producties in het geding gebracht welke volgens haar hebben geleid tot daadwerkelijke exploitatie en substantiële inkomsten voor gedaagde. De getuigenverklaring en de afzonderlijk overlegde stukken verschaffen zowel afzonderlijk als in samenhang onvoldoende duidelijkheid over de omvang en de aard van de activiteiten van Nanada met betrekking tot exploitatie en promotie van de muziekuitgave-rechten. Dat er enkele activiteiten zijn verricht staat vast, maar het overzicht van exploitatie en promotiewerkzaamheden en het bewijsmateriaal is onvoldoende.

De beoordeling
2.1 De rechtbank heeft bij tussenvonnis voorshands bewezen geacht dat Nanada c.s. de uit hoofde van de muziekuitgave-overeenkomsten op haar rustende promotie- en exploitatie-inspanningen ten behoeve van de muziekwerken van [gedaagde] in periode van 2000 tot 25 augustus 2010 niet naar behoren heeft verricht. Nanada c.s. is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs.

2.10 Nanada c.s. is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Voor de vraag of Nanada c.s. daarin is geslaagd, is het voldoende als het door gedaagde voorhands geleverde bewijs wordt ontzenuwd.

Verjaring
2.6 Op Nanada c.s. rustte een doorlopende inspanningsverplichting. De rechtsvordering tot ontbinding op grond van tekortkomingen die zich hebben voorgedaan in de periode van 25 augustus 2005 was op 25 augustus 2010 niet verjaard. Als dat komt vast te staat dat Nanada c.s. in de periode vanaf 25 augustus 2005 tekort is gekomen in de nakoming van haar verplichtingen, kon [gedaagde] op grond daarvan op 25 augustus 2010 overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding. Dit leidt ertoe dat voor de beoordeling of Nanada c.s. tekort is gekomen in de nakoming uitsluitend de promotie- en exploitatie-inspanningen in de periode van 25 augustus 2005 tot 25 augustus 2010 relevant zijn. Het na het tussenvonnis opgeworpen verjaringsverweer van Nanada c.s. leidt er dan ook toe dat deels wordt teruggekomen op hetgeen de rechtbank bij tussenvonnis dienaangaande heeft overwogen.

Rechtsverwerking
2.8 Voor het aannemen van rechtsverwerking i enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraken alsnog geldend zou maken. Van bijzonder omstandigheden op grond waarvan bij Nanada c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat [gedaagde] zijn aanspraken niet meer geldend zou maken is, is niet gebleken. Het uitblijven van klachten is daarvoor op zichzelf niet voldoende.
Van de door Nanada c.s. aangevoerde bewijsnood is evenmin sprake, nu in het voorgaande is overwogen dat voor de beoordeling van de tekortkoming de periode vóór 25 augustus 2005 niet relevant is. Daar komt bij dat Nanada c.s. zelf uitdrukkelijk bewijs op dit punt heeft aangeboden. Het beroep op rechtsverwerking wordt dan ook verworpen.

2.9 De rechtbank komt thans toe aan de beoordeling van het tegenbewijs, zoals opgedragen in et tussenvonnis. Daarbij dient het volgende als uitgangspunt. Zoals in het tussenvonnis reeds is vastgesteld, zijn de contractuele verplichtingen van Nanada c.s. inspanningsverplichtingen. In het kader van de bewijsopdracht gaat het thans nog uitsluitend om de promotie- en exploitatieverplichtingen in de periode van 25 augustus 2005 tot 25 augustus 2010. [gedaagde] mocht van Nanada c.s. verwachten dat zij zich gedurende deze periode voortdurend zou inspannen om uit de muziekwerken waarvan de exploitatie en promotie aan haar is opgedragen, het maximale rendement te halen. Op [gedaagde] rust de bewijslast van haar stelling dat dit niet is gebeurd. De rechtbank heft bij tussenvonnis overwogen dat [gedaagde] voorshands heeft bewezen dat Nanada c.s. niet aan de op haar rustende inspanningsverplichtingen ter zake heeft voldaan. Dat thans is vastgesteld dat van een andere, kortere periode moet worden uitgegaan bij die beoordeling, namelijk vanaf 25 augustus 2005, maakt dit niet anders, omdat nog steeds geldt dat Nanada c.s. tot aan het tussenvonnis over de periode tot 2008 (nagenoeg) geen onderbouwing heeft gegeven van de volgens haar door haar verrichte werkzaamheden.

2.10 Nanada c.s. is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Voor de vraag of Nanada c.s. daarin is geslaagd, is het voldoende als het door gedaagde voorhands geleverde bewijs wordt ontzenuwd.

2.11. Nanada c.s. heeft van de haar geboden gelegenheid tot het leveren van tegenbewijs gebruik gemaakt en daartoe de heer W.J. van Kooten, directeur, eigenaar en medeoprichter van Nanada en Red Bullet (hierna: van Kooten), als getuige doen horen. Anders dan [gedaagde] betoogt, is de verklaring van Van Kooten niet aan te merken als een verklaring van een partijgetuige, die geen bewijs in haar voordeel kan opleveren indien geen aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn en zodanig essentiële punten betreffen, dat zij die verklaring voldoende geloofwaardig maken. Deze beperking van de bewijskracht van een partijgetuigenverklaring geldt immers alleen ni het geval een partij als getuige wordt gehoord omtrent door haar te bewijzen feiten. In dit geval is hiervan geen sprake nu de bewijslast -kort gezegd - de niet nakoming door Nanada c.s. in de betreffende periode op [getuige] rust.

2.12. Voorts heeft Nanada c.s. een groot aantal producties in het geding gebracht. Volgens haar blijkt uit die bewijsmiddelen dat haar inspanningen hebben geleid tot daadwerkelijke exploitatie en substantiële inkomsten voor [gedaagde].

2.13. De verklaring van Van Kooten verschaft de rechtbank, zowel afzonderlijk als in samenhang met de overgelegde schriftelijke stukken bezien, onvoldoende duidelijkheid over de omvang en de aard van de activiteiten die Nanada c.s. van 25 augustus 2005 tot 25 augustus 2010 heeft verricht met betrekking tot exploitatie en promotie van de muziekuitgave-rechten van [gedaagde]. Dat er enkel activiteiten zijn verricht staat vast, maar dat had de rechtbank al vastgesteld in het tussenvonnis.
(...)
Nanada c.s. heeft zich voorafgaand aan het tussenvonnis bereid verklaard een overzicht van alle door haar in de periode 2000 tot 25 augustus 2010 verrichte exploitatie- en promotiewerkzaamheden, voorzien van bewijsmateriaal, in het geding te brengen, waarna de rechtbank haar daartoe bij tussenvonnis de gelegenheid heeft geboden. De nadien door Nanada c.s. overgelegde producties met toelichting zijn naar het oordeel van de rechtbank echter onvoldoende.
(...)
Weliswaar heeft Van Kooten uitgebreid betoogd dat de herrelease van albums op vinyl en CD en digitaal via ITunes en Spotify door Red Bullet en de verkrijgbarheid via de online shop van Red Bullet als een gezamenlijke activiteit moet worden beschouwd, die ook aan Nanada c.s. kan worden toegeschreven, maar deze stelling wordt niet door de overlegde stukken ondersteund.
c.s. worden aangemerkt. Dit geldt te meer nu de verwerking en afhandeling van de muziekuitgave-rechten door de collectieve beheersorganisatie Buma/Stemra geschiedt en Nanada c.s. daarvoor dus hoofdzakelijk administratieve werkzaamheden hoeft te verrichten, hetgeen niet op één lijn te stellen is met de thans enkel aan de orde zijnde promotie- en exploitatieverplichtingen van Nanada c.s.

2.14 De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat Nanada c.s. niet is geslaagd in het tegenbewijs.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl(link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5971 (pdf)
Grosse HA ZA 11-2296 (pdf)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) De letters 'sm' staan (in de combinaties) niet op zichzelf
B) Oudste merk is van een datum ná het door eiser overlegd bewijs van actief gebruik van de domeinnaam
C & D) Klaagsites over natuurlijke personen om te waarschuwen voor deze personen, eis afgewezen
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0818
sm.net > Complaint denied
A) Spaanse eiser vs. verweerder uit Hawaii. In de merken van eiser wordt de lettercombinatie 'sm' gebruikt in combinatie met de woorden 'fundacion' en 'edizioni'. De letters 'sm' staan niet op zichzelf. De geschillenbeslechter is dan ook van mening dat de letters 'sm' op zich in deze combinatie geen onderscheidend vermogen hebben. Domeinnaam stemt dan ook niet verwarringwekkend overeen met het merk. De eis strandt derhalve op het eerste vereiste.

The overall impression resulting from these trademarks can however not be considered to be only and predominantly influenced by the combination of the letters “sm”. The distinctive element of the semi-figurative trademarks is their design. While it is true, that, as regards the word trademarks FUNDACION SM and EDIZIONI SM, the terms “fundación” – the Spanish term for “foundation” – and the term “edizioni” – the Italian term for publishing – are descriptive, this does still not mean that the two letters “sm” are distinctive enough to be confusingly similar to the disputed domain name; quite to the contrary. ”

D2013-1017
reckon.com > Complaint denied
B) Australische eiser vs. Italiaanse verweerder. Verweerder heeft zich niet verweerd tegen de eis. Eiser heeft meerdere Australische en Nieuw Zeelandse merken die bestaan uit het woordenboekwoord 'Reckon'. Oudste merkrecht is uit 2007. Verweerder heeft sinds 2005 de domeinnaam onder zich. Eiser verwijt de verweerder sinds 2008 geen actieve website meer onder de domeinnaam te hebben. De website is echter, zoals blijkt uit het door eiser zelf overgelegde bewijs, vanaf 1996 tot 2007/2008 actief gebruikt. Dit is voor de geschillenbeslechter een aanwijzing dat de domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd. Eiser graaft in feite zijn eigen kuil. De door de eiser aangehaalde uitspraken wijken grotendeels af van de casus zodat deze niet opgaan. Er is geen sprake van gebruik en registratie te kwader trouw. De eis wordt afgewezen.

For it to be “clear” that a respondent registered and is using a domain name in bad faith, one would expect to find some evidence indicating (whether directly or indirectly) that the respondent in question was targeting the complainant at date of registration of the domain name. If the brand in question is a dictionary word and the evidence in support of the bad faith contention is wholly circumstantial, the burden on the complainant is likely to be greater than if the brand in question is a made-up distinctive name.

“In this case, as can be seen from the factual background in section 4 above, the Complainant’s evidence from the Internet Archive WaybackMachine all points the other way. It appears from that evidence that “Reckon” is (or was) a computer brand of e-group Italia S.p.A. and that the website to which the Domain Name was connected from 1996 to 2007/2008 was a website of e-group Italia S.p.A., promoting that brand.

The Panel finds that the probability is that the Respondent registered the Domain Name for the benefit and with the approval of the Italian company, e-group Italia S.p.A., the proprietor of the “Reckon” brand of computers, and that the Domain Name was used for the benefit of e-group Italia S.p.A. until about 2007/2008. Since then, the Domain Name has not been used, the Registrar’s WhoIs contact details have not been kept up-to-date and the Respondent has moved on.
(...)
The Complainant’s bad faith contention is based entirely on the fact that since 2008 the Domain Name has not been connected to an active website and relies solely upon two propositions, which it claims to be applicable to this case, namely:

1. “passive holding of a domain name in which a Respondent has no rights or legitimate interests may amount to bad faith use” and “passive holding interspersed with sporadic or intermittent use can also ground a claim of bad faith use.”

2. “the providing of false contact details or the failure to update contact details can be determinative of bad faith use and registration in cases of ‘passive holding’.”

The first point to note is that in so contending the Complainant ignores its own evidence as to the use that was made of the Domain Name from 1996 to 2007/2008, which strongly suggests to the Panel that the Domain Name was registered in good faith.”

D2013-0940
youssryhenien.com > Complaint denied
C) Klaagsite. Eiser is de natuurlijke persoon Youssry Habib Henien uit Dubai. De domeinnaam bestaat – gedeeltelijk – uit zijn naam. De domeinnaam is geregistreerd door verweerder op 17 februari 2012. De website wordt gebruikt om de wijze waarop eiser – die in het dagelijks leven hoofd is van de BNP bank voor het Midden-Oosten en Afrika – zijn functie uitoefent te bekritiseren. Op de website worden anderen voor Youssry Henien gewaarschuwd. Nu de website o.a. geen commercieel doel dient, niet concurreert met eiser en direct duidelijk is dat de website niet van eiser afkomstig is, wordt door de geschillenbeslechter aangenomen dat verweerder een eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen.

“The website at the Disputed Domain Name appears to be a classic criticism website. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Moreover, the Respondent’s actions does not show evidence of “misleadingly divert[ing] consumers” for commercial gain. Under the Policy, to “misleadingly divert consumers” refers to the kind of confusion that arises, for example, when a competitor diverts consumers to its site and, potentially, diverts sales. A person or entity merely with an interest oppositional to that of a mark holder is not considered a “competitor” in competition with the complainant for the provision of goods or services (Vishwa Nirmala Dharma a.k.a. Sahaja Yoga v. Sahaja Yoga Ex-Members Network and SD Montford, WIPO Case No. D2001-0467). While the Respondent has interests against the Complainant, there is no indication of an attempt to misleadingly divert consumers by offering goods and services that compete with those of the Complainant.

In addition, the Respondent has not shown an intent to tarnish the Complainant’s trade mark for commercial gain. As stated in paragraph 3.11 of the WIPO Overview 2.0, tarnishment in this context normally refers to such conduct as linking pornographic images or wholly inappropriate information to an unrelated trade mark. It would not normally extend to the mere posting of information about a complainant, or to the posting of genuine, noncommercial criticism regarding the trade mark holder. In this case, the Respondent’s activities appear to be directed towards noncommercial speech, to which the Respondent believes is well-founded. This does not appear to be the case of a commercially motivated criticism by or on behalf of a competitor of the Complainant. Further, upon reaching the website at the Disputed Domain Name, it is immediately apparent to Internet users that the website is not operated by the Complainant. As a result, the Panel does not find that the Respondent has been using the Disputed Domain Name for commercial gain with intent to tarnish the Complainant’s trade mark.”

D2013-0939
harryhenien.com > Complaint denied
D) Klaagsite. Vergelijkbaar met zaak hierboven: Eiser is de natuurlijke persoon Harry Henien uit Dubai. De domeinnaam bestaat uit zijn naam. De domeinnaam is geregistreerd door verweerder op 17 februari 2012. De website wordt gebruikt om de wijze waarop eiser – die in het dagelijks leven Director is van een wealth management company – zijn functie uitoefent te bekritiseren. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Nu de website o.a. geen commercieel doel dient, niet concurreert met eiser en direct duidelijk is dat de website niet van eiser afkomstig is, wordt door de geschillenbeslechter aangenomen dat verweerder een eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen.

The second view is that irrespective of whether the domain name as such connotes criticism, the respondent has a legitimate interest in using the trade mark as part of a domain name of a criticism site if such use is fair and noncommercial (“View Two”).

In this case, the Panel is inclined to follow View Two.

Under paragraph 4(c)(iii) of the Policy, in order to satisfy the Panel that the Respondent has rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name, the Respondent must show that it is making a legitimate noncommercial and fair use of the Disputed Domain Name without intent for commercial gain to (i) misleadingly divert consumers or (ii) tarnish the trade mark or service mark at issue.

The website at the Disputed Domain Name appears to be a classic criticism website. The content is openly critical to the Complainant’s business conduct, comprising of a statement warning others from doing business with the Complainant and also providing a link to a United Kingdom court judgment between the parties. Moreover, the Respondent’s actions do not show evidence of “misleadingly divert[ing] consumers” for commercial gain. Under the Policy, to “misleadingly divert consumers” refers to the kind of confusion that arises, for example, when a competitor diverts consumers to its site and, potentially, diverts sales. A person or entity merely with an interest oppositional to that of a mark holder is not considered a “competitor” in competition with the complainant for the provision of goods or services (Vishwa Nirmala Dharma a.k.a. Sahaja Yoga v. Sahaja Yoga Ex-Members Network and SD Montford, WIPO Case No. D2001-0467). While the Respondent has interests against the Complainant, there is no indication of an attempt to misleadingly divert consumers by offering goods and services that compete with those of the Complainant.

Paul Keller, Kennisland, over de verhouding tussen Creative Commons en modernisering van het auteursrecht, Buenos Aires @ Global Summit van Creative Commons.

Citaatselectie: "We need to make sure that the success of Creative Commons is not (mis)used by those pushing for more restrictive copyright laws or who are trying to defend the status quo. I am increasingly hearing the argument that copyright does not need to be made more flexible because Creative Commons already allows flexibility within the existing system.

This argument is quite new for many of us (we are still used to be accused of undermining copyrights), but as the position of rights holders in discussions about copyright moves from ‘we need more copyright protections’ to ‘we acknowledge that the current status quo is not perfect, but that does not mean that we need to reform copyright legislation, this means that we need to become better at licensing’ we increasingly see our opponents pointing to Creative Commons as a proof that you can have flexibility within the existing system."

Gehele introductie: Let me give you a little bit of background where we are coming from with regards to this discussion about the relationship between Creative Commons and Copyright Reform. If you want, this discussion is a follow up of a discussion that surfaced during last year's Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest in Rio de Janeiro.

People from Creative Commons affiliate teams formed the biggest contingent of participants from a single community there, yet we did not have a position on what we were doing there as Creative Commons.

It is obvious that lots of people involved in Creative Commons are also involved in copyright reform activities, but until now we have mostly attempted to keep these two activities separated. Personally, I cannot count how often I have prefaced contributions to discussions by stating that "I am not making this point with my CC hat on".

After the 10th anniversary of the Creative Commons movement we feel that the time has come to rethink this separation as well as the notion that Creative Commons, as a steward of the CC licenses, needs to be neutral when it comes to copyright reform efforts that are going on around the world. This is even more important as we currently see a lot of opportunities to push for meaningful of reform copyright:

• We have just seen the adoption of the landmark WIPO Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities
• Attempts at reviewing the copyright framework by the legislators in the European Union and in the United States
• Legislative reform efforts in countries all across the world.

These reform efforts are often linked to making copyright fit for the digital age and, let's face it, the creative commons community brings together an impressive group of people with a deep understanding of how copyright works or ought to work in the digital environment. This is why so many of us involved are working towards copyright reform (in the sense that we want to strengthen access to knowledge and culture and the public domain). Ultimately, this is also why we need to review the relationship between what we are doing as Creative Commons and how we contribute to reforming copyright legislation.

I think - and this is something that is shared among all the organisers of today’s event - that we have two main incentives for clarifying this relationship: a defensive one and a offensive one.

Let me start with the defensive reason for pursuing this:
We need to make sure that the success of Creative Commons is not (mis)used by those pushing for more restrictive copyright laws or who are trying to defend the status quo. I am increasingly hearing the argument that copyright does not need to be made more flexible because Creative Commons already allows flexibility within the existing system.

This argument is quite new for many of us (we are still used to be accused of undermining copyrights), but as the position of rights holders in discussions about copyright moves from ‘we need more copyright protections’ to ‘we acknowledge that the current status quo is not perfect, but that does not mean that we need to reform copyright legislation, this means that we need to become better at licensing’ we increasingly see our opponents pointing to Creative Commons as a proof that you can have flexibility within the existing system.

Given this, we will need to prevent that our opponents use the success of Creative Commons as an argument for advancing their positions which are often the opposite of what we strive for and why we are active within Creative Commons. As long as Creative Commons does not clearly positions itself with regards to legislative reform efforts this will be very difficult to achieve. We really need Creative Commons to make very clear that it supports efforts to strengthen user rights through legislative reform efforts.

Now onto the offensive reason for clarifying the relationship with copyright reform activities:
For a while one of the principal beliefs of Creative Commons was (and maybe still is) that we cannot be normative in the sense that we can tell creators how they should license their rights works. The argument goes that we simply offer creators tools to exercise their rights in a particular way. If and how these creators use our tools is up to them.

This was usually followed by the qualification that there are a few areas where we do have a normative position in favour of using free licenses. Areas like education and science or, more generally, those areas of creative production that are based on public funding. Where does this idea that we can be normative in these fields come from? Most likely from a deep ingrained belief that for society to function we need a vibrant and meaningful public domain. We have developed the CC licenses as tools to strengthen the public domain and in many areas (Open Educational Resources, Open Access to Scientific Research, Open Government and increasingly Open Cultural Heritage) and they are an important instrument to ensure support the public domain.

Now there are also areas where Creative Commons licenses do not work so well in defending a vibrant and meaningful public domain. Take the WIPO treaty for the visually impaired: There had to be a treaty because a voluntary or market driven solution to end the book famine for visually impaired people in the developing world did not emerge even though the problem had been known for a long time. Quite clearly the problem cannot not be solved by encouraging publishers to license their works openly and, instead, it required a tailored legislative approach that builds on new limitation and exemptions that address this specific issue.

There are many more issues that are very similar: Yes, if all popular artists used Creative Commons licenses for their creative output, there would probably be a lot less discussion about the legal status of noncommercial transformative reuse (also known by the hideous term User Generated Content), but it is not very likely that this will happen all of a sudden. This is why in the Netherlands, next to our work as Creative Commons Netherlands, we are also advocating for a reform of the quotation exception in our copyright code that would ensure that the public has a right to make remixes.

Now obviously, a right to remix is something that Creative Commons (and it’s founders) have been championing for as long as I can remember, and I think that it is time that we, as the Creative Commons community, take a position in support of legislative efforts to strengthen user rights in the digital environment. In the end, promoting the use of our licenses and fighting for legislative reform are two sides of the same coin: The desire to maintain a vibrant and meaningful public domain in the digital age.

Kennisland / CC BY-SA 3.0

Uit de VOI©E-nieuwsbrief: Deze week berichtten diverse media over de zaak Bolland, die zich voor de politierechter moest verantwoorden voor lokaalvredebreuk bij Buma/Stemra in augustus 2011. Het OM heeft een boete geëist van 460 euro.

Bolland kreeg steun van twee andere componisten die een zakelijk conflict met Buma hebben. De aandacht van de pers voor de zaak Bolland werd door hen aangegrepen om aan te kondigen dat een groep van tien ontevreden componisten van plan is een alternatief voor Buma/Stemra te gaan opzetten. Overigens is in Nederland voor het als bedrijf verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht de toestemming vereist van de Minister van Justitie (artikel 30a Auteurswet). Buma/Stemra gaf in een reactie aan deze ontwikkeling belangstellend tegemoet te zien en verschafte de pers de volgende achtergrondinformatie:

Achtergrondinformatie bij berichtgeving rondom de heer Bolland, Rietveldt en Buma/Stemra
Bolland voor politierechter, Buma/Stemra getuige
Hoofddorp – Vandaag staat componist Rob Bolland voor de rechtbank wegens huisvredebreuk en verzet bij zijn arrestatie tijdens en na een bezoek aan het kantoor van Buma/Stemra. Buma/Stemra is als getuige aanwezig, niet als aanklager, zoals in enkele media vermeld staat. Dhr. Bolland kwam destijds langs en eiste een voorschot. Los van de vraag of Buma/Stemra hier aan wilde of kon voldoen was dit niet mogelijk, omdat de belastingdienst beslag had gelegd op zijn tegoeden. Iedere vorm van vergoeding zou rechtstreeks naar de fiscus zijn gegaan. Vervolgens is Bolland zich steeds agressiever gaan gedragen richting medewerkers van Buma/Stemra en voelden wij ons genoodzaakt de politie te waarschuwen. Dit doe je niet zomaar.

Uit de berichtgeving van vanochtend blijkt verder dat Bolland meent dat er vele duizenden gedupeerden zijn. Ons ledenbestand telt 22.000 componisten, tekstschrijvers en uitgevers. Het aantal leden dat op jaarbasis een klacht indient is ongeveer 100. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leden van Buma die vragen hebben bij hun afrekening. Deze vragen worden in vrijwel alle gevallen snel, adequaat en naar tevredenheid van de leden beantwoord. Vandaag was slechts een handjevol medestanders van de heer Bolland bij de rechtbank aanwezig.

De berichtgeving van de afgelopen dagen concentreert zich rond twee leden en een ex-lid (van die 22.000 componisten, tekstdichters en uitgevers die lid zijn van Buma/Stemra) die een conflict hebben of hadden met Buma/Stemra. De miljoenenclaim van dhr. Rietveldt is door de rechter afgewezen. De ander hebben we een langdurig mediationtraject aangeboden dat hij verlaten heeft toen het niet de voor hem gewenste kant op ging. Dhr. Bolland is al ruim een jaar geen lid meer bij Buma/Stemra.