HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

Rechtbank Noord-Holland 18 september 2013, HA ZA 12-575 (HLK tegen Scotch & Soda)
Ingezonden door Thera Adam-Van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Merkgebruik, (voor-)voorgebruik, kleding, depot te kwader trouw. HLK vordert nietigverklaring van Benelux merkinschrijving JE M'APPELE van Scotch & Soda (ingeschreven: 24 augustus 2012). HLK stelt dat het gaat om inschrijving te kwader trouw. Zij heeft 'je m'appelle' eind november ingeschreven als domeinnaam en geregistreerd als handelsnaam bij de kamer van koophandel. Op 4 april 2012 heeft zij een facebook pagina van JE M'APPELLE van HLK aangemaakt. HLK heeft het merk voorgebruikt en daarom is het depot van Scotch & Soda te kwader trouw. HLK heeft het merk JE M'APPELE op 29 september 2012 geregistreerd.

Dat er sprake is van voor-voorgebruik, zoals door Scotch & Soda gesteld, gaat niet op. Scotch & Soda heeft het teken slechts als onderdeel van samenhangende zinnen gebruikt. Dit zou kunnen leiden tot merkgebruik, maar daarvan is nu geen sprake. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden in de onderhavige context niet aanmerken als (zelfstandig) merk. De rechtbank verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk JE M'APPELE van Scotch & Soda nietig en spreekt de ambtshalve doorhaling uit.

De feiten
2.1. Op 10 december 2009 heeft Scotch & Soda het woordmerk SCOTCH R’BELLE gedeponeerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Dit merk is op 10 maart 2010 ingeschreven in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau). Op 9 februari 20l0 heeft Scotch 8: Soda de domeinnaam www.scotchrbelle.nl geregistreerd bij de Stichting Intemet Domeinregistratie.

2.2 De tekst van voormeld persbericht luidt voor zover hier verder relevant: “[. . .] Scotch 8L Soda surrendered and has given the market another push: the very first collection of the beautiful Scotch R'Belle. [...]”

2.3. Begin 2011 is de collectie met het merk Scotch R'Belle in de winkels gekomen. Op de kleding van Scotch & Soda met het merk Scotch R'Belle worden naast voormeld merk vaak teksten gebruikt, waaronder ook een aantal keer JE M‘APPELLE mademoiselle R'Belle. De tekst JE M'APPELLE wordt in iedere collectie van het merk Scotch R’Bel1e gebruikt, in combinatie met de woorden "mademoiselle R’ belle”. Tot op heden komt de tekst JE M'APPELLE in totaal op ongeveer 9 collectie items voor, waarvan er enkele duizenden zijn verkocht. Er zijn 2 collecties per jaar. Iedere collectie bestaat in totaal uit ongeveer 140 verschillende collectie items.

2.4. Op 21 november 2011 is de domeinnaam www.jemappelle.nl door TGI Friday Holding B.V. (hierna: TGI Friday) ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie. TGI Friday en mevrouw Suzanne de Meyer zijn de statutair bestuurders van HLK.

2.8. Op 22 juli 2012 is kleding van HLK met daarop de tekst JE M'APPELLE gepresenteerd in de stand van Puur Agenturen op een kledingbeurs in Amsterdam.

2.9. Op 24 augustus 2012 heeft Scotch & Soda een spoeddepot gedaan voor het merk JE MAPPELLE voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Het merk is op 28 augustus 2012 in het register van het Bureau ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0924699.

Het geschil in conventie
3.1. HLK vordert dat de rechtbank — voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad — de Benelux merkinschrijving met nummer 0924699 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitspreekt, met veroordeling van Scotch & Soda tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 10l9h Rv, vermeerderd met alle nog te maken daadwerkelijk proceskosten, alsmede de nakosten en rente.

3.2. HLK legt aan haar vordering ten grondslag dat het merk JE M’APPELLE door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponeerd als bedoeld in artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), aangezien Scotch & Soda wist dat HLK dit merk al voor gelijke, althans soortgelijke waren gebruikte in de Benelux. Zij stelt dat zij als voorgebruiker op grond van dit artikel, juncto artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van de merkregistratie kan inroepen.
in reconventie 3.4. Scotch & Soda vordert — samengevat — veroordeling van HLK (1) ieder gebruik van het teken JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden; (2) een door een registeraccountant goedgekeurd rapport met gegevens ter zake het gebruik van het teken JE M'APPELLE aan Scotch & Soda over te leggen; (3) producten voorzien van het teken JE M'APPELLE te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, vermeerderd met de proceskosten op basis van artikel 1019h.

3.5. Scotch & Soda legt aan haar vordering ten grondslag dat zij het merk JE M'APPELLE eerder gebruikte dan HLK. namelijk sinds 2010, zodat zij als voor-voorgebruiker gerechtigd was het depot van het merk JE M'APPELLE te verrichten en er geen sprake is van kwade trouw. Zij stelt dat zij als merkrechthebbende op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b BVIE het inbreukmakende gebruik van het merk JE M'APPELLE door HLK kan verbieden.

3.6. HLK voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling
4.4. HLK stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken JE M'APPELLE door Scotch 8L Soda niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik, en derhalve niet als voor-voorgebruik, aangezien het in aanmerking komend publiek het gebruik van dat teken door Scotch & Soda niet als zodanig zal hebben opgevat. Scotch & Soda erkent in haar primaire standpunt dat sprake is van voorgebruik door HLK, maar betoogt dat zij voor- voorgebruiker is. subsidiair stelt Scotch 8L Soda zich op het standpunt dat, indien het gebruik dat zij van het teken JE M’APPELLE heeft gemaakt geen merkgebruik is, HLK op haar beurt het teken JE M‘APPELLE evenmin als merk heeft gebruikt. De rechtbank dient daarom allereerst de vraag te beantwoorden of het gebruik dat partijen van het teken JE M’APPELLE hebben gemaakt, te kwalificeren is als merkgebruik.

4.6. Scotch & Soda erkent dat HLK het teken JE M'APPELLE reeds sinds december 2011, derhalve ruim vóór het depot door Scotch & Soda, gebruikte in een presentatie van waren waarop dit teken was aangebracht aan potentiële afnemers en dat HLK het teken JE M'APPELLE vóór het depot door Scotch & Soda ook gebruikte in marketingmateriaal ter promotie van kleding waarop het teken was aangebracht.  (…)

4.7. Scotch & Soda gebruikt het teken JE M'APPELLE slechts als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R’Belle”. Hoewel Scotch & Soda terecht aanvoert dat het enkele feit dat een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt er niet aan in de weg staat dat van merkgebruik sprake kan zijn, kan in het onderhavige geval, gelet op de wij ze waarop het teken JE M‘APPELLE door Scotch & Soda is gebruikt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van merkgebruik. Daartoe is het volgende redengevend. In het persbericht waarvan Scotch & Soda stelt dat dit het eerste gebruik van het teken JE MAPPELLE als merk is geweest, wordt het merk “Scotch R’belle" herhaaldelijk en prominent vermeld, terwijl de woorden “Je m’appelle” slechts worden gebruikt als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R'Belle”. Deze zin, die verhalend is (“Goedendag Ik heet mejuffrouw R'Belle, is in kleine schrijfletters weergegeven, als onderschrift bij het met grote kapitalen en drukletters weergegeven merk “Scotch R‘ belle”. Deze weergave geeft “Je m’appelle mademoiselle R’Belle” het karakter van een onderschrift en wijst niet op gebruik als (zelfstandig) merk. Dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m’appelle" in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, valt al helemaal niet in te zien. De tekst van het hiervoor in r.0. 2.2. weergegeven persbericht wijst daar ook niet op: de tekst vermeldt “Scotch &Soda surrendered  and has given the market another push: the very First collection of the beautiful Scotch R’Belle.” Vervolgens noemt het persbericht herhaaldelijk de woorden “Mademoiselle R’Belle" en “Scotch R’ Belle" en, behoudens in de zin "Bonjour je m’appelle mademoiselle R’Belle” in het opschrift, niet één keer de woorden “je m’appelle”. Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken “Scotch R’Belle” in het in r.0. 2.2. bedoelde persbericht (waarnaar Scotch & Soda voor eerste merkgebruik verwijst) als merk heeft opgevat en de woorden “Je m’ appelle” als onzelfstandig onderdeel van een verhalende tekst, bedoeld om het merk “Scotch R'Belle" te presenteren. Ook op van haar afkomstige kleding heeft Scotch & Soda de woorden “Je m’appelle" uitsluitend gebruikt als onzelfstandig onderdeel van de samenhangende zin “Je m’appelle mademoiselle R'Be1le” of de samenhangende zin “Bonjour. Je m’ appelle mademoiselle R’Belle”. Nu het woord R’Belle een onderscheidend bestanddeel is van het consequent voor alle meisjeskleding door Scotch & Soda gevoerde merk Scotch R’Belle, en de zin “Je m'appelle mademoiselle R'Belle" een verhalend karakter heeft, is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m‘appelIe”‚ zelfs wanneer dat op borsthoogte in kapitalen is weergegeven, in deze context opvat als een verwijzing naar iets anders, namelijk naar het merk (Scotch) R'Belle (dat eveneens op prominente wijze op de betreffende kleding is weergegeven), en niet als merk op zichzelf. Dit klemt temeer nu Scotch & Soda in haar collecties van Scotch R'Belle vaker op soortgelijke verwijzende en verhalende wijze teksten ter introductie van haar merk gebruikt, zoals “I LOVE R R'Belle Scotch” en “loved by Scotch R'Belle”. Ter comparitie heeft een in de zittingzaal aanwezige ontwerpster van Scotch & Soda nog aangegeven dat Scotch & Soda vanaf het begin van het op de markt brengen van deze lijn in 2010 het teken JE M'APPELLE (Mademoiselle R'Belle) tevens op het kaartje en op het zijlabeltje aan de buitenkant van de kleding heeft aangebracht. maar dit is door HLK bij gebrek aan wetenschap betwist en hiervan heeft Scotch & Soda geen bewijs overgelegd of aangeboden, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gebruik dat HLK sinds december 2011 van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt is te kwalificeren als merkgebruik en, nu het merkdepot van Scotch & Soda dateert van 24 augustus 2012, tevens als voorgebruik, en dat Scotch & Soda zich niet op voor-voorgebruik van het teken JE M'APPELLE kan beroepen. Nu Scotch & Soda voorts erkent dat zij ten tijde van het depot van het merk JE M'APPELLE op de hoogte was van het voorgebruik door HLK en dat zij om die reden een spoedinschrij ving van het merk JE M'APPELLE heeft gedaan, terwijl zij voorts de stelling van HLK dat deze het merk te goeder trouw heeft gebruikt. niet betwist, betekent dat, dat het depot door Scotch & Soda van het merk JE M'APPELLE te kwader trouw is gedaan en dat HLK zich hiertegen kan verzetten.

4.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in conventie inhoudende nietigverklaring van de merkinschrijving van Scotch & Soda met inschrijvingsnummer 0924699 en de ambtshalve doorhaling zullen worden toegewezen en de reconventionele vordering zal worden afgewezen.

4.10. HLK heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 14.770,17, alsmede nakosten en rente. HLK heeft daartoe een specificatie overgelegd. Nu Scotch & Soda geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door HLK gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag overigens - met uitzondering van het bedrag van € 595,-- terzake van de inschrijving van het merk JE M‘APPELLE bij het Bureau - niet onredelijk acht, zal het gevorderde bedrag ad € 14.770,17 minus € 595,» worden toegewezen. Hierin zijn tevens de kosten aan de zijde van HLK ter zake het uitbrengen van de dagvaarding (€ 76,17) en het griffierecht (€ 575,00) begrepen.

4.11. De door HLK gevorderde veroordeling in de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld.
in conventie

De beslissing
5.1. verklaart de inschrijving van het Benelux merk met inschrijvingsnummer 0924699 nietig en spreekt daarvan ambtshalve de doorhaling uit,
in reconventie

5.2. wijst de vorderingen af.

Op andere blogs:
Fashion United (Rechtspraak. Bonjour, Je m’appelle mlle R’belle)

Rechtbank Midden-Nederland 18 september 2013, HA ZA 12/1084 (Lindsen tegen Prequest-Nordined)
Uitspraak ingezonden door Pieter de Laat, Louwers IP|Technology Advocaten.
Auteursrecht op software. Art. 2, 4 en 7 Aw. Verklaring van recht. Lindsen heeft een eenmanszaak CAD4U gedreven voor AutoCAD-tekeningen. Lindsen is tussentijds werkzaam geweest in dienst van Prequest, als verkopend accountmanager van de Application Manager software van Prequest. De Application Manager is een aanduiding voor implementatiemodules voor gebruikers van CAD-systemen en bevat in de eigenschappen de tekst "Company: CAD4U, Copyright©2006". Prequest is een groothandel in het ontwikkelen van standaardapplicaties en computersoftware.

Via artikel 4 Aw wordt Lindsen als maker beschouwd omdat CAD4U als maker is aangeduid. De aanpassingen die tussentijds zijn geweest, creëren geen eigen werk en zijn ook niet onder 7 Aw gedaan, omdat Lindsen een ander takenpakket had. De eindafrekening geldt ook niet als een overdracht bij akte ex artikel 2 Aw. Er volgt een verklaring voor recht dat het auteursrecht bij Lindsen berust en dat Prequest c.s. de verveelvuldiging c.q. openbaarmaking Application Manager dient te staken.

4.2. Lindsen stelt (...) dat hij, voor indiensttreding bij Prequest, onder de naam van CAD4U in de jaren 2004-2006 de Application Manager zonder hulp van anderen, leiding en/of toezicht naar eigen inzicht heeft ontwikkeld, geschreven (de broncode) en aangepast en dus de maker is van de Application Manager. Bij hem berust het auteursrecht als bedoeld in artikel 1 Aw. (...)

4.4. De rechtbank is van oordeel dat Lindsen de maker is van de Application Manager en dat uit dien hoofde bij hem het auteursrecht op de Application Manager berust. Hiertoe overweegt zij als volgt. Uitgangspunt is artikel 4 Aw. Volgens dat artikel wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, als maker beschouwd diegene die op of in het werk als zodanig is aangeduid of bij gebreke van een dergelijke aanduiding, degene die bij de openbaarmaking van het werk als maker bekend is gemaakt door de openbaarmaker. (...)

4.6. De rechtbank is in het kader van de vraag of een nieuw werk is ontstaan van oordeel dat is komen vast te staan dat de werkzaamheden die Lindsen tijdens zijn dienstverband bij Prequest heeft verricht aan de Application Manager, aanpassingen betroffen die in ieder geval niet tot gevolg hadden dat daarmee de broncode dusdanig is veranderd dat daarmee een nieuw oorspronkelijk werk in de zin van de Aw is ontstaan. (...)

4.7. Voorts overweegt de rechtbank dat ook indien het oordeel in vorenstaande alinea zou hebben geluid dat wel een nieuw werk was ontstaan, in dat geval een beroep op artikel 7 Aw evenmin opgaat om de navolgende redenen. Het maken c.q. (verder) ontwikkelen van de Application Manager dient om een beroep te kunnen doen op artikel 7 Aw te behoren tot de taken die Lindsen in het kader van zijn dienstverband diende uit te voeren, dan wel in voornoemd artikel van toepassing indien een door Prequest incidenteel uitdrukkelijke gegeven opdracht tot het maken van een bepaald werd door Lindsen is aanvaard. de rechtbank is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het werk aan de Application Manager niet valt onder de werkzaamheden die Lindsen diende te verrichten in het kader van zijn dienstverband bij Prequest. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat Lindsen in dienst is getreden in de functie van accountmanager 1. (...)

4.8. De stelling van Prequest c.s. dat in de eindafrekening met betrekking tot het dienstverband ook de overdracht van het auteursrecht zit verweven, slaagt evenmin. Buiten dat overdracht van een auteursrecht op grond van artikel 2 Aw uitsluitend kan plaatsvinden bij akte, is de rechtbank van oordeel dat in de eindafrekening op zijn minst de overdracht vermeld moet zijn, wil het oordeel gekomen kunnen worden dat deze overdracht is begrepen in de eindafrekening.

Afbeelding slechts ter illustratie

Conclusie A-G HvJ EU 19 september 2013, zaak C-355/12 (Nintendo e.a.) - dossier
Zie eerder: IEF 11785. Prejudiciële vragen gesteld door Tribunale di Milano, Italië.
Auteursrecht. Technische beschermingsvoorziening is dat ook een systeem om na te gaan of een afzonderlijke drager (videogamedrager) een herkenningscode bevat? Richtlijn 2001/29/EG. Conclusie A-G:

1. Richtlijn 2001/29/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat met het begrip „technische voorzieningen” in de zin van artikel 6 van die richtlijn voorzieningen kunnen worden bedoeld die niet alleen zijn opgenomen in de auteursrechtelijk beschermde werken zelf, maar ook in de inrichtingen die zijn ontworpen om toegang tot die werken te bieden.

2. Bij de beoordeling van de vraag of dergelijke voorzieningen in aanmerking komen voor bescherming uit hoofde van artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG voor zover zij tot gevolg hebben dat niet alleen handelingen worden voorkomen of beperkt waarvoor toestemming van de rechthebbende volgens die richtlijn vereist is, maar ook handelingen waarvoor dergelijke toestemming niet vereist is, dient de nationale rechter na te gaan of de toepassing van de voorzieningen verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel en met name in aanmerking te nemen of het eerstgenoemde effect, gezien de huidige stand van de techniek, ook zou kunnen worden bereikt zonder het laatstgenoemde effect met zich te brengen of dit althans in mindere mate met zich te brengen.

3. Bij de beoordeling van de vraag of bescherming moet worden verleend tegen de beschikbaarstelling van inrichtingen, producten, componenten en diensten in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2001/29 behoeft geen rekening te worden gehouden met de door de rechthebbende beoogde specifieke bestemming van een inrichting die is ontworpen om toegang tot beschermde werken te verkrijgen. Een wezenlijke rol speelt daarentegen de mate waarin de inrichtingen, producten, componenten of diensten waartegen bescherming wordt ingeroepen, worden of kunnen worden gebruikt voor andere rechtmatige doelstellingen dan het mogelijk maken van handelingen waarvoor toestemming van de rechthebbende vereist is.

Gestelde prejudiciële vragen

1) Moet artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG (1), mede in het licht van punt 48 van de considerans ervan, aldus wordenuitgelegd dat de bescherming van technische beschermingsvoorzieningen voorauteursrechtelijk beschermde werken of materiaal zich ook kan uitstrekken tot een systeem dat is vervaardigd en in de handel gebracht door een onderneming die in haar eigen hardware een inrichting heeft opgenomen om na te gaan of een afzonderlijke drager met het beschermde werk (een videogame dat is ontwikkeld door de betrokken onderneming en door derden die houders van de rechten op de beschermde werken zijn) een herkenningscode bevat, bij gebreke waarvan dit werk niet kan worden weergegeven of uitgevoerd op het systeem, zodat interoperabiliteit van het apparaat met apparaten en producten die niet afkomstig zijn van de onderneming die het systeem heeft vervaardigd, is uitgesloten?

2) Kan artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG, mede in het licht van punt 48 van de considerans ervan, aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter, wanneer hij moet beoordelen of het gebruik van een product of onderdeel met het doel, een technische beschermingsvoorziening te omzeilen, zwaarder weegt dan andere commercieelrelevante doeleinden of gebruikswijzen, criteria moet aanleggen waarbij de bestemming die is toegekend door de rechthebbende op het product waarin de beschermde inhoud is opgenomen, een rol speelt, of, in plaats daarvan of in combinatie daarmee, kwantitatieve criteria ontleend aan het aandeel van deze gebruikswijzen in verhouding tot andere, of kwalitatieve criteria ontleend aan de aard en het gewicht van deze gebruikswijzen?

Op andere blogs:
IPKat (Game Copiers and Mod Chips – AG Sharpston issues Opinion in Case C-355/12 Nintendo v PC Box)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6004 HJ/MV (Morpheus tegen Bremafa)
Ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Merkenrecht. Inbreuk. Morpheus is slaapkamer- en beddenspeciaalzaak actief in Hilversum met tevens vestigingen in Bilthoven, Utrecht en Mijdrecht. Morpheus is houdster van twee Benelux-woordmerken MORPHEUS. Bremafa is een groothandel en heeft boxsprings onder de naam Morpheus verkocht. Zij stelt dat haar gebruik van 'MORPHEUS' rechtmatig is, nu dit is ontleend aan de gelijknamige Griekse god [wikipedia] en alleen wordt gebruikt tegenover fabrikanten en detaillisten, niet tegenover consumenten. Het gebruik begon tijdens de looptijd van het eerste merkinschrijving, die niet voor boxsprings was ingediend.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk. Dat het hier gaat om de naam van een Griekse god maakt het teken niet ongeschikt als merk. Het gebruik in communicatie met fabrikanten en detaillisten valt wel onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De boxsprings vallen verder wel onder de eerste merkinschrijving. Bremafa had al beloofd te stoppen met het merkgebruik. De voorzieningenrechter vaardigt, ter zekerheid, een inbreukverbod op straffe van dwangsom uit. De overige vorderingen (afgifte van gegevens en rectificatie) acht de voorzieningenrechter niet proportioneel en wijst ze af.

De feiten
2.6. Op de hiervoor onder 2.4 genoemde e-mail is namens Bremafa gereageerd door een jurist van CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, bij brief van 13 juni 2013. In deze brief is onder meer het volgende opgenomen:
Alhoewel gelijknamig is er hier absoluut geen sprake van onrechtmatig handelen. Dat u het merk heeft gedeponeerd wil namelijk niet zeggen dat ieder ander die de naam gebruikt inbreuk maakt op uw merk. Tenslotte heeft een ieder de naam ontleend aan de Griekse goal Morpheus. Het enkele gebruik ervan is niet onrechtmatig. Vervolgens is er geen sprake van inbreuk omdat cliënte geen gebruik maakt  van een teken gelijk aan uw merk Er zijn geen visuele kenmerken (design noch tekens) die verwarring stichten in het economische verkeer en waardoor het publiek in de veronderstelling wordt gebracht uw producten te kopen, waar dit eigenlijk producten van cliënte zijn. Wat betreft het verzoek aan cliënte om detaillisten te verzoeken uw merknaam te verwijderen, dien ik op te merken dat het aan u is om hen daartoe te verzoeken. Wanneer detaillisten op onrechtmatige wijze gebruik maken van u merknaam en daarmee inbreuk maken dan dient u den daar op aan te spreken.  (…)

Het geschil
3.l. Morpheus vordert — kon gezegd — het volgende:
l. Bremafa te bevelen ieder gebruik van een met het merk MORPHEUS
overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
ll. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van het onder l genoemde bevel;
lll. Bremafa te bevelen een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van (a) alle detaillisten aan wie de boxspringset met de naam Morpheus is aangeboden, (b) de aantallen boxspringsets die onder de naam Morpheus zijn geproduceerd, besteld, verkocht en/of geleverd en (c) de inkoop- en verkoopprijs hiervan, alsmede de totale omzet en de bruto en netto winst;
lV. Bremafa te bevelen al haar relaties een brief te sturen waarvan de inhoud is opgenomen in het petitum van de dagvaarding;
V. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van de onder lll en lV genoemde bevelen;
Vl. Bremafa te veroordelen in de volledige proceskosten, volgens productie 16 van Morpheus begroot op € 9.657,66
Vll. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.3. Bremafa heeft - samengevat weergegeven — het verweer gevoerd dat Morpheus het op 3 juli 2013 ingeschreven merk pas op 14 juni 2013 heeft gedeponeerd en dat Bremafa op dat moment al boxspringsets onder de naam Morpheus verkocht. Het merk van Morpheus uit 1988 is weliswaar ingeschreven voor bedden en matrassen, maar niet voor boxsprings, aldus Bremafa. Verder voert Bremafa aan dat zij de naam Morpheus (de naam van een Griekse god) nooit als merknaam heeft gebruikt, enkel als aanduiding voor een boxspringset in een bepaalde lijn van boxspringsets. Deze aanduiding is in beginsel alleen gebruikt in de communicatie met de fabrikant en de detaillisten bij het plaatsen van bestellingen. Bij het horen van een naam weet de fabrikant meteen welke boxspringset wordt bedoeld en aan welke eisen die moet voldoen. Ook voor afnemers van Bremafa die een bestelling willen doen is het handig als een boxspringset een bepaalde naam heeft. Bremafa heeft de detaillisten geadviseerd de boxspringsets onder een andere naam aan de consumenten aan te bieden om te voorkomen dat consumenten prijzen vergelijken op internet. De meeste detaillisten hebben dat ook gedaan, maar kennelijk niet allemaal. Morpheus dreigde vanaf het begin meteen met gerechtelijke stappen en hoge kosten, hetgeen Bremafa nogal kinderachtig overkwam. Om van het gezeur af te zijn, heeft zij de naam toen veranderd in Orpheus. Bremafa heeft echter geen geld om een (dure) nieuwe brochure te laten maken. Om die reden verwijdert zij in alle brochures de letter M. Zij heeft inmiddels ook aan alle afnemers laten weten dat de naam Morpheus in Orpheus moet worden veranderd en op alle websites e.d. is deze aanpassing doorgevoerd. Bremafa wil best verklaren dat zij de naam Morpheus niet meer zal gebruiken, maar zij heeft geen geld om van alles formeel te regelen. In twee jaar tijd (van 1 november 201 l tot 29 augustus 2013) heeft Bremafa overigens slechts drie boxspringsets met de naam Morpheus verkocht. Dit blijkt uit een opgave van de Duitse fabrikant die Bremafa in het geding heeft gebracht. Vanwege de economische crisis gaat het slecht in de branche en dit verklaart het lage aantal verkochte boxspringsets.

De beoordeling
(...) Bij beide klassen worden thans ook expliciet “boxsprings" vermeld. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat Morpheus haar merkrecht vóór haar tweede merkinschrijving niet kon inroepen ten aanzien van boxsprings. Boxsprings kunnen in ieder geval geacht worden te vallen onder de oude omschrijving van klasse 20, te weten “meubelen met inbegrip van bedden; matrassen en kussens (.. .). Het verweer van Bremafa dat zij boxspringsets met de naam Morpheus reeds vóór de tweede merk inschrijving van Morpheus op de markt bracht en er om die reden geen sprake zou zijn van merkinbreuk, gaai dan ook niet op.

4.2. Dat Morpheus tevens de naam is van een Griekse god maakt deze naam niet ongeschikt om als merk voor bedden en boxsprings te kunnen dienen. De conclusie tot zover is dan ook dat Morpheus op basis van haar merkinschrijving uit 1988 beschikt over een geldig merk (MORPHEUS) voor onder meer bedden en boxsprings etc.

4.4. Het verweer van Bremafa dat zij de naam Morpheus enkel heeft gebruikt in de communicatie met de fabrikant en met haar afnemers en daarom niet als “merk" maar enkel als “aanduiding”, maakt de conclusie dat in dit geval sprake is van merkinbreuk niet anders. Volgens het BVIE kan als een merk worden beschouwd een benaming om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dit is juist wat Bremafa heeft gedaan door een van haar boxspringsets de naam Morpheus te geven, Overigens heefitMorpheus aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat de boxspringsets van Bremafa met de naam Morpheus ook onder die naam aan het grote publiek werden getoond. Verwezen
wordt naar de scherrnprints van verschillende websites die Morpheus als producties 4 en 5 in het geding heeft gebracht. Productie 5 behelst een screenprint van de website van Bremafa waarop ‘de Morpheus’ wordt aangeboden.

4.5. Op grond van het voorgaande is vordering I, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1, toewijsbaar. Weliswaar heeft Bremafa toegezegd, zowel in de brief van 24 juni 2013 van de jurist van CBM als ter zitting bij monde van haar directeur, om de naam Morpheus niet langer te gebruiken (en te veranderen in Orpheus), maar gezien de proceshouding van Bremafa, erkent de voorzieningenrechter het belang van Morpheus bij een rechterlijk verbod dat op straffe van dwangsommen kan worden gehandhaafd. Hierbij is tevens van belang dat het handmatig verwijderen van de letter M in alle brochures van Bremafa gemakkelijk een keer kan worden vergeten (zoals Morpheus kennelijk ook zelf heeft geconstateerd), en ook voor die
situatie heeft Morpheus belang bij een rechtens afdwingbaar verbod. De gevorderde dwangsom (zie vordering II) zal echter worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.6 (…)
De voorzieningenrechter acht het echter aannemelijk dat het hoe dan ook moet zijn gegaan om geringe aantallen. Grootschalige inbreuk is door Morpheus niet aannemelijk gemaakt. Mede omdat vordering l wordt toegewezen, waardoor reeds grotendeels aan de belangen van Morpheus wordt tegemoetgekomen, acht de voorzieningenrechter toewijzing van vordering III disproportioneel. Het zal Bremafa veel geld en moeite kosten een dergelijke verklaring te doen opstellen, terwijl het nut van een dergelijke verklaring voor Morpheus naar alle waarschijnlijkheid gering is. Bovendien heeft Morpheus bij herhaling aangegeven er niet op uit te zijn een concurrent te dwarsbomen en/of de situatie te laten escaleren. Om dezelfde redenen zal ook vordering IV (het versturen van een brief naar alle afnemers waarin zij in kennis worden gesteld van de merkinbreuk) niet worden toegewezen. Niet getwijfeld hoeft te worden aan de verklaring van Bremafa ter zitting dat zij al haar afnemers reeds heeft ingelicht.

4.7. Als de (principieel) in het ongelijk gestelde partij zal Bremafa worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Morpheus. Omdat het een IE-geschil betret, kan Morpheus zich hierbij beroepen op artikel l0l9h Rv. De voorzieningenrechter zal echter gezien het verweer van Bremafa tegen de hoogte van de kosten, de kosten matigen tot het indicatietarief in IE-zaken. Voor een eenvoudig kort geding bedraagt het tarief € 6.000,-.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
KG ZA 131-1030  (afschrift)

E. E. de Vos, Regisseurs versus Kabelaars: wat nu?, krachtblog.
Een bijdrage ingezonden door Erik E. de Vos, Kracht advocatuur
In onze IE-Forum serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.

In mijn blogpost op 15 augustus jl., schreef ik over het kort geding dat Collectieve Beheersorganisatie VEVAM had aangespannen tegen kabelexploitanten UPC en Ziggo. Impliciet sprak ik de verwachting uit dat VEVAM dat geding zou winnen, maar expliciet rekende ik er op dat er nog wel wat rechtsgangen nodig zijn voordat deze ‘kabeloorlog’ ten einde is. Inmiddels is het kort geding dat VEVAM tegen kabelexploitanten UPC en Ziggo had aangespannen geëindigd in een summiere afwijzing van alle aanspraken van VEVAM op de kabelexploitanten (zie IEF 13006 voor samenvatting en vonnis). Hoe nu verder?

De voorzieningenrechter heeft een duidelijk vonnis gewezen. Zij stelt onomwonden dat de door het Haagse hof beoordeelde stellingen in het arrest ‘NORMA/NL Kabel’ (IEF 11171) zodanige overeenkomsten vertonen met de huidige stellingen van VEVAM, dat verwijzing naar de redenering van het hof voldoende is om de aanspraken van VEVAM op de kabelaars af te wijzen. Ook pre-judiciële vragen aan de HR waren volgens haar niet nodig. Zij negeert iedere kritiek op het Haagse arrest, ook al is die kritiek niet bepaald zonder grond.

Maar de voorzieningenrechter gaat in dit vonnis nog wat stappen verder. Ze wijst ook de aanspraken van VEVAM gebaseerd op overdracht van auteursrecht af; en ze introduceert een ongeclausuleerde ‘aanspraak’ van regisseurs voor vergoedingen voor kabeldoorgifte bij een onbekende derde partij.

De rechter stelt dat de contractuele afspraken die regisseurs met producenten maken restrictief moeten worden uitgelegd. Die restrictieve uitleg wordt gerechtvaardigd door het ‘vermoeden van overdracht’ ex art. 45d Aw. De rechter bouwt hier het ‘vermoeden van overdracht’ fluks om tot een overdracht van rechtswege. In haar reactie op dit vonnis heeft Jacqueline Seignette (IEF 13039) al terecht gesteld dat deze opvatting in strijd is met het Europees recht (specifiek: HvJ EG ‘Luksan’).

Maar de rechter voegt daar nog iets aan toe. [red. dit artikel is ingekort, lees de gehele bijdrage hier]

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 september 2013, KG ZA 13/913
Ingezonden door Tessel Peijnenburg , Kennedy Van der Laan.
Mediarecht. Op 26 september 2012 had de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding gedaagde op tegenspraak verboden ongefundeerde verdachtmakingen van fraude via e-mailberichten, internet en Twitter te verspreiden over eiser en zijn medewerkers. Gedaagde heeft in strijd met de verboden gehandeld. Er is weer gemaild naar medewerkers alsook zijn onrechtmatige uitingen op Twitter gedaan. Eiser vordert dezelfde verboden en geboden zoals opgelegd bij vonnis van 26 september 2012 onder last van lijfsdwang. De voorzieningenrechter stelt dat lijfsdwang een zeer ingrijpend middel is, omdat daarmee gedaagde zijn vrijheid wordt ontnomen. Toepassing daarvan komt slechts aan de orde indien aannemelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst biedt, tenzij gedaagde aannemelijk maakt dat hij niet in staat is de opgelegde verboden en geboden na te komen. De dwangsom bleek niet effectief te zijn en gedaagde maakt nakoming ook niet aannemelijk. De vordering wordt toegewezen.

De beoordeling van het geschil

4.1 Vooropgesteld wordt dat rechterlijke uitspraken dienen te worden nagekomen. Niet kan worden geduld dat iemand een rechterlijk vonnis niet nakomt of aan de nakoming daarvan nadere voorwaarden stelt zoals gedaagde doet. Mede om die reden is in het vonnis van 26 september 2012 een dwangsom opgelegd. Het executiemiddel lijfsdwang strekt ertoe druk uit te oefenen op - in dit geval gedaagde -  om de opgelegde geboden en verboden na te komen. Het is echter een zeer ingrijpend middel, omdat gedaagde daarmee zijn persoonlijke vrijheid wordt ontnomen. Toepassing daarvan komt slechts aan de orde indien aannemelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst bieden, tenzij gedaagde aannemelijk maakt dat hij niet in staat is de opgelegde verboden en geboden na te komen. Daarnaast moet het belang van eiser bij toepassing van lijfsdwang rechtvaardigen.

4.2. Eiser heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat gedaagde na het vonnis veelvuldig emailberichten heeft verzonden aan medewerkers van en aan de advocaat van eiser. Hiermee is sprake van overtreding van het verbod onder 1 en - voor zover de e-mailberichten zijn verzonden aan de advocaat van eiser- het gebod onder 3. Voorts blijkt uit de overgelegde stukken dat tweets over eiser op de Twitter accounts van gedaagde - niet zijn verwijderd, althans niet verwijderd zijn gehouden en dat gedaagde ook na het vonnis nog heeft getwitterd over eiser, waarbij hij  eiser beschuldigd van fraude, hetgeen ook een overtreding van het vonnis onder 3 betreft.

4.6, Uit het voorgaande volgt dat gedaagde diverse onderdelen van het vonnis niet is nagekomen. De voorzieningenrechter is hierbij met eiser van oordeel dat er sprake is van onwil aan de zijde van gedaagde. Gedaagde heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij niet in staat is de opgelegde geboden en verboden na te komen. Dit blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter reeds uit de verklaring van gedaagde ter zitting dat hij pas bereid is zijn gedragingen te staken nadat hij een gesprek heeft gehad met eiser en dat zijn aanbod - om te stoppen met zijn gedragingen als eiser geld aan hem heelt betaald -  nog openstaat. Hieruit blijkt ook dat niet te verwachten valt dat zijn gedragingen zonder extra prikkel van lijfsdwang zal staken. De opgelegde dwangsom vormt blijkbaar een onvoldoende prikkel aangezien er geen verhaalsmogelijkheden zijn en gedaagde dus vooralsnog door executie van de dwangsom niet wordt geraakt.

4.7. De belangen van eiser  om niet meer zeer veelvuldig te worden benaderd door gedaagde en om niet bloot te worden gesteld aan verdachtmakingen van fraude zijn -  zoals reeds in het vonnis van 26 september 2012 uitvoerig is gemotiveerd - onmiskenbaar groot. Gezien dit grote belang en omdat het dwangmiddel van dwangsommen een onvoldoende prikkel is gebleken voor om zich van deze gedragingen te onthouden. is toepassing van lijfsdwang naar het oordeel van de voorzieningenrechter gerechtvaardigd. Hierbij zal, zoals ook door eiser is gevorderd, de lijfsdwang ook worden toegestaan ten aanzien van het verbod onder 2 en 7 en het gebod onder 4. Hiertoe is redengevend dat ook voor dat verbod en gebod een prikkel moet blijven bestaan om deze na te komen. Voorkomen moet worden dat gedaagde indien hij zich door de dreiging van lijfsdwang wel aan de andere geboden en verboden gaat houden, alsnog het verbod 2 en 7 en het gebod onder 4 gaat overtreden. Voor zover de veroordeling van- in het vonnis onder 3 ziet op het verwijderen en verwijderd houden van internet van uitingen waarin hij eiser van fraude beschuldigt, alsmede soortgelijke uitingen, zal de tenuitvoerlegging bij lijfsdwang worden
beperkt tot het verwijderen en verwijderd houden van de ‘#JesterStrause’ en ‘#Bankfraudette’ Twitter-accounts. Voor het overige is onvoldoende komen vast te staan dat — zelf de mogelijkheden heeft om te bewerkstelligen dat de informatie van internet wordt verwijderd, zodat lijfsdwang daarvoor te verstrekkend is. Dit laat overigens onverlet dat eiser wel gehouden is, conform gebod 5 en 6, op de juiste wijze verzoeken te doen strekkende tot verwijdering van daar nader omschreven publicaties of reacties van —

Rechtbank Den Haag 18 september HA ZA 12-1349 (Fluoron tegen DORC)
Ingezonden door: Koen Bijvank, V.O.
Octrooirecht. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2274019 Bi (verder: EP 019) betreffende een kleurvloeistof. EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage. DORC heeft oppositie ingesteld. Fluoron vordert en een inbreukverbod en een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi. DORC stelt dat ze geen inbreuk maakt en bestrijdt de geldigheid van het octrooi. In recoventie vraagt DORC om vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019 en vraagt verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt. De rechter wijst Fluorons eisen af. Er is geen sprake van inbreuk nu de conclusie van het octrooi EP 019 niet duidelijk is met betrekking tot de temperatuur en dichtheid van de stof.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij lichaamstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

De procedure wordt met betrekking tot de reconventionele vorderingen van DORC geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de oppositieprocedure.

De feiten
2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2 274 019 Bi, verleend op 19 september 2012 op een aanvrage van 18 december 2009, voor een Farbstofflösung’ (verder: EP 019 of het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage van 19 december 2008 (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding van samenstellingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentieneemster van Fluoron onder het octrooi. Geuder verhandelt de door Fluoron

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.

Het geschil
3.1. fluoron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:
a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
b) een inbreukverbod voor Nederland;
c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten,
hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding, een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv1 te begroten proceskosten.

3.2. fluoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de verhandeling van ILMB en MDB inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 82 van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de eigen productspecificaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van 1,01 g/cm3. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:
3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;
3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 37 °C;
3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 25 °C;
3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de gewijzigde conclusie 1.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling in conventie en in reconventie

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.
4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 — 100 °C.
4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met 60°C.

4.9. Het betoog van fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperatuur in aanmerking zou kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is, maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het octrooischrift de vakman niets leert over gebruikstemperatuur. Dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve onbesproken blijven.

De beslissing in conventie
De rechtbank:
5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op € 93.607,87;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing in reconventie
De rechtbank:
6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;

6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, ktinnen verzoeken de zaak op de rol te plaatsen voor voortzetting.

Stichting Brein, 15 jaar BREIN: meer duidelijkheid over regels op internet en groei legaal aanbod online, anti-piracy.nl 18 september 2013.
Uit het persbericht. BREIN bestaat 15 jaar dit jaar. In die tijd verschoof de aandacht van fysieke handel in illegale dragers naar illegaal digitaal aanbod op internet. In 2008 meldde BREIN na 10 jaar ruim 100.000 acties. Er werden sindsdien 123 eDonkey servers afgesloten, ruim 2.200 bittorrent sites, 111 usenet indexers, 230 streaming sites, rond de 1800 link sites en 23 top sites van release groepen. Daarnaast meldde BREIN sinds vorig jaar inmiddels meer dan 1,5 miljoen illegale zoekresultaten, waarvan 250.000 vorige maand. Wat het online aanbod van illegale dragers betreft sloot BREIN 1.650 sites af en deed meer dan 140.000 interventies waarbij naar schatting 600.000 advertenties van vraag-en-aanbod sites werden verwijderd.   

Vrijwel alle acties zijn civielrechtelijk. Inmiddels is duidelijk dat sites die structureel toegang tot illegale bestanden faciliteren niet kunnen volstaan met enkel een Notice & Take Down beleid waarbij illegale links pas na melding worden verwijderd. Dergelijke sites moeten preventieve maatregels nemen, "hun site, hun zaak, hun taak om de eigen winkel schoon te houden", vat BREIN directeur Tim Kuik het samen. Aangezien de meeste sites anoniem opereren en geen preventief toezicht houden, worden zij via de hosting provider offline gehaald. In Nederland is daar inmiddels uitgebreide rechtspraak over maar dat is nog niet overal ter wereld het geval. Dan kan het op zijn plaats zijn dat Nederlandse access providers de toegang tot zo'n site blokkeren. Dat is bijvoorbeeld zo met The Pirate Bay. Anders dan in andere EU landen willen Nederlandse access providers daar niet aan meewerken en zijn in hoger beroep tegen het rechterlijk blokkeringsgebod dat op vordering van BREIN is verleend.

Naast hosting providers en access providers vraagt BREIN ook payment providers, adverteerders en hun tussenpersonen alsmede zoekmachines om hun medewerking. Enerzijds kan dat zijn om de aansprakelijke beheerders van de sites te identificeren en anderzijds om de toegankelijkheid van de site te belemmeren en dienstverlening aan de site te stoppen. "Het is een mozaïek aan maatregels", zegt Kuik, "het is net zoals elke andere vorm van handhaving, niet waterdicht maar wel waterafstotend".

"Was het 15 jaar geleden nog de handelaar in illegale dragers die de piraat was en was de consument de heler, op het internet is het vaak de consument die de inbreuk maakt door illegaal bestanden uit te wisselen en is de handelaar, de site die dit faciliteert, de heler geworden", zegt Kuik. "De illegale internetwinkels verschuilen zich achter de technologie en hun klanten. Daarom is wel overwogen om inbreukmakende consumenten aan te pakken maar daar hebben we in Nederland van afgezien. Het is beter de consument een legaal alternatief te bieden en de handhaving op de illegale concurrentie door The Pirate Bays van deze wereld te richten. Zo'n illegale winkel is natuurlijk de eigenlijke bron."

Dat is meteen een andere positieve ontwikkeling van de laatste jaren die zich steeds duidelijker aftekent: legale distributieplatforms die op kwaliteit en aanbod kunnen concurreren met illegale sites. Dit jaar rapporteerde de muziekindustrie voor het eerst in 12 jaar een kleine groei. Dat is aan online aanbod zoals op Spotify te danken. De filmwereld volgt het voorbeeld met on-demand diensten en de komst van Netflix naar Nederland. Toch blijft bescherming tegen de illegale sites broodnodig. De investering in de ontwikkeling van legale platforms moet lonen en ook de creatie van steeds weer nieuwe content moet betaald worden. "Met enkel legaal aanbod red je het niet, ook handhaving tegen de illegale concurrentie is nodig", aldus Kuik.

Bas Kist, Voetbaltatoeages zorgen voor kopzorgen bij NFL ,NRC 17 september 2013
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.
Merkenrecht.Auteursrecht. De organisator van de Amerikaanse football league, de NFL, maakt zich ernstig zorgen over de tatoeages van de spelers uit de competitie. De NFL is bang voor claims. Op een tatoeage rusten namelijk, net als op elk ander creatief werk, auteursrechten. Als er niets over deze rechten is afgesproken, blijven ze in principe bij de maker. Verschijnt een bekende speler met zijn tatoeage in een reclame van een sponsor, dan bestaat het gevaar dat de tatoeëerder zich meldt met een claim.

Mogelijk is de NFL geschrokken van de rechtszaak die de maker van een tatoeage onlangs heeft aangespannen tegen het videobedrijf THQ. In een van de videogames van THQ was de bekende freefighter Carlos Condit te zien, met op zijn buik een tatoeage van een leeuw. De artiest achter de leeuw wil nu ‘even vangen’. Hij denkt zelf aan 4,16 miljoen dollar. Ook Nike werd al eens voor de rechter gesleept wegens een commercial met de getatoeëerde basketballer Rasheed Wallace. De zaak werd geschikt en de tatoeëerder ging er met een onbekend bedrag vandoor. De NFL probeert nu zijn spelers te bewegen om alsnog toestemming te vragen bij de makers van hun tatoeages, zo meldt zakenblad Forbes. Dat zal nog een hele toer worden. Het merendeel van de spelers is natuurlijk van top tot teen beschilderd, vermoedelijk door veel verschillende tattoo-artiesten. Ga dat nu nog maar eens recht breien.