Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/2166 en 2012/AR/2167 (Dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis)
Merkenrecht. Geen onderscheidend vermogen. Geen inburgering. Zie eerder: IEF 12977 en IEF 12516. Het BBIE heeft 7 juni 2012 de inschrijving van de woordmerken  "Het dagboek van Anne Frank" en "Het Achterhuis" voor de producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 geweigerd. De merkinschrijvingen waren geweigerd op absolute gronden. Het BBIE vond het merk beschrijvend en niet onderscheidend voor de producten. Het Anne Frank-Fonds (AFF) vordert de inschrijving van de woordmerken en subsidiair vraagt zij om een prejudiciële vraag aan het HvJ EU:  "Is de titel van een boek geschikt om te dienen ter onderscheiding van producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 in de zin van Richtlijn 2008/95/EG". Het Hof van Beroep loopt enkele absolute weigeringsgronden van artikel 2.11 van het BVIE na.

Onderscheidend vermogen - Het teken moet het product onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Een teken heeft geen onderscheidend vermogen wanneer het gaat om een karakter die besloten ligt in het product. Het onderhavige teken zou dienen ter onderscheiding van een 'dagboek' of materiaal waar dit in is opgenomen en is dan ook niet onderscheidend. In ieder geval niet zonder verwarring. Nu het teken geen onderscheidend karakter heeft, stelt het Hof van Beroep hieromtrent geen vraag aan het HvJ EU.

Beschrijvend karakter - Omdat het teken onderscheidend vermogen mist, is het nutteloos om na te gaan of het beschrijvend is. Het Hof ligt toe waarom het onwenselijk is een omschrijvend teken in te schrijven. Het betreft 'gemeenschappelijk goed'. Wanneer het AFF dit teken als merk kan registreren, is het voor anderen onmogelijk om het materiaal onder de originele naam te publiceren. Het is ook ongewenst dat een dergelijk monopolie toekomt aan een ander dan de erfgenamen van de auteur. Verder garandeert een merk niet de authenticiteit van het oeuvre van het product.

Inburgering - Het AFF heeft niet voldoende bewezen dat het teken ingeburgerd is als merknaam van haar producten. Ook dit beroep slaagt niet.

Verder heeft het AFF haar merkaanvrage beperkt. Het AFF trekt zich terug van de aanvraag voor producten van klasse 16, waaronder dagboeken. Dit verandert het oordeel van het Hof van Beroep niet over dat het teken beschrijvend is. Het Hof van Beroep wijst de vorderingen af en veroordeelt het AFF in de kosten.

6. (...) Ii s’en déduit que le signe <<Het achterhuis>> n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services vises dans Ia demande d’enregistrement qui constituent le support materiel dans lequel est incorporée l’ctuvre littéraire designee par le signe.
Dans ces conditions, il est inutile de poser tine question préjudicielle a la Cour de justice de l’Union Européenne.

7. (...) A cet égard, il convient d’observer que, même si l’OBPI n’a pas fonde sa decision sur le droit d’auteur, les droits d’auteur détenus par le Anne Frank-Fonds viendront bientôt a expiration et que cette oeuvre, qui fait déjà partie du patrimoine culturel de l’humanité, entrera sous peu dans le domaine public. L’enregislrement du signe, s’il était ordonné, aura donc pour consequence de créer en faveur du Anne Frank-Fonds tin monopole de fait perpétuel sur cette oeuvre (sous reserve de renouvellement), interdisant a tout opérateur économique d’encore publier l’euvre sous son titre original. Or, un des objectifs du refus d’enregistrement d’une marque peat étre d’ éviter que le droit exclusif et permanent que confére tine marque
puisse servir a perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre a des délais de péremption (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Philz~s, C-299/99, n° 30). En effet, il ne peut être accepté qu’une personne s’approprie, de manière indéfinie, une creation de l’esprit faisant partie du patrimoine culturel universel aux fins de l’utiliser sur le marché pour distinguer les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle offre, en jouissant d’une exclusivité dont ne beneficient méme pas les heritiers de l’auteur de cette creation (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Shield Mark, C-283/0 1, n° 52).

8. (...) Or, il a été dit plus haut que le public concerné perçoit le signe comme le titre de l’ceuvre d’Anne Frank et pas comme une marque permettant de distinguer les produits et les services incorporant cette oeuvre. II s’ensuit que le moyen n’est pas fonde. En tout état de cause, les pièces produites par le Anne Franic-Fonds ne permettent pas de prouver l’inverse dans Ia mesure oü, notamment en ce qul concerne les contrats d’ edition, ces documents établissent au contraire un lien entre le signe et l’ceuvre pour laquelle un droit de reproduction est concédé sur la base du droit d’ auteur.

10. En toute hypothèse, une telle limitation n’est pas de nature a modifier l’appréciation de la cow puisqu’elle a confirmé la decision de 1’OBPI en ce que le signe n’était pas distinctif au motif que, confronté a ce dernier, le consommateur concerné percevra immédiatement celui-ci comnie le titre de I’ceuvre d’Anne Frank, mais pas coinme l’indication de l’entreprise qui propose ces produits et services. Cette appreciation est valable pour tous les produits et services concernés.
Par ailleurs, en ce qui conceme le caractêre descriptif, Ia cour n’a pas admis l’enregistrement au motif que I ‘intérét general de tous s’opposait a ce qu’une entreprise puisse jouir d’une exciusivité sur le titre d’une ceuvre littéraire dont ne bénéficient méme pas les héritiers de l’auteur de cette creation. Une telle appreciation est également valable pour tous les produits et services concernés. La demande est, des lors, en tout cas non fondee.

dispositif
Pour ces motifs, Ia cour,
1. Reçoit l’appel mais le dit non fondé Ct en déboute le Anne Frank-Fonds.
2. Lui délaisse les dépens d’appel et le condamne a payer a I’OBPI une indemnité de procedure de €1.320,00.

IGIR/IPKM Expert Lecture by Nyske Blokhuis, Patent attorney EP&C, Breda
Exploring the link between IP-strategy and company strategy. What is the business model of a company, what is the market, what are the threats (also from an IP perspective) and how can a firm put IP to work to achieve its goals?

When: October 18th (5.30 – 7pm)
Where: in the Feestzaal of Maastricht University Faculty of Law.

"Aligning business strategy and IP strategy" – exploring the link between IP-strategy and company strategy. What is the business model of a company, what is the market, what are the threats (also from an IP perspective) and how can a firm put IP to work to achieve its goals?

Nyske Blokhuis studied mechanical engineering at the Eindhoven University of Technology in The Netherlands and has been a patent attorney with EP&C since 2001. Before becoming a patent attorney, she worked as an engineer and as a failure analysis specialist. Nyske works for a wide variety of clients, for example in agricultural and food processing equipment, laboratory equipment, metallurgy and consumer products. She specialises in the drafting of patent applications (in particular for cases where litigation and/or opposition is expected), oppositions and appeals and IP strategy. Nyske regularly lectures on IP related topics.

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken, Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de EU, Kamerstukken II 2013-2014, 2211, nr. 1706
UPC. Beneluxgerechtshof. Aanpassingen. Met het oog op een snelle inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst staat Nederland positief tegenover de aanpassing van Brussel I, mits dit beperkt blijft tot technische aanpassingen die noodzakelijk zijn om te verduidelijken hoe wordt omgegaan met gemeenschappelijke gerechten zoals de gerechten die voortvloeien uit de UPC-overeenkomst en het BenGH-verdrag. Hierbij biedt de minister twee fiches aan. Eén daarvan is met betrekking tot de wijziging van de verordening rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen in burgerlijke en handelszaken(Brussel I).

Samenvatting voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I).
Brussel I (verordening (EG) nr. 44/2001) bevat regels voor het bepalen van de internationale bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten en regels voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van die gerechten. Verordening (EU) 2015/2012 is een herschikking van Brussel I en zal op 10 januari 2015 van kracht worden.

In december 2012 is overeenstemming bereikt over een zogeheten octrooipakket, een wetgevingsinitiatief dat bestaat uit twee verordeningen (Verordening (EU) nr. 1257/2012 en Verordening (EU) nr. 1260/2012) en een Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (de UPC-overeenkomst) waarmee de basis is gelegd voor de invoering van eenheidsoctrooibescherming in (een groot gedeelte van) de EU. Het UPC wordt de exclusief bevoegde rechter voor geschillen die onder de reikwijdte van de UPC-overeenkomst vallen.

Daarnaast hebben de Beneluxlanden op 15 oktober 2012 het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof (het BenGH-verdrag en het BenGH) ondertekend op grond waarvan de bevoegdheid van het BenGH wordt uitgebreid zodat dit exclusieve rechtsprekende bevoegdheid kan krijgen ten aanzien van bepaalde onderwerpen die onder de werkingssfeer van Brussel I vallen. Naar verwachting zal dit in de nabije toekomst van toepassing zijn bij bepaalde geschillen inzake het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).Het onderhavige wijzigingsvoorstel dient ervoor te zorgen dat Brussel I in overeenstemming wordt gebracht met zowel de UPC-overeenkomst en het BenGH-verdrag.

Dit gebeurt door de introductie van 4 nieuwe artikelen in Brussel I:
- artikel 71 bis bepaalt dat een voor meerdere lidstaten gemeenschappelijk gerecht ook onder het begrip gerecht valt;
- artikel 71 ter gaat nader in op bevoegdheid van een gemeenschappelijk gerecht ten aanzien van verweerders uit lidstaten die geen partij zijn bij de UPC-overeenkomst resp. het BenGH-verdrag;
- artikel 71 quater verklaart de samenloopregeling van Brussel I van toepassing op procedures bij een gemeenschappelijk gerecht en procedures in EU lidstaten die geen partij zijn bij de overeenkomst tot oprichting van het gemeenschappelijk gerecht; en
- artikel 71 quinquis bepaalt dat beslissingen van het octrooigerecht en het BenGH voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komen in die lidstaten die geen partij zijn bij de UPC-overeenkomst respectievelijk het BenGH-verdrag.

D.F. de Lange, De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde, Berichten Industriële Eigendom 2013-9, p. 266 - 275.
Bijdrage ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
De meeste (IE-)advocaten zal het wel een keer overkomen zijn.1 Je staat een gedaagde bij in een (IE-)kort geding. Je hebt de producties ingediend, misschien wel met een conclusie van antwoord en bent druk bezig de pleitnota op te stellen. Dan belandt er een fax op je bureau. De eiser heeft de zaak ingetrokken.

Art. 9.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken, sector civiel/familie2 bepaalt: ‘De eisende partij kan de procedure intrekken tot het moment dat de zaak is uitgeroepen. In dat geval spreekt de voorzieningenrechter geen proceskostenveroordeling uit.’

Betekent dit dat de eiser echt tot zo laat zijn zaak kan intrekken? En hoe zit het dan met de gemaakte kosten, die aanzienlijk kunnen zijn?3 Als de zaak was doorgegaan en was gewonnen, waren deze kosten bij een IE-zaak voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking gekomen. Blijft de gedaagde nu met lege handen achter?

(...)
Ik zal hieronder (1) betogen dat als de eiser het door hem aangespannen IE-kort geding intrekt, er op grond van art. 249 lid 2 Rv en/of art. 1019h Rv een verbintenis ontstaat tot vergoeding van de volledige, mits redelijke en evenredige proceskosten van de gedaagde. (2) Verder zal ik betogen dat als de eiser niet vrijwillig deze verbintenis nakomt, de gedaagde de bevelschriftprocedure van art. 250 lid 4 Rv zou moeten kunnen volgen om een executoriale titel jegens de eiser te verkrijgen voor deze kosten. De daarmee gemoeide kosten komen ook voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking.

Lees het gehele artikel hier.

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, KG  ZA 13-1064 (Black Rhino tegen S.I.C.)
Uitspraak mede ingezonden door Diederik Stols, Boekx.
Merkenrecht. Portretrecht bij personages. Licentie. Muziek. Tribute-shows [A] vormde met wijlen [B] The Blues Brothers, zangers van blues- en soulmuziek wier uiterlijke verschijning werd gekenmerkt door vaste elementen. [A] is directeur van Black Rhino en houder van de Europese Merken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers'. Momenteel produceren eisers zelf theater- en muziekshows rond The Blues Brothers en verstrekken licenties daarvoor. Enkele gedaagden hebben een licentieovereenkomst gesloten om 'The Blues Brothers' te vertolken. Gedaagden produceren tributeshows en hebben ter promotie websites met onder andere een promotiefilm, daarvoor zijn echter geen licenties verstrekt.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen gebaseerd op het auteursrecht af. Auteursrechtelijke bescherming van de film 'The Blues Brothers' is niet genoeg onderbouwd. Verder is het mogelijk dat er auteursrecht rust op personages (Bassie & Adriaan), maar dat is bij de personages Jake en Elwood Blues niet het geval. Het beroep op portretrecht wordt verworpen.

Gebruik van het merk 'The Blues Brothers' in de titel van de shows kan de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen de shows en de merkhouder, dit levert een inbreuk op. Gedaagden handelen zodoende onvoldoende loyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Voor de beschrijving van de inhoud van de Show en als aanduiding van de inspiratiebron is gebruik van de aanduiding 'Blues Brothers' wel toelaatbaar.

Tussen eisers en [D] was een licentie gesloten dat [D] Jake en Elwood Blues alleen in shows mochten spelen waarvoor ze toestemming haden. Voor de Nederlandse shows hebben zij geen toestemming.  De vordering tot nakoming van de licentieovereenkomst is ten aanzien van de shows in Nederland toewijsbaar. Gedaagden worden veroordeeld iedere inbreuk van de gemeenschapsmerken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers' te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom.

4.7. Wat er ook zij van de bevoegdheid tot handhaven van de auteursrechten die samenhangen met het script van de film “The Blues Brothers”, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben eisers hun vorderingen gebaseerd op auteursrecht op het script van de film onvoldoende onderbouwd gelet op het verweer van gedaagden, zodat vorderingen die op deze grondslag zijn gebaseerd reeds om die reden niet kunnen worden toegewezen. De voorzieningenrechter is zonder kennis te kunnen nemen van het werk of de werken waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet in staat om een (voorlopig) oordeel te geven over de gestelde inbreuk die de Show zoals aangekondigd zou vormen op het script. De enkele stills uit de film die in de processtukken zijn opgenomen, zijn hiervoor in ieder geval onvoldoende. Bovendien beschikt de voorzieningenrechter over onvoldoende materiaal over de Show zoals deze zal worden uitgevoerd in Nederland om de gestelde dreigende inbreuk te kunnen beoordelen terwijl die inbreuk, gelet op de stellingen van eisers gemotiveerd is betwist.

4.12. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de personages Jake en Elwood Blues alias The Blues Brothers geen auteursrechtelijk beschermd werk, om de navolgende redenen.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago.

4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.26. Allereerst ziet het portretrecht op een portret of te wel een afbeelding. Voor de vraag of sprake is van een afbeelding is de techniek niet relevant, zowel met potlood, pen, penseel, klei, brons als met een foto- of filmcamera kan een portret worden gemaakt. Een live optreden als zodanig is geen afbeelding, het is immers niet op enigerlei wijze vastgelegd. Een live optreden kan dan ook niet met een beroep op portretrecht worden verboden. Ter zitting hebben eisers desgevraagd bevestigd dat hun vordering inderdaad ziet op een verbod op de live voorstelling en zodoende niet op een verbod op openbaarmaking van een vastlegging van dat optreden.

4.27. Ten tweede roepen eisers in feite niet het portretrecht in van [A] en [B] maar van de personages Jake en Elwood Blues. Hetgeen zij hebben aangevoerd over de herkenbare trekken van [A] en [B] zijn immers grotendeels kenmerken van Jake en Elwood Blues. In bijzondere omstandigheden kan het portretrecht worden ingeroepen tegen zogeheten look-alikes. Dat neemt niet weg dat de afbeelding van die look-a-like dan wel het portret van een persoon dient weer te geven. Dat [A] en [B] niet alleen een beroep zouden kunnen doen op portretrecht als dit hun persoon betreft maar ook als dat hun ‘alias’ te weten een van de personages van de Blues Brothers betreft, wordt voorshands oordelend verworpen.

4.30. Eisers stellen voorts dat SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC inbreuk maken op hun merkrechten in de zin van – onder meer – artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Zij stellen dat deze gedaagden de merken gebruiken als (onderdeel van de) titel voor de Show - “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” en in het promotiemateriaal voor de Show met aanduidingen als “Blues Brothers Show”, “Blues Brothers Concert” en in de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com. Door de merken te gebruiken voor dezelfde - althans soortgelijke - waren en diensten als de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan (directe dan wel indirecte) verwarring bij het publiek ontstaan. Het publiek zal denken dat de Show wordt geproduceerd door eisers, dat er een relatie bestaat tussen eisers en gedaagden en/of dat eisers toestemming hebben gegeven voor de productie en de uitvoering van de Show.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago. 4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.5 Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.42. Eisers hebben onweersproken gesteld dat G. en C. [D] voornemens zijn geweest om de rollen van Jake en Elwood Blues in de Show te vertolken hetgeen ook op de website www.imasoulman.nl is aangekondigd. Weliswaar staat nu op die website dat andere acteurs die rollen zullen vertolken, de foto’s van G. en C. [D] stonden ten tijde van de mondelinge behandeling echter nog steeds op de website. Ook niet bestreden is dat de broers [D] geen onvoorwaardelijke toezegging in dit verband hebben gedaan, zodat niet vast staat dat zij niet zullen optreden. Zodoende hebben eisers nog steeds belang bij hun vordering.

4.43. Bij die stand van zaken is de vordering tot nakoming toewijsbaar voor zover het gaat om de aangekondigde Shows in Nederland. Dat een voorziening van een ruimerestrekking geboden is, is niet gesteld.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak Blues Brothers: een personage heeft geen portretrecht
Intellectuel Eigendomsrecht.nl (Bescherming characters en portretrechten “Blues Brothers”)

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE 2013-9	Artikel Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde – Daan de Lange Rechtspraak Octrooirecht Nr. 70 Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, Cresco/Taste of Nature, IEF 12649 – met noot van P.A.C.E. van der Kooij
Mediaforum 2013 - 9	Opinie: Nico van Eijk, Over KPN en het algemeen belang Rechtspraktijk: Janneke Kohlen, Project 15: samenvoeging NMa, OPTA en CA en de stroomlijning der bevoegdheden,

Mediaforum 2013 - 9

Jurisprudentie Nr. 22 HR 14 juni 2013, Cruijff/Tirion en De Jong m.nt. G.A.I. Schuijt Nr. 23 Hof Arnhem-Leeuwaarden 2 juli 2013, NEM/Gemeente Amersfoort m.nt. L.J. Wildeboer Nr. 24 Rb. Rotterdam 14 januari 2013, X/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema Nr. 25 Vzr. Rb. Rotterdam 21 februari 2013, Loterijen/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema

Berichten IE 2013 - 9

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 71 Rechtbank Den Haag 18 april 2013, OO B.V./Practi comfort B.V., IEF 12581 Nr. 72 England and Wales High Court 21 mei 2013, EWHC/CH/2013/1291, Interflora Inc, c.s./Marks and Spencer PLC, c.s., IEF 12720 Nr. 73 Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 mei 2013, European Sports Nutrition B.V./Dymatize Enterprises LLC, IEF 12686 Nr. 74 Gerecht EU 30 mei 2013, T-396/11, Ultra Air GmbH/BHIM en Donaldson Filtration Deutschland GmBH, IEF 12721 Nr. 75 HvJ EU 27 juni 2013, Zaak C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker, IEF 12811 Domeinnaamrecht Nr. 76 ADR Centrum, Arbitragehof van de Tsjechische Republiek 24 mei 2013, zaaknr. 06435, Eli Lilly and Company/P Slotboom, IEF 12754

Vorige editie van deze rubriek: augustus 2013.

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, HA ZA 10-2388 (Hormel tegen Dukka en Van Doorne)
Ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans
Hormel verhandelt ingeblikt vlees onder het merk SPAM en had het woordmerk voor verschillende waren en diensten ingeschreven. Inmiddels staat het woordmerk alleen nog maar ingeschreven voor 'vlees'. Van Doorne verhandelt energiedrank onder het woordmerk SPAM. Hormel vordert onder andere een verbod tot inbreuk op haar gemeenschapsmerk SPAM. Hormel stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar nu Dukka gebruik maakt van haar woordmerk SPAM voor soortgelijke waren of diensten. Ook vindt Hormel dat Dukka ongerechtvaardigd voordeel geniet door het merkgebruik en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPAM van Hormel.

Volgens de rechter is er geen sprake van soortgelijke waren. Energiedrank en vlees zijn geen uitwisselbare of concurrerende producten, van complementaire producten is evenmin sprake. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd kan worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen. Verzet tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan de reputatie kan slechts bij bekendheid van het merk in de Gemeenschap (HvJ EU Pago). De SPAM van Hormel is bekend in de Gemeenschap nu Hormel de bekendheid in het Verenigd Koninkrijk aangetoond heeft. Dit betekent alleen niet dat de bescherming strekt tot de gehele Gemeenschap. Hormel toont niet aan dat er een lidstaat is waar zowel Hormel als Dukka het merk gebruiken. Dat de SPAM van Hormel in Monty Python wordt genoemd is onvoldoende. Ook was er bij Dukka geen sprake van depot te kwader trouw. De rechter wijst de vorderingen af.

4.4 Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 1-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken “spam” veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen.(...)

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.

C.J. Angelopoulos, Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright Infringement in Europe, Intellectual Property Quarterly, 2013-3, p. 253-274.
Via IViR.nl:The internet has proven a convenient vehicle for the commission of unprecedented levels of copyright infringement by leagues of anonymous – and impecunious – infringers. In their quest for deep pockets and easy targets, right-holders have, in reaction, turned against the internet middlemen, attempting to hold them accountable for the wrong-doings of the small-scale offenders using their networks. As a result, the tricky issue of indirect liability has been given new urgency. With perplexed domestic courts turning to the general rules on extra-contractual liability to parse the issue, during the 90s a number of EU Member States started introducing special liability laws in order to shield the budding internet industry from legal uncertainty. (...)

It is therefore apparent that a cogent solution to the problem of intermediary liability will require significant doctrinal reform across the board of EU Member States. As a result, a gap has emerged that would be most efficiently covered with one single harmonised European solution for substantial intermediary copyright infringement than multiple national ones. Happily, such harmonisation is far from as hopeless as it is usually presented: indeed, as this article will show, although the underlying national traditions and bodies of law in tort are doubtlessly dissimilar, specifically in the area of intermediary copyright liability the rules are moving closer together and common principles are beginning to take shape beneath the national divergences.

(...) The article shall focus on the liability of internet service providers acting in their intermediary capacity for copyright infringement committed on their networks and web pages by their users. Direct liability incurred by a platform for its own harmful behaviour without third party involvement shall not be discussed, nor will the liability of users themselves for content they upload. It should be noted that, although this analysis is concerned exclusively with intermediary liability for copyright infringement, cases involving other forms of illegality will be discussed where they allow for conclusions to be drawn that can be equally applied to copyright.

Lees het gehele artikel op de website van het IViR

ALAI Executive Committee unanimously approved an ALAI REPORT and OPINION on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Interne, Executive Committee 16 september 2013 Cartagena de Indias.
Uit de Executive Summary: The exclusive right of “making available” under the WCT and the implementing EU legislation covers the offering to the public of a work for individualized streaming or downloading; in addition, where it takes place, the actual transmission of a work to members of the public also is covered, both irrespective of the technical means used for making available. In essence, what matters is that the act (i) is performed by an individual person (ii) directly or indirectly has the distinct effect of addressing the public, irrespective of the tool used by the individual, and (iii) concerns subject matter protected by copyright or related rights.

As applied to hyperlinks, these findings lead to the following conclusions: (i) The making available right covers links that enable members of the public to access specific protected material; (ii) the making available right does not cover links that merely refer to a source from which a work may subsequently be accessed.

It is irrelevant whether the link takes the user to specific content on a third-party website, or whether the linking site retains a frame around the content, so that the user is not aware that she is accessing the content from a third-party website.

It is irrelevant whether the link takes the user to specific content on a third-party website, or whether the linking site retains a frame around the content, so that the user is not aware that she is accessing the content from a third-party website.

It is also irrelevant to the act of offering access whether the work made available through the link is itself infringing: it is the act of offering that triggers the making available right, and that act is the same whatever the copyright status of the work that is made available.

There is obviously no infringement of the “making available” right where the rightholder's decision whether and under which conditions the targeted content is made available on the internet is respected. In contrast, this means in particular that linking to targeted content infringes the “making available” right if (i) the content is initially made available without the rightholder’s consent, or (ii) technical protection measures have been circumvented or (iii) the availability of the content, even if initially disclosed over the Internet with consent, otherwise clashes with the declared or clearly implied will of the rightholder.

Accordingly, courts should not introduce a general presumption of the rightholder’s consent to further communication to the public of what initially has been posted on the Internet with the rightholder’s consent, since this would amount to introducing an exception or limitation to the right, while general exceptions to the scope of the “making available” right require legislative action. This finding does not exclude that a court may be inclined to infer such consent to permit the link based on the individual circumstances of a case.

Lees het rapport & opinie.
[redactie adviseert ook de prejudiciële vragen in Svensson en C More Entertainment te lezen in het HvJ EU overzicht auteursrecht]

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:

A. Geboortecertificaat bewijst legitiem belang tegenover een cruisemaatschappij
B. Naam directeur Viacom wordt niet als merk gebruikt
C. Gebruik te kwader trouw is geen registratie te kwader trouw, let op: anders in .nl-domeinzaken
D. .com-klaagsite dat enkel het volledig merk bevat = legitiem belang
E. First Hotel is generiek en beschrijvend voor hoteldiensten
F. Eerder geregistreerd, actief te koop aanbieden en links naar andere diensten is geen gebruik te kwader trouw

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DME2013-0009
aida.me > Complaint denied
A) Eiser is een cruisemaatschappij en heeft sinds mei 2005 de naam ‘Aida’ als merk geregistreerd. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd op 19 december 2012 voor zijn dochter. Als bewijs wordt een geboortecertificaat overgelegd en stukken waaruit blijkt dat hij ook voor zijn andere kinderen domeinnamen heeft geregistreerd. Volgens de geschillenbeslechter heeft verweerder hiermee eigen recht en/of legitiem belang bij de domeinnaam aangetoond. De vordering wordt afgewezen.

“The Panel accepts the Respondent’s submission that he has a daughter named “Aida” and that she was born on December 15, 2010, as evidenced by the copy of the Birth Certificate (Annex 9 to the Response). The Panel also notes that the Respondent has registered domain names for each of children, namely ; ; and , which were registered respectively on September 9, 2001; September 30, 2003; February 22, 2006. The sequence and dates of registration for each of these domain names is consistent with the pattern of an individual registering domain names for each of his children.” 

D2013-1255
philippepierredauman.com > Complaint denied
B) Eiser (Philippe Pierre Dauman) is de directeur van het mediaconcern Viacom. Verweerder heeft de naam van eiser in juni 2013 als domeinnaam geregistreerd. Nu de naam van eiser niet ter onderscheiding van producten en diensten wordt gebruikt, wordt de eis afgewezen. Het enkele feit dat eiser beroemd is (bekend onder die naam) maakt daarbij niet uit.

“While the panel in each of these cases did find such rights and order transfer, in all but the first the panel expressly found that the complainant had used his or her name as an identifier of goods or services and based its finding of rights in a mark on that basis, not simply the “fame” of the complainant. An actor, author, performer, sports star, politician, or other person whose livelihood turns on personal recognition meets this criterion almost by definition. The interested public buys a book because it’s written by Jeanette Winterson, admission to a movie because Julia Roberts or Isabelle Adjani is performing, or a football jersey because it bears Dan Marino’s number. That is the rationale for the distinction drawn in the WIPO Overview 2.0 and these and other cases.2

Not all panels have followed this approach, including the Philip Berber case cited by Complainant. See, e.g., Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), WIPO Case No. D2000-0402. With a single exception, however, those cases were decided in the Policy’s early days, without the benefit of the development of the Consensus View through careful case-by-case analysis in many cases over many years.

This Panel chooses to follow the Consensus View, including its proviso, both to give proper deference to Policy precedent, see WIPO Overview 2.0, paragraph 4.1, and because he agrees with the reasoning expressed there and in the cases from which that reasoning was developed.

Under this test, the Complaint in this proceeding must fail. Complainant does not allege use of his name as the identifier of any particular goods or services, merely that his name is well known in the business and entertainment world. His fame is undeniable but under sound Policy precedent not by itself sufficient to establish common law rights in the name for purposes of paragraph 4(a)(i) of the Policy.”

D2013-1139
dimy.com > Complaint denied
C) Eiser, een Braziliaans bedrijf, heeft sinds 2007 (door gebruik) rechten op de naam “Dimy”. De domeinnaam is door verweerder op 16 november 2001 geregistreerd. Sinds 2008 tot moment van indienen van de eis werden onder de domeinnaam de producten van eiser weergegeven en werd er gelinkt naar websites van concurrenten van eiser. Verweerder heeft – volgens de geschillenbeslechters – overduidelijk geprobeerd om (financieel) voordeel te trekken uit het merk van eiser. Dit levert gebruik van de website te kwader trouw op. Echter nu de domeinnaam veel eerder was geregistreerd dan eiser rechten op de (handels)naam verkreeg, is er geen sprake van registratie te kwader trouw. De gevorderde overdracht wordt afgewezen. Dit zou bij een .nl-domeinnaam anders zijn. Daar is immers kwader trouw ten tijde van registratie of gebruik te kwader trouw vereist.

“For all the foregoing reasons, the Panel concludes that, although the disputed domain name has clearly been used in bad faith, it was not registered in bad faith. Accordingly the third condition of paragraph 4(a) of the Policy has not been made out.”

D2013-1112
bongrille.com; franquiabg.com; franquiabongrille.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het (Braziliaanse) merk “Bon Grille” sinds 1999. De websites zijn geregistreerd in 2011 en 2012. De websites zijn zogenaamde klaagsites waarop de producten van eiser worden bekritiseerd. De gevorderde overdracht wordt afgewezen nu verweerder een eigen recht/legitiem belang heeft bij de domeinnamen en er geen sprake is van kwader trouw. Het eigen recht/legitiem belang betreft de vrijheid van meningsuiting aan de zijde van verweerder. Wanneer me de websites bezoekt, is de kans klein dat men denkt dat men met eiser van doen heeft. Er is ook geen sprake van het belemmeren van (online) bereikbaarheid van eiser door het gebruik van het gehele merk in de de domeinnaam www.bongrille.com. Wanneer men deze domeinnaam intikt ziet men direct dat dit niet de website van eiser is. Wanneer men “bon grille” daarnaast intikt in een zoekmachine, komt voornoemde domeinnaam pas heel laat in de zoekresultaten voor.

“The Panel concludes that Respondent’s use of the disputed domain name <bongrille.com> does not materially obstruct access to Complainant. It is true that at least in the case of <bongrille.com> Respondent adopted the words of Complainant’s mixed mark itself as a domain name (a <trademark.com> case), and thus does cause initial confusion among Internet users. Users for the most part would only become aware that they are not visiting Complainant’s website once they arrive to view Respondent’s home page.

Many, if not most, Internet users would employ a search engine to find a website corresponding to a trademark in today’s search-engine based online culture. The Panel has conducted such searches.

Searching for “Bon Grille” in the popular search engines at “www.yahoo.com” and “www.google.com”, Respondent’s website did not appear in the first five pages of listings; however, the listing of Complainant’s “www.bongrille.com.br” website appeared first in both searches along with several later listings pointing to Complainant’s website. On the www.bing.com search, again, Complainant’s site appeared first; Respondent’s site at “www.bongrille.com” appeared only on the fourth page of listings, following further references to Complainant’s site. The visible material on the Bing browser summary listing also would, in the Panel’s view, alert users to the critical nature of the site’s content and the fact that the listed site was not Complainant’s.7”

D2013-1004
firsthotel.com > Complaint denied
E) Eiser is sinds 2002 houder van het merk “First Hotel” en exploiteert onder deze naam hotels in Scandinavië. Verweerder is gevestigd in Kroatië en gebruikt de domeinnaam sinds 2005 om door te linken naar de website www.cheaprooms.com, waarop hotelkamers worden aangeboden. De eis wordt afgewezen nu de geschillenbeslechters gebruik en registratie te kwader trouw niet aanwezig achten. De term “First Hotel” is generiek en beschrijvend voor de diensten. Daarnaast is het niet aannemelijk dat – nu eiser alleen in Scandinavië opereert – verweerder het bestaan van eiser kende ten tijde van verkrijging van de domeinnaam.

“First of all, the Panel is convinced that the term “First Hotel” is not distinctive enough to identify only one company, user or services, but is rather generic and descriptive and seems to be concerned with the first quality or first value of hotel reservations.

Based on the facts and evidence provided by the Complainant, the Respondent must not necessarily have been aware of the Complainant. In this regard, the Panel especially takes into account that the Respondent is based in Croatia and that the Complainant’s business activities are limited to Scandinavia, that the Complainant has registered trademark rights in Norway, Denmark, Sweden and Germany only, that the disputed domain name consists of the singular “First Hotel” while the Complainant seems to use only the plural “First Hotels” in commerce, that the Respondent and her husband, who was the prior owner of the disputed domain name, have been in the hotel reservations business since 1999, and that the website available at the disputed domain name has absolutely nothing in common with the Complainant’s website at “www.firsthotels.com”.

Under these circumstances, the Panel considers it more likely than not that the Respondent was in fact not aware of the Complainant and its rights in “First Hotel” and “First Hotels” at the time she became registered owner of the disputed domain name after her husband died and that the Respondent’s use of the disputed domain name is not targeting or chasing the name or trademarks of the Complainant.”

D2013-0805
parajumpers.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds 2007 houder van het merk “Parajumpers”. Verweerder heeft de domeinnaam in 2003 geregistreerd, derhalve ver voordat eiser haar merk heeft geregistreerd. Wegens het voorgaande is er sprake van een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam en geen sprake van registratie te kwader trouw. De domeinnaam wordt door eiser echter wel actief te koop aangeboden. Volgens de geschillenbeslechters is dit echter niet op zichzelf gebruik te kwader trouw. Nu de website PPC-links aanbiedt die naar websites linken die niets met eiser te maken hebben, is er van gebruik te kwader trouw geen sprake. De eis wordt afgewezen.

“The mere fact of offering the disputed domain name for sale is not in itself indicative of bad faith. The fact that the present website displays (pay per click) links to third parties related to topics such as insurance, education, job opportunities, travel, business, finance, legal, electronics and cars (i.e., no capitalization on the Complainant’s trademark) defeats in the present case the idea of bad faith use.”