Hof Amsterdam 28 februari 2012, ECLI:N:GHAMS:2012:948 (Alpi International Forwarders B.V. tegen Converse INC.)
Zie eerder IEF 9322. Merkenrecht. Namaak. Bij de Roemeense douane waren schoenen bestemd voor Alpi in beslag genomen onder het vermoeden dat het namaak Converse-schoenen betrof. Converse heeft met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de onder Alpi bevindende namaak schoenen en conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi. De deurwaarder heeft kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi gemaakt. Nu vraagt Alpi om schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis. Haar belangen worden geschaad door het verstrekken van informatie aan Converse. Volgens Alpi heeft Converse ook al genoeg gegevens nu ALPI de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers heeft verstrekt.

De toewijzing  van het beslag door de voorzieningenrechter was te ruim en Converse verkrijgt ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie die haar rechtens niet toekomt. Het hof verwerpt dit en stelt dat hier verschillend over kan worden gedacht en dat de beslissing van de voorzieningenrechter niet is te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag. Converse maakt ook geen misbruik van de executiebevoegdheid. Zij heeft er belang bij om met de verkregen informatie verdere merkinbreuken te voorkomen. Het hof wijst de vorderingen af.

Beoordeling
3.5 Alpi heeft ter toelichting op haar incidentele vordering gewezen op haar belangen die worden geschaad door het verder verstrekken van informatie aan Converse en het gebruikmaken door deze van reeds verkregen informatie (onder meer stelt Alpi dat haar goodwill wordt aangetast en dat klanten zullen weglopen doordat zij zich niet met de vereiste discretie van haar taak als expediteur kan kwijten), en op de onomkeerbare gevolgen die het gebruikmaken van deze, naar zij stelt, ten onrechte verkregen informatie heeft, met name doordat op basis daarvan rechtsmaatregelen worden genomen tegen (onder meer) Alpi, haar bestuurders [S] en [M] en Alpi Netherlands B.V., welke maatregelen tot het faillissement van de hier genoemden zullen leiden.
Zij wijst er voorts op dat Converse reeds voorafgaand aan het kort geding van Alpi de NAW-gegevens van haar opdrachtgevers met betrekking tot de inbeslaggenomen partijen schoenen heeft ontvangen en dat deze gegevens Converse in staat stellen deze opdrachtgevers aan te spreken, en stelt dat Converse geen (rechtens te respecteren) belang, althans een belang van slechts geringe betekenis, heeft bij verdere gebruikmaking van uit de administratie van Alpi afkomstige informatie hangende de beslissing in de hoofdzaak. In dit verband wijst Alpi er op dat Converse, door de - in haar visie - zowel in materiële als temporele zin te ruime toewijzing van de voorziening door de voorzieningenrechter, vertrouwelijke klantinformatie en voorts volledige inzage in goederenstromen met betrekking tot de geautoriseerde parallelhandel van Converse-schoenen verkrijgt en aldus, ten detrimente van de betrokken concurrenten, vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie verwerft die haar rechtens niet toekomt.

Bij pleidooi heeft Alpi er voorts nog op gewezen dat de voorzieningenrechter er in het bestreden vonnis van uit is gegaan dat het hier een partij namaak Converse-schoenen betreft, doch dat Converse in haar memorie van antwoord in het incident aanvoert dat het om ongeautoriseerde parallelimport vanuit het Verre Oosten zou gaan. Hieruit volgt, zo betoogt Alpi, dat het vonnis op een kennelijke feitelijke en juridische misslag berust. Zij verwijst onder meer naar HR 22 april 1983/NJ 1984, 145.

3.6. Dit betoog kan Alpi niet baten. De voorzieningenrechter heeft aan zijn beslissing ten grondslag gelegd dat aannemelijk is dat sprake is van (door de opdrachtgevers van Alpi gepleegde) merkinbreuk bestaande uit handel in namaak Converse-schoenen. Het standpunt dat de inbeslaggenomen schoenen namaakschoenen zijn is door Converse in hoger beroep niet verlaten (vgl. haar memorie in het onderhavige incident onder 3.2), noch is er aanleiding om in hoger beroep van de (klaarblijkelijke) onjuistheid van dit standpunt uit te gaan. Dat Converse in hoger beroep (mogelijk, zij moet haar memorie van antwoord nog nemen) primair ongeautoriseerde parallelimport aan haar vordering ten grondslag zal leggen brengt niet mee dat de uitspraak van de voorzieningrechter op een kennelijke misslag berust, te minder nu in beide gevallen sprake is van merkinbreuk die het nemen van bewijsbeschermende maatregelen en de exhibitie van de door het bewijsbeslag getroffen gegevens rechtvaardigt.

Over de vraag of de getroffen voorziening te ruim is kan verschillend worden gedacht, in ieder geval valt de beslissing van de voorzieningenrechter op dit punt niet te kwalificeren als een klaarblijkelijke juridische misslag in zin van bedoelde jurisprudentie.

Rechtbank Overijssel 29 oktober 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2463 (Nederlandse Saunavereniging tegen Dutch Welness)
Domeinnaam. Goede trouw. Derdenbescherming 3:36, 86 en 88 BW. A, destijds bestuurder van NSV, heeft de domeinnamen sauna.nl en thermen.nl geregistreerd. Als houder stond vermeld "Vakorg. Sauna Bedrijven Nederland Nieuwe Deventerweg 46 8014AH Zwolle". De Vakorg. Sauna Bedrijven Nederland bestaat niet en op het genoemde adres is NSV gevestigd (geweest). NSV heeft de facturen betaald en de domeinnamen gebruikt. Er is in 2009 een wijziging van registratie van de domeinnamen geweest en A heeft daarna de domeinnamen verkocht aan Dutch Wellness.

Het NSV vordert de overdracht van de domeinnamen terug aan NSV. De vraag is of Dutch Wellness rechthebbende is geworden van de domeinnamen. De NSV stelt dat A niet beschikkingsbevoegd was de domeinnamen te verkopen, nu NSV houder was. Dutch Wellness stelt dat bij de wijziging van registratie A houder was geworden en dus beschikkingsbevoegd. De rechtbank geeft NSV de bewijsopdracht dat de domeinnamen ten tijde van de koopovereenkomst aan haar toebehoorden.

Bewijst NSV dat zij ten tijde van de koopovereenkomst rechthebbende was, dan doet Dutch Wellness een beroep op de goede trouw. Het beroep op artikel 3:36 BW faalt nu zij geen beroep heeft gedaan op verklaringen en gedragingen van NSV omtrent de koopovereenkomst. Artikel 3:86 biedt geen soelaas nu een domeinnaam niet te kwalificeren is als een roerende zaak, niet-registergoed of recht aan toonder of order. Ook artikel 3:88 BW is niet van toepassing, immers is daarvoor ongeldigheid van vroegere overdracht vereist, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van NSV. De rechtbank plaatst de zaak weer op de rol.

Beoordeling
4.3 Het beroep op goede trouw / derdenbescherming
4.3.1. Voor het geval dat komt vast te staan dat NSV ten tijde van de koopovereenkomst rechthebbende was ten aanzien van de domeinnamen, heeft Dutch Wellness zich op het standpunt gesteld dat zij te goeder trouw is geweest bij de aankoop van de domeinnamen. Dutch Wellness heeft daarbij niet expliciet aangegeven op welke derdenbeschermingsbepaling zij een beroep doet. De rechtbank zal onderzoeken of Dutch Wellness een geslaagd beroep kan doen op de artikelen 3:36, 86 en 88 Burgerlijk Wetboek (BW).NSV heeft betwist dat Dutch Wellness te goeder trouw was bij de aankoop van de domeinnamen.

4.3.2. Artikel 3:36 bepaalt, voor zover van belang:
“Tegen hem die als derde op grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een bepaalde rechtsbetrekking heeft aangenomen en in redelijk vertrouwen op de juistheid van die veronderstelling heeft gehandeld, kan door degene om wiens verklaring of gedraging het gaat, met betrekking tot deze handeling op de onjuistheid geen beroep worde gedaan.”
Dutch Wellness heeft aan haar beroep op derdenbescherming ten grondslag gelegd dat zij geen reden had te twijfelen aan - samengevat - de verklaringen en gedragingen van [A], waaronder de registratie bij het SIDN. Zij heeft geen beroep gedaan op verklaringen en gedragingen van NSV, zodat een beroep op artikel 3:36 BW faalt.

4.4. Artikel 3:86 kent derdenbescherming toe aan degenen die bij de verkrijging, anders dan om niet, van “een roerende zaak, niet-registergoed of een recht aan toonder of order” te goeder trouw is geweest. Een recht op een domeinnaam valt niet als zodanig te kwalificeren, zodat een beroep op dit artikel eveneens faalt.

4.5.Voor een geslaagd beroep op artikel 3:88 BW, dat onder andere betrekking heeft op rechten op naam, zoals het recht op een domeinnaam, gelden twee vereisten:
de verkrijger dient te goeder trouw te zijn;
de onbevoegdheid moet voortvloeien uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg is van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.
De ratio van het tweede vereiste is dat de wetgever bescherming van de verkrijger ten koste van de oorspronkelijk rechthebbende slechts gerechtvaardigd acht, indien deze rechthebbende zelf door een ongeldige overdracht de schijn van beschikkingsonbevoegdheid in het leven heeft geroepen (‘toedoen-beginsel’).

4.5.1.Ook indien veronderstellenderwijze ervan zou worden uitgegaan dat Dutch Wellness te goeder trouw is geweest bij de koop van de domeinnamen, faalt - in verband met het tweede vereiste - een beroep op dit artikel.
Door Dutch Wellness - op wie de stelplicht en bij gemotiveerde betwisting de bewijslast rust ter zake van de feiten en omstandigheden die een beroep op artikel 3:88 eerste lid BW rechtvaardigen - is niet het standpunt betrokken dat de onbevoegdheid van [A] voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht die niet het gevolg was van onbevoegdheid van NSV. Evenmin geven de door NSV betrokken stellingen of de door partijen in het geding gebrachte stukken aanleiding voor die conclusie.Indien NSV slaagt in het leveren van het haar opgedragen bewijs, dan leidt dat tot de conclusie dat, hoewel NSV rechthebbende op de domeinnamen was, [A] eigenmachtig en niet handelende namens NSV, zich als houder van de domeinnamen heeft laten registreren en vervolgens de domeinnamen heeft verkocht. In dergelijke gevallen faalt een beroep dit artikel.

4.5.2. Het beroep van Dutch Wellness op voormelde derdenbeschermingsbepalingen faalt derhalve.

BGH 17 oktober 2013, I ZR 51/12 (Davidoff Hot Water)
Uit het persbericht: Bundesgerichtshof legt Europäischem Gerichtshof Frage zur Auskunftspflicht von Bankinstituten über Kontodaten bei Markenfälschungen vor.

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob ein Bankinstitut eine Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn über das Konto die Zahlung des Kaufpreises für ein gefälschtes Markenprodukt abgewickelt worden ist.

Die Klägerin ist Lizenznehmerin für die Herstellung und den Vertrieb von Davidoff-Parfüms. Im Januar 2011 bot ein Verkäufer auf der Internetplattform eBay ein Parfüm unter der Marke "Davidoff Hot Water" an, bei dem es sich um eine Produktfälschung handelte. Als Konto, auf das die Zahlung des Kaufpreises erfolgen sollte, war bei eBay ein bei der beklagten Sparkasse geführtes Konto angegeben. Die Klägerin ersteigerte das Parfüm und zahlte den Kaufpreis auf das angegebene Konto. Nach Darstellung der Klägerin konnte sie nicht in Erfahrung bringen, wer Verkäufer des gefälschten Parfüms war. Sie hat deshalb die beklagte Sparkasse nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG* auf Auskunft über Namen und Anschrift des Inhabers des Kontos in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, die beklagte Sparkasse sei aufgrund des Bankgeheimnisses zur Verweigerung der Auskunft berechtigt.

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs stellt der Vertrieb des gefälschten Parfüms eine offensichtliche Rechtsverletzung dar. Die beklagte Sparkasse hat durch die Führung des Girokontos, über das der Verkäufer den Zahlungsverkehr abgewickelt hat, auch eine für die rechtsverletzende Tätigkeit genutzte Dienstleistung in gewerblichem Ausmaß erbracht. Damit liegen die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG an sich vor. Die beklagte Sparkasse braucht die begehrte Auskunft aber nicht zu erteilen, wenn sie nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO** zur Verweigerung des Zeugnisses im Prozess berechtigt ist. Da § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG Art. 8 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umsetzt, muss das Recht zur Verweigerung der Auskunft durch die Richtlinie gedeckt sein. In Betracht kommt insoweit Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie, der den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen und die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand hat. Im Streitfall stellt sich die Frage, ob die Kontodaten, über die die Klägerin von der Sparkasse Auskunft verlangt, Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie unterfallen und - wenn dies der Fall sein sollte - ob gleichwohl im Interesse der effektiven Verfolgung von Markenverletzungen die Beklagte Auskunft über die Kontodaten geben muss. Da die Frage die Auslegung von Unionsrecht betrifft, hat der Bundesgerichtshof sie dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der Bundesgerichtshof hat in dem Vorlagebeschluss erkennen lassen, dass aus seiner Sicht das Interesse an einer effektiven Verfolgung einer Schutzrechtsverletzung den Vorrang vor dem Interesse der Bank haben sollte, die Identität des Kontoinhabers geheimzuhalten.

Gestelde vraag:

Ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift einer nationalen Regelung entgegensteht, die einem Bankinstitut in einem Fall wie dem Ausgangsverfahren gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern?

Rechtspraak, Nieuw rapport voor toewijzen buitengerechtelijke kosten Den Haag , 7 november 2013.
Sinds 1 november zijn nieuwe aanbevelingen van kracht voor de toewijzing van zogeheten buitengerechtelijke kosten. Dit zijn kosten die partijen voorafgaand aan de rechtszaak hebben gemaakt. De rechter kan bepalen dat de partij die in het ongelijk is gesteld ook deze kosten moet vergoeden. Hij kijkt dan of het maken van die kosten gerechtvaardigd was, gezien het belang en de ingewikkeldheid van de zaak.

Rapport - Zijn de kosten gemaakt om een geldvordering te incasseren, dan spreekt men van buitengerechtelijke incassokosten. Een wijziging in de wettelijke regelgeving rond de toewijzing van die incassokosten maakte aanpassing van Rapport Voor-werk II, dat voorheen aanbevelingen voor dit soort zaken bevatte, noodzakelijk. Daar is nu het Rapport BGK-Integraal 2013 voor in de plaats gekomen, dat veel ruimer van opzet is. [red. IV. Onderscheid in vorderingen (y-as); B. Schuldenaar geen consument (in de zin van art. 6:96 lid 5 BW); 3. IE-zaken (art. 1019h Rv)), p. 35 en 36]:

Blijkens de parlementaire geschiedenis kunnen onder meer buitengerechtelijke kosten als “andere kosten” worden aangemerkt. Dit betekent dat de buitengerechtelijke kosten bij de proceskostenveroordeling worden afgewikkeld alsmede dat niet alleen de eisende partij maar ook de gedaagde partij indien zij in het gelijk wordt gesteld, aanspraak kan maken op de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten. Art. 1019h Rv wijkt in dat opzicht af van een op art. 6:96 lid 2 BW gegronde vordering tot betaling van buitengerechtelijke kosten. In laatstgenoemde situatie zijn de buitengerechtelijke kosten immers, gelet op het bepaalde in art. 6:95 BW, een schadepost die voor vergoeding in aanmerking kan komen als er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3.2. Wettelijk systeem
Op grond van art. 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij alleen veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten voor zover de billijkheid zich daar niet tegen verzet, indien de in het gelijk gestelde partij zulks vordert. Deze kosten dienen zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Als de wederpartij geen verweer voert, dan mag de rechter de gevorderde en gespecificeerde kosten niet deels afwijzen.(...)

3.3 Gegevens van de x-as
1. Regeling: Art. 1019h Rv.
2. Wanneer verschuldigd: De van de proceskosten deel uitmakende buitengerechtelijke kosten worden, indien
gevorderd, aan de in het gelijk gestelde partij toegewezen. Deze kosten dienen wel zo
tijdig en gespecificeerd opgegeven te worden, dat de wederpartij zich daartegen naar
behoren kan verweren.
3. Grondslag berekening: De redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.
4. Tarief: In eerste aanleg geldt, behoudens in octrooizaken, het indicatietarief (zie bijlage).
5. BTW: De indicatietarieven zijn exclusief BTW. De BTW is toewijsbaar indien de in het gelijk gestelde partij BTW verschuldigd is over de gemaakte kosten die zij niet kan verrekenen
6. Hogere of volledige vergoeding mogelijk? Het indicatietarief is een handvat om de redelijkheid van de gemaakte proceskosten te beoordelen. De tarieven staan niet in de weg aan de vaststelling van een lager of hoger bedrag aan proceskosten.
7. Lagere vergoeding mogelijk? Het indicatietarief is een handvat om de redelijkheid van de gemaakte proceskosten te beoordelen. De tarieven staan niet in de weg aan de vaststelling van een lager of hoger
bedrag aan proceskosten.
8. Verschieten van kleur: N.v.t.
9. Rechterlijke matiging: Als de wederpartij geen verweer voert, dan mag de rechter de gevorderde en gespecificeerde kosten niet (deels) afwijzen.

Aanbevelingen
Het rapport biedt een overzicht van alle regelingen op het gebied van buitengerechtelijke kosten, verschaft duidelijkheid over de verschuldigdheid en geeft aanbevelingen die een leidraad voor de rechter kunnen zijn bij het beoordelen van een vordering, als de wet onvoldoende houvast biedt. De belangrijkste aanbeveling is dat de schuldeiser na de verplichte wettelijke aanmaning nog eenmaal de schuldenaar aanmaant, voordat de rechter buitengerechtelijke incassokosten kan toewijzen. Er is voor gekozen aan te sluiten bij het wettelijke, ongeacht of de vordering onder de wettelijke regeling valt.

Zo uniform mogelijk
De bedoeling van het rapport is dat daarmee een zo uniform mogelijke beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten ontstaat. Rechters hebben onderling afgesproken de aanbevelingen in principe te volgen, maar zijn hiertoe niet wettelijk verplicht. De aanbevelingen zijn naar verwachting ook van belangrijke praktische waarde voor de incassopraktijk.

Consultatie
Bij de totstandkoming van het rapport zijn verschillende geledingen binnen de rechterlijke macht betrokken geweest en externe organisaties, waaronder verenigingen van (incasso)advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en consumenten. Zij konden in twee consultatierondes hun visie geven op dit onderwerp, waarna het rapport op onderdelen is aangevuld en verduidelijkt.

Rechtbank Midden-Nederland 30 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4881 (eiser tegen NWO)
Arbeidsverhouding beheerst door burgerlijk recht, geen bestuursrecht. Rechtspraak.nl: Ambtenaar. Gemis aan octrooi. Eiser was tussen 1983 en 1987 werkzaam als promovendus bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO) en heeft in die hoedanigheid (mee)gewerkt aan een - later geoctrooieerde – uitvinding. Hij heeft verweerder verzocht om een billijke vergoeding wegens gemis aan octrooi. Dit is een rechtsvordering als bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995.

Op grond van artikel 83, tweede lid, van de Row 1995 worden rechtsvorderingen, die gegrond zijn op artikel 12, zesde lid, aangemerkt als rechtsvorderingen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst, tenzij de rechtsbetrekking tussen de bij het geschil betrokkenen niet wordt bepaald door een arbeidsovereenkomst. Op grond van de door verweerder overgelegde stukken stelt de rechtbank vast dat de arbeidsverhouding tussen eiser en de ZWO werd beheerst door een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Op grond van artikel 83, tweede lid, van de Row 1995 dient de rechtsvordering bij de burgerlijke rechter te worden aangebracht. De rechtbank verklaart het bezwaar van eiser alsnog niet-ontvankelijk.

1. Eiser was tussen 1983 en 1987 werkzaam als promovendus bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO) en heeft in die hoedanigheid (mee)gewerkt aan de - later geoctrooieerde - uitvinding van het recombinant Von Willebrand Factor.

2. In (thans) artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) (voorheen: artikel 10, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1910) is bepaald dat, ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen.

8. Nu de relatie tussen eiser en de ZWO een civielrechtelijke was (van werkgever-werknemer), dienen op grond van artikel 83, tweede lid, van de Row 1995 rechtsvorderingen in de zin van artikel 12, zesde lid, van de Row 1995 bij de burgerlijke rechter te worden aangebracht. In dat kader kunnen de toezegging die volgens eiser aan hem is gedaan en de wettelijke verplichtingen aan de orde worden gesteld. Dit blijkt ook uit arresten van de Hoge Raad van 1 maart 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD7342) en 27 mei 1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1377). Ook in die gevallen was sprake van rechtsvorderingen in de zin van artikel 12, zesde lid, van de Row in een civielrechtelijke arbeidsrelatie die werden aangebracht bij de burgerlijke rechter (de kantonrechter).

9. Nu eiser niet was aangesteld als ambtenaar bij ZWO, ontbeert de in de brief van 17 april 2012 neergelegde beslissing een publiekrechtelijke grondslag. Hetzelfde geldt voor de brief van 17 januari 2012, nog daargelaten de vraag of de daarin neergelegde beslissing sowieso op rechtsgevolg is gericht. Er is dus geen sprake van besluiten in de zin artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, waartegen bezwaar open stond. Gelet hierop had verweerder het bezwaar tegen beide brieven niet-ontvankelijk moeten verklaren.

13. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd, voor zover daarbij het bezwaar tegen de brief van 17 april 2012 ongegrond is verklaard. Nu verweerder na de vernietiging van dit deel van het bestreden besluit in een (nieuw) op bewaar te nemen besluit - gelet op het hiervoor overwogene - eisers bezwaarschrift slechts niet-ontvankelijk kan verklaren, heeft de rechtbank aanleiding gezien om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van Awb zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat eiser in zijn bezwaar tegen de brief van 17 april 2012 niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 november 2013, KG ZA 13-1242 (Ekirana tegen An Info Systems c.s.)
Uitspraak ingezonden door Filip van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte Advocatuur.
Autersrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Inschrijving KvK Eiser Ekirana drijft een webshop met de domeinnaam ekirana.nl en verkoopt hoofdzakelijk Indiase en Aziatische voedsel- en drankwaren, cosmetica en keukengereedschap. Ekirana stelt dat An Info c.s. inbreuk maakt op haar auteurs-, databanken en handelsnaamrechten. Dit doet zij door middel van de website www.masalaexpress.biz, de domeinnaam www.ekirana-nl.nl en de handelsnaam Ekirana.

Of er nog steeds inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten kan niet op grond van de in het geding aangebrachte stukken worden vastgesteld. Het is wel duidelijk dat er in het verleden sprake is geweest van dergelijke inbreuken. Er kan niet zonder meer vanuit worden gegaan dat An info c.s. zich van verdere inbreuken zal onthouden, het verbod wordt toegewezen. Een inbreuk op het databankenrecht van Ekirana is gesteld noch gebleken. Op het moment is er ook geen sprake van een handelsnaaminbreuk. De enkele inschrijving van Ekirana in het handelsregister en het gebruik van het woord 'Ekirana' in een webadres vormen geen inbreuk op het handelsnaamrecht. Uit het geheel van omstandigheden is alleen bij eiser de terechte vrees ontstaan dat het in de nabije toekomst wel tot een inbreuk op haar handelsnaamrecht zou komen. Daarom wordt ook dit verbod tot inbreuk toegewezen en moet de handelsnaam worden doorgehaald.

Beoordeling
4.4. Tussen partijen is evenwel niet in geschil dat in het verleden wel sprake is geweest van inbreuken op het auteursrecht van Eiser. Gezien de gebeurtenissen in de aanloop naar dit proces kan er niet zonder meer vanuit worden gegaan dat An Info c.s‚ zich daarvan in de toekomst zal onthouden. Om die reden zal het gevorderde gebod worden toegewezen.

4.5. Dat er sprake is (geweest) van een inbreuk op een aan Eiser toekomend databankenrecht is gesteld noch gebleken, zodat dat deel van de vordering zal worden afgewezen.

4.6. Wat betreft het handelsnaamrecht voert An Info c.s. aan dat een enkele inschrijving in het handelsregister geen inbreuk op het handelsnaamrecht vormt, evenmin als het gebruik Van het woord ‘ekirana’ in een webadres dat wordt gebruikt als doorlinkt naar een andere website. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze stellingen op zichzelf juist zijn, maar dat uit het geheel van omstandigheden bij Eiser de terechte vrees is ontstaan dat het in de nabije toekomst wel tot een inbreuk op haar handelsnaamrecht zou komen. Het gevorderde gebod zal daarom worden toegewezen als hierna in het dictum te melden.

4.7. Gedaagde heeft een wijzigingsformulier overgelegd ter onderbouwing van zijn verweer dat hij de Kamer van Koophandel heeft verzocht de door hem geregistreerde handelsnaam ‘ekirana’ te wijzigen. Niet is echter gebleken dat de wijziging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, terwijl de inschrijving naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig is jegens Eiser. Daarom zal de vordering die ertoe strekt dat de inschrijving wordt doorgehaald, zo nodig doordat dit vonnis in de plaats komt van de daartoe te verrichten handeling, worden toegewezen.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8523 (GT CORP SP.Z.O.O. tegen Honda Motor Co.Ltd)
Uitspraak ingezonden door Ady van Nieuwenhuizen, Ploum Lodder Princen.
Zie eerder IEF 10366 en IEF 12068. Honda is houder van het beeldmerk GX en heeft, met verlof van de voorzieningenrechter, beslag tot afgifte doen leggen op 486 aggregaten in de Douane Controle Loods te Rotterdam. Gt Corp vordert een bevel tot opheffing van het beslag op straffe van een dwangsom, en vergoeding van de gemaakte opslagkosten. Volgens Gt Corp is de vordering van Honda ondeugdelijk omdat er geen sprake is van een merkinbreuk. Ook heeft Honda volgens Gt Corp geen belang bij afgifte en vernietiging nu de stickers met het opschrift GX200 door Gt Corp kunnen worden verwijderd.

De rechtbank oordeelt dat er bij het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten sprake is van merkinbreuk en dat het om namaakproducten gaat. De vordering tot opheffing van het beslag wordt afgewezen. Honda hoeft geen genoegen te nemen met het verwijderen van de stickers en mag de aggregaten vernietigen. Als Honda het moest doen met de stickerverwijdering dan zou het afschrikwekkende effect voor toekomstige inbreukmakers aanzienlijk afnemen. Nu het niet aannemelijk is dat Honda ten onrechte de container door de douane heeft laten vasthouden, moet ook de geldvordering worden afgewezen.

De beoordeling
4.7 Op grond van het vorenstaande is voorshands voldoende aannemelijk dat het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten een inbreuk op de merkrechten van Honda oplevert en dat die aggregaten als namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 onder a van de Verordening (EG) 1333/2003 gekwalificeerd kunnen worden.

4.9 Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die er op wijzen dat er sprake is  van enig opzet bij Gt Corp. Ondanks dat is niet aannemelijk dat, gelet op het doel en de strekking van de merkenbescherming, Honda genoegen behoeft te nemen met ongedaan making van de merkinbreuk door middel van het verwijderen van de ronde stickers met het teken GX200. Dat zou immers risico's van het plegen van merkinbreuk zodanig beperken dat er onvoldoende afschrikwekkende werking resteert om potentiële inbreukmakers te ontmoedigen. Daarbij is mede van belang dat Honda in het recente verleden is geconfronteerd met grove manieren van namaak met behulp van inbreukmakende stickers en dat Gt Corp niet heft verklaard hoe he kon gebeuren dat haar leverancier de onderhavige inbreukmakende stickers op de aggregaten heeft aangebracht. Voorts komt de gestelde fout van de Chinese leverancier van Gt Corp jegens Honda voor rekening en risico van Gt Corp en is gesteld noch gebleken dat Gt Corp de schade die zij door die fout zal leiden niet op die leverancier zou kunnen verhalen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift KG ZA 13-1165 (pdf)

Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-666/11 (Budziewska / OHMI - Puma (Félin bondissant)) -  dossier

Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 697016 0001 (weergave van een poema) en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1137/20103 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 september 2001, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die door Puma AG Rudolf Dassler Sport, als houdster van een internationale merken en model dat een katachtig roofdier weergeeft, is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen sprake van een eigen karakter. In feite is de totaalindruk die door de twee ontwerpen gevormd door het silhouet van een kat in een positie om te springen met de staart omhoog, in profiel, naar links en getoond in een lichte kleur op een donkere achtergrond, hetzelfde.

38 S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle le dessin ou modèle contesté représenterait un chat domestique et non un puma sauvage, il y a lieu de considérer que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté, qu’elle soit ou non celle d’un chat domestique ou d’un puma sauvage, est, en tout état de cause, celle d’un félin. Cela ressort, notamment, de la silhouette effilée et flexible, ainsi que de la dynamique prédatrice de l’animal qui y figure. C’est donc sans erreur que la chambre de recours a estimé que l’impression globale produite tant par le dessin ou modèle contesté que le dessin ou modèle antérieur était celle d’un félin. À cet égard, il convient de préciser que, du point de vue de l’appréciation du caractère individuel, le critère déterminant n’est pas la classification phylogénétique ou la taxinomie biologique des animaux représentés, mais l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles comparés.

39 S’agissant, deuxièmement, de l’allégation selon laquelle le dessin ou modèle contesté représenterait un félin retombant sur ses quatre pattes et non un félin bondissant en position de saut comme dans le dessin ou modèle antérieur, force est de constater qu’elle ne ressort en aucune façon du dessin ou modèle contesté. En effet, un félin en position d’atterrissage toucherait d’abord le sol avec ses pattes antérieures et non ses pattes postérieures. Or, sur le dessin ou modèle contesté, ce sont les pattes postérieures qui sont les plus proches du sol imaginaire. Dès lors, il y a lieu de considérer que les félins sur les deux dessins ou modèles comparés présentent la même position de saut, ou bondissante.

40 S’agissant, troisièmement, de l’allégation selon laquelle les dessins ou modèles comparés présenteraient des différences relatives aux oreilles, aux pattes et à la queue de l’animal représenté, il convient de relever que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée, n’a pas omis de prendre ces différences en considération, mais qu’elle a estimé qu’elles ne portaient que sur des menus détails sans influence sur l’impression d’ensemble produite par les deux dessins ou modèles comparés. À cet égard, il y a lieu de considérer, en tenant compte du degré très élevé de liberté du créateur de logotypes, non contesté par la requérante, que les différences alléguées entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur, bien que perçues par l’utilisateur averti de logotypes, sont insuffisamment marquées pour invalider l’appréciation globale de similitude retenue par la chambre de recours.

41 Force est, dès lors, de constater que le deuxième argument s’avère non fondé et que c’est sans erreur que la chambre de recours a estimé que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

Rechtbank Den Haag 6 november 2013, HA ZA 12-354 (Remu Oy tegen Knoop Machinery en Waterking)
Proceskostenveroordeling. De rechtbank heeft in het tussenvonnis (IEF 12214) in reconventie de conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687 vernietigd. In het tussenvonnis is tevens geoordeeld dat Remu op grond van het hiervoor weergegeven oordeel, als in het ongelijk gestelde partij, zal worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie.

Partijen hebben zich uitgelaten over de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. Uit Bericap [IEF 12005] volgt niet, anders dan Remu Oy betoogt, dat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg verdraagt zich niet met het Danisco/Novozymes-arrest [IEF 12381]. De onderhavige procedure kwalificeert ook niet als een zuivere nietigheidsprocedure. De rechtbank veroordeelt Remu in de kosten van de procedure, begroot op € 35.272, en veroordeelt Remu in de na dit vonnis ontstane kosten van Knoop c.s., begroot op € 131,00 aan salaris advocaat.

2.5. Remu heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen of prejudiciële vragen van uitleg aan het Europese Hof van Justitie te stellen.

2.6. De onderhavige procedure kwalificeert niet als een zuivere nietigheidsprocedure. De vordering in reconventie tot vernietiging van conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687 vloeit immers voort uit de in conventie voorliggende handhavingsactie zijdens Remu. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsprocedure en een inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is zodoende van toepassing op de onderhavige procedure. Niet in geschil is dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement X
B) Verwarringsgevaar tussen AYUR en oudere AYUS
C)Verwarringsgevaar tussen woordmerk IBSolution en eerder beeldmerk met woorden IBS

A) Gerecht EU 5 november 2013, zaak T-378/12 (Capitalizaciones Mercantiles / OHMI - Leineweber (X)) -  dossier

66. Au vu de ce qui a déjà été dit aux points 29 à 62 ci-dessus sur le public pertinent composé de consommateurs moyens de l’Union, sur l’identité ou la similitude des produits couverts par les marques en conflit, sur le caractère moyennement distinctif de la marque antérieure, sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

Sur les dépens
75. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Capitalizaciones Mercantiles Ltda est condamnée aux dépens

B) Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-63/13 (Three-N-Products / OHMI - Munindra (AYUR)) -  dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „AYUR” voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 16 en 44 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2296/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke toewijzing door de nietigheidsafdeling van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het Benelux-woordmerk „AYUS” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 29 tot en met 31. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar.

54 En l’espèce, eu égard à la similitude ou à l’identité des produits et services en cause, à la similitude des signes en cause, il y a lieu de considérer, au regard du caractère distinctif normal des marques antérieures, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Cette conclusion est également valable pour les produits et les services pour lesquels le public aura un niveau d’attention relativement élevé, en raison de la similitude ou de l’identité existant entre ceux-ci ainsi qu’au regard du degré de similitude des signes en cause.
55 L’examen du risque de confusion effectué par la chambre de recours est donc exempt d’erreur.
56 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

C) Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-533/12 (IBSolution / OHMI - IBS (IBSolution)) -  dossier
Gemeenschapsmerk – Door de aanvrager van het woordmerk „IBSolution” voor diensten van de klassen 35, 41, en 42, ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 771/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2012, houdende afwijzing van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement „IBS” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 gedeeltelijk is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar.

The likelihood of confusion
55 In the present case, it should be noted that it has been established, first, that the services concerned were in part identical and in part similar and, secondly, that the Board of Appeal held, correctly, that the signs at issue were similar.

56 In those circumstances, it must therefore be held, in accordance with the case-law cited in paragraphs 18 and 54 above, that the Board of Appeal acted correctly in holding that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

57 That finding cannot be invalidated by the applicant’s arguments that the earlier mark is not very distinctive, since numerous names of companies and trade marks in the sector concerned begin with the letter ‘i’ or the letter group ‘ib’. In that regard, it should be noted that the finding that the earlier mark has a weak distinctive character does not preclude a finding that there is a likelihood of confusion in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in such assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see PAGESJAUNES.COM, paragraph 70 and the case-law cited).

58 Furthermore, it is apparent from settled case-law that the distinctive character of a trade mark must be assessed, first, by reference to the goods or services in respect of which registration has been applied for and, second, by reference to the perception of them on the part of the relevant public (see Joined Cases C‑473/01 P and C‑474/01 P Procter & Gamble v OHIM [2004] ECR I‑5173, paragraph 33, and Case C‑25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 25).

59 As was found by the Board of Appeal, the applicant has not shown that the letter combination ‘ibs’ was descriptive as regards both the services at issue and the relevant public’s perception of them. Therefore, the applicant’s arguments relating to the widespread use of acronyms consisting of the same letters as those making up the earlier mark cannot call into question the Board of Appeal’s finding that the element ‘ibs’ of the earlier mark possesses a normal distinctive character.