P.G.F.A. Geerts, Noot onder HR 12 april 2013, nr. 11/004447 (Stokke/Fikszo), IER 2013/50.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.
1. In korte tijd drie arresten van de Hoge Raad over de Tripp Trapp-stoel, te weten HR 22 februari 2013, nr. 11/02739, IEF 12367; HR 12 april 2013, nr. 11/04114, IEF 12554 en HR 12 april 2013, nr. 11/004447, IEF 12553. In alle arresten staat het auteursrecht centraal. In HR 12 april 2013, nr. 11/04114, IEF 12554 ook het merkenrecht. In dat arrest stelt de Hoge Raad een aantal interessante prejudiciële (vormmerk)vragen aan het HvJ EU. Aan die merkenrechtelijke vragen besteed ik in deze noot geen aandacht. De antwoorden van het HvJ EU wacht ik rustig af. Waar ik in deze noot aandacht aan besteed is het auteursrecht en dan met name aan een passage die in alle drie arresten van de Hoge Raad voorkomt. In die passage formuleert de Hoge Raad een aantal algemene uitgangspunten van het auteursrecht. Hoewel die passage in alle drie arresten terug is te vinden heb ik er toch voor gekozen om één arrest centraal te stellen, te weten HR 12 april 2013, nr. 11/004447, IEF 12553. Dat komt omdat juist in dat arrest ook nog een aantal andere interessante auteursrechtelijke gezichtspunten naar voren komt. Het is ook de conclusie van A-G Verkade bij dit arrest, waar ik naar verwijs.

2. In het onderstaande staat r.o. 4.2 uit HR 12 april 2013, nr. 11/004447, IEF 12553 dus centraal. De feiten veronderstel ik bekend te zijn en cassatieklachten die uitgaan van een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak van het Hof, zodat zij bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden, laat ik buiten beschouwing. Dat geldt ook voor de klachten die in wezen om een hernieuwde feitelijke beoordeling door de Hoge Raad vragen.

Deze bijdrage is ingekort, lees de volledige bijdrage hier.

23. Wanneer het adaptatierecht inderdaad Europees geharmoniseerd mocht blijken te zijn, dan is een interessante vervolgvraag of het HvJ EU bij gebruiksvoorwerpen ook zal willen werken met het totaalindrukkencriterium.  Ik zal er geen geheim van maken, maar ik ben van dat door de Hoge Raad ontwikkelde criterium geen groot voorstander en kan mij goed vinden in de kritiek die Gielen en Spoor op dit criterium hebben geuit.  Ik zie met genoemde schrijvers niet in waarom in het auteursrecht met twee verschillende inbreukcriteria gewerkt moet worden en mis bovendien de theoretische fundering van het totaalindrukkencriterium. Het gaat te ver om daar in deze noot uitvoerig bij stil te staan. Ik heb mijn hoop dus een beetje op het HvJ EU gevestigd. Ik voeg daar meteen aan toe dat dit hopelijk geen ijdele hoop zal blijken te zijn en het HvJ EU dus niet zal beslissen dat het totaalindrukkencriterium voor alle typen werken geldt.

24. Voor de volledigheid sluit ik af met een opsomming van een aantal andere overwegingen uit het arrest. Ik heb gemeend dat die zonder nader commentaar weergegeven kunnen worden:
–    de beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toewijzing in cassatie (r.o. 4.2 sub f);
–    in r.o. 5.1.3 wijst de Hoge Raad de regel af dat de feitenrechter bij de beoordeling van de inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming dan op de punten van verschil. Die zienswijze gaat – aldus de Hoge Raad – uit van een onjuiste rechtsopvatting en bouwt voort op de onjuiste gedachte dat bij de beoordeling van de inbreukvraag ook gelet moet worden op de overname van onbeschermde elementen;
–    de feitenrechter kan volstaan met het oordeel dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk zonder dat hij hoeft te onderzoeken of de vermeende inbreukmakende voortbrengselen zelf ook voldoen aan de werktoets (r.o. 5.2.1);
–    de reputatie van een werk is niet bepalend voor de beschermingsomvang (r.o. 6.3.1);
–    toepassing van het totaalindrukkencriterium kan meebrengen dat in een geval in het werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken onderscheiden kunnen worden, het overnemen van slechts één van de twee auteursrechtelijk beschermde trekken kan meebrengen dat van inbreuk sprake is (r.o. 6.3.1 en 6.3.2);
–    indien door partijen afspraken zijn gemaakt omtrent de proceskosten hoeft in beginsel geen vordering op de voet van art. 1019h Rv te worden ingesteld (r.o. 7).

Paul Geerts

Hof van Cassatie 22 oktober 2013, P.13.0550.N (Telenet, Tecteo en Brutele)
Uitspraak mede ingezonden door Bastiaan van Ramshorst, BREIN.
Internettoegang. Ontoegankelijk maken van Thepiratebay. Strafrecht. Op basis van artikel 39bis en 89 Strafvordering wordt gevorderd de toegang ontoegankelijk te maken tot de inhoud die wordt gehost door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam thepiratebay.org. Passende technische hulpmiddelen in de zin van artikel 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering kunnen bestaan in het bevelen aan de internettoegangleveranciers van het ontoegankelijk maken van de toegang tot de server waarop de gegevens zijn gehost, waarvan het kopiëren om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens niet mogelijk is.

Artikel 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering sluit niet uit dat die bevelen worden gericht aan anderen, dan zij die gegevens zelf opslaan of laten opslaan en vereist evenmin dat de bevelen tot daadwerkelijk gevolg hebben dat hij die gegevens opslaat of laat opslaan ze niet meer kan consulteren, wijzigen of wissen.

Het arrest kon dan ook wettig oordelen dat de onderzoeksrechter op grond van artikel 39bis aan de eiseressen als internettoegangleveranciers het bevel mocht geven om “de toegang ontoegankelijk te maken tot de inhoud die wordt gehost door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam ‘thepiratebay.org’.

6. Het middel voert schending aan van de artikelen 35 tot en met 39bis, 55, 56 en 89 Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat er een wettelijke grondslag bestaat voor het door de onderzoeksrechter gegeven bevel; de bevolen beslagmaatregel kan enkel de waarheidsvinding en het verzamelen van bewijs tot doel hebben of betrekking hebben op goederen die door de artikelen 42 en 43quater Strafwetboek bedoelde zaken schijnen uit te maken, maar kan niet als doel hebben het voorkomen van het verder plegen van dergelijke inbreuken of van verdere schade aan de burgerlijke partij; een beslagmaatregel kan niet worden opgelegd als preventieve maatregel, ter voorkoming van inbreuken of van schade aan de burgerlijke partij, maar hoogstens met die doelstelling worden gehandhaafd; het arrest dat anders oordeelt, is dan ook niet naar recht verantwoord.

11. Uit de opbouw van artikel 39bis Wetboek van Strafvordering, de tekst van paragraaf 4 en de samenhang tussen de verschillende paragrafen volgt dat de procureur des Konings en op grond van artikel 89 Wetboek van Strafvordering ook de onderzoeksrechter, zo blijkt dat het om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens niet mogelijk is de gegevens op dragers te kopiëren, de passende technische middelen kan nemen om de toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan van de personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te waarborgen.

12. Passende technische hulpmiddelen in de zin van artikel 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering kunnen bestaan in het bevelen aan de internettoegangleveranciers van het ontoegankelijk maken van de toegang tot de server waarop de gegevens zijn gehost, waarvan het kopiëren om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens niet mogelijk is.

Artikel 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering sluit niet uit dat die bevelen worden gericht aan anderen dan zij die gegevens zelf opslaan of laten opslaan en vereist evenmin dat de bevelen tot daadwerkelijk gevolg hebben dat hij die gegevens opslaat of laat opslaan ze niet meer kan consulteren, wijzigen of wissen.

14. Het arrest kon dan ook wettig oordelen dat de onderzoeksrechter op grond van artikel 39bis aan de eiseressen als internettoegangleveranciers het bevel mocht geven om “de toegang ontoegankelijk te maken tot de inhoud die wordt gehost door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam ‘thepiratebay.org’ (gekende IP-adressen 194.71.107.50 en 194.71.107.15), en meer bepaald door aanwending van alle mogelijke technische middelen, waaronder minstens het blokkeren van alle domeinnamen die doorverwijzen naar de server die gekoppeld is aan de hoofddomeinnaam ‘thepiratebay.org’, waarbij de ontoegankelijk te maken domeinnamen door de RCCU Mechelen en de FCCU (Federal Computer Crime Unit) worden vastgesteld.

16. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 39bis en 89 Wetboek van Strafvordering: het arrest neemt ten onrechte aan dat artikel 39bis Wetboek van Strafvordering een wettige grondslag uitmaakt voor het bevelen van het ontoegankelijk maken van de op de server van “The Pirate Bay” opgeslagen gegevens; de beslagmaatregel van artikel 39bis Wetboek van Strafvordering heeft tot doel de integriteit van de in het informaticasysteem opgeslagen gegevens te beschermen; de door de onderzoeksrechter bevolen maatregel kan die doelstelling niet realiseren omdat het blokkeren door de internettoegangleverancier van alle domeinnamen die verwijzen naar de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam “thepiratebay.org” niet verhindert dat de exploitanten van de websites van “The Pirate Bay” nog toegang hebben tot hun website; een maatregel die enkel tot gevolg heeft dat de internetgebruikers geen toegang meer hebben tot de gegevens terwijl de beheerder van de gegevens hierover verder kan beschikken, is geen beslagmaatregel als bedoeld in artikel 39bis Wetboek van Strafvordering; de bevolen ontoegankelijkmaking neemt immers de beschikkings- of beheersmacht van “The Pirate Bay” niet weg.

25 (...) De eiseressen vragen aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te stellen: “Staan considerans 47 en artikel 15 van de Richtlijn 2000/31 betreffende de elektronische handel, omgezet in artikel 21, § 1, Wet Elektronische Handel, toe dat een nationale bepaling in het kader van een gerechtelijk onderzoek toelaat een maatregel te bevelen erin bestaande door de aanwending van alle mogelijke technische middelen de toegang tot de inhoud die wordt gehost door de server gekoppeld aan een welbepaalde hoofddomeinnaam verbonden aan wel bepaalde IPadressen, ontoegankelijk te maken en dit ongeacht via welke domeinnamen die toegang wordt verschaft?”

28. De prejudiciële vraag die, eensdeels, berust op een onjuiste lezing van het arrest, anderdeels, op een onjuiste rechtsopvatting, wordt niet gesteld.

Op andere blogs:
BREIN (Belgische access providers moeten zelf nieuwe domeinnamen The Pirate Bay controleren)

Advies Raad van State, Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker, Kamerstukken II 2013-2014, 33 800, nr. 4.
Geen bezwaar tegen afschaffing. Internetconsultatie is geen geschikte methode om naar economische betekenis onderzoek te doen. Toelichting is naar aanleiding van advies aangepast.

Raad van State: De toelichting geeft geen specifieke omschrijving van het bereik van de geschriftenbescherming en daarmee samenhangend van de betekenis van het afschaffen van die bescherming. Ziet de Afdeling het goed, dan laat het bereik van de geschriftenbescherming zich onderverdelen in twee onderdelen: de bescherming van databanken die niet reeds beschermd zijn onder de databankenwet of het gewone auteursrecht en de bescherming van overige geschriften zonder eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. (...)

Als het gaat om de geschriftenbescherming voor overige geschriften is de Commissie Auteursrecht van mening dat er juridisch geen bezwaren zijn om deze af te schaffen tenzij zwaarwegende economische redenen zich daartegen verzetten. In dit verband raadt zij de minister echter aan om onderzoek te doen naar de (economische) gevolgen van een dergelijke ingreep. Dit onderzoek is blijkens de toelichting uitgevoerd in de vorm van een internetconsultatie waarop belanghebbenden konden reageren. Op basis van de internetconsultatie meldt de toelichting dat is gebleken dat de gedachte dat nog slechts geschriften waaraan een creatieve prestatie ten grondslag ligt bescherming verdienen in het algemeen op brede instemming kan rekenen. Enig bijzonder belang dat door de afschaffing van de geschriftenbescherming onevenredig wordt geraakt is daarbij niet naar voren gebracht, aldus de toelichting.

De Afdeling acht een internetconsultatie in het kader van de wetgevingsprocedure geen geschikte methode om onderzoek te doen naar de economische betekenis van geschriftenbescherming. Daarbij merkt de Afdeling op dat op de internetconsultatie slechts zes reacties zijn binnengekomen.5 Naar het oordeel van de Afdeling kunnen op basis van de consultatie, en een zo beperkt aantal reacties, geen duidelijke conclusies worden getrokken. De Afdeling constateert echter dat uit het advies van de Commissie Auteursrecht noch anderszins is gebleken van aanwijzingen dat zwaarwegende economische redenen zich tegen volledige afschaffing van geschriftenbescherming zouden verzetten. In dat licht bezien is de vraag of een onderzoek als door de Commissie Auteursrecht bedoeld, voorafgaand aan een zodanige afschaffing wel nodig is.

Staatssecretaris V&J: (...) De memorie van toelichting is aangepast. Opgemerkt is dat de geschriftenbescherming, met inbegrip van de juridische aspecten en economische belangen, reeds lange tijd onderwerp van debat vormt. Noch in dat debat, noch uit het advies van de Commissie Auteursrecht, noch uit de internetconsultatie is gebleken van zwaarwegende belangen die zich tegen de afschaffing van de geschriftenbescherming verzetten. Uit de consultatie, de literatuur en de praktijk is juist gebleken dat de gedachte dat nog slechts geschriften waaraan een creatieve prestatie ten grondslag ligt bescherming verdienen in het algemeen en de daaruit voortvloeiende afschaffing van de geschriftenbescherming in het bijzonder op brede instemming kan rekenen. Voorts is aangegeven dat de ontvangen adviezen in combinatie met de reacties in de consultatie geen aanleiding geven om te veronderstellen dat economische belangen door de afschaffing van de geschriftenbescherming worden geschaad alsmede dat daarom van nader onderzoek wordt afgezien.

Een redactionele bijdrage van Charlotte Meindersma, Charlotte's Law & Fine Prints.
Zie arrest IEF 13254. Het internet brengt enkele problemen met zich mee met betrekking tot het auteursrecht. Het auteursrecht zelf kan nu eenmaal niet in de toekomst kijken, maar daardoor hebben we nu wel te maken met oude regels in een nieuw spel. Vooral de vraag of er sprake is van openbaar maken houdt ons bezig. Theorie en praktijk lopen, zoals wel vaker, uiteen. Zo hangen wij juristen andere waarden aan bepaalde technische effecten dan technici doen.

Linken
Wat de waarde van verschillende links zijn, daar lijken we het nog niet helemaal over eens te zijn. Technici vinden dat er eigenlijk geen verschil is, zolang de content zelf niet van locatie is gewijzigd. Juristen zien dat echter heel anders. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft inmiddels een formule om te bepalen of een link tevens een openbaarmaking inhoudt. De criteria zijn interventie, publiek en winstoogmerk.

In Nederland hebben we inmiddels een aardige verzameling uitspraken over hyperlinks en openbaar maken, te beginnen met Sanoma cs tegen GeenStijl Media van 12 september 2012 (IEF 11743), later volgden Nederland FM (IEF 12159) en Wiskunde Antwoorden (IEF 12234) allen met een andere uitkomst, waardoor er nog geen zekerheid is met betrekking tot hyperlinks en openbaar maken.

Interventie
De rechtbank Amsterdam legt in 2012 (IEF 11743 r.o. 4.11) de nadruk op de interventie door GeenStijl. De rechtbank noemt een hyperlink in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De plaatsing van de hyperlink zou er voor hebben gezorgd dat de foto’s voor het (grote) publiek toegankelijk werden. Zonder interventie zou het publiek geen toegang hebben gehad tot de fotoreportage. De eenvoudige hyperlink (tekstlink) zou volgens de rechtbank Amsterdam al zorgen voor een interventie.
In de Nederland.fm zaak (IEF 12159), werd echter juist gezegd door de rechtbank Den Haag dat er sprake was van interventie omdat de techniek van Nederland.fm verder gaat dan de beschikbaarstelling van faciliteiten om een openbaarmaking mogelijk te maken (r.o. 4.4 en 4.5). Daar valt m.i. impliciet uit op te maken dat een eenvoudige hyperlink (tekstlink) geen interventie is en daarmee ook geen openbaarmaking is.

Dat wordt bevestigd door de Wiskunde Antwoorden (IEF 12234 r.o. 2.8) waarbij overwogen wordt dat er geen sprake is van een openbaarmaking, aangezien er slechts sprake is van een hyperlink en niet van bijzondere technische faciliteiten die mogelijk maakten dat derden kennis konden nemen van de uitwerkingen. Wel werd het plaatsen van de hyperlink onrechtmatig geacht, omdat het in strijd zou zijn met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt. In die lijn ligt ook de uitspraak van 19 november 2013 van Hof Amsterdam over GeenStijl tegen Sanoma cs (IEF 13254 r.o. 2.4.4.). De hyperlink wordt daar vergeleken met een voetnoot in een boek. Een dergelijke verwijzing is volgens het Hof geen interventie en daarmee is er geen sprake van openbaarmaking. Net als in het geval van de Wiskunde Antwoorden oordeelt het Hof hier dat de hyperlink toch onrechtmatig is, omdat het verwijzen naar onrechtmatig openbaar gemaakte werken in strijd is met de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.

Uiterlijke verschijningsvorm
Opvallend is dat de uiterlijke verschijningsvorm van een link er toe lijkt te doen. Of er sprake is van interventie lijkt niet zozeer van belang wat de techniek is, maar hoe de uiterlijke verschijningsvorm van dergelijke links is. De links waardoor online radio geluisterd kon worden via Nederland.fm, zijn ook links. Het grote verschil is echter dat door het klikken op de link, de bezoeker niet fysiek doorgeleid wordt naar een andere website, maar wel de informatie van die derde website aan de bezoeker getoond wordt. De werken en informatie staan in beide gevallen maar op één locatie en worden vanaf diezelfde locatie getoond. Echter, in het ene geval ziet de bezoeker dat de werken van een derde website komen, omdat ze door het klikken op de link naar die website geleid worden, terwijl vanwege de uiterlijke verschijningsvorm van websites als Nederland.fm de bezoeker niet naar een andere website geleid wordt, maar dat de website zelf er voor zorgt dat de juiste informatie van de derde website opgehaald en getoond wordt.

Het lijkt er daardoor op of het van deze uiterlijke verschijningsvorm afhangt of er sprake zal zijn van een interventie.

Charlotte Meindersma

P.G.F.A. Geerts, Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm, IER 2013/48.
Een redactionele bijdrage van Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.
Analyse van HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch); HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Colloseum Holding/Levi Strauss) en HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers). Een merk moet worden gebruikt, wil het daaraan verbonden recht in stand blijven. Gebruikt men het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet, dan staat het merk aan verval bloot. Er moet sprake zijn van normaal gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Zie art. 15 lid 1 eerste alinea GMVo, art. 10 lid 1 eerste alinea MRl en art. 2.26 lid 2 sub a BVIE. Daarnaast bepalen de art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo, art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRl en art. 2.26 lid 3 BVIE dat als normaal gebruik van het merk eveneens wordt beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven is, wordt gewijzigd. Hierna verwijs ik vooral naar art. 15 GMVo.

2. Het HvJ EU heeft onlangs drie arresten gewezen over de vraag wat verstaan moet worden onder normaal gebruik in gevallen waarin het ingeschreven merk in gewijzigde vorm wordt gebruikt. In deze bijdrage worden deze drie uitspraken besproken.

Dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier.

33. Hoewel de recente arresten van het HvJ EU merkhouders ontegenzeggelijk gunstig gezind zijn, blijft voor hen nog steeds een punt van zorg hoe ver zij precies kunnen gaan met het ontwikkelen van een merkbeschermingsbeleid. Ongewis blijft hoe de feitenrechter in concreto zal oordelen over de vraag in hoeverre het gebruik in gewijzigde vorm het onderscheidend kenmerk van het ingeschreven (defensieve) merk wijzigt. Dat blijft een heikel punt. Ik wijs bijvoorbeeld op Hof ’s-Gravenhage 20 september 2011, IER 2012/72, p. 431-443 m.nt. PGFAG (Red Bull/Osborne). Daarin is beslist dat door het gebruik van het (bekende) merk RED BULL het onderscheidend vermogen van het (defensieve) merk BULL wordt gewijzigd.

34. In zijn conclusie bij HR 9 augustus 2013, IEF 12960 (Red Bull/Osborne) geeft A-G Verkade in dit verband ook nog twee aardige voorbeelden (nr. 3.51). Ik citeer:

“3.51. Bij wijze van intermezzo werp ik nu een blik op een tweetal algemeen bekende producten (al hebben tabaksproducten het tegenwoordig moeilijk).

(i) Ik noem als eerste de ooit beroemde ‘Erven Wed. J. van Nelle Zware Shag’. Het geheel van de verpakking met deze daarop voorkomende woorden liet zich in elk geval onder de Benelux-Merkenwet vanaf 1970 als merk registreren.

Algemeen bekend is dat in de volksmond over dit product gesproken werd als (een) ‘Zware Van Nelle’ of een ‘Zware van de Weduwe’. Hierin zie ik een voorbeeld waarin de feitenrechter zou kunnen spreken van een ‘als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk’ terwijl het slechts om een deel van het merk gaat (en ook nog in een andere woordvolgorde).

(ii) Mijn tweede voorbeeld is de overbekende koffie (en thee) van Douwe Egberts. Hoe bekend of zelfs beroemd dit merk ook is, ik heb de koffie of thee van dit merk nooit horen of zien aanduiden als (een pak of een kopje) ‘Douwe’ of (een kan of een bakje) ‘Egberts’”.

35. Nu duidelijk is geworden dat het HvJ EU niets wil weten van de Duitse “subjektiven Benutzungswillens-leer” en alle ruimte aan het “gebruik” van defensieve merken heeft gegeven, zal de focus nog meer komen te liggen op het antwoord op de vraag welke mate van verschil in gebruik acceptabel is, om binnen de grens van art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo resp. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE te blijven.

36. Voer voor marktonderzoekers!

Paul Geerts

US District Court Southern District of New York 14 november 2013, 05Cv.8136 (The Authors Guild tegen Google Inc.)
Een redactionele bijdragen van Raymond Snijders, LinkedIn-profiel.
Afgelopen donderdag kwam er dan eindelijk een einde aan een langslepende rechtszaak die het Amerikaanse Authors Guild al in 2005 aangespannen had tegen Google. Een rechtszaak waarbij de vakvereniging van auteurs(rechthebbenden) stelde dat het Google Books Library Project – het project van Google waarin 20 miljoen boeken van bibliotheken wereldwijd ingescand en digitaal beschikbaar gemaakt worden – inbreuk maakte op hun auteursrechten. Behalve het Authors Guild deed ook de Association of American Publishers (AAP) een duit in het zakje want namens de vijf grote uitgevers in Amerika (McGraw-Hill, Pearson Education, Penguin Group USA, John Wiley & Sons, and Simon & Schuster) spanden ook zij een rechtszaak aan tegen Google in dat jaar.

Lange aanloop
De Association of American Publishers trok zich vorig jaar echter terug uit de rechtszaak toen ze een schikking troffen met Google. De zorgen van de AAP gingen vooral over de impact van de beschikbaarheid van korte fragmenten uit boeken die nog steeds verkocht werden, en dan natuurlijk specifiek over de kans dat mensen minder boeken zouden kopen als ze korte stukken gratis digitaal konden raadplegen. In de schikking werd afgesproken dat uitgevers zelf meer controle kregen over titels die wel of niet opgenomen zouden worden in Google Books maar ook dat uitgevers die meewerken zelf ook digitale exemplaren konden gaan exploiteren.

Ondanks het afhaken door de AAP zette het Authors Guild de zaak tegen Google onverminderd door en begon er ook prompt nog eentje tegen de HathiTrust.

HathiTrust is een samenwerkingsverband van een groot aantal (voornamelijk Amerikaanse) onderzoeksinstituten en universiteitsbibliotheken met als doel een digitale bibliotheek te bouwen, bestaande uit de gedigitaliseerde collecties van alle deelnemende bibliotheken. Een collectie boeken die door Google in het kader van hun Library Project dus gedigitaliseerd werd en waarbij er zowel digitale exemplaren naar de bibliotheken gingen die het fysieke exemplaar in hun collectie hadden, naar de digitale bibliotheek van HathiTrust en natuurlijk richting Google Books. HathiTrust claimde dat deze scanactiviteiten onder de fair use bepaling vielen en kregen daar een jaar geleden ook gelijk in van de rechter. Het digitaliseren van boeken, met als doel het doorzoekbaar maken en preserveren ervan, viel ruim binnen de fair use beperking op het auteursrecht.

Ik dacht toen dat het Authors Guild met die uitspraak, plus de schikking tussen Google en de AAP, de bui wel zag hangen en ook zou aansturen op een schikking maar nee dus. Ze gingen in hoger beroep tegen HathiTrust en gingen onverminderd door met hun zaak tegen Google. Na flink veel juridisch vijven en zessen deed de oorspronkelijke rechter, die in 2005 de zaak kreeg, dus afgelopen donderdag uitspraak.

Google Books Library Project is fair use
De rechter nam het argument van Google over dat het scannen van meer dan 20 miljoen boeken ten behoeve van een digitale database, waarbij fragmenten van die boeken online beschikbaar worden gesteld, onder de fair use beperking op het auteursrecht valt. Google pleegt dus geen inbreuk op de auteursrechten en de boeken kunnen zonder toestemming van of vergoeding aan rechthebbenden ingescand worden voor het Google Books Library.

Nu is fair use iets specifieks voor het Amerikaanse auteursrecht. Er wordt – meestal door een rechter – gekeken naar waarvoor een auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt wordt, de aard van dat werk, hoeveel van dat werk gebruikt wordt en wat het effect van dat gebruik op de markt is. In de uitspraak (PDF) gaat de rechter dan hier ook op in maar bestrijdt eigenlijk alle door de Authors Guild aangevoerde argumenten. Het interessantste betoog en onderbouwing van de fair use uitspraak gaat mijns inziens over wat het Library Project en de Google Books dienst allemaal als voordelen oplevert:

The benefits of the Library Project are many. First, Google Books provides a new and efficient way for readers and researchers to find books.It makes tens of millions of books searchable by words and phrases. It provides a searchable index linking each word in any book to all books in which that word appears. Google Books has become an essential research tool, as it helps librarians identify and find research sources, it makes the process of interlibrary lending more efficient, and it facilitates finding and checking citations. Indeed, Google Books has become such an important tool for researchers and librarians that it has been integrated into the educational system — it is taught as part of the information literacy curriculum to students at all levels.

Daarnaast ziet de rechter grote voordelen voor taalkundig en historisch onderzoek, een bijdrage aan de verbeterde toegankelijkheid van boeken voor blinden en slechtzienden, het beschikbaar houden van boeken die niet meer gekocht kunnen worden en ziet zelfs inkomstenstijgingen voor auteurs en uitgevers dankzij Google Books.

Wat betekent het voor (Nederlandse) bibliotheken?
Een hele directe impact zal de uitspraak niet hebben voor digitaliseringsprojecten van Nederlandse bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek, die meedoet aan het Google Books Library Project, heeft zich moeten beperken tot 160.000 rechtenvrije boeken uit haar collectie en kan nog steeds niet zo maar alle werken van na 1940 laten inscannen. De beperkingen in de Nederlandse Auteurswet zijn niet vergelijkbaar met de fair use bepaling uit het Amerikaanse recht en lenen zich niet voor dit soort digitaliseringstrajecten.

Maar de achterliggende redenen en onderbouwing van die uitspraak over de aantoonbare voordelen van Google Books gaan wel degelijk over de grenzen heen. Voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden is een bron als Google Books niet meer weg te denken en na deze uitspraak mag je veronderstellen dat het alleen maar verder zal groeien. De doos van Pandora is geopend en zal niet sluiten omdat in een groot aantal landen de auteursrechtwetgeving geen fair use bepaling kent. Hopelijk zal het nu één van de zoveel redenen zijn om op Europees niveau naar herziening van auteursrechtwetgeving te kijken en, vergelijkbaar met het traject om een uitzondering op het auteursrecht te introduceren voor het beschikbaar maken van materiaal voor mensen met een visuele beperking, het besef opleveren dat er voor dit soort digitaliseringstrajecten van bibliotheken, musea en andere culturele erfgoedinstellingen ook een wettelijke uitzondering gemaakt moet worden.

En tot die tijd moeten bibliotheken, al dan niet samen met Google, misschien maar de grenzen van het auteursrecht gaan opzoeken. If you want to achieve greatness stop asking for permission, of zoals we in Nederland zouden zeggen: men kan geen omelet maken zonder eieren te breken.

Hof Amsterdam 19 november 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4019 (GeenStijl Media tegen Sanoma, Playboy)
Uitspraak ingezonden door Remy Chavannes, Brinkhof.
Auteursrecht, portretrecht (artt. 12, 15a en 21 Aw), geen beroep art. 10 EVRM. Onrechtmatige daad: Het plaatsen van een hyperlink naar een elders openbaar gemaakt werk is in beginsel geen zelfstandige manier van openbaar maken of interventie daarbij en levert geen inbreuk op auteursrecht op. De afbeelding van een ander lichaamsdeel dan het gelaat van betrokkene is in het onderhavige geval geen portret. Het plaatsen van een hyperlink die faciliteert dat derden kennis kunnen nemen van een onrechtmatig openbaar gemaakt werk, is in casu onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende.

Niet kan worden aanvaard dat er een pressing need bestond om de hyperlink te plaatsen, waardoor het geenstijlpubliek toegang kreeg tot alle foto’s. Kennisneming van alle foto’s was niet een publiek belang maar klaarblijkelijk, de context waarin de hyperlink is geplaatst wijst daar op, bedoeld om de nieuwsgierigheid van het geenstijlpubliek te bevredigen. Het beroep van GS Media op artikel 10 EVRM gaat in dit geval dus niet op, ook niet waar het de vraag naar de schending van het portretrecht van [X] betreft.

Het hof vernietigt het vonnis en verklaart voor recht dat GS Media inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [de fotograaf], vertegenwoordigd door Sanoma, door een uitsnede van één van diens meerbedoelde foto’s op de website GeenStijl te plaatsen. Het hof verbiedt verdere openbaarmaking van deze uitsnede onder last van een dwangsom. Het hof verklaart voorts voor recht dat GS Media onrechtmatig heeft gehandeld jegens Sanoma c.s. door meerbedoelde hyperlinks op de website van GeenStijl te plaatsen en veroordeelt GS Media tot vergoeding van de schade.

hyperlinks op GeenStijl: openbaarmaking
2.4.7. Indien, zoals Sanoma c.s. stelt maar GS Media betwist, de door een gebruiker op Filefactory geplaatste bestanden inderdaad volmaakt privé blijven, kan door de enkele plaatsingshandeling niet worden gesproken van ter beschikking stellen aan het publiek. Dat kan anders zijn indien de gebruiker zijn digitale sleutel ruim bekend maakt of indien een ander dat doet. Doch daarvoor dient eerst te komen vast te staan dat de inhoud van de bij Filefactory opgeslagen bestanden inderdaad onvindbaar en onbereikbaar is voor het publiek, zoals Sanoma c.s. stellen. Nu GS Media die stelling voldoende gemotiveerd heeft bestreden, ligt het op de weg van Sanoma c.s. bewijs te leveren van hun stelling. Sanoma c.s. hebben geen bewijs laat staan specifiek bewijs, zoals in hoger beroep wordt verlangd- van hun stelling aangeboden. Dat betekent dat hun stelling onbewezen blijft. Derhalve is niet komen vast te staan dat de foto’s op Filefactory volmaakt privé zijn gebleven, zodat het hof er daarom vanuit moet gaan dat een derde de foto’s heeft geopenbaard door deze op Filefactory te plaatsen en dat GS Media, hoewel zij de toegang tot de foto’s tot op zekere hoogte heeft gefaciliteerd (zie hieronder 2.7.3) niet aan het publiek daartoe een nieuw toegangskanaal heeft verschaft en derhalve geen interventie heeft gepleegd in de zin van de jurisprudentie van het HvJEU. Een onderzoek naar de plaatsing van de foto’s op Imageshack en andere websites waar de foto’s konden worden bekeken, kan verder onbesproken blijven.

Uitsnede uit een foto: inbreuk
2.5.4. Het enkele feit dat een derde slechts een klein deel van een beschermd werk verveelvoudigt en openbaar maakt, betekent niet zonder meer dat daardoor geen auteursrecht wordt geschonden. In dit geval was de uitsnede bedoeld als een zogenaamde ‘teaser’, dat wil zeggen om de aandacht van het geenstijlpubliek naar de gehele foto en de andere foto’s te trekken. Het hof beschouwt de uitsnede daarom als een citaat uit de gehele foto. In artikel 15a Aw is geregeld aan welke voorwaarden een citaat moet voldoen om niet te worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht op een werk. Allereerst is daarvoor van belang dat het werk waaruit wordt geciteerd rechtmatig openbaar is gemaakt. Uit de rechtsoverwegingen 2.4.2 en 2.4.6 volgt dat een derde de foto’s zonder recht of titel, en derhalve onrechtmatig, openbaar heeft gemaakt. GS Media was daarvan op de hoogte, zo al niet aanstonds dan toch sinds het verzoek dat Sanoma heeft gedaan om niet tot publicatie over te gaan. Bovendien heeft GS Media verzuimd duidelijk de naam van de maker te vermelden. Nu GS Media niet heeft voldaan aan voornoemde eisen van art. 15a Aw levert de openbaarmaking van de uitsnede inbreuk op auteursrecht op.

Portretrecht vs. EVRM
2.7.3. Anders dan GS Media meent is in dit geding, zie ook hiervoor 2.4.2, niet komen vast te staan dat Sanoma de foto’s zelf heeft gelekt. Het hof gaat er daarom vanuit dat de foto’s zonder recht of titel door een onbekende derde zijn geopenbaard, waardoor deze derde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van[fotograaf] en de portretrechten en privacy van [X], hetgeen onrechtmatig is.
GS Media wist dat de publicatie van de foto’s door vorenbedoelde derde onrechtmatig was. Niet alleen had zij dat al kunnen begrijpen doordat zij de link naar de foto’s kreeg toegespeeld door iemand die zich van een kennelijke schuilnaam bediende, maar Sanoma heeft haar nog vóór de publicatie van het artikel met de hyperlink erop gewezen dat de foto’s op onrechtmatige wijze waren verkregen en bovendien heeft zij GS Media kort na de plaatsing van de hyperlink gesommeerd deze te verwijderen, waaraan GS Media niet heeft voldaan. Bovendien heeft zij nadat Filefactory had voldaan aan de sommatie van Sanoma c.s. een nieuwe link geplaatst en voorts toegelaten dat haar “reaguurders” nieuwe links plaatsten.
Uit niets blijkt dat het geenstijlpubliek de foto’s zonder hulp en bijstand van GS Media op eenvoudige wijze had kunnen vinden. Het plaatsen van de hyperlink had derhalve in hoge mate een faciliterend karakter en bovendien kunnen de teksten van de artikelen waarin de hyperlinks waren opgenomen niet anders worden begrepen dan als enthousiasmerend voor het geenstijlpubliek om de illegaal geplaatste foto’s te bekijken.
Dat alles bijeen maakt dat GS Media jegens Sanoma c.s. heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

2.7.4. Uit het verweer van GS Media begrijpt het hof dat zij stelt dat de omstandigheid dat GS Media een persmedium is, het plaatsen van hyperlinks rechtvaardigt, omdat zij de misstand dat herhaaldelijk Playboy reportages voortijdig uitlekten alleen op serieuze manier aan de kaak kon stellen door hyperlinks te plaatsen om daarmee aan te tonen dat inderdaad opnieuw drukproeven van een fotoreportage waren gelekt.

2.7.5. Sanoma c.s bestrijden dat GeenStijl een nieuwsmedium pur sang is dat een bijdrage levert aan de pluriformiteit van het publieke debat. De core business van GeenStijl is soft news, berichtgeving over celebrities, lifestyle, film en seks. In dat verband verwijzen Sanoma c.s. naar de jaarlijks gepubliceerde top 50 van GeenStijl. Aan GeenStijl komt minder bescherming toe dan aan media die het zogenaamde hard news publiceren, aldus Sanoma c.s..

2.7.6. Hoewel de in dit geding overgelegde uitingen van GeenStijl niet direct bijdragen tot de overtuiging dat zij op een serieuze manier maatschappelijke misstanden aan de kaak wil stellen, zal het hof er veronderstellenderwijs vanuit gaan dat dit wel het geval is. Zoals de rechtbank ook heeft overwogen (rechtsoverweging 4.29) stond het GS Media vrij via GeenStijl te publiceren dat de foto’s reeds vóór publicatie daarvan waren uitgelekt. Het stond haar daarbij ook vrij enige feitelijke onderbouwing te geven van haar mededeling. Maar niet kan worden aanvaard dat er een pressing need bestond om de hyperlink te plaatsen waardoor het geenstijlpubliek toegang kreeg tot alle foto’s. Kennisneming van alle foto’s was niet een publiekbelang maar klaarblijkelijk, de context waarin de hyperlink is geplaatst wijst daar op, bedoeld om de nieuwsgierigheid van het geenstijlpubliek te bevredigen. Het beroep van GS Media op artikel 10 EVRM gaat in dit geval dus niet op, ook niet waar het de vraag naar de schending van het portretrecht van [X] betreft, zodat grief 4 geen doel treft.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hyperlink naar Playboy foto’s Britt Dekker geen auteursrechtinbreuk, wel onrechtmatig)
GeenStijl (GEENSTIJL WINT HOGER BEROEP. INTERNET GERED)
IusMentis (GeenStijl schendt toch geen auteursrecht door te linken naar Britt-Playboyfoto’s)
MediaReport (Hof Amsterdam: link naar Playboy foto’s Britt Dekker toch geen auteursrechtinbreuk)
Merkenbureau Abcor (Hyperlinken op het internet niet altijd zonder gevaar - verborgen bestanden Britt Dekker Playboy fotosessie)
SOLV (Linken naar blootfoto’s geen openbaarmaking (maar wel onrechtmatig))

Rechtbank Rotterdam 13 november 2013, HA ZA 11-523 (Eiser tegen Stichting Rotterdam Media Fonds)
Uitspraak ingezonden door Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma.
Auteursrecht. Leningovereenkomst. Licentieovereenkomst. RMF heeft het project Kort Rotterdams gericht op training van een aantal producenten, regisseurs en scenarioschrijvers en begeleiding en ontwikkeling van de productie van korte bioscoopfilms. RMF heeft met eiser een leningsovereenkomst gesloten ten behoeve van het maken van De Film. De Film is onder andere vertoond op filmfestivals, televisie en op de site van RMF. Eiser heeft vervolgens een overeenkomst gesloten met Elypse Short Film Distribution. Nu vordert eiser verklaring voor recht dat RMF inbreuk maakt op haar auteursrechten, een verbod op straffe van dwangsom en een schadevergoeding. RMF stelt dat eiser in strijd heeft gehandeld met de Leningsovereenkomst en vordert vervroegde terugbetaling van de geleende € 39.500,00.

Tussen partijen is niet in het geschil dat het auteursrecht aan eiser toekomt. Of er een licentie aan RMF is verleend moet beoordeeld worden aan de hand van het Haviltex-criterium. Uit de omstandigheden van het geval, de Leningsovereenkomst en het toepasselijke Reglement, is af te leiden dat aan RMF een stilzwijgende licentie is verleend. Eiser stelt verder dat RMF niet binnen de kaders van de licentie is gebleven, maar hier gaat de rechtbank niet in mee.

De vorderingen tot verklaring voor recht en vergoeding van schade worden afgewezen. Ook het verbod om inbreuk te maken op het auteursrecht wordt afgewezen, nu RMF niet meer actief is. In reconventie oordeelt de rechtbank inderdaad dat eiser in strijd heeft gehandeld met de Leningsovereenkomst door, zonder toestemming te vragen van RMF, een overeenkomst aan te gaan met onder andere Elypse Short Film Distribution. De vervroegde terugbetaling van de lening wordt wel afgewezen.

Beoordeling
5.6. Bij de beoordeling of [eiser] een licentie aan RMF heeft verleend stelt de rechtbank voorop dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij dient als uitgangspunt dat alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, telkens van beslissende betekenis zijn. In dat verband kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren, welke gewoontes daar gelden en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht,

5.7. Uit het samenstel van bepalingen in de Leningsovereenkomst en het daarop van toepassing verklaarde Reglement (waaraan derhalve gebonden is), alsmede uit de overige omstandigheden van het geval is af te leiden dat [eiser] aan RMF een licenfie heeft verleend. De rechtbank komt tot dit oordeel op grond van het volgende, In de Leningsovereenkomst staat dat RMF zo nodig inspanningen zal leveren voor de nationale en Internationale distributie van de Film en in het Reglement staat dat RMF daarbij zal bemiddelen. Dat dit geen inhoudsloze verplichting is volgt uit de toezegging van [eiser]  zij zonder schriftelijke toestemming van RMF geen andere overeenkomst zal aangaan voor de exploitatie van de Film (zie artikel 6 sub (F) van de Leningsovereenkomst) en dat zij zich verplicht een overeenkomst met betrekking tot de exploitatie van de Film, waaronder een distributieovereenkomst, ter goedkeuring aan RMF voor te leggen (zie artikel 7 sub (F) onder (a) van de Leningsovereenkomst). Nu - anders dan meent - evident is dat RMF niet kan voldoen aan de verplichting zich in te spannen voor distributie van de Film zonder deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, moet [eiser] geacht worden stilzwijgend een licentie aan RMF te hebben verleend. Daarvoor is te meer aanleiding omdat in het Reglement is opgenomen dat Kort Rotterdams het bekendheid geven aan Rotterdamse filmmakers als doel heeft.

6.9. De omstandigheid dat RMF zich enkel jegens X beroept op haar bevoegdheid tot vervroegde opeising van de geldlening, gezien in samenhang met de vergaande consequenties die dit voor X meebrengt, leidt de rechtbank tot het oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat X wordt veroordeeld tot terugbetaling van de geldlening. Naar X immers heeft aangevoerd zou die veroordeling een grote bedreiging vormen voor een tot dan toe succesvolle exploitatie van de Film en gelet op het voorgaande treft dit gevolg alleen haar. De vorderingen van RMF zullen worden afgewezen.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 11 april 2013, zaak C-516/13 (Dimensione Direct Sales tegen Knoll) - dossier
Auteursrecht. Toegepaste kunst. Zowel Knoll als Dimensione Direct Sales (DDS) verkopen meubelen naar ontwerp van Marcel Breuer en Ludwig Mies van der Rohe [red. enkel een werk van deze laatste is afgebeeld]. DDS maakt daarvoor reclame op haar internetsite, zoals zij eerder (in 2005/6) adverteerde in diverse (papieren) media. Verweerster is van mening dat de betreffende meubelen als werken van toegepaste kunst auteursrechtelijk zijn beschermd. Zij meent dat DDS met haar reclame het recht schendt dat Knoll heeft om het origineel of kopieën van het werk aan het publiek aan te bieden. Verweerster heeft op grond van auteursrechtelijke aanspraken gevorderd dat het verzoeksters wordt verboden om in Duitsland meubels aan te bieden die niet van verweerster afkomstig zijn en die overeenstemmen met de in het verzoekschrift weergegeven ontwerpen. Voorts heeft zij gevorderd dat verzoeksters informatie verstrekken, dat een schadevergoedingsplicht wordt vastgesteld en dat de uitspraak wordt openbaar gemaakt.

De rechter in eerste instantie wijst de vordering toe omdat de werken van Breuer en Mies van der Rohe als werken van toegepaste kunst auteursrechtelijk worden beschermd en dat verzoeksters door hun reclamecampagne inbreuk hebben gemaakt op het aan verweerster toekomende distributierecht; in beroep wordt die uitspraak bevestigd. De zaak ligt nu voor in ‘Revision’.

Prejudiciële vragen:

1. Omvat het distributierecht bedoeld in artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG het recht om het origineel of kopieën van het werk aan het publiek te koop aan te bieden?

Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord:
2. Omvat het recht om het origineel of kopieën van het werk aan het publiek te koop aan te bieden niet enkel voorstellen van overeenkomst, maar ook reclame?

3. Wordt het distributierecht ook geschonden wanneer op grond van het aanbod geen aankoop van het origineel of van kopieën van het werk tot stand komt?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 14 oktober 2013, zaak C-539/13 (Sigma Pharmaceuticals PLC. tegen Merck Canada Inc en Merck Sharp & Dohme Ltd) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Verenigd Koninkrijk.
Octrooirecht. ABC. Geneesmiddelen. Merck verwijt Sigma inbreuk te maken op haar octrooirechten door parallelimport in het Verenigd Koninkrijk vanuit Polen van een geneesmiddel van Merck, genaamd „Singulair” (generieke naam: „montelukast”, een geneesmiddel voor de behandeling van astma). Het octrooi voor dit geneesmiddel is in oktober 2011 verstreken, maar er is een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) geldig tot februari 2013. Sigma betwist niet dat dit ABC door Merck kon worden ingeroepen op basis van het ‘specifieke mechanisme’, een bijzondere bepaling in de Toetredingsakte van onder meer Polen (2004) op grond waarvan mag worden afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen.

Volgens het recht van het Verenigd Koninkrijk hebben octrooihouders het recht om zich te verzetten tegen inbreuken op hun octrooirechten. Na de toetreding van de NLS in 2004 heeft de firma die in het Verenigd Koninkrijk de exclusieve rechten op het octrooi had verkregen (Merck Sharpe & Dohm, MSD) als interne beleidslijn aangenomen zich te verzetten tegen parallelimporten vanuit onder meer Polen. Het kantoor ontving zo in 2009 170 kennisgevingen van (voorgenomen) parallelimport, waaronder van Pharma, een met verweerster verbonden onderneming. Pharma meldde zich per brief bij MSD met het verzoek mede te delen of MSD zich zou verzetten tegen de door Pharma voorgenomen vergunningaanvraag, maar MSD heeft die brief, door een administratieve vergissing, nooit beantwoord, terwijl praktijk was dat zij dergelijke brieven beantwoordde met de mededeling dat zij in verzet zou komen. Latere brieven van Pharma over voorgenomen ompakking van de producten werden evenmin beantwoord, maar tegen die praktijk verzet MSD zich niet.

In december 2010 start MSD een procedure tegen Pharma nadat zij de naam Pharma XL als houder van de product licence (parallel-import) (= PL(PI)) had aangetroffen op verpakkingen van het medicijn in het Verenigd Koninkrijk. Zij eist schadevergoeding en vernietiging van de onverkochte voorraad.

Het aanvraagformulier voor een PL(PI) bevat (overeenkomstig de vereisten van het ‘specifieke mechanisme’) de verplichting voor de aanvrager om in het geval van een voorgenomen parallelimport vanuit een van de NLS te verklaren dat het ‘specifieke mechanisme’ niet van toepassing is op het betrokken product, dan wel aan te tonen dat de houder van de relevante rechten een maand van tevoren in kennis is gesteld van de voorgenomen invoer. De in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijke instantie ‘Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA verleent de PL(PI) ongeacht of het mechanisme van toepassing is en verleent dit ook bij verzet van de octrooihouder.

Het Patents County Court waar de zaak is aangebracht stelt verzoekster in het gelijk. Sigma gaat daartegen in beroep.

Prejudiciële vragen:

Toepassingsvoorwaarden voor het specifieke mechanisme
1. Kan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, zich enkel op zijn rechten krachtens de eerste alinea van het specifieke mechanisme beroepen indien hij vooraf zijn voornemen in die zin kenbaar heeft gemaakt?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
(a) Hoe moet dat voornemen kenbaar worden gemaakt?
(b) Kan de houder, of zijn begunstigde, zich nog op zijn rechten beroepen ten aanzien van de farmaceutische producten die in een lidstaat zijn ingevoerd of in de handel gebracht vóór de verklaring van zijn voornemen om die rechten in te roepen?

De kennisgever
3. Wie moet de in de tweede alinea van het specifieke (omissis) mechanisme bedoelde voorafgaande kennisgeving aan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, doen? In het bijzonder:
(a) Moet de voorafgaande kennisgeving worden gedaan door degene die voornemens is het farmaceutische product in te voeren of in de handel te brengen?

of
(b) Is, indien een wettelijke toelating wordt aangevraagd door iemand anders dan de toekomstige importeur (wat op basis van de nationale regelgeving mogelijk is), de voorafgaande kennisgeving door de aanvrager van de wettelijke toelating geldig, wanneer hij niet voornemens is het farmaceutische product zelf in te voeren of in de handel te brengen maar de voorgenomen invoer en het in de handel brengen zullen plaatsvinden op basis van de wettelijke toelating die aan de aanvrager is verleend? En
(i) Maakt het daarbij verschil of in de voorafgaande kennisgeving de persoon wordt vermeld die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen?
(ii) Maakt het daarbij verschil of de voorafgaande kennisgeving is verzonden en de wettelijke toelating is aangevraagd door een rechtspersoon in een groep van ondernemingen die een economische eenheid vormen, en de producten worden ingevoerd of in de handel gebracht door een andere rechtspersoon van die groep, op basis van een vergunning van de eerste rechtspersoon, terwijl de voorafgaande kennisgeving de rechtspersoon die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen niet vermeldt?

Geadresseerde van de kennisgeving
4. Aan wie moet de in de tweede alinea van het specifieke mechanisme bedoelde kennisgeving worden gericht? In het bijzonder:
(a) Wordt onder begunstigde van een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat enkele diegene begrepen die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om dat octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden?

of
(b) Volstaat het, wanneer een groep ondernemingen een economische eenheid vormt die bestaat uit een aantal rechtspersonen, om de kennisgeving te richten aan de rechtspersoon die in de lidstaat van invoer de operationele dochteronderneming en houder van de vergunning voor het in de handel brengen is, in plaats van aan de entiteit in de groep die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden, op grond dat een dergelijke rechtspersoon kan worden gekwalificeerd als begunstigde van het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, of dat mag worden aangenomen dat een dergelijke kennisgeving normaliter wordt bezorgd aan de personen die beslissen namens de houder van het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat?
(c) Indien vraag 4 (b) bevestigend wordt beantwoord, wordt een kennisgeving die voor het overige conform de voorschriften is, niet conform wanneer zij is gericht aan de „Manager, Regulatory Affairs” van een onderneming die in de groep niet de entiteit is die naar nationaal recht het recht heeft een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat te doen gelden, maar de operationele dochteronderneming of houder van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van invoer en die afdeling „Regulatory Affairs” in de praktijk regelmatig kennisgevingen van parallelimporteurs betreffende het specifieke mechanisme en andere zaken ontvangt?