Een bijdrage van Diederik Donk, advocaat bij The Legal Group – Intellectueel Eigendom Advocaten.
Mediarecht. Vanavond gaat de televisieserie “Johan” van start, welke serie gaat over het leven van de voormalig profvoetballer Johan Cruijff. Cruijff heeft inmiddels laten weten niet blij te zijn met de uitzending van deze televisieserie, maar heeft tot op heden geen juridische stappen jegens de makers en de VPRO ondernomen. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat Cruijff heeft ingezien dat er voor hem weinig tot geen juridische mogelijkheden zijn om deze televisieserie vooraf te verbieden.

Voor het grote publiek is het wellicht vreemd dat de beste Nederlandse voetballer ooit moet dulden dat over hem zonder voorafgaande toestemming een televisieserie wordt gemaakt. Ik zal hieronder uitleggen om welke redenen Cruijff de juiste beslissing heeft genomen.

Onrechtmatige daad?
Bij de beoordeling van de vraag of de voorgenomen uitzending van een televisieserie onrechtmatig kan worden geacht, dient voorop te worden gesteld dat op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) aan ieder het recht op vrijheid van meningsuiting toekomt. Daarnaast geldt dat in artikel 7 van de Grondwet is bepaald dat voor het openbaren van gedachten of gevoelens door – in dit geval een televisieserie – niemand voorafgaand een toestemming nodig heeft wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Al met al wordt krachtens artikel 10 EVRM en artikel 7 van de Grondwet voorkomen dat op het uitzenden van een televisieserie preventieve censuur kan worden toegepast.

Daarnaast geldt echter wel dat het EHRM heeft bepaald dat een wettelijke verplichting om in geval van een dreigend conflict tussen vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van een persoonlijke levenssfeer, de publicatie vooraf aan de betrokkenen te melden als onwenselijk werd beoordeeld. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft onlangs in de uitspraak Heineken ontvoering [IEF 10386] zelfs gesteld dat uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het EHRM van belang acht dat toetsing van de eventuele onrechtmatigheid van een publicatie met het oog op het gewicht dat aan de in artikel 10 EVRM gewaarborgde vrijheden wordt toegekend, pas plaatsvindt nadat betreffende publicatie te kennen van het publiek is gebracht. In de Nederlandse jurisprudentie wordt in algemene zin ook als lijn aangehouden dat slechts na publicatie kan blijken van onrechtmatig gedrag wat kan leiden tot verplichte rectificatie, schadevergoeding of in het meest ernstige geval verbod op verdere publicatie.
Voor wat betreft de inhoud van de serie “Johan”, geldt dat het de maker van een filmwerk over een historische gebeurtenis of persoonlijkheid in beginsel vrijstaat om aan zijn weergave van die gebeurtenissen nieuwe fictieve elementen toe te voegen. Ook staat het hem vrij om gebruik te maken van acteurs die een zekere overeenstemming vertonen met de daadwerkelijk bij de verfilmde gebeurtenissen betrokken personen. Een en ander valt onder de vrijheid van artistieke expressie. Deze vrijheid wordt echter begrensd door het belang dat een bij de verfilmde historische gebeurtenis betrokken persoon erbij kan hebben om niet met de fictieve elementen in verband te worden gebracht.
Voor wat betreft de vraag of bepaalde passages uit de televisieserie Johan als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt, geldt dat in lijn met hetgeen door de Hoge Raad is bepaald [LJN ZD2776 - Danslessen] de verschillende passages niet op zichzelf moeten worden bezien, maar telkens in samenhang met de overige inhoud van de betreffende televisieserie dienen te worden beoordeeld. Daarbij mogen de makers ook fictieve elementen met werkelijke gebeurtenissen vermengen. Daarbij geldt dat zelfs verzonnen gedragingen van de hoofdrolspeler, welke geen weergave vormen van de werkelijkheid, aan het publiek mogen worden gepresenteerd, zolang de openbaarmaker – in dit geval de VPRO – van de televisieserie bij haar uitingen maar voldoende duidelijk maakt dat de televisieserie niet beoogt een feitelijke weergave van het leven van Cruijff te zijn.

Gebruik van de naam “Johan” en/of zijn portret geoorloofd?
In het algemeen geldt dat een geportretteerde die daartoe een redelijk belang heeft zich kan verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaren van zijn portret. Dergelijk redelijk belang kan bestaan uit een privacy belang (bijvoorbeeld indien de geportretteerde naakt is afgebeeld) en/of een commercieel belang.
Het is echter niet zo dat als uitgangspunt voor openbaarmaking van een portret geldt dat daarvoor steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde vereist is. Uit het voorafgaande volgt dat voor wat betreft de voorgenomen dramaserie “Johan” de bekende voetballer zich daartegen zou kunnen verzetten, indien de uitzending bijvoorbeeld afbreuk doet aan of schadelijk is voor de wijze waarop Cruijff zijn naam en/of bekendheid wenst te exploiteren. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien in de betreffende dramaserie Cruijff als drugsgebruiker wordt neergezet.
Daarnaast geldt dat Cruijff een economisch belang zou kunnen hebben om zich tegen openbaarmaking van zijn portret en/of het gebruik van zijn naam te verzetten. Daarbij zou Cruijff zich op het standpunt kunnen stellen dat de televisieserie afbreuk doet aan zijn verzilverbare populariteit en zijn mogelijkheden om zelf dergelijke serie op de markt te exploiteren. Het is echter zo dat de Hoge Raad [3] heeft overwogen dat een commercieel belang weliswaar een redelijk belang kan vormen om zich tegen openbaarmaking van een portret te verzetten, maar indien Cruijff alsdan een redelijke vergoeding wordt geboden, heeft hij geen rechtsgrond meer om de openbaarmaking van de televisieserie te kunnen stoppen. Indien vaststaat dat aan Cruijff daadwerkelijk een redelijke vergoeding is aangeboden, zullen in beginsel bijkomende omstandigheden noodzakelijk zijn om tot het oordeel te komen dat de openbaarmaking van de televisieserie jegens hem onrechtmatig is.

Je gaat het pas zien…
Gelet op het bovenstaande is het niet zo vreemd dat Cruijff jegens de makers van de televisieserie “Johan” en/of de VPRO nog geen rechtsmaatregelen heeft getroffen. De beoordeling van de vraag of de uitzending van de televisieserie jegens Cruijff onrechtmatig is, dient pas plaats te vinden nadat de betreffende publicatie ter kennis van publiek is gebracht. Het op voorhand uit oefenen van preventieve censuur staat op gespannen voet met artikel 10 EVRM en artikel 7 van de Grondwet.
Voor wat betreft het gebruik van de naam Johan en zijn portret, geldt dat dit gebruik in beginsel is geoorloofd, tenzij bijkomende omstandigheden dergelijk gebruik onrechtmatig maken. Dergelijke omstandigheden zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit onnodig grievende scenes en/of uitlatingen omtrent de persoon van Cruijff, waarvan het publiek in alle oprechtheid zou kunnen menen dat de makers van de televisieserie hebben beoogd de werkelijkheid weer te geven. We kunnen vanavond gelukkig zelf beoordelen of dat dit het geval is, maar daarbij geldt natuurlijk wel als uitgangspunt dat je het pas gaat zien, als je het doorhebt.

Diederik Donk

Bas Kist, 'Hoeveel verdien je aan Michael Jacksons hoofd?' NRC 21 februari 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever.
De belastingdienst in de VS heeft de aangifte van de erven van Michael Jackson naar de prullenmand verwezen. Hoewel het bijna vijf jaar geleden is dat Michael Jackson overleed, blijft het rumoerig rond het voormalig popidool. Dit keer gaat het om de aangifte die de erven Jackson, verenigd in de Jackson Estate, hebben ingediend bij de Amerikaanse belastingdienst. In een poging de belastingaanslag te beperken, heeft de Estate de waarde van de nalatenschap van The King of Pop geschat op 7 miljoen dollar (ruim 5 miljoen euro). Dat oogt een beetje mager, moet de Amerikaanse fiscus hebben gedacht.

En dus ontvingen de erven onlangs bericht van de Internal Reneue Service IRS dat de waardering niet helemaal accuraat is: het moet geen 7 miljoen, maar 1,125 miljard dollar zijn (800 miljoen euro). Het belangrijkste verschil van mening tussen de erven en de IRS gaat over de waarde van de intellectuele eigendomsrechten. Dat zijn onder andere het 'merk' Michael Jackson, dat vooral tot uiting komt in zijn image rights of portretrechten, en de auteursrechten op een groot aantal nummers van de Beatles, die Jackson in de jaren '80 van de vorige eeuw verwierf.

Voor de image rights van Jackson hebben de erven in de aangifte een post opgenomen van ruim 1.400 euro. De rechten op de Beatles-nummers zijn opvallend genoeg zelfs op nul gewaardeerd.

Het portretrecht van een beroemdheid is goud waard
Volgens de IRS ligt de waarde van de portretrechten echter eerder rond 300 miljoen euro en mogen de Beatles-liedjes wel voor bijna 365 miljoen europ op het lijstje gezet worden.

Nu is de waardering van ontastbare zaken als merken, portretrechten en auteursrechten ingewikkeld en voor discussie vatbaar, maar wat de Jackson Estate hier heeft gedaan, riekt toch een beetje naar belastingontduiking. Want natuurlijk zijn de image rights van een beroemdheid als Jackson nog steeds goud waard: wat zouden de erven jaarlijks vangen voor het commercieel gebruik van Michaels hoofd op T-shirts of in tv-spotjes? Om maar te zwijgen over de opbrengsten van de Beatles-collectie, waarin nummers als Get Back, Yesterday en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zijn opgenomen.

De Amerikaanse belastingdienst heeft de aangifte van de erven inmiddels naar de prullenmand verwezen en is met een nieuwe aanslag gekomen: bijna 369 miljoen aan belasting en daarbovenop een uitzonderlijk hoge boete van ruim 140 miljoen euro, een zogenaamde gross valuation misstatement penalty.

Bas Kist

Uit het persbericht: Op 28 januari wees het Haagse hof de blokkering van The Pirate Bay door Ziggo en  XS4ALL af omdat die niet effectief zou zijn, zie [https://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=316 en red. IEF 13467]. Die uitspraak staat haaks op het oordeel van rechters in andere Europese landen over blokkering en loopt vooruit op het oordeel van de hoogste Europese rechter dat binnenkort wordt verwacht. BREIN's vordering dat access providers de toegang tot de illegale website moeten blokkeren was door de rechtbank wel al toegewezen [red. IEF 10763, tijdens een actualiteitenlunch op 4 maart a.s. vertelt Arnoud Engelfriet meer over dit onderwerp: meer info en aanmelden].

Opmerkelijk aan de uitspraak van het Haagse hof is dat het de blokkering wel effectief acht ten aanzien van The Pirate Bay en inbreuken via die site maar niet ten aanzien van het totaal aan inbreuken door abonnees van de ISP's. Daarvan neemt het hof aan dat dat gelijk is gebleven omdat het bittorrentverkeer gelijk is gebleven.

Advies van een cassatieexpert dat BREIN heeft ingewonnen geeft een aantal mogelijke cassatiegronden aan. De termijn voor het instellen van cassatie is tot drie maanden na het arrest van het hof.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 29 januari 2014, KG ZA 13-352 (Dick van Hoff Outdooroven)
Uitspraak ingezonden door Nina Hillebrand en Juliette van Balen, IP advocaten.
Auteursrecht. Werkbegrip. Opheffing beslag. Beide partijen handelen in outdoorovens. Van Hoff vordert succesvol gedaagde verhandeling te verbieden van de inbreukmakende oven. In reconventie wordt Van Hoff veroordeeld het gelegde auteursrechtelijke beslag op te heffen. De specifieke combinatie van elementen is het resultaat van subjectieve, creatieve keuzes van Van Hoff. Deze combinatie is voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar. Enkel van de laspunten zichtbaar in de bovenrand aan de voorkant van de Outdooroven kan worden gezegd dat deze zozeer zijn bepaald door de gekozen techniek, dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen.

De verschillen van type 1 zijn onvoldoende teneinde een nieuw en oorspronkelijk werk te maken. De combinatie van de elementen die de Outdooroven tot een werk maken is in die mate terug te vinden, dat de totaalindrukken van beide sterk overeenstemmen.

5.11. Volgens Van Hoff heeft de Outdooroven de volgende kenmerkende elementen:
1. de naam Weltevree geperforeerd in het staal van de Outdooroven tussen de twee compartimenten;
2. de rechthoekige perforatiegaten aan de zijkanten van de oven;
3. de vorm van de pootjes;
4. de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeur;
5. de laspunten zichtbaar in de bovenrand aan de voorkant van de Outdooroven.
De voorzieningenrechter begrijpt het standpunt van Van Hoff, (...) aldus dat hij niet betoogt dat deze volgens hem kenmerkende elementen van de Outdooroven op zichzelf auteursrechtelijke bescherming zouden genieten, maar dat de specifieke combinatie van die elementen wel het resultaat is van de subjectieve, creatieve keuzes van Van Hoff, zodat deze combinatie van elementen in de Outdooroven wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

5.12. [gedaagde] heeft ten verwere aangevoerd dat al deze elementen functioneel dan wel technisch bepaald zijn en/of stijlkenmerken zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan echter enkel van de laspunten zichtbaar in de bovenrand aan de voorkant van de Outdooroven gezegd worden dat deze laspunten zozeer bepaald zijn door de gekozen (las)techniek dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Van de overige elementen kan niet gezegd worden dat de vormgeving en de plaatsing van deze elementen zozeer het resultaat is van een door technische, functionele of stilistische uitgangspunten beperkte keuze dat de Outdooroven niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Uit de door Van Hoff overgelegde voorbeelden van andere buitenkachels en buitenkachels annex ovens, blijkt dat er tal van manieren zijn waarop een buitenkachel annex oven -ook binnen dezelfde stijl- vormgeven kan worden en dat op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk zijn en door Van Hoff bij het ontwerpen van de Outdooroven ook zijn gemaakt. Zo zijn er diverse soorten pootjes mogelijk en bestaan er ten aanzien van de vormgeving van de perforatiegaten, de plaatsing daarvan en het aantal perforatiegaten ook diverse creatieve keuzemogelijkheden. Niet gebleken is dat de Outdooroven in de specifieke vorm (...) al eerder bestond. Weliswaar heeft [gedaagde] (...) afbeeldingen van diverse rechthoekige houtkachels en houtkachels annex ovens overgelegd, maar hoewel deze wellicht op bepaalde punten overeenstemmen met de Outdooroven is de totaalindruk niet hetzelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de (...) genaamd Guido van Dick Geurts andere poten, andere scharnieren van de ovendeur en een andere sluiting van de ovendeur [..] en zit de sluiting van de ovendeur aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant (...). Dit geeft een wezenlijk andere totaalindruk dan de Outdooroven. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de OUtdooroven door de combinatie van de in r.o. 5.11 onder 1 tot en met 4 opgesomde elementen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

5.14. [..] De combinatie van de elementen die de Outdooroven tot een auteursrechtelijk beschermd werk maken als hiervoor omschreven zijn in die mate in [..] terug te vinden dat de totaalindrukken van beide kachels sterk overeenstemmen.

Lees hier de uitspraak:
KG ZA 13-352 (pdf)

European Trademark and Design Network: Common Communication on the Common Practice on the Acceptability of Classification Terms v1.0, 20 February 2014
Merkenrecht. Na het BBIE [IEF 11697] verduidelijkt het EU Trademark and Design Network de zaak IP Translator [IEF 11454]. A set of three guidelines that describes criteria to determine the clarity and precision (or lack of such) of a term has been established: I. A description of goods and services is sufficiently clear and precise when its scope of protection can be understood from its natural and usual meaning.

II. If this scope of protection cannot be understood, sufficient clarity and precision may be achieved by identifying factors such as characteristics, purpose and / or identifiable market sector. Elements that could help to identify the market sector may be, but are not limited to, the following:
• consumers and/or sales channels
• skills and know-how to be used/produced
• technical capabilities to be used/produced.

III. A term may be part of the description of goods and services in a number of classes; it may be clear and precise in a particular class without further specification. For example Furniture (cl 20), Clothing (cl 25). If protection is sought for a specialised category of goods and services or a specialised market sector belonging to a different class, further specification of the term may be necessary. For example Furniture especially made for medical purposes (cl 10), Furniture especially made for laboratories (cl 9), Protective clothing (cl 9), Clothing especially for operating rooms (cl 10), Clothing for pets (cl 18). Tools such as TMclass are available to determine whether the particular category of goods and services needs this further specification or not.

Lees het persbericht

Motion for a European Parliament Resolution, Final report on private copying levies 17 february 2014, (2013/2114(INI))
Thuiskopieheffing. Points out that the cultural sector provides 5 million jobs in the EU and 2.6 % of its GDP, is one of the main drivers of growth in Europe and a wellspring of new and non-relocatable jobs, stimulates innovation and offers an effective means of combating the current recession; Recalls that copyright law should balance the interests of, inter alia, creators and consumers; considers, in this connection, that all European consumers should have the right to make private copies of legally acquired content; Calls on the Commission, therefore, to present a legislative proposal to review Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, including a provision on the full harmonisation of exceptions and limitations, inter alia with regard to private copying.

A virtuous system in need of modernisation and harmonisation (1 - 8)
8. Invites the Member States and the Commission to conduct a study on the essential elements of private copying, in particular a common definition, the concept of ‘fair compensation’ – which at present is not explicitly regulated by Directive 2001/29/EC – and the concept of ‘harm’ to an author resulting from unauthorised reproduction of a rightholder’s work for private use; calls on the Commission to look for common ground as regards which products should be subject to the levy and to establish common criteria for the negotiating arrangement for the rates applicable to private copying, with a view to  enforcing a system that is transparent, equitable and uniform for consumers and creators;

Single collection procedure, clearer consumer information and more efficient reimbursement procedures (9 - 19)
18. Urges the Member States to adopt transparent exemption rules for professional uses in order to ensure that they are exempt, including in practice, from private copy levies in compliance with the case law of the Court of Justice;
19. Calls on the Member States to ensure that private copy levies never have to be paid where the media in question are used for professional purposes, and that various arrangements for the reimbursement of levies paid for professional users are replaced with systems which guarantee that these users are not liable to pay the levy in the first place;

Transparency regarding allocation of revenue (20 - 24)
23. Calls on the Member States to publish reports on the allocation of proceeds in open source format with interpretable data;
24. Urges the organisers of cultural events and performances receiving funding from private copying levies to make their target audience more aware of this by means of additional publicity;

Technical protection measures (25 - 27)
25. Points out that the private copying exemption gives citizens the right to copy freely their musical and audio-visual material from one medium or type of multimedia material to another without the need to seek the authorisation of rightholders, provided that this is for private use;

Licences (28 - 29)
29. Stresses that private copying exception arrangements should apply to certain online services, including certain cloud computing services;

New business models in the digital environment
30. Calls on the Commission to assess the impact on the private copying system of the use of cloud computing technology for the private recording and storage of protected works, so as to determine whether these private copies of protected works should be taken into account by the private copying compensation mechanisms and, if so, how this should be done;

31. Instructs its President to forward this resolution to the Council and the Commission, and to the governments and parliaments of the Member States.

Lees hier het rapport:
17 february 2014, (2013/2114(INI)) (pdf)
17 february 2014, (2013/2114(INI)) (link)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:723 (Amsterdam Waterfront e.a. tegen Het Parool)
Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Publicatie van een artikel in Het Parool gedeeltelijk opgeschort. Met betrekking tot het eerste deel van het artikel is voldoende gelegenheid voor weerwoord gegeven. Voor het tweede gedeelte van het artikel is gezien de ernst en het aantal beschuldigingen geen reële mogelijkheid voor een weerwoord gegeven. Daarbij is ook meegewogen dat het in dat gedeelte van het artikel niet gaat om actualiteit maar de achtergrond daarvan. Het artikel is inmiddels gepubliceerd.

4.8. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter zijn voornemen om een splitsing in het artikel aan te brengen besproken. Eisers hebben ter zitting verklaard dat ook het eerste deel van het artikel zo ernstige beschuldigingen bevat dat een langere reactietermijn noodzakelijk is. De voorzieningenrechter acht de beschuldigingen in het eerste deel echter zodanig te overzien, mede gezien de aankondiging dat over het in dat deel van het artikel aan de orde zijnde kwesties een artikel zou worden geschreven, dat de reeds geboden gelegenheid voor weerwoord voldoende moet worden geacht.

4.9. Het Parool heeft ter zitting als bezwaar tegen de splitsing aangevoerd dat zij het moet hebben van achtergrondartikelen, nu die haar toegevoegde waarde uitmaken in het huidige medialandschap. Dat is op zich aannemelijk, maar dit belang weegt niet zo zwaar dat dit rechtvaardigt dat op een artikel met verschillende ernstige beschuldigingen die betrekking hebben op een lange periode en die als zodanig (nog) niet in de actualiteit zijn, geen reële mogelijkheid voor wederhoor te bieden.

4.10. Na de uitspraak heeft Het Parool nog verklaard dat het eerste deel van het concept-artikel zodanig met het tweede deel verbonden is dat deze niet zijn te scheiden; dit verweer is echter gevoerd nadat de behandeling was gesloten en is dus niet in de beoordeling betrokken.

4.11. Op grond van het voorgaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding eisers met betrekking tot het tweede deel van het artikel meer tijd te gunnen om op de inhoud daarvan te reageren. Het Parool zal worden geboden de publicatie van het tweede deel van het artikel tot donderdag 6 februari 2014 12.00 uur op te schorten. Tot die tijd hebben eisers de mogelijkheid te reageren op dit tweede deel van het artikel. Voor het eerste deel van het artikel zal dus geen opschortingsgebod worden opgelegd.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2014:723 (link)
ECLI:NL:RBAMS:2014:723 (pdf)

Op andere blogs:
MediaReport (24 uur de gelegenheid bieden voor wederhoor is voldoende)

Benelux Gerechtshof 3 februari 2014, A 2013/1/7 (Parfumerie ICI Paris XL tegen Publication France Monde)
Uitspraak ingezonden door Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans, Altius en Heidi Waem, Dieter Delarue, en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Prejudiciële vraag gesteld door Hof van Cassatie [NL]. Benelux Gerechtshof verklaart voor recht: Artikel 2.17, eerste lid, BVIE, dient zo te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE.

6. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest A 2008/1 [IEF 8000] geoordeeld dat na een vernietiging van de beslissing van het BBIE geen reden bestaat de zaak terug te verwijzen. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen.

7. Het hof van beroep beschikt bij de beoordeling van de oppositie over de volle rechtsmacht en is bevoegd alle geschilpunten zowel in feite als in rechte te beoordelen voor zover deze binnen het kader van de aanspraken vallen die voor het BBIE ter discussie stonden. Overeenkomstig hetgeen voor de weigeringsprocedure is overwogen in punt 12, tweede alinea, van het arrest A 2005/1 [IEF 4293], kan het hof binnen dat kader ook rekening houden met feitelijke gegevens die niet aan het BBIE waren overgelegd.

Kosten worden vastgesteld op 1.500 euro

Gestelde vraag:

Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A 2005/1 en A 2008/1, zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE?

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 februari 2014, KG ZA 13-1178 (Ajinomoto tegen Global Bio-Chem Technology)
Octrooirecht. Aanvullende (verhoogde) sancties. Ajinomoto is houdster van octrooien EP 710, EP 712 en EP 912 voor het makenvan L-lysine. Na eerder vonnis [IEF 4671] zijn door GBT zes zendingen van 24 tot 115 ton lysine naar Nederland verscheept. Het voortduren van de inbreuk en het overtreden van het rechterlijk bevel vraagt om aanvullende sancties. De dwangsom wordt verhoogd: een relatief hoge dwangsom van €1.000 per kilogram lysine. De gevorderde controle van toekomstige zendingen wordt afgewezen. Opgavebevel. Recall en publiciteitsbevel over het vonnis (70 lid 2 ROW).

4.5. De dwangsom dient in dit geval op een relatief hoog bedrag te worden bepaald. Een hoge dwangsom is ten eerste gepast omdat GBT zich in het verleden niet aan het rechterlijk bevel heeft gehouden. Ten tweede staat vast dat een overtreding van het bevel lastig vaststelbaar is. Ajinomoto heeft erop gewezen dat alle afnemers van GBT in Nederland tevens afnemer zijn van Ajinomoto. Monsterneming bij afnemers van GBT zet daarom de commerciële relatie van Ajinomoto met haar eigen afnemers onder druk, mede omdat die afnemers niet willen meewerken omdat medewerking hun relatie met GBT op het spel zet. De door GBT voorgestelde oplossing, te weten dat GBT zelf vraagt om een monster, is niet reëel omdat Ajinomoto dan niet kan verifiëren of de samenstelling van dat monster overeenkomt met het aan de afnemers geleverde product. Daarnaast staat tussen partijen vast dat de analyse van een monster kostbaar en tijdrovend is. Ajinomoto heeft, onder verwijzing naar de door Toyobo uitgevoerde analyse, aangevoerd dat een analyse meerdere maanden duurt en ten minste € 30.000,- kost. GBT heeft bestreden dat analyses zoveel tijd vergen, maar ook volgens haar duurt de analyse ongeveer een week en zij heeft de hoogte van de kosten niet (gemotiveerd) bestreden. In het licht van een en ander moet naar voorlopig oordeel worden geconcludeerd dat, zoals Ajinomoto heeft aangevoerd, de ‘pakkans’ van een overtreding van het verbod relatief laag is. Om voor GBT toch een voldoende prikkel te creëren zich dit keer wel aan het bevel te houden, is daarom een relatief hoge dwangsom nodig.

Controle van toekomstige zendingen
4.8. Voor zover Ajinomoto heeft bedoeld haar vordering te baseren op toekomstige inbreuken, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Op zich is juist dat GBT verplicht is schade ten gevolge van toekomstige inbreuken te vergoeden en te beperken, waaronder redelijke kosten ter vaststelling van die inbreuken (artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek). Echter, de vorderingen van Ajinomoto strekken zich uit over iedere toekomstige zending van lysine, ongeacht of het een inbreukmakende variant betreft. Voor een bevel tot beperking van schade ten gevolge van een niet-inbreukmakende zending bestaat naar voorlopig oordeel geen grond. Bovendien heeft Ajinomoto niet gesteld, laat staan voldoende aannemelijk gemaakt dat GBT in de toekomst daadwerkelijk zal doorgaan met het plegen van inbreuk. De gevorderde medewerking is juist nodig omdat Ajinomoto niet weet of GBT zich in de toekomst wel of niet aan het verbod zal houden.

Recall en publiciteit
4.14. Daarnaast is het in dit geval gepast om krachtens artikel 70 lid 12 Row informatie te verspreiden over dit vonnis en over de erkenning door GBT in deze procedure dat zij na het ingaan van het rechterlijk verbod nog op substantiële schaal inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van Ajinomoto. Afnemers en potentiële afnemers van GBT moeten daarvan op de hoogte worden gebracht omdat, zoals Ajinomoto onweersproken en naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd, de afnemers van de inbreukmakende lysine van GBT ook zelf voorbehouden handelingen verrichten en dus inbreuk maken. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat GBT zelf meermalen de publiciteit heeft gezocht over haar octrooigeschil met Ajinomoto. Zo heeft GBT naar aanleiding van het aanhangig maken van de procedure in 2006 beweerd dat zij kon aantonen dat de aantijgingen van Ajinomoto ongegrond zijn (persbericht van GBT, productie 27 van Ajinomoto). Na afloop van de procedure heeft GBT verklaard dat “the Group […] has ceased to use the bacterial strain that is subject to the Judgment for production of L-lysine products” (jaarverslag van GBT, productie 16 van Ajinomoto). De gevorderde publiciteit over het vonnis kan eraan bijdragen een en ander recht te zetten.

Gelieerde partijen
4.15. Het bevel tot instructie van gelieerde vennootschappen, moet worden afgewezen. Ajinomoto heeft geen grond voor dit bevel genoemd, ook niet nadat GBT had aangevoerd dat er geen grond voor bestaat.

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 februari 2014, KG ZA 14-66 (Digital Revolution en Maxperian tegen Samsung)

Inbreuk op essentiële octrooien
4.4. Het betoog van DR en Maxperian dat het persbericht de indruk wekt dat DR en Maxperian op grond van de vonnissen geen enkele met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges meer mogen verkopen, en – meer in het bijzonder – dat ook de remanufactured cartridges onder het verbod vallen, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het persbericht stelt niet dat alle met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges onder het verbod vallen. Het persbericht stelt dat Samsung ontdekte dat “verschillende typen inbreukmakende tonercartridges” verkrijgbaar zijn, dat “de nieuwe inbreukmakende tonercartridges” inbreuk maken en dat drie dealers een voorlopig verbod krijgen om “de betreffende producten” te verkopen. Dat is in overeenstemming met de feitelijke gang van zaken. De aanleiding voor de procedures was immers dat Samsung van mening was dat onder meer DR en Maxperian “verschillende typen inbreukmakende tonercartridges” op de markt brachten, te weten de nieuwe en remanufactured cartridges. Bij de vonnissen is voorshands vastgesteld dat alleen de “nieuwe” cartridges inbreuk maken en zijn “de betreffende producten” verboden.

4.5. DR en Maxperian hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat het publiek uit het persbericht heeft opgemaakt dat alle met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges onder het verbod vallen. Zij hebben hun betoog uitsluitend onderbouwd met de – pas ter zitting naar voren gebrachte en niet onderbouwde – stelling dat klanten regelmatig vragen stellen over het vonnis. Daarmee is niet gezegd dat die klanten uit het persbericht of de daarop volgende publiciteit hebben afgeleid dat alle met Samsung printers compatibele huismerktonercartridges onder het verbod vallen. Daarnaast heeft
Samsung erop gewezen dat de media-uitingen die DR en Maxperian hebben aangehaald als voorbeelden van de doorwerking van het persbericht, uitdrukkelijk melden dat het verbod betrekking heeft op “newbuilt cartridges”, “nagemaakte tonercartridges” of “clones”. Uit dat woordgebruik kan worden afgeleid dat het persbericht de sector wel degelijk duidelijk heeft gemaakt dat het verbod betrekking heeft op niet door Samsung geproduceerde, nieuwe cartridges en dus niet de remanufactured cartridges die DR en Maxperian verhandelen.

4.6. Het feit dat in het persbericht in de meervoudsvorm wordt gesproken over “octrooien”, kan niet leiden tot een ander oordeel. Gelet op het voorgaande moet worden aangenomen dat het publiek die term zo zal begrijp dat de nieuwe cartridges inbreuk maken op meerdere octrooien. Daarbij kan in het midden blijven of die aanduiding volledig juist is (Samsung heeft erop gewezen dat EP 537 een bundel van nationale octrooien is). Voor zover de aanduiding onjuist is, is het publiek daardoor naar voorlopig oordeel niet misleid. Voor het relevante publiek maakt het namelijk geen wezenlijk verschil of de verkoop van bepaalde cartridges is verboden op grond van één octrooi of op grond van meerdere octrooien. Hetzelfde geldt voor de aanduiding van die octrooien

bescherming van rechten en belangen van consumentenbelangen
4.7. Het bezwaar van DR en Maxperian tegen de zin uit het persbericht waarin wordt gesteld dat Samsung met de rechtszaak “de rechten en belangen van consumenten” wil beschermen is ongegrond. Dat het handhaven van octrooirechten indirect de belangen van consumenten dient, is verdedigbaar. In ieder geval kan Samsung niet het recht worden ontzegt dat standpunt naar voren te brengen.

bescherming rechten en belangen van fabrikanten
4.8. Ook het betoog van DR en Maxperian dat het persbericht het publiek misleidt omdat het de indruk wekt dat de door DR en Maxperian verhandelde tonercartridges niet milieuvriendelijk of niet herbruikbaar zijn, moet worden verworpen. Het persbericht stelt niet uitdrukkelijk dat tonercartridges van DR en Maxperian niet milieuvriendelijk of niet herbruikbaar zijn. Het persbericht licht toe welke belangen Samsung met de rechtszaak heeft willen beschermen, waaronder de belangen van “bedrijven die milieuvriendelijke, herbruikbare tonercartridges fabriceren”. Voor zover het publiek daarin leest dat de tonercartridges van DR en Maxperian niet milieuvriendelijk en niet herbruikbaar zijn, is die boodschap naar voorlopig oordeel te impliciet om als misleiding te worden gekwalificeerd. Daarbij weegt mee dat het gaat om een persbericht dat naar buiten is gebracht in de context van een rechtszaak en dat kenbaar afkomstig is van de PR-afdeling van een van de betrokken partijen. Gelet op die context bestaat er naar voorlopig oordeel geen reëel risico dat de gewraakte bewoordingen in het persbericht de gemiddelde klant ervan zullen weerhouden om tonercartridges af te nemen bij DR en Maxperian.

motieven van Samsung
4.9. Het bezwaar dat het persbericht misleidt omdat daarin slechts “altruïstische redenen” voor de procedure worden genoemd terwijl in de procedure vooral de eigen commerciële belangen van Samsung aan de orde waren, is evenmin gegrond. Zoals hiervoor al is overwogen, staat het Samsung in beginsel vrij om aan te geven welke motieven zij heeft om een procedure te starten. Een plicht om daarbij aan te geven dat ook eigen commerciële belangen een rol spelen, vindt naar voorlopig oordeel geen steun in het recht. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument wel weet dat een bedrijf als Samsung zich mede door commerciële motieven laat leiden, ook als dat niet expliciet in haar persberichten staat.

slotsom
4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat geen sprake is van misleidende mededeling, misleidende vergelijkende reclame of misleidende handelspraktijk. Door DR en Maxperian is niet gemotiveerd gesteld op welke grond de handelingen van Samsung anderszins onrechtmatig zijn. De vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

Lees hier de uitspraak:
KG ZA 14-66