Wieke During, ‘Opgestaan is plaats vergaan? Nadere uitleg door het Gerecht over het depot te kwader trouw’, IEF 13851.
Een redactionele bijdrage van Wieke During, Bird & Bird. Het Gerecht heeft in haar arrest van 8 mei 2013 inzake de nietigheidsprocedure tegen het merk ‘SIMCA’ nadere uitleg gegeven aan het begrip kwade trouw uit Verordening nr. 207/2009 (hierna: Merkenverordening).  Het betreft in deze zaak onder meer de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van kwade trouw, wanneer het merk door de derde ten tijde van de aanvraag niet meer werd gebruikt.

Artikel is sterk ingekort, lees het hele artikel hier.
Uit de nadere uitleg van het Gerecht volgt dat kwade trouw niet zomaar van de hand kan worden gewezen, gebaseerd op het enkele feit dat de oudere merken niet meer werden gebruikt ten tijde van het depot te kwader trouw. De oorsprong van het teken, het vroegere zakelijke gebruik daarvan en de commerciële logica waarmee het merk is aangevraagd, zijn relevante factoren die bij de globale beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval kunnen leiden tot kwade trouw.

Wieke During

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Opdracht tot domeinverkrijging?
B) Recessionista is een beschrijvende term voor modebewuste personen met beperkt budget
C) Volgens Google zijn de bezoekers vooral uit landen waarin O2 niet actief is 
D) De stad Quebec verkrijgt quebec.com niet
E) Rotterdam The Hague Airport krijgt RTHA.nl niet van Running Team Heemstede-Aerdenhout
F) Robert Kennedy College maakt zijn connectie met Robert Kennedy University niet duidelijk
G) businessmodel is om voornamelijk drie-letter-domeinnamen te registreren, legitiem belang
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0211 (purdeys.com) > Complaint denied
A) Bijzondere situatie, waarin eiser verweerder eerst de opdracht geeft om de domeinnaam voor hem te verkrijgen. Domeinnaam is geregistreerd op 8 mei 2009. Merkhouder (Verenigd Koninkrijk) is houder van het merk Purdey's sinds 13 januari 1995. Verweerder is een partij die voor derden domeinnamen registreert en probeert te verkrijgen. Begin januari 2014 benadert eiser verweerder per e-mail met de vraag: “We would be interested to purchase purdeys.co.uk & am also interested in purdeys.com if you could supply this also? What would be the process to get hold of these?” Verweerder – die de domeinnaam klaarblijkelijk nog niet bezat – vatte de e-mail van eiser op als opdracht en ging aan de slag om de domeinnaam te verkrijgen. Uiteindelijk koopt zij de domeinnaam voor 3000 USD. Zij biedt de domeinnaam, tezamen met de domeinnaam purdeys.co.uk dan ook te koop aan aan eiser. Nu verweerder de opdracht van eiser kreeg om de domeinnaam te kopen, is er geen sprake van (registratie) te kwader trouw.

The Respondent also submitted in his Response copies of email exchanges between himself and domains@mail.tradenames.com between January 14, 2014 and January 21, 2014, which provide tangible evidence that he actually purchased the disputed domain name <purdeys.com> for USD 3,000 after and pursuant to the request from the Complainant’s representative. In these circumstances, the offer made by the Respondent to the Complainant on January 17, 2014 to sell both the recently acquired <purdeys.com> domain name and the <purdeys.co.uk> domain name for GBP 2,995 is not behaviour which can be viewed as abusive. The documents in evidence suggest that the Respondent was doing exactly what he believed the Complainant asked him to do.
Therefore, the Panel finds that the Respondent was not acting in bad faith when it acquired the disputed domain name <purdeys.com> in January 2014 or when he subsequently offered to sell it for the amount described above.

WIPO D2013-2254  (therecessionista.net) > Complaint denied
B) Eiser is merkhouder van meerdere « The Recessionista« merken. Oudste merk is een merk dat sinds 2009 is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Verweerder heeft de domeinnaam eind 2012 geregistreerd en gebruikt de website voor een weblog over mode in de recessie. Op het weblog wordt geadverteerd naar producten die eiser aanbiedt op eBay. Eiser toont onvoldoende aan dat er geen sprake is van een eigen recht of legitiem belang, daarnaast ook geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Belangrijke overweging bij beide elementen is dat het woord « Recessionista« een beschrijvende term is voor modebewuste personen met een beperkt budget.

Having said that, though, Internet searching also demonstrates that “recessionista” is a defined descriptive term in numerous online dictionaries, referring to fashion-conscious individuals with limited financial means. Consequently, even if the Respondent had been aware of the Complainant’s trademarks, it seems entirely possible that the Respondent may have adopted the disputed domain name in the belief that it comprised descriptive terms directly relevant to the content of a website offering economical fashion tips and discounted second-hand fashion merchandise for sale, which is the use to which the Respondent put the disputed domain name. It is not clear, therefore, that the Respondent has used the disputed domain name to intentionally attract Internet users by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s trademark for commercial gain in a way that would amount to registration and use in bad faith under the Policy.

WIPO D2014-0070 (o2cinemas.com; o2tvseries.com; o2videos.com) > Complaint denied
C) Eiser is een bekend telecombedrijf dat in meerdere landen het merk « O2« heeft geregistreerd. De oudste registratie dateert van 1999. De door verweerder geregistreerde domeinnamen bevatten allen het merk van eiser gevolgd door een toevoeging die te maken heeft met televisie en film. De oudste domeinnaam dateert van 2008. Geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk. De eis loopt echter stuk op het tweede vereiste : de geschillenbeslechter oordeelt dat verweerder een eigen recht en/of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De geschillenbeslechter beoordeelt de argumenten van eiser hierbij als « speculatief« . Verweerder is actief onder de domeinnamen en heeft blijkens Google veel bezoekers uit India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Indonesië. Dit zijn landen waarin eiser niet actief is. Eis wordt afgewezen.

Complainant’s arguments can be characterized as somewhat speculative in nature, suggesting without any evidentiary basis that Respondent did not have any “actual interest” in the domain names, and positing that sale of the websites to third parties would not be “far-fetched”.
Respondent has provided evidence of at least some basis for rights or legitimate interests in the domain names, including:
(1) the Respondent’s websites are active, with a significant number of users;
(2) Respondent has developed some form of independent reputation, evidenced for example by a large number of Facebook followers;
(3) Respondent has denied any intention of trading on the reputation of Complainant;
(4) data from Google Analytics and Alexa for the Respondent’s principal website “www.o2cinemas.com” shows a high percentage of users (over 90%) from India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia, countries where Complainant has no business presence, and no evidence of search keywords linked to Complainant’s business;
(5) the Respondent has never attempted to sell the disputed domain names; to the contrary, Respondent is evidently “working hard” to develop its own associated websites.

WIPO D2013-2181 (quebec.com) > Complaint denied
D) Eiser is de Canadese plaats Quebec, vertegenwoordigd door een minister. Eiser heeft sinds 1968 meerdere merken onder de naam “Quebec” geregistreerd. Verweerder heeft de domeinnaam in 1998 geregistreerd. Op de website die onder de domeinnaam hangt staat allerhande informatie over de regio Quebec, wordt geadverteerd over producten en diensten in de regio en wordt bijvoorbeeld verwezen naar een website waar tickets naar Quebec kunnen worden aangeschaft. Door verweerder wordt niet gedaan alsof hij op enige wijze gelieerd is aan het bestuur van Quebec. Er wordt geen verwarring gewekt. Derhalve sprake van eigen recht en/of legitiem belang en geen sprake van gebruik en registratie te kwader trouw. De geschillenbeslechter merkt nog op dat wanneer verweerder deze intentie wel had gehad, zij in de afgelopen 15 jaar genoeg tijd had gehad om een dergelijke website te maken. Daar is nu geen sprake van. Eis wordt afgewezen.

“Likewise, the facts of the case do not bring it easily within sub-paragraph 4(b)(iii) of the Policy. Again, the fact that Respondent registered and used the Disputed Domain Name for an apparently legitimate purpose and retained it for 15 years, continuing to do the same thing with it during that period does not fit comfortably with the notion of Respondent wanting to disrupt Complainant’s business. Again it must be remembered that this intention must be shown to be the registrant’s primary intention. There is no evidence that Respondent had any such intention or evidence of any facts from which such an inference could be drawn.

WIPO DNL2013-0062 (rtha.nl) > Complaint denied
Eiser is Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Eiser stelt handelsnaamrechten te hebben in de afkorting RTHA. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2010 om te gaan gebruiken voor zijn hardloopclub (Running Team Heemstede – Aerdenhout). Daar is tot op heden weinig mee gebeurd. Geschillenbeslechter oordeelt dat eiser geen handelsnaamrechten heeft op de afkorting RTHA en dat zij de domeinnaam derhalve niet kan claimen. Eis loopt stuk op eerste element.

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam RTHA, die als zodanig in het handelsregister staat vermeld. Verweerder heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres de handelsnaam pas op 4 oktober 2013 heeft ingeschreven, weliswaar met terugwerkende kracht tot 10 februari 2010. Verweerder heeft tevens bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres de domeinnaam <rtha.com> eerst in december 2010 heeft geregistreerd. Uit de stellingen van beide partijen blijkt verder dat Eiseres deze domeinnaam daarna snel in gebruik heeft genomen.
Omdat, blijkbaar anders dan Eiseres meent, een recht op een handelsnaam niet ontstaat doordat zij in het handelsregister wordt ingeschreven, maar door daadwerkelijk gebruik om de onderneming in het economisch verkeer te onderscheiden, moet de Geschillenbeslechter vaststellen of “RTHA” daadwerkelijk door Eiseres als handelsnaam wordt gebruikt (zie Meubelvoordeel VOF v. Meubelvoordeel Oldenzaal, WIPO Zaaknr. DNL2010-0070 en Vermeeren Advocatuur & Mediation B.V., h.o.d.n. De Letselschade Raetsman v. K. Rodenberg, WIPO Zaaknr. DNL2013-0032). Omdat Eiseres hierover niets anders heeft aangevoerd dan dat de handelsnaam in het handelsregister staat ingeschreven (hetgeen, zoals gezegd niet relevant is) en dat zij om praktische redenen de domeinnaam <rtha.com> voert, heeft de Geschillenbeslechter de website van Eisereskortbezocht. Gebruik van het internetadres “www.rtha.com” blijkt automatisch door te linken naar het internetadres “www.rotterdamthehagueairport.nl”. Op de bijbehorende website wordt alleen de handelsnaam “Rotterdam The Hague Airport” gevoerd. Indien “rtha” in het zoekvenster wordt ingetypt verschijnen er zeventien “hits”, die op één na naar emailadressen onder de domeinnaam <rtha.com> verwijzen. De tekst onder het hoofdje “Project Startbaan” vermeldt onder meer “Dát is het doel van het werkgelegenheidsproject dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de politie Eenheid Rotterdam en de Gemeente Rotterdam gaan organiseren en uitvoeren.” , “Al eerder draaide RTHA samen met de politie soortgelijke werkgelegenheidsprojecten: (..)”, en “Toen Roland Wondolleck (algemeen directeur RTHA) en Frank Paauw (politiechef Eenheid Rotterdam) elkaar recentelijk spraken (..)”. Er plegen weliswaar lage eisen te worden gesteld aan de intensiteit van het gebruik van een handelsnaam, maar in casu is het gebruik van de aanduiding RTHA meer een afkorting dan een handelsnaam en overigens ook dermate incidenteel dat niet aannemelijk is dat RTHA door Eiseres als handelsnaam wordt gevoerd.

WIPO D2014-0031 (kennedyuniversity.com) > Complaint denied
Eiser is het Zwitserse 'Robert Kennedy College'. Eiser stelt merkhouder te zijn van de Zwitserse merknaam «Robert Kennedy University » welke in 1999 is geregistreerd. De geschillenbeslechter bemerkt echter dat de houder van deze merknaam niet 'Robert Kennedy College' is maar 'Robert Kennedy University'. Ook de door de eiser opgegeven contactgegevens komen niet met de contactgegevens van de merkhouder overeen. Door eiser wordt in zijn eis niet zijn connectie met de merkhouder duidelijk gemaakt. Daarnaast worden er door de eiser ook geen stukken overgelegd waaruit een link zou blijken (sterker nog er worden geen stukken overgelegd). Eiser bewijst dus niet dat hij rechten heeft op de naam. Hiermee gaat de hele eis ten onder.

The Complainant claims that it is the owner of a Swiss registered trademark for the word mark ROBERT KENNEDY UNIVERSITY. However, as noted in the Factual Background section above, this trademark is not in the Complainant’s name but is owned by an entity named “Robert Kennedy University” which has a different address in Zurich from the one supplied by the Complainant. The Complainant does not explain the connection between it and the owner of this mark. Are “Robert Kennedy College” and “Robert Kennedy University” interchangeable names for the same institution? Does the trademark belong to a related entity of which the Complainant is a subsidiary or parent? The Panel does not know on the available record. Furthermore, although the Complainant asserts that it is also the owner of other marks, copies of these are not produced, such that the Panel cannot find any support for the Complainant’s contentions from the manner in which the other marks are held.

WIPO D2013-1817 (agl.com) > Complaint denied
G) Eiser is een Australische energiemaatschappij dat sinds 1999 merkhouder is van diverse (Australische) “AGL” merken. Verweerder is een Amerikaanse domeinnaamhandelaar die vooral domeinnamen registreert die uit drie-letter-combinaties bestaan. De domeinnaam is eveneens in 1999 geregistreerd en in 2011 door verweerder verkregen. Sindsdien bevindt zich onder de domeinnaam een pay-per-click website waarvan de links de laatste tijd verwijzen naar websites die te maken hebben met de corebusiness van eiser. Geschillenbeslechters zijn het niet met elkaar eens. Meerderheid (twee geschillenbeslechters) is van mening dat er aan de zijde van verweerder sprake is van een eigen recht/legitiem belang nu het het businessmodel is van verweerder om voornamelijk drie-letter-domeinnamen te registreren. Eén geschillenbeslechter is het hiermee oneens. Hij is van mening dat dit feit geen eigen recht of legitiem belang in deze domeinnaam met zich brengt. De verweerder moet volgens hem meer naar voren brengen. Met name niet nu de links op de website naar concurrerende websites verwijzen. Echter, de meerderheid wordt gevolgd. Eis wordt derhalve afgewezen.

Panelist Christie considers that the Respondent must show something other than mere commercial attractiveness of the disputed domain name to establish rights or legitimate interests in it. In particular, the Respondent must establish some bona fide connection between its activities (actual or proposed) and the disputed domain name, such as those specified in paragraph 4(c) of the Policy – that is, such as by using the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services, being commonly known by the disputed domain name, or making a legitimate non-commercial or fair use of the disputed domain name. The Respondent has not and, in Panelist Christie’s view, cannot in this case make out any such connection between the disputed domain name and its business activity – which is to capitalize on the value of the Complainant’s trademark by using the disputed domain name to obtain pay-per-click revenue by linking to third party websites most or all of which are related to the Complainant’s field of business, in the most recent version of the Respondent’s website.

Vzr. Rechtbank Gelderland 18 april 2014, IEF 13847 (De Telefoongids tegen Telefoonboek)
Uitspraak ingezonden door Linda Eijpe, Skoop Advocaten en Annelies van Zoest, Zoest Legal. Onjuiste en misleidende, ongeoorloofde vergelijkende reclame (6:194(a) BW). Merkenrecht. Telefoonboek exploiteert telefoonboek.nl en telefoongidsopzegweken.nl. Zij adverteert met "van Gids naar Boek kan u honderden euro's besparen" met een "volledige vergelijking" onder meer van het aantal medewerkers en het wagenpark (klik op afbeelding links). DTG onderneemt meer dan alleen het uitgeven van de papieren Gids en de website en daarom is een vergelijking tussen de ondernemingen in een productvergelijking niet relevant. Het aanbieden van een opzegmogelijkheid is niet als onrechtmatig aan te merken.

Het wordt Telefoonboek verboden vergelijkende, prijsvergelijkende reclame te maken of claims te doen zonder te specificeren om welke producten het gaat, en te vergelijken tussen de aard en de verbonden kostenstructuur in een prijsvergelijk. Tevens volgt een verbod op woord- en beeldmerken van DTG.

Leestips:
4.7: In de prijsvergelijking wordt het ProPakket van DTG vergeleken met een digitaal product van Telefoonboek. De vergelijking is dus niet een vermelding in de papieren gids met een in de digitale gids.

4.10: Telefoonboek heeft bezoekersgegevens van DTG van 2010 tot 2012 gebruikt, dat is geen actuele vergelijking en in de vergelijking is niet het bezoekersaantal van aan detelefoongids.nl gerelateerde websites meegenomen (vinden,nl, zoeken.nl, 1888.nl).

4.13: DTG onderneemt meer dan alleen het uitgeven van de papieren Gids en de website. Daarom is een vergelijking tussen de ondernemingen in een productvergelijking niet relevant.

4.14: Dalende cijfers geven geen actuele bezoekerscijfers anno 2014 aan.

4.15: Het aanbieden van een opzegmogelijkheid is niet als onrechtmatig aan te merken.

4.16: Voor een rectificatie is te weinig belang aangetoond, er waren slechts 271 unieke bezoekers op telefoongidsopzegweken.nl met een 39,3% bouncepercentage.

CAOP, Den Haag, dinsdag 27 mei, 12.00 tot 15.15 uur. U procedeert steeds vaker met een beroep op EU-geharmoniseerde, nog niet uitgekristalliseerde, juridische begrippen. Principiële zaken waar cassatie of een prejudicieel verzoek niet is uitgesloten. Deze lunchcursus is bedoeld voor IE-advocaten die willen weten hoe ze succesvol kunnen procederen in hoger beroep, met het oog op eventuele cassatie. Lopende cassatieberoepen die uw zaken kunnen beïnvloeden, komen aan bod.

Actuele ontwikkelingen in het Intellectuele Eigendomsrecht in brede zin komen aan bod (Svensson, Bulldog/Red Bull, Lundbeck en Novisem/AIB).

Deze cursus biedt verdieping en verbreding voor de specialist met voorkennis. Er is volop gelegenheid tot discussie.

Programma
11.45 - 12.00 Intekenen/lunch
12.00 - 13.30 Het duo professor Willem Hoyng en mr. Annete Hirschfeld (Hoyng Monegier):

a) Wat kan en wat kan niet in cassatie
b) Octrooirecht en cassatie
c) procesrecht en cassatie

13.30 - 13.45 pauze
13.45 - 15.15 Het duo professor Tobias Cohen Jehoram, mr. Vivien Rörsch (De Brauw Blackstone Westbroek):

d) Do’s and don’ts in appel met oog op cassatie
e) Merken-, modellen- en auteursrecht in cassatie
f) Cassatietactiek

Er zijn 3 PO-punten toegekend door de Orde van Advocaten.

Locatie
CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Adres en route, plattegrond.

Kosten deelname
€ 350 Per persoon,
€ 295 Sponsors IE-Forum, en
€ 100 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)

Genoemde prijzen zijn excl. BTW, inclusief lunch, koffie, thee en documentatie. Komt u in aanmerking voor korting, selecteer de juiste prijs in het bestelformulier, uw factuur wordt direct toegezonden als bevestiging.

HvJ EU 15 mei 2014, zaak C-97/12P, IEF 13849 (Vuitton Malletier / BHIM) - dossier
Hogere voorziening tegen Gerecht EU [IEF 10669], waarbij het Gerecht gedeeltelijk het beroep van houdster van het gemeenschapsbeeldmerk, dat een sluitmechanisme weergeeft, heeft toegewezen. Het beroep wordt afgewezen. Het Gerecht EU heeft geen fout begaan door de toepassing van jurisprudentie over driedimensionale merken op een tweedimensioneel beeldmerk.

The first part of the single ground of appeal: the General Court erred in law in applying to the mark at issue the case-law relating to three-dimensional marks
54      It follows from that latter finding that the case-law relating to three-dimensional marks must be applicable also where only part of the product designated is represented by a mark. As the General Court noted in paragraph 25 of the judgment under appeal, such a mark no more consists of a sign independent of the appearance of the product it designates than a figurative mark representing the entire product (order in Wilfer v OHIM, paragraph 59).

55      Contrary to Louis Vuitton’s submissions, even if the application of the case-law relating to three-dimensional and figurative marks constituted, respectively, by the shape of the product concerned or by a representation of that shape presupposes the existence of a link between the mark and that product which will be recognised by the relevant public, such a mark need not be perceived as an essential part of the product concerned. Accordingly, the General Court correctly held in paragraph 27 of the judgment under appeal that a figurative mark constituted by part of the shape of the product which it designates is not independent of the appearance of the product it designates in so far as the relevant public perceives it, immediately and without particular thought, as a representation of a particularly interesting or attractive detail of the product in question rather than as an indication of its commercial origin.

56      Consequently, the General Court did not err in law in referring to the case-law applicable to three-dimensional marks. Accordingly, the argument relied upon in this connection in support of the first part of the single ground of appeal must be rejected as unfounded.

64      It follows from the foregoing considerations that the first part of that single ground, which is in part unfounded and in part inadmissible, must be rejected in its entirety.

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, IEF 13848 (Telefoongids.com tegen Stichting Gilde)
Uitspraak ingezonden door Derya Ada, Kneppelhout & Korthals. Als randvermelding. Telefoongids.com heeft Stichting Gilde telefonisch benaderd en per fax een offerte gestuurd voor plaatsing in het bedrijvengedeelte van haar gids. De overeenkomst voorziet niet in de consumptiebehoeften van een particulier en de wet OHP (6:193a BW) is niet van toepassing. De rechtbank heeft ten onrechte Telefoongids.com belast met het bewijs. Wel wordt dwaling aangenomen. Stichting Gilde wist niet en kon ook niet weten dat haar gegevens in het databestand van Telefoongids.com waren opgenomen, terwijl haar gegevens al jarenlang standaard in de telefoongids van KPN zijn opgenomen. Het vonnis IEF 12357 wordt bekrachtigd.

3.11 De overkomst tussen Stichting Gilde en Telefoongids.com heeft betrekking op het vermelden van Stichting Gilde als adverteerder in het bedrijvengedeelte van Telefoongids.com. De overeenkomst voorziet derhalve niet in de consumptiebehoeften van Stichting Gilde als particulier. Stichting Gilde kan dus niet worden gekwalificeerd als consument in de zin van artikel 6:193a lid 1 onder a BW. De wet op de oneerlijke handelspraktijken is dus niet rechtstreeks van toepassing.

3.13 Ook in de wetsgeschiedenis van de Wet op de oneerlijke handelspraktijken is voor de door Stichting Gilde bepleite reflexwerking geen steun te vinden. Integendeel, in de nadere memorie van antwoord inzake de aanpassing van boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken heeft de minister destijds aangegeven dat kleine zelfstandigen die worden gedupeerd door oneerlijke handelspraktijken hiertegen kunnen optreden op basis van de bestaande mogelijkheden in het burgerlijk recht zoals onrechtmatige daad, dwaling of bedrog. Van belang is verder dat het hier niet gaat om de door de minister gesuggereerde mogelijke reflexwerking van de zwarte lijsten als opgenomen in de artikelen 6:193g en 193i BW ter invulling van de algemene onrechtmatigheidsbepaling van artikel 6:162 BW, maar om de omkering van de bewijslast zoals neergelegd in art. 6:193j BW.

3.18 Artikel 6:228 lid 1 a BW bepaalt, voor zover hier van belang, dat een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, vernietigbaar is indien de dwaling is te wijten aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou zijn gesloten. Artikel 6228 lid 1 onder a BW veronderstelt dus juist dat voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst door de wederpartij een inlichting is verstrekt die de onjuiste veronderstelling heeft veroorzaakt. Bij de beoordeling van de vraag of Stichting Gilde een beroep op dwaling toekomt, speelt het eerste gesprek dus wel degelijk een cruciale rol.

3.20 Op grond van de mededelingen, of beter gezegd de vragen, van de callcenter medewerker van telefoongids.com mocht Stichting Gilde naar het oordeel van het hof ervan uitgaan dat het ging om een controle van haar standaardvermelding in de telefoongids van KPN. Stichting Gilde behoefde op grond van die mededelingen niet te verwachten, zoals Telefoongids.com betoogt, dat het ging om de vermelding van haar gegevens in het databestand van Telefoongids.com. Stichting Gilde wist immers niet, en kon ook niet weten, dat haar gegevens in het databestand van Telefoongids.com waren opgenomen. Daartoe had Stichting Gilde, zoals zij onweersproken heeft gesteld, geen opdracht of toestemming gegeven, terwijl haar gegevens al jarenlang standaard in de telefoongids van KPN waren opgenomen. Volgens Telefoongids.com ging het om een betaalde vermelding op haar website telefoongids.com waardoor Stichting Gilde beter vindbaar zou zijn. Stichting Gilde heeft de overeenkomst dus gesloten met een onjuiste voorstelling van zaken. Stichting Gilde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij overeenkomst niet zou hebben gesloten, als zij de juiste stand van zaken zou hebben geweten. Het causale verband tussen de dwaling en het aangaan van de overeenkomst is door Telefoongids.com ook niet betwist. De vordering van Stichting Gilde kan daarom met succes op artikel 6:228 lid 1 sub a BW worden gebaseerd.

Lees de uitspraak:
Afschrift IEF 13848
ECLI:NL:GHARL:2014:3884

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2014, IEF 13846 (AutoDesk tegen ZWSoft c.s.)
Auteursrecht. Zie eerder tussenvonnis IEF 13794. De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd voor zover vorderingen betrekking hebben op inbreuken buiten Nederland en beveelt afgifte van kopie van de broncodes van ZWCAD+ 2012 en ZWCAD+ 2014, inclusief de build en mastering scripts, third party binary components en libraries. Dat het Chinese strafrecht het depot van de broncodes bij een niet-geregistreerde partij verbiedt, volgt niet uit verklaringen van de twee software-industrieverenigingen.

2.8. Naar aanleiding van het bezwaar van ZWSoft c.s. dat zij de broncode van haar programma niet buiten Chinees grondgebied mag brengen, is bij het tussenvonnis beslist dat de broncode dient te worden afgegeven aan een bewaarder in China. Na het tussenvonnis, in haar brief van 16 april 2014, heeft ZWSoft c.s. voor het eerst betoogd dat de Chinese autoriteiten het in bewaring geven van de broncodes aan een bewaarder die niet is geregistreerd bij en goedgekeurd door “de relevante Chinese toezichtorganen”, als een deponering buiten het grondgebied van China aanmerken. In verband met deze eisen zou ZWSoft c.s. zich naar eigen zeggen blootstellen aan strafrechtelijke vervolging als zij de broncodes aan Alvarez & Marsal zou verstrekken.

2.9. (...) De enige uitzondering doet zich volgens haar voor als het gaat om staatsgeheimen, maar gesteld noch gebleken is dat de te deponeren broncodes staatgeheimen bevatten. Dat het Chinese strafrecht het depot van de broncodes bij een niet-geregistreerde partij verbiedt, volgt ook niet uit de verklaringen van de Guangzhou Software Industry Association en de Chinese Software Industry Association die ZWSoft c.s. heeft gevoegd bij haar brief van 16 april 2014.

2.10. Gezien het vorenstaande zal de voorzieningenrechter A&M Shanghai benoemen tot gerechtelijk bewaarder van de broncodes van ZWCAD+ 2012 en ZWCAD+ 2014, inclusief de build en mastering scripts, third party binary components en libraries (zie r.o. 4.16 van het tussenvonnis).

Conclusie AG 14 mei 2014, zaak C‑219/13, IEF 13845 (K Oy) - dossier
Als randvermelding. BTW. Fiscale neutraliteit. Toepassing van verlaagd btw-tarief enkel op gedrukte boeken, met uitzondering van boeken op andere fysieke dragers (cd’s, cd-roms, USB-sticks), is volgens advocaat-generaal toegestaan. Het is niet van belang of er sprake is van een luisterboek of dat er van een e-boek op een andere fysieke drager een gedrukt boek bestaat met dezelfde inhoud. Conclusie AG:

Artikel 98, lid 2, eerste alinea, van en bijlage III, punt 6, bij richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zoals in dat punt 6 gewijzigd bij richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een nationale wettelijke regeling volgens welke een verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde geldt voor gedrukte boeken, terwijl boeken op een andere fysieke drager zoals een cd, cd-rom of USB-stick aan het normale tarief van de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen, op voorwaarde dat laatstbedoelde boeken uit het oogpunt van de gemiddelde consument van de betrokken lidstaat niet soortgelijk zijn aan eerstbedoelde boeken doordat zij niet aan dezelfde behoeften van deze consument voldoen, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

Dit antwoord verschilt niet naargelang het boek bedoeld is om te worden gelezen of te worden beluisterd (luisterboek), van het luisterboek of boek op cd, cd-rom, USB-stick of een soortgelijke fysieke drager een gedrukt boek met dezelfde inhoud bestaat, of in het boek op een andere fysieke drager dan papier technische kenmerken van de drager kunnen worden benut, zoals een zoekfunctie.

Gestelde vraag:

Verzetten artikel 98, lid 2, eerste alinea, van en bijlage III, punt 6, bij [de btw-richtlijn], zoals in dat punt 6 gewijzigd bij richtlijn 2009/47, zich, gelet op het neutraliteitsbeginsel, tegen een nationale regeling volgens welke op gedrukte boeken een verlaagd btw-tarief van toepassing is, terwijl voor boeken op andere fysieke dragers, zoals cd’s, cd-roms of USB-sticks, het normale tarief geldt?

Is het voor het antwoord op bovenstaande vraag van belang of
–        het boek bedoeld is om te worden gelezen of te worden beluisterd (luisterboek),
–        van het luisterboek of e-boek op cd, cd-rom, USB-stick of een soortgelijke fysieke drager een gedrukt boek bestaat met dezelfde inhoud,
–        in het boek op een andere fysieke drager dan papier technische kenmerken van de drager kunnen worden benut, zoals een zoekfunctie?

Conclusie AG 14 mei 2014, zaak C-205/13, IEF 13844 (Hauck) - dossier
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Antoon Quaedvlieg, Sven Klos en Sjo Anne Hoogcarspel, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Vormmerk. Verstelbare Tripp Trapp-kinderstoel. Weigering van inschrijving of nietigverklaring. Driedimensionaal teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Conclusie AG: 1) Het begrip vorm ‚die door de aard van de waar bepaald wordt’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de [Eerste merkenrichtlijn (89/104/EEG)] ziet op de vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar. Daarbij is van geen belang of die waar ook een andere, alternatieve vorm kan aannemen.

2)      Het begrip vorm ‚die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van deze richtlijn heeft betrekking op de vorm waarvan de esthetische kenmerken een van de hoofdelementen zijn die de marktwaarde van de betrokken waar bepalen, waarbij deze tegelijkertijd een van de redenen zijn waarom de consument beslist deze waar te kopen. Deze uitlegging sluit niet uit dat de waar andere kenmerken bezit die belangrijk zijn voor de consument.

De perceptie van de gemiddelde consument is een van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de toepasselijkheid van de betrokken grond voor weigering van inschrijving, onder meer naast omstandigheden als de aard van de onderzochte warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met concurrerende goederen, en het bestaan van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Geen enkele van deze omstandigheden is als zodanig doorslaggevend.

3)      Eenzelfde teken kan tegelijkertijd worden getoetst aan de gronden van artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, van deze richtlijn, maar de grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van het merk bestaat enkel wanneer minstens is voldaan aan alle voorwaarden voor toepassing van een van deze gronden.”

Gestelde vragen:

1)      a)     Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, [eerste streepje], van richtlijn [89/104] zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?

b)      Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2)      a)     Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, [derde streepje], van richtlijn [89/104], zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

b)      Is van ‚een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’(4) in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

c)      Is voor de beantwoording van vragen 2.a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als ‚wezenlijk’ in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

d)      Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3)      Dient art. 3 lid 1 van richtlijn [89/104], zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder [het eerste streepje] bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder [het derde streepje] bedoelde?

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 mei 2014, IEF 13843 (Het Anker tegen Montis)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens, Van der Steenhoven advocaten. Executievonnis na arrest (Hof Arnhem-Leeuwarden hier). Berekening winst. Montis is voornemens om uitsluitend de winstafdracht te executeren. Het Anker mag verliezen gedurende een aantal jaren per model in mindering brengen op de positieve resultaten per model gedurende andere jaren. Nu het Anker reeds een deel van haar vaste kosten in mindering heeft gebracht op de omzet en de door haar zelf gepresenteerde cijfers niet heeft aangepast gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling dat nog andere vaste kosten in mindering moeten worden gebracht. Nu uit de beide opgaven van de registeraccountant van Het Anker volgt dat op de bepaalde modellen over de jaren 2002 tot en met 2007 een winst is gemaakt van €42.839,92 en op de overige modellen verlies heeft geleden, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Montis gerechtigd is het vonnis op het onderdeel van winstafdracht tot dat bedrag te executeren.

4.14 (...) Nu het Hof niet een tijdsduur heeft aangegeven, bijvoorbeeld per jaar of per maand, maar uitsluitend een aaneengesloten periode tot 2008 heeft genoemd is de voorzieningenrechter van oordeel dat de meest gerede uitleg is: de winst die door je jaren heen is verkregen per model. Per model mag dan het verlies geudrende die periode tot 2008 op dat model in mindering worden gebracht op de behaalde winst op hetzelfde model.

4.16. Nu uit de beide opgaven van de registeraccountant van Het Anker volgt dat Het Anker op de modellen Kira, Rio en Twiggy over de jaren 2002 tot en met 2007 een winst heeft gemaakt van €42.839,92 en op de overige modellen verlies heeft geleden, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Montis gerechtigd is het vonnis op het onderdeel van winstafdracht tot dat bedrag te executeren. De vordering sub 1 zal aldus worden toegewezen dat executieverbod wordt opgelegd dat uitsluitend betrekking heeft op de veroordeling tot afdracht van nettowinst door Het Anker aan Montis voor zover die executie een bedrag van €42.839,92 te boven gaat.