Merkenrecht

IEF 192

Diesel wint

Rechtbank Amsterdam,29 december 2004, LJN: AT3893,187965. Diesel tegen Makro. Zaak over gebruik Dieselmerken door Makro. Rechtbank verklaart zich onbevoegd voor wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en verwijst de zaak in zoverre naar de rechtbank te ’s-Gravenhage als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, maar oordeelt wel over de rest van de vorderingen.

Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff-jurisprudentie in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de om-standigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impliciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de bepaling in artikel 1.4 (Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GE-BIED passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen.) van de overeenkomst bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan FLEXI CASUAL toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestem-ming van Diesel onder de DIESEL-merken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek, zo moet die bepaling naar het oordeel van de rechtbank worden uitgelegd, staat het FLEXI CASUAL vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten. Onbestreden is dat door COSMOS op aanzienlijke schaal, schoenen met de DIESEL-merken, op de markt zijn gebracht, terwijl gesteld noch gebleken is dat door COSMOS met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/of de resultaten daarvan aan DIESEL of DIFSA zijn gepresenteerd. Daaruit moet worden afgeleid dat de door COSMOS in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen niet zijn te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4. van de overeenkomst zijn voorzien.

De overeenkomst tussen DIFSA en FLEXI CASUAL bevat geen uitdrukkelijke bepalingen inzake het auteursrecht. Redelijke uitleg brengt echter met zich mee dat, indien een merk tevens een werk in de zin van de Aw is of bevat, en de merkgerechtigde ook de rechthebbende op het auteursrecht is, toestemming om het merk te gebruiken tevens toestemming omvat voor het gebruik van het daarin vervatte werk.
 
Diesel wint. Lees vonnis

IEF 191

naamlijst van de aangeslotenen

Rechtbank Amsterdam, 30 april 2005, LJN: AT3900, 243120. KPN tegen Website Services. Bodemprocedure.

"Nu KPN c.s. in deze procedure niet langer een beroep doen op de merkinschrijvingen, kan in het midden blijven of het woord “telefoongids” dat het normale woord in de Nederlandse taal is voor een “naamlijst van de aangeslotenen op een telefoonnet met ver-melding van hun nummer” (zie Van Dale, Groot woordenboek hedendaags Nederlands), voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De grondslag voor de vorderingen van KPN is thans, behoudens het beroep op artikel 4.1. van de licentieovereenkomst, nog slechts dat het gebruik van de domeinnaam “telefoongids.com” verwarring schept en daardoor onrechtmatig is.

Naar het oordeel van de rechtbank kan de omstandig-heid dat KPN decennia lang als enige op grond van haar toen bestaande monopolie een telefoongids uitgaf, waardoor iedere aanduiding voor zo’n gids noodzakelijk associaties met KPN opriep, niet tot gevolg hebben dat derden, nu die monopoliepositie niet langer bestaat, geen gebruik kunnen maken van die aanduiding. Van onrechtmatig handelen door Website tegenover KPN c.s. door het gebruik van de domeinnaam “telefoongids.com” is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake." Lees Vonnis.

IEF 188

Beoordeling door het Gerecht

Arrest GvEA, 14 april 2005, zaak T-260/03,  Celltech / OHMI (CELLTECH). Gerecht vernietigt weigering van OHIM om het merk CELLTECH in te schrijven voor farmaceutische waren en diensten. Maar niet omdat het niet beschrijvend en/of wel onderscheidend zou zijn, maar omdat de beroepsinstanties niet hebben aangetoond dat het merk wel beschrijvend en/of niet onderscheidend zou zijn.

Noch de kamer van beroep noch het BHIM heeft de wetenschappelijke betekenis van de celtechnologie uiteengezet. Het BHIM heeft namelijk als bijlage bij haar memorie van antwoord alleen een uittreksel uit het Collins English Dictionary overgelegd waarin definities van de termen „cell” en „tech” worden gegeven.

Noch de kamer van beroep noch het BHIM heeft echter uitgelegd in welk opzicht deze termen informatie geven over de bestemming en de aard van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, met name hoe deze waren en diensten worden toegepast in het kader van de celtechnologie of hoe zij hieruit voortkomen.

De waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, zijn weliswaar in het algemeen farmaceutische producten en diensten, die derhalve verband houden met lichamen die uit cellen bestaan, maar de kamer van beroep heeft niet aangetoond dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen de geclaimde farmaceutische producten en diensten en de betekenis van het woordteken CELLTECH

Ook al zouden de betrokken waren en diensten kunnen worden gebruikt in een functioneel kader dat tevens de celtechnologie omvat, dit volstaat nog niet om te concluderen dat het woordteken CELLTECH kan dienen tot aanduiding van de bestemming ervan. Een dergelijk gebruik is immers hooguit een van de vele toepassingsmogelijkheden, maar geen technische functie van de betrokken waren en diensten.

Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat de term „celltech”, zelfs in de betekenis van celtechnologie, onmiddellijk en duidelijk kan worden opgevat als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of welke uit deze activiteiten voortkomen. Zij heeft evenmin aangetoond dat het doelpubliek het teken uitsluitend zal opvatten als een indicatie voor het type waren en diensten waarop het teken betrekking heeft.

Derhalve heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het woordteken CELLTECH beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd. 

De kamer van beroep heeft daarnaast ook niet vastgesteld dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, het doelpubliek niet in staat zou stellen om de waren en diensten van verzoekster te onderscheiden van die welke een andere commerciële oorsprong hebben. Lees arrest.

IEF 187

Appréciation du Tribunal

Arrest GvEA, zaak T-353/02 Duarte y Beltrán / OHMI - Mirato (INTEA). Door aanvrager van het woordmerk "INTEA" als gemeenschapsmerk gevorderde vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling van het OHIM tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk voor waren, in het kader van de oppositieprocedure ingesteld door de houder van het nationale merk "INTESA", wordt afgewezen. Alleen beschikbaar in Frans en Spaans.

À cet égard, le Tribunal rappelle que les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles ou phonétiques entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (arrêt BASS, précité, point 54). Néanmoins, si le consommateur italien reconnaît la signification du mot « intesa », à savoir contrat ou accord, ce mot a trait à une notion abstraite qui n’impliquera pas, dans le contexte des produits désignés par les marques en cause, d’associations susceptibles de faciliter la mémorisation du signe à partir de la signification du seul terme le composant. De plus, les similitudes visuelles et phonétiques des deux marques sont très fortes dans la perspective du public italien et, partant, la différence conceptuelle risque d’échapper à son attention. Il s’ensuit que, en l’espèce, le contenu conceptuel du signe antérieur n’est pas de nature à neutraliser les similitudes relevées entre les signes en cause.

Les produits désignés par les marques en cause étant identiques ou très similaires, c’est donc sans erreur de droit que la chambre de recours a constaté qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, justifiant le refus de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause. Lees arrest.

IEF 186

juridische haken en ogen

Talpa studeert op de juridische haken en ogen van de nieuwe zendernaam. Talpa kreeg 30.000 reacties op de oproep een naam te verzinnen. "De selectie uit de vele namen is afgerond. Nu kijken we welke namen zonder juridische problemen te gebruiken zijn, of ze niet al door iemand anders worden gebruikt en welke naam we zelf goed juridisch kunnen beschermen'', zei woensdag een woordvoerder van Talpa. Hij verwacht dat het bedrijf volgende week met de naam voor de zender komt. (ANP)

IEF 185

Das Wort „XTREME“ als solches hat im Deutschen oder im Englischen keine Bedeutung.

Wilkinson slaat terug en wint de volgende veldslag in de scheermesjesoorlog: Gillette / OHMI tegen Wilkinson Sword, Arrest GvEA, zaak T-286/03 Door aanvrager beeldmerk "XTREME RIGHT GUARD SPORT" (Gillette) gevorderde vernietiging van beslissing de vierde kamer van beroep van het OHIM, waarbij de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale beeldmerk "WILKINSON SWORD XTREME" is vernietigd, wordt afgewezen. Arrest is helaas alleen nog beschikbaar in Frans en Duits.

Würdigung durch das Gericht: Aus der Ähnlichkeit der Darstellung des dominierenden Bestandteils „XTREME“ in den beiden Marken, die insbesondere seinem im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen größeren Schriftzug und seiner zentralen Position sowie dem im Verhältnis größeren Buchstaben „X“ und der Verwendung einer unterschiedlichen Farbe sowie einer den Bestandteil „XTREME“ herausstellenden Umrandung zuzuschreiben ist, ist auf eine bildliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken zu schließen.

Zur begrifflichen Ähnlichkeit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass bei kosmetischen Präparaten, wie sie dem vorliegenden Fall zugrunde liegen, die Kunden im Allgemeinen die Waren, die sie kaufen wollen, selbst aussuchen; diese liegen für sie sichtbar in den Regalen. Somit geht die optische Wahrnehmung der Marken normalerweise dem Kauf voraus. Dem bildlichen Aspekt kommt aufgrund dieser Tatsache bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr größere Bedeutung zu als dem begrifflichen oder klanglichen Aspekt.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bei einer umfassenden Beurteilung weder die angemeldete Marke RIGHT GUARD XTREME SPORT noch die Marke Nr. 399 45 175, WILKINSON SWORD XTREME III, eine bestimmte begriffliche Bedeutung für den angesprochenen Verbraucher haben.

Schließlich beschreibt das Wort „XTREME“ die fraglichen Waren nicht. Denn in diesem Wort wird eine grafische Darstellung benutzt, die nicht den deutschen oder englischen Grammatikregeln entspricht. Selbst wenn man unterstellt, dass es von den angesprochenen Verbrauchern in der Bedeutung „extrem“ aufgefasst wird, so würde dieses Wort doch nur ein außergewöhnliches Niveau einer Eigenschaft festlegen. Ohne jeden weiteren Zusatz kann das Wort „extrem“ der mit ihm versehenen Ware allenfalls ein allgemeines Bild verleihen, ohne sich jedoch auf ihre Eigenschaften oder besonderen Wirkungen zu beziehen.

Bei den beiden einander gegenüberstehenden Marken hat der Bestandteil „XTREME“ in begrifflicher Hinsicht die größte Kennzeichnungskraft, während die übrigen Bestandteile eine untergeordnete Stellung haben, indem sie die fraglichen Waren beschreiben oder die allgemeine Produktreihe angeben, zu der sie gehören. Daher bestätigt die Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit, dass das identische Element „XTREME“ vom angesprochenen Verbraucher als der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175 wahrgenommen wird. Somit sind die beiden Marken begrifflich ähnlich.

Im vorliegenden Fall besteht eine starke Ähnlichkeit zwischen den Waren und eine bildliche, begriffliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175, die durch den ihnen gemeinsamen dominierenden Bestandteil „XTREME“ vermittelt wird.

Die Verwechslungsgefahr kann auch nicht wegen einer beschränkten Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 45 175 verneint werden. Wie oben dargelegt, ist nicht davon auszugehen, dass die Kennzeichnungskraft des Wortes „XTREME“ besonders gering ist. Außerdem wäre selbst dann, wenn man eine etwaige Beschränkung der Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 45 175 unterstellte, die zwischen den betreffenden Waren sowie zwischen der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175 festgestellte Ähnlichkeit hinreichend groß, um auszuschließen, dass eine solche Beschränkung die Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall beseitigen könnte.

Daraus folgt, dass für die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der Marke Nr. 399 45 175 besteht. Daher hat die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen diesen beiden Marken feststellt.

IEF 179

Gebakkelei om Villa BvD

Terwijl John de Mol een dezer dagen de nieuwe naam voor zijn TV-zender bekend zal maken, wensen de naar Talpa overgestapte Barend en Van Dorp vast te houden aan hun oude vertrouwde naam 'Villa BvD'. De oude werkgever van Barend en Van Dorp, RTL, wil hier een stokje voor steken, zo meldt het Algemeen Dagblad vandaag.

RTL zegt de rechten te bezitten op de programmatitels Barend & Van Dorp en Villa BvD. De titels zouden contractueel door beide heren aan RTL zijn overgedragen. Frits Barend (kennelijk nog niet bijgestaan door een goede IE-advocaat) bestrijdt dit: "Ze zijn geestelijk eigendom van Henk en mij, dat is vastgelegd bij het belastingkantoor".

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de twee kijkcijferkanonnen in deze kwestie aan het kortste eind trekken. Een snelle blik in het Benelux Merkenregister leerde IEForum dat de merken  'Villa BvD' (registratienr. 673758) en 'Barend en Van Dorp" (673760) al ruim 5 jaar op naam staan van RTL. Tijd dus om op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Vermoedelijk staat een nieuwe SMS-actie tijdens de eerst volgende voetbalinterland al klaar...

IEF 165

Indianenverhalen

In de V.S. heeft een groep 'Native Americans' (bij ons nog bekend onder de minder politiek correcte term: Indianen) zich afgelopen vrijdag bij de rechtbank gemeld om de Washington Redskins te dwingen haar merk- en handelsnaam te wijzigen. Volgens de eisers is de naam Redskins ('Roodhuiden') van de American Footballclub denigrerend voor Native Americans.

De advocaat van de Redskins (de footballclub), Raskopf, verdedigt zich als volgt:

"Raskopf maintained that it was important to distinguish between a dictionary definition and the way a word is actually used. He said the team has never used its name in a disparaging way."

Bekend verweer? Kan kloppen, maar dan in een omgekeerde situatie: de supporters van onze eigen hoofdstedelijke voetbalclub nemen nl. eenzelfde standpunt ten aanzien van 'hun geuzennaam "Joden"', terwijl het hier juist de club is die van deze naam afwil.