Kleurmerk  

Hof van Beroep Brussel 21 oktober 2013, 2012/AR/1999 (InBev tegen Alken-Maes Brouwerijen)
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.
Abstract kleurmerk. BBIE-Richtlijnen. Weigering. Geen uitburgering, inschrijving van woordmerk BLUE is geen bewijs van voorgebruik van de kleur blauw. Oneerlijke praktijk/mededinging. Zie eerder IEF 11589. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C voor bier in blik en fles. Inbev brengt bier op de markt onder de merken Jupiler Blue dat door de rechtbank als inbreukmakend wordt beschouwd, omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes. De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Het hof besluit dat de inschrijving van de abstracte kleur blauw met aanduiding PMS 2748C voldoet aan artikel 2.28 lid 1 sub a BVIE. Het BBIE kwam op basis van haar richtlijnen Weigering bij de inschrijving tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw ongebruikelijk was en onderscheidend vermogen heeft. Inbev dient aan te tonen dat het besluit van het BBIE, om tot inschrijving over te gaan, ten onrechte is en dat het teken elk onderscheidend vermogen mist. Daarin slaagt zij niet. Het merk wordt niet gebruikt om aan te tonen dat het pilsbier ijskoud gedronken moet worden, op de verpakking staat slechts in kleine letters "koel schenken".

Zelfs voor de consument met een onvolmaakt beeld dat bij hem is achtergebleven van de merken, is er geen sprake van een identiek merk en teken ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Dat het merk van Maes "uitgeburgerd" zou zijn, is ongegrond. Het hof besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het merk.

Inbev voert aan dat zij voorgebruiker is van de kleur blauw voor bier en zij hiermee een geldige reden heeft, zij laat echter na te bewijzen vanaf welke datum de blikjes en flesjes werden verhandeld. De eerdere inschrijving van het woordmerk Jupiler BLUE zonder opeising van enige kleur, bewijst dit niet. Maes kan zich met succes beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). omdat de kleur inbreuk maakt op het abstracte Benelux kleurmerk blauw.

Maes vordert ex artikel 2.22 lid 4 BVIE informatievrijgave over lot en de distributiekanalen van de teruggenomen goederen. Bier is een drank die onderhevig is aan relatief snel verval (verhandeld in april 2012, vervaldatum april 2013), waardoor inbreukmakende flessen en blikjes inmiddels zijn vervallen en niet meer in de handel te koop worden aangeboden, deze vordering is om die reden niet redelijk.

De gewraakte presentatie en marketing is (ook) strijdig met eerlijke gebruiken in de handel en maakt inbreuk op artikel 10bis lid 2 UvP. De omstandigheden waarin Inbev haar producten in de winkelrekken (naast Maes' producten) aanbiedt en promoot vormen eveneens een oneerlijke mededingingspraktijk en een inbreuk op artikel 10 bis lid 3 sub 1 UvP.

Vordering nietigheid kleurmerk
17. In casu heeft Maes een papieren staal van de blauwe kleur gedeponeerd, daarbij vermeldend dat dit depot betrekking heeft op "de kleur blauw, met name de schakering PMS 2748C als zodanig". (...) De door Maes opgeëiste bescherming is duidelijk beperkt tot blauw PMS 2748C. Dat het in het Benelux-register afgebeelde beeldmerk een blauwe kleur betreft die niet "gecoat" is en (daardoor) visueel ietwat zou verschillen van de kleur PMS 2748C, neemt niet weg dat het tekenen dat het voorwerp was van de aanvrage van Maes nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling ervan is volledig gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, nauwkeurig en tevens duurzaam, dankzij de vermelding van PMS 2748C, in die zin dat ze voortdurende en stellig kan worden waargenomen

Onderscheid door inburgering
23(...) Sinds 1 januari 1996 toetst het BBIE merken aan de absolute weigeringsgronden. Hoewel ze niet tot het wettelijk kader behoren, zijn de richtlijnen Weigering van het BBIE in casu relevant, aangezien zij afgestemd zijn op de Rechtspraak van het Hof van Justitie EU en aan de hand daarvan kan opgemaakt worden dat de inschrijving van een kleurmerk niet lichtzinnig gebeurt.
(...)
Het BBIE kwam, gelet op haar richtlijnen Weigering, naar aanleiding van het door haar gevoerde onderzoek meer bepaald tot het besluit dat de door Maes gedeponeerde kleur blauw zeer ongebruikelijk was voor bieren en de wezenlijke functie van een merk vervulde (...).
Gelet op hetgeen voorafgaat, behoort aan Inbev, op wie dienaangaande de bewijslast rust, om aan te tonen dat, in strijd met het besluit waartoe het BBIE kwam op basis van haar onderzoek in concreto, op grond waarvan tot inschrijving van het kleurmerk van Maes werd overgegaan, het kleurteken op het ogenblik van het depot in hoofde van het relevante publiek elk onderscheidend vermogen miste voor de waren waarvoor de inschrijving was gevraagd en het zodoende ten onrechte werd ingeschreven.

41. (...) Dat de situatie in Duitsland blijkens rechtspraak neergelegd door Inbev, anders werd beoordeeld, neemt niet weg hetgeen voorafgaat. De Duitse consument van bieren kan immers niet per se gelijkgestelde worden met de Benelux-consument daarvan. In dit verband verwijst het hof trouwens naar maatschappelijke en culturele factoren die verschillend kunnen zijn in Duitsland in vergelijking met de Benelux. Minstens bewijst Inbev niet dat het Duitse relevantie publiek, waarvan geoordeeld werd dat "het de biermerken kent en de verschillende merken van elkaar kan onderscheiden", gelijk te stellen is met het relevante publiek van de Benelux.

60. In casu stelt het hof vast dat Inbev de aankleding van het BLUE pilsbier ingrijpend heeft gewijzigd in april 2012 en dat de aankleding van haar Jupiler BLUE pilsbier sedertdien zeer nauw aanleunt bij de aanleding van het pilsbier van Maes, in die mate dat het hof oordeelde dat de toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20.1.c. BVIE vervuld zijn. Algemeen kan gesteld worden dat, gelet op de wijze waarop Inbev sedert april 2012 haar pilsbier Jupiler BLUE aankleedt en te koop aanbiedt, haar producten, vanuit een synthetische beoordeling, een grote visuele gelijkenis vertonen met deze van Maes.

B. Kist, 'Politica mag geen campagne voeren in Louboutins, NRC 18 oktober 2013.
Een bijdrage van Bas Kist, Chiever BV.
Zie eerder IEF 13141. Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch mag in haar campagne ‘Vrouwen tegen islamisering’ geen gebruikmaken van de schoenen van Louboutin. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen deze week bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Louboutin. Van dermeersch, die een zetel in de Belgische senaat heeft, was in september 2013 een anti-islamcampagne gestart. Daarbij had de politica in 1991 nog Miss België-affiches verspreid met een foto van haar benen op de schoenen met de rode zolen van Louboutin. Naast haar benen had Van dermeersch een schaal met provocerende sharianormen opgenomen.

Voor de Antwerpse rechter betoogde Louboutin dat Van dermeersch de bekende schoenen slechts als blikvanger gebruikte in haar campagne. Volgens het concern, dat de hooggehakte schoen met rode zool als merk heeft geregistreerd, probeert de Vlaams Belang-senator mee te liften op de bekendheid van Louboutin. En dat is schadelijk voor de ‘niet politiek getinte’ reputatie van ons merk, aldus Louboutin.

Van dermeersch zelf was zich van geen kwaad bewust. In de Belgische krant De Morgen had zij al eerder laten weten dat het toch niet zo kon zijn dat er kledingvoorschriften voor politici komen. „Mag een politica nog vrij campagne voeren gekleed in merkkleding, mag ze nog telefoneren met een iPhone of Blackberry, een bril van Armani of Chanel dragen. ”

Maandag stelde de rechter Louboutin in het gelijk. Natuurlijk mag Van dermeersch gewoon Louboutins dragen, maar dat betekent nog niet dat je ze zo als uithangbord in een controversiële campagne kunt gebruiken. Dat is schadelijk voor de reputatie van dit bekende merk. Van dermeersch moet onmiddellijk stoppen met verdere verspreiding van de posters.

Deze zaak mag dan verloren zijn, de politica heeft haar doel natuurlijk wel bereikt: zonder dit conflict had zo’n poster nooit zoveel media-aandacht gekregen. Zou zij de rechtszaak misschien bewust hebben uitgelokt? Dat past wel in de traditie. Het Vlaams Belang haalde al vaker de pers dankzij merk- en auteursrechtinbreuken. Zo stuitte een boek met de titel O2 (Zuurstof voor Vlaanderen) op verzet van telecombedrijf O2. En recentelijk kreeg het Vlaams Belang de erven van Willy Vandersteen op de kast door een kalender met het uiterlijk van een Suske: Wiske-album uit te delen. Ook deze zaken werden door het Vlaams Belang verloren, maar zorgden wel voor enorme publiciteit.

Van dermeersch was overigens goed voorbereid op een nederlaag: op de dag van het vonnis presenteerde zij al weer een nieuwe poster, nu zonder Louboutins.

Bas Kist

Hof Amsterdam 15 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3474 (AFC Ajax tegen ambulante handelaar)
Uitspraak ingezonden door Joël van der Goen, Van der Goen advocaten.
Ajax is houdster verschillende Beneluxmerken, waaronder een rechthoekig rood vlak met aan weerskanten een smaller rechthoekig wit vlak. X richt zich op groothandel- en ambulante verkoop van voetbal en Amsterdamsouvenirs. Sinds 1987 verkoopt hij voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een kar buiten het stadion vesten. Ajax ziet de vordering tot staken van verkoop van de vesten toegewezen worden door de rechtbank, maar ook worden haar merken nietig verklaard.

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de ingeschreven merken rechtsgeldig zijn. Het gaat immers niet om een abstracte kleurcombinatie, maar om rood en wit in een concrete grafische voorstelling, echter de beschermingsomvang is beperkt. Het hof is van oordeel dat Ajax een breed rood vlak op een wit kledingsstuk niet kan monopoliseren [zie leestips hieronder]. Het hof vernietigt het vonnis en wijst de vorderingen van Ajax alsnog af, heft het beslag op en verklaart dat Ajax aansprakelijk is voor de schade geleden door het gelegde beslag.

3.4.3 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met de (clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam.
Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en jaar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

3.4.4. In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken. (...)
Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje "official licensed products" wordt vermeld en dat X het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten verkoopt, is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 12 september 2013, C/13/00138 (Louboutin tegen Van dermeersch)
Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Merkenrecht. Art. 2.20, sub d BVIE. Louboutin is houder van het met de schoen een contrasterende rode 'zoolmerk' [IEF 12573]. Politica Van Dermeersch is senator voor Vlaams Belang en verspreidt affiches met de slogan 'Vrijheid of islam?' waarop haar benen afgebeeld staan met luxe schoenen. Louboutin steunt zich met succes op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

In een interview met Gazet van Antwerpen heeft Van Dermeersch geantwoord dat Louboutins dure, typisch westerse schoenen zijn die heel goed symboliseren dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om te dragen wat ze willen, anders dan in de islam (geparafraseerd). De gebruiker trekt op deze wijze een ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In dit geval heeft verweerster alleszins de bedoeling om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin, door de schoenen met de kenmerkende rode zool zeer prominent en goed zichtbaar op de foto af te drukken. Daardoor trekt de affiche nog veel sterker de aandacht dan met een meer neutrale schoenen.

Er is geen geldige reden te vinden in het recht om alle merkenkledng te dragen die zij wil, voor zover op eerlijke wijze verkregen. Bij uitstek zijn politici publieke figuren die de aandacht kunnen trekken met de wijze waarop zij zich kleden. Er blijft echter een fundamenteel verschil bestaan tussen de eerdere occasionele verschijningen en het lanceren van een systematisch en georganiseerde politieke campagne waarbij op grote schaal wordt gebruik gemaakt van de speciaal daartoe gecreëerde beelden. Van Dermeersch wordt verboden het merk verder te gebruiken voor haar campagne 'Vrouwen tegen Islamisering' op straffe van een dwangsom van €5.000 per dag.

Leestips: pagina's 6 en 7.

Via gva.be: Van dermeersch heeft al nieuwe affiche:

Rechtbank Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 11-2527 (Marel Stork Poultry Processing tegen Rodon Parts)
Uitspraak ingezonden door Ivy de Bruijn, Willem Hoyng en Robin van Kleeff, Hoyng Monegier LLP.
Merkenrecht. Rechtsverwerking. Artikelnummers. Refererend merkgebruik. Kleurmerk. Stork ontwikkelt en produceert apparatuur voor de verwerking van geslacht gevogelte en heeft verschillende woord- en beeldmerken STORK geregistreerd, en een kleurmerk (links). Rodon verkoopt (machine)onderdelen voor de pluimveeverwerkende industrie. Rodon heeft een folder uitgebracht met titel "Overhead Conveyor Systems Stork Style" en een categorie-aanduiding "Stork" op haar website. Dit is niet (gemotiveerd) bestreden en wordt door de rechtbank verboden. Daarbij maakt Rodon gebruik van de aanduiding "compatible with Stork (machines)" en van artikelnummers van Stork voor het aanbieden van haar reserveonderdelen, dit wordt door de rechtbank toegestaan.

De rechtbank beveelt Rodon om inbreuk op de Stork-merken te staken, meer speciaal: teken "Stork" in de foldertitel en als aanduiding van een categorie reserveonderdelen op haar website. De aanduiding "compatible with Stork (machines)" en het gebruik van artikelnummers van Stork voor het aanbieden van reserveonderdelen, worden door de rechtbank wel toegestaan. Tevens beveelt de rechtbank het gebruik van het kleurmerk voor geassembleerde, complete delenhaken voor slachterijen te staken en de schade te vergoeden of genoten winst af te dragen voor de periode vijf jaar vóór 28 september 2011.

Rechtsverwerking

5.5. Volgens Rodon was Stork al vanaf de aankoop in 1993 [red. van een ketting] op de hoogte van het bestaan van Rodon en heeft Stork haar rechten verwerkt althans handelt zij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid door, nadat zij in 2004 niet was komen opdagen bij een geplande bijeenkomst, pas in 2010 actie te ondernemen. Zij heeft volgens Rodon aldus het vertrouwen gewekt dat zij haar merkrechten niet meer tegen Rodon zal inroepen.

5.6. Het beroep op rechtsverwerking en het beroep op de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid worden door de rechtbank verworpen. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekte dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. (...) 

Compatible with Stork: Volgens Rodon is er sprake van refererend merkgebruik. De vermelding "Compatible with Stork" wekt niet de indruk dat er een commerciële band bestaat, maar wijst eerder op het tegendeel. Het gebruik van Storks artikelnummers bij het aanbieden van reserveonderdelen valt niet onder het gebruik van de Stork-merken. De mededeling dat zij "compatible with Stork" zijn, is een toegelaten wijze van aanduiding van de bestemming van die artikelen.

Kleurmerk: Het kleurmerk voldoet aan de vereisten dat het aan de eisen om een kleurmerk te kunnen vormen, omdat de kleurencombinatie waarvan de kleuren voldoende zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van de kleuren op de specifieke waren is beschreven. Het had echter op de weg van Rodon gelegen haar stelling dat het merk onderscheidend vermogen ontbreekt, te bewijzen. Dat heeft zij nagelaten. De rechtbank oordeelt dat de complete, geassembleerde delenhaken van Rodon inbreuk maken op het kleurmerk.

Slaafse nabootsing: Stork heeft geen belang (meer) bij een beoordeling van hetzelfde handelen op de grondslag van slaafse nabootsing.

5.19. De rechtbank overweegt dat het kleurmerk betrekking heeft op een kleurencombinatie waarvan de betrokken kleuren door middel van RAL- en Pantone-kleurnummers zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van deze kleuren op de specifieke waren (haken) is beschreven. In zoverre voldoet het aan de eisen om een merk te kunnen vormen die het Hof van Justitie heeft geformuleerd. Dat er anderen ondernemingen zijn die een blauw/grijze kleurencombinatie gebruiken voor haken, leidt er niet zonder meer toe dat aan het kleurmerk van Stork geen onderscheidend vermogen kan worden toegedicht, zelfs niet wanner zij eerder dan Stork gebruik hebben gemaakt van deze kleurencombinatie. Het gaat er om of het in aanmerking komende publiek in het blauw/grijs dat Stork heeft vastgelegd voor (...) haken, een teken ziet die de haken als van haar afkomstig identificeert.

Verdere leestips: 5.8, 5.13, 5.25, 5.36, 5.38 en het dictum.

S. van Duijn, IE-bescherming van sjaals, IE-Forum.nl, IEF 12982

Een bijdrage van Suzanne van Duijn, LinkedIn-profiel

Op grond van het bekendste arrest (BenGH 16-12-1991) over een sjaal moet aan strenge voorwaarden zijn voldaan om bescherming aan het uiterlijk van een sjaal te doen toekomen. In dit arrest is bepaald dat op de beroemde sjaal van Burberry een merkrecht rust. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

In bovenstaand arrest werd geoordeeld "dat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen". Kortom: de bekende geruite sjaal van Burberry komt een ruitmerk toe, nu het relevante publiek de sjaal aan zijn uiterlijk als afkomstig van Burberry herkent. 

Eind vorig jaar is op grond van een modelrecht (wederom van Burberry) bescherming ingeroepen tegen het uiterlijk van een jongere sjaal (OHIM 7-12-2012 IEF 10865). Hoewel de modellen niet identiek waren, waren zij visueel en conceptueel wel erg gelijkend. De verschillen zaten slechts in het gebruik van de kleuren roodbruin, beige en bruin, en de jongere sjaal vertoonde meer verticale en horizontale lijnen dan de ouder sjaal van Burberry. De modelregistraties overlapten ten minste met één van de klassen. Het jongere model is dan ook nietig verklaard. 
 
Ook op grond van het auteursrecht kan het uiterlijk van een sjaal worden beschermd. Vorige maand wees de Rechtbank Gelderland een vonnis over de bescherming van een sjaal tegen een vermeende inbreuk. De betreffende sjaal kon auteursrechtelijke bescherming toekomen op grond van ontwerpkeuzes, aldus de rechtbank. Door deze ontwerpkeuzes stemde de totaalindruk van de beide sjaals zodanig overeen dat zelfs wanneer beide sjaals naast elkaar werden gelegd en grondig werden geïnspecteerd, de totaalindruk nog steeds hetzelfde was. De sjaal van verweerder maakte dan ook inbreuk op het auteursrecht op de sjaal van de eiser.
 
Suzanne van Duijn

Advies van het Openbaar Ministerie Arbeidshof Brussel 12 juli 2013, 2013/AR/77 (N.V. Telenet tegen BBIE)
België. Advies OM. Merkenrecht. Advies tot afwijzing. Telenet is een telecombedrijf dat haar activiteiten ontplooit in Vlaanderen en Brussel en dat in haar mededelingen bestemd voor het publiek sedert lang geel als dominante kleur gebruikt.

Telenet heeft zich tot het Hof gericht ten einde een bevel tot vernietiging te verkrijgen van een beslissing van het BBIE dat haar de definitieve weigering meedeelde over te gaan tot inschrijving van het merk dat het voorwerp uitmaakte van haar aanvraag onder het depotnummer 1222275. Het betreft een aanvraag tot  inschrijving van een abstract contourloos kleurmerk (een geeltint, geïdentificeerd in de aanvraag als RAL 1018) voor de volgende diensten: “Triple play (TV, Telefonie, Internet) diensten”.

Besluit - Er kan niet vastgesteld worden dat het “teken” van Telenet in de perceptie van het relevante publiek geschikt zou zijn om de diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd, als afkomstig van eiser te identificeren en dus om deze diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De vordering van Telenet er toe strekkend dat de inschrijving zou bevolen worden van het merk aangevraagd onder het nummer 1222275 dient o.i. derhalve ongegrond verklaard te worden. Om deze reden adviseert mijn ambt uw Hof, het beroep van de eisende partij als ongegrond af te wijzen.

Lees het advies 2013/AR/77

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-208/12 (Think Schuhwerk / OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vorm/kleurmerk (vgl. oranje sokkenpunten, IEF 9811). Fashion. Absolute weigeringsgronden altijd voor het algemeen belang. Ontbreken van onderscheidend vermogen voor het rode uiteinde van schoenveters. Vernietiging van beslissing R 1552/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker van de inschrijving van een merk dat de bescherming beoogt van de rode veteruiteinden van schoenen voor waren van klasse 25.

Het beroep wordt afgewezen. Rode schoenvetereinden die zijn aangemeld als 'Positionsmarke' [red. een merk met een bepaalde positie op of aan het product]. Verzoekster heeft geen bewijs kunnen leveren dat andere schoenontwerpen wezenlijk anders zijn of dat de roodgekleurde schoenvetereinden van de normen of gebruiken in de branche afwijken. Het beroep dat er geen algemeen belang bestaat om het aangemelde merk niet vrij te houden, wordt eveneens afgewezen. Iedere absolute weigeringsgrond is namelijk in het licht van het algemeen belang uit te leggen (r.o. 50 e.v.).

22 Die Klägerin trägt vor, es sei nicht ihre Sache, umfassend die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nachzuweisen. Sie habe jedoch Nachweise beigefügt, die zeigten, dass eine Marke, die rote Schnürsenkelenden aufweise, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis verstanden werde.

35 Im vorliegenden Fall besteht die Anmeldemarke, wie in der Anmeldung beschrieben, aus roten Schnürsenkelenden für Schnürschuhe. Wie die Beschwerdekammer feststellte, ist die Anmeldemarke eine „Positionsmarke“, was die Klägerin bestätigt. Diese Marke besteht in der roten Farbe, die an einer spezifischen Stelle der Schnürsenkel, ihrem Ende, an Schnürschuhen angebracht ist.

43 Das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe fehlerhaft angenommen, die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden aus dem allgemeinen Publikum, welches einen durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit aufbringen werde, ist daher zurückzuweisen.

44 Was zweitens die Behauptung der Klägerin betrifft, eine Reihe von Schuhdesigns käme im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da sie Herstellerin von Wellness-Schuhen sei, genügt die Feststellung, dass das HABM bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nur, vorbehaltlich späterer Änderungen der Anmeldung, das in dieser enthaltene Warenverzeichnis berücksichtigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke, oben in Randnr. 31 angeführt, Randnr. 42). Im vorliegenden Fall werden jedoch im Verzeichnis der von der Anmeldemarke erfassten Waren ohne weitere Spezifizierung nur „Schuhwaren, insbesondere Schnürsenkel“ genannt.

49 Da die Beschwerdekammer feststellte, dass es auf dem Markt für Schuhe eine große gestalterische Vielfalt, insbesondere hinsichtlich der Farbgebung, gebe und dies die Gestaltung von Schnürsenkeln einschließe, was die Klägerin nicht bestreitet, kann die Klägerin nicht geltend machen, die roten Schnürsenkelenden wichen erheblich von der Norm oder Üblichkeit in der Branche ab. Darüber hinaus hat die Klägerin nichts vorgebracht, was dafür spräche, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Einfärbung von bestimmten Teilen von Schnürsenkeln gewöhnlich als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnähmen.

50 Viertens ist auch das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, es bestehe kein Allgemeininteresse daran, dass die Anmeldemarke für den Verkehr freigehalten werde.

51 Nach der Rechtsprechung ist nämlich jedes absolute Eintragungshindernis im Licht des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 untersagt die Eintragung als Gemeinschaftsmarke von Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wurde, da er das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können und somit verfügbar bleiben. Hingegen ist dieses Kriterium, wonach Marken, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, nicht eintragungsfähig sind, zwar im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c relevant, aber nicht dasjenige, das für die Auslegung des Buchst. b dieses Absatzes gilt (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C‑173/04 P, Slg. 2006, I‑551, Randnrn. 62 und 63 und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteil Auf einer Seite nach außen gewölbtes Rechteck in Purpur, oben in Randnr. 48 angeführt, Randnr. 38).

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 juni 2013, zaaknr. C/13/554102 / KG ZA 13-535 (Lely tegen Agib)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Kleurmerk. Misleidende en vergelijkende reclame. Rectificatie. Lely is producent van melkrobots en materialen om de melkrobots te reinigen. Agib verkoopt ook dergelijke reinigingsmiddelen onder de merknaam Agib Rood. Sinds januari 2012 voert Lely ook een melkrobot model Lely A4 welke een ander reinigingsproces kent dan andere modellen. Vanwege klachten heeft Lely een onderzoek ingesteld naar de effecten van het gebruik van het reinigingsmiddel Agib Rood. Hieruit blijkt dat Agib Rood zwavelzuur bevat, hetgeen Lely per brief aan Agib heeft vermeld.

De bestreden reclame-uiting: 'Reiniging van melkrobots. Hiervoor hebben wij geschikte middelen die al jaren succesvol worden toegepast: (chloorvrije) reinigingsmiddelen, borstelreiniger en spenensprays. Maak eens een prijsvergelijking en laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten!' (klik op afbeelding). Eerst met dezelfde kleur rood als waarvoor Lely een kleurmerk heeft ingeschreven, later is dit door Agib aangepast naar donker-oranje.

De voorzieningenrechter oordeelt dat een gedeelte van de reclame-uiting onrechtmatig is en er strijd is met artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Het etiket dient gewijzigd te worden en de rectificatie hoeft enkel op de website geplaatst te worden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de donkeroranje kleur, nu dat moet worden beschouwd als een overeenstemmend teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.

De klacht
3.2. Lely stelt dat de onder 2.5 weergegeven reclame-uiting misleidend is, omdat de afbeelding van een melkrobot eerst rood en later donkeroranje is ingekleurd, wat door de afnemers zal worden geassocieerd met de rode melkrobots van Lely. De reinigingsmiddelen van Agib zijn echter niet geschikt voor alle melkrobots van Lely, met name niet voor de Lely A4. Ook de mededeling dat Agib reinigingsmiddelen heeft die 'al jaren succesvol worden toegepast' is misleidend, omdat Agib Rood zoals gezegd schadelijk is voor de melkrobot A4 van Lely. De opmerking 'laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten' tast de goede naam aan van (onder andere) Lely, die als concurrent van Agib op dezelfde markt actief is. Verder is op het Veiligheidsinformatieblad van Agib Rood niet het juiste percentage zwavelzuur dat het product bevat aangegeven, en staan op het etiket van Agib Rood niet de juiste ingrediënten vermeld. Ook het Veiligheidinformatieblad en het etiket bevatten daarom misleidende mededelingen. Vanwege het gebruik van een aan het kleurmerk van Lely verwante kleur dient de reclame/uiting tevens als een niet-toegestane vorm van vergelijkende reclame en een inbreuk op het kleurmerk van Lely te worden beschouwd.

De advertentie
De voorzieningenrechter acht de reclame-uiting 'reiniging van melkrobots. Hiervoor hebben wij geschikte middelen die al jaren succesvol worden toegepast: (chloorvrije) reinigingsmiddelen, borstelreiniger en spenensprays' niet onrechtmatig. (r.o. 4.6.) De toevoeging 'laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten!' acht de voorzieningenrechter wel onrechtmatig. Met deze uitlating wordt gesuggereerd dat fabrikanten van melkrobots gebruik maken van oneerlijke praktijken om de verkoop van het door hen zelf op de markt gebrachte product te bevorderen. Nu de concurrenten van Agib in deze uitlating impliciet worden genoemd is er sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW.

Kleurmerk
4.14. (...) In geval Agib in haar reclame-uitingen gebruik maakt van een afbeelding met een melkrobot, ongeacht van welk merk, en deze melkrobot weergeeft met de kleur waarvoor Lely haar kleurmerk heeft ingeschreven, zal er bij het relevante publiek een associatie met Lely ontstaan. (...) In dit geval levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter de afbeelding, in de context van de tekst 'laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten!', een gebruik op dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk van Lely. Nu Agib geen enkele reden heeft gegeven voor het feit dat zij juist de door Lely gedeponeerde kleur heeft gebruikt, moet dit gebruik in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE worden geacht. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de donkeroranje kleur, nu dat moet worden beschouwd als een overeenstemmend teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.

Etiket en veiligheidsinformatieblad
De voorzieningenrechter wijst de vordering betreffende wijziging van het etiket toe, alsook de vordering van rectificatie betreffende de zinsnede 'laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten' (zie r.o. 4.16 en 4.20).

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 maart 2013, zaak C-217/13 (Oberbank tegen Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.) - dossier en zaak C-218/13 (Banco Santander en Santander Consumer Bank tegen Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.) - dossier
Merkenrecht. Inburgering. Gecorrigeerde inburgeringsgraad van ten minste 70%. Verweerster in beide zaken is Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Zij heeft in 2002 een aanvraag ingediend bij het Deutsch Patent- und Markenamt (DMPA) voor een contourloos kleurmerk (rood) als collectief merk voor haar waren en diensten. De aanvraag is in 2003 afgewezen (ontbrekend onderscheidend vermogen). Verweerster maakt bezwaar en overlegt bewijsstukken (opiniepeiling) waarna DMPA het merk alsnog inschrijft. 

Verzoeksters (in C-217/13 de Oostenrijkse Oberbank, in C-218/13 de Duitse tak van Banco Santander) vorderen in 2008 nietigverklaring van het merk: diensen zijn immaterieel en niet met een kleur verbonden. Zij bestrijden het onderscheidend vermogen door het veelvuldige gebruik van de kleur rood in producten. Zij menen dat geen sprake is van een „zeer specifieke markt” in de zin van de rechtspraak van het HvJ EU. Om onderscheidend vermogen te claimen zou een score van bijna 100% in verzoeksters ogen pas overtuigend kunnen zijn.

Verweerster weerlegt verzoeksters bezwaren door erop te wijzen dat contourloze kleurkenmerken voor diensten in de rechtspraak al lang zijn erkend. Met name rood zou in retail banking onderscheidend vermogen hebben.
Verweerster meent dat vernietiging van een inschrijving alleen onder strikte voorwaarden kan geschieden, waaraan in deze zaak niet is voldaan.

DMPA wijst het verzoek tot nietigverklaring af (juni 2009). Zij oordeelt dat geen sprake is van onderscheidend vermogen maar laat zich overtuigen door de consumentenenquête. Verzoekster gaat in beroep tegen de beslissing van het DMPA en herhaalt haar opvatting dat er van inburgering van het merk geen sprake is.

De verwijzende Duitse rechter (Bundespatentgericht) stelt in beide zaken dezelfde vragen aan het HvJEU:

1. Verzet artikel 3, leden 1 en 3, van de richtlijn zich tegen een uitlegging van het nationale recht, volgens welke in het geval van een abstract kleurmerk (in casu: rood HKS 13) waarop aanspraak wordt gemaakt voor financiële diensten, uit een consumentenenquête een gecorrigeerde inburgeringsgraad van ten minste 70 % moet blijken om ervan te kunnen uitgaan dat het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?

2. Moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat het tijdstip van de aanvraag van de inschrijving van het merk – en niet het tijdstip van de inschrijving zelf – eveneens beslissend is indien de merkhouder als verweer tegen een verzoek om nietigverklaring van het merk aanvoert dat het merk in elk geval meer dan drie jaar na de inschrijvingsaanvraag, maar nog vóór de inschrijving zelf, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?

3. Mocht ook onder de hiervoor genoemde voorwaarden het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag doorslaggevend zijn: Moet het merk reeds dan nietig worden verklaard, wanneer niet duidelijk is en niet meer opgehelderd kan worden of het merk op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen? Of is voor nietigverklaring vereist dat degene die om nietigverklaring verzoekt, aantoont dat het merk op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag geen onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt?