IEF 15

Domeinnamen

Domeinnaamkaping makkelijker

Top Level DomainDomeinkaping is dankzij nieuwe regels van ICANN gemakkelijker geworden. De nieuwe regels - die vrijdag in werking worden gesteld - zijn eigenlijk bedoeld om het overzetten van domeinnamen te vereenvoudigen. Er treedt nu echter een onbedoelde bijwerking op, waardoor eventuele kwaadwillenden makkelijker een domeinnaam kunnen kapen. Dit is mogelijk omdat een overdracht van een domeinnaam na vijf werkdagen nu altijd zal worden uitgevoerd, behalve wanneer de eigenaar dit expliciet geweigerd heeft.

De huidige regels staan een overgave pas toe wanneer de eigenaar positief heeft gereageerd op de afstandsverklaring. Hierdoor zijn vooral domeinnamen met gedateerde e-mailadressen en onjuiste adresgegevens kwetsbaar geworden, omdat niet reageren dus een positief bericht is voor de aanvrager. De ICANN heeft voor eventuele geschillen met betrekking tot de domeinnaamoverdracht een onafhankelijke geschillencommissie gevormd. Hiermee probeert de organisatie eventueel misbruik van de nieuwe regels tegen te gaan.

Hostingbedrijven spelen in op de nieuwe situatie door bijvoorbeeld de domeinnamen te laten locken door de klanten. Dankzij dit hulpmiddel kan de domeinnaam niet meer worden overgeschreven naar een andere eigenaar.

IEF 14

Piraterij

Persbericht Commissie, 10 november:EU strengthens fight against piracy and counterfeiting beyond its borders. In an effort to halt the increase in piracy and counterfeiting the European Commission has today, (wednesday 10 november) adopted a strategy for the enforcement of intellectual property rights in third countries. The action plan focuses on vigorous and effective implementation and enforcement of existing IPR laws. It proposes to identify priority countries where enforcement actions should be concentrated. Stress will be put on technical cooperation and assistance to help third countries fight counterfeiting but the Commission will not hesitate to trigger all bilateral and multilateral sanction mechanisms against any country involved in systematic violations. The Commission will foster awareness raising of users and consumers in third countries and support the creation of public-private partnerships for enforcement.

IP/04/1352

 

Brussels, 10 November 2004

 

EU strengthens fight against piracy and counterfeiting beyond its borders

In an effort to halt the increase in piracy and counterfeiting the European Commission has today adopted a strategy for the enforcement of intellectual property rights in third countries. The action plan focuses on vigorous and effective implementation and enforcement of existing IPR laws. It proposes to identify priority countries where enforcement actions should be concentrated. Stress will be put on technical cooperation and assistance to help third countries fight counterfeiting but the Commission will not hesitate to trigger all bilateral and multilateral sanction mechanisms against any country involved in systematic violations. The Commission will foster awareness raising of users and consumers in third countries and support the creation of public-private partnerships for enforcement.

 

EU Trade Commissioner Pascal Lamy said: “Piracy and counterfeiting continue to grow every year and have become industries, increasingly run by criminal organisations. This is a serious problem for us but also for third countries whose companies are also suffering the consequences of violation of their own intellectual property rights. “ He added: “Some of these fakes, like pharmaceuticals and foodstuffs constitute an outright danger to the public, while others undermine the survival of EU’s most innovative sectors, confronted with the misappropriation of their creations. Adopting new legislation on intellectual property is one thing. But devising the right tools to enforce it is another. This is now our priority”

 

This Strategy sets the guidelines for the European Commission in the coming years towards a reduction of the level of IPR violations taking place beyond the EU borders, worldwide. It follows a logical sequence of recent initiatives taken by the EU to tackle this problem within the EU and at its border.

 

It is not the EU purpose to re-invent the wheel, but to show that we are committed to work more and better in an area where putting in place legislation is not sufficient. It is essential that third countries accompany the commitments agreed to in the WTO and in bilateral agreements by a genuine willingness to tackle the problem at their borders, in their courts, and in their streets. From our part, we must ensure that our right-holders are effectively protected against the misappropriation of their property and our citizens in general against the dangers of piracy and counterfeiting

 

The Strategy in detail:

 

Identifying priority countries: EU action will focus on the most problematic countries in terms of IPR violations. These countries will be identified according to a regular survey to be conducted by the Commission among all stakeholders.

Awareness raising: promote initiatives to raise public awareness about the impact of counterfeiting (loss of foreign investment and technology transfer, risks to health, link with organised crime, etc.) and make available to the public and to the authorities of third countries concerned a “Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights”.

Political dialogue, incentives and technical co-operation: ensuring that technical assistance provided to third countries focuses on IPR enforcement, especially in priority countries; exchanging ideas and information with other key providers of technical co-operation, like the World Intellectual Property Organisation (WIPO), the US or Japan, with the aim of avoiding duplication of efforts and sharing of best-practices.

4 IPR mechanisms in multilateral (including TRIPs), bi-regional and bilateral agreements: raising enforcement concerns in the framework of these agreements more systematically; consulting trading partners with the aim of launching an initiative in the WTO TRIPs Council, sounding the alert on the growing dimension of the problem, identifying the causes and proposing solutions and strengthening IPR enforcement clauses in bilateral agreements..

Dispute settlement - sanctions: recall the possibility that right-holders have to make use of the Trade Barriers Regulation or of bilateral agreements, in cases of evidence of violations of TRIPs; in addition to the WTO dispute settlement, recall the possibility to use dispute settlement mechanisms included in bilateral agreements in case of non-compliance with the required standards of IPR protection.

Creation of public-private partnerships: supporting/participating in local IP networks established in relevant third countries; using mechanisms already put in place by Commission services (IPR Help Desk and Innovation Relay Centres) to exchange information with right-holders and associations; build on the co-operation with companies and associations that are very active in the fight against piracy/counterfeiting.

See also IP/04/540, IP/04/1059

For more information:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/counterfeit_piracy/index_en.htm

 

hier

IEF 13

Merken in het nieuws

Modeconcern WE neemt merken failliet Vilenzo over

Het modeconcern WE International neemt het failliete Vilenzo over. WE krijgt zo onder meer de kledingmerken Van Gils, Frans Molenaar en Bad Boys in handen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. WE-topman R. de Waal is blij met de overname van Vilenzo. Het modehuis is volgens hem een belangrijke speler op de Nederlandse markt. De WE-groep wil de merken van Vilenzo verder uitbouwen.

IEF 12

Domeinnamen

Zowel gedaagden (als bestuurders van de Vereniging LPF) als de fractieleden maken gebruik van de namen ‘LPF’ en/of ‘Lijst Pim Fortuyn’, precies dezelfde namen worden door eiseres gebruikt, voor zo goed als dezelfde activiteiten. Het gevaar voor verwarring bij het publiek is groot. Het feit dat er nu kennelijk twee groeperingen zijn die het gedachtegoed van Pim Fortuyn beweren uit te dragen, brengt niet met zich mee dat zij beide bevoegd zijn de namen ‘LPF’ en Lijst Pim Fortuyn’ te gebruiken. Eiseres heeft immers de oudste rechten. Leden die zich afscheiden, zoals gedaagden en de fractieleden, kunnen hun werkzaamheden onder een nieuwe naam voortzetten die evenwel niet verwarring bij het publiek mag geven. Of gedaagden en de fractieleden gebruik van de namen ‘LPF’ en Lijst Pim Fortuyn’ maken ‘in het economisch verkeer’, als vereist door artikel 13 Eenvormige Beneluxwet op de merken, kan in het midden blijven, nu eiseres de onrechtmatigheid van het gebruik van deze namen ook baseert op artikel 6:162 BW.

Volledige uitspraak

IEF 11

Octrooirecht

UK Patent Office: The Computer Implemented Inventions Directiveexplained (Brochure). Reactie NoSoftwarePatents.com "That pamphlet is an insult to human intelligence but, quite frankly, I've seen stuff like that which is even worse. Compared to the misinformation that is spread by the German Federal Ministry of Justice, this UK thing is "the lesser evil" but still pretty bad"

IEF 10

IPKat

IPkat IP Blog: Dagelijks onderhouden UK Weblog van Jeremy Phillips en Ilanah Simons. Hooggeleerd commentaar en meligheden.

IEF 9

Merkenrecht

Arrest GvEA (Met plaatjes!): T-402/02, GvEA, 10 november 2004, Storck / OHMI (Emballage d'un bonbon). Beeldmerk dat vorm van (vlindervormige) wikkelverpakking voor snoepjes afbeeldt.  "Met betrekking tot de aan de kamer van beroep ter beoordeling voorgelegde resultaten van de marktonderzoeken betreffende de inburgering van de tekens „WERTHER’S”, „Werther’s Original” of „W.O.” voor de door verzoekster verkochte karamelsnoepjes, heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat deze marktonderzoeken, die in verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn verricht, „geen informatie verstrekken over een eventueel onderscheidend vermogen van de goudkleurige wikkelverpakking”, maar „uitsluitend betrekking hebben op de bekendheid van de benaming ,Werther’s Original'. Overigens zijn ook deze marktonderzoeken niet in alle lidstaten van de Gemeenschap verricht en kunnen zij bijgevolg in geen geval het bewijs leveren dat het betrokken teken in de gehele Gemeenschap als merk is ingeburgerd. Lees arrest

IEF 8

Merkenrecht

Arrest GvEA (Met plaatjes!) : T-396/02, 10 november 2004, Storck / OHMI (Forme d'un bonbon) Onderscheidend vermogen door gebruik. Op grond van de hierboven geformuleerde overwegingen moet worden geconcludeerd dat de als bewijsstukken overgelegde omzetcijfers en cijfergegevens betreffende de reclamekosten weliswaar aantonen dat de snoepjes ‚Werther’s’ op de markt te koop worden aangeboden, maar niet dat de vorm ervan als merk wordt gebruikt. Lees arrest

IEF 7

Merkenrecht

Arrest GvEA  (Met plaatjes!): Zaak T-164/02, GvEA, 10 november 2004, Kaul/OHIM - Bayer (ARCOL - CAPOL)  Oppositieprocedure. Anders dan het BHIM met betrekking tot de procedure inter partes stelt, heeft de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM dus niet tot gevolg dat een partij die bepaalde gegevens, feitelijk of rechtens, niet binnen de termijnen gesteld door de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, voor deze instantie heeft aangedragen, zich volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep niet op deze gegevens kan beroepen. De functionele continuïteit heeft daarentegen wel tot gevolg dat een dergelijke partij zich voor de kamer van beroep op deze gegevens kan beroepen, mits voor deze instantie het bepaalde in artikel 74, lid 2, van deze verordening in acht wordt genomen. Lees arrest

IEF 6

Databanken / HvJ

Persbericht HvJ 9 november 2004: Fixtures Arresten van het Hof van Justitie in de zaken C-46/02, C-203/02, C-338/02 en C-444/02. Fixtures Marketing Ltd / Oy Veikkaus Ab, The British Horseracing Board Ltd e.a. / William Hill Organization Ltd, Fixtures Marketing Ltd / Svenska Spel AB, Fixtures Marketing Ltd / Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

Noch de verkrijging, noch de controle of de presentatie van de inhoud van een kalender voor voetbalwedstrijden of paardenrennen getuigt van een substantiele investering die moet worden beschermd tegen gebruik van gegevens door derden

Het begrip substantiële investering dat bepalend is voor de bescherming van de fabrikant van een databank tegen het zonder toestemming verveelvoudigen en onder het publiek verspreiden van gegevens, omvat slechts het opzoeken, verzamelen, controleren en presenteren van bestaande gegevens en niet de middelen die zijn gebruikt voor het creëren van de gegevens die tezamen de databank vormen

De vier arresten hebben betrekking op de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken  en, meer in het bijzonder, op de reikwijdte van de bescherming met betrekking tot databanken met gegevens over sportwedstrijden (voetbal en paardensport) . Fixtures Marketing en de British Horseracing Board (BHB) hebben zich beklaagd over het feit dat andere ondernemingen inbreuk hebben gemaakt op de rechten ter zake van deze databanken.

De vennootschap Fixtures Marketing verkoopt buiten Groot-Brittannië voor de liga's beroepsvoetbal licenties voor het gebruik van kalenders voor de Engelse en Schotse voetbalwedstrijden van de hogere divisies. De lijsten met wedstrijden (ongeveer 2 000 per seizoen) worden voor het begin van elk seizoen door de organisatoren van de kampioenschappen opgesteld. Zij worden elektronisch opgeslagen en onder meer in brochures gepubliceerd.

BHB die de Britse paardenrennen organiseert, neemt in zijn databank gedetailleerde informatie op over de races alsook het officiële register van volbloedpaarden in het Verenigd Koninkrijk. Bepaalde informatie over de races wordt bekend gemaakt via de radio, de televisie en de geschreven pers alsook via specifieke middelen voor verspreiding onder het geïnteresseerde publiek.

Oy Veikkaus, Svenska Spel en het Organismos prognostikon agonon podosfairou (OPAP) organiseren sportlotto's in Finland, Zweden en Griekenland. Zij maken gebruik van gegevens over voetbalwedstrijden van Engelse en Schotse kampioenschappen, hoewel geen van deze vennootschappen een door Fixtures Marketing verleende licentie heeft.

De vennootschap William Hill Organisation is een van de voornaamste organisatoren van weddenschappen over paardenrennen. Zij biedt voor de voornaamste races in het Verenigd Koninkrijk zowel traditionele weddenschappen aan (bij kantoren en via de telefoon), als weddenschappen via Internet. De informatie die op haar Internetsite wordt gepubliceerd, komt uit kranten en via een informatiedienst waarop men zich kan abonneren en die zelf zijn informatie weer uit de databank van de BHB haalt. De gegevens die op haar Internetsite worden opgenomen, maken slechts een zeer klein deel uit van de databank van BHB en worden daar anders gepresenteerd.

Fixtures Marketing en BHB waren van mening dat de ondernemingen die gebruik maken van hun gegevens voor het aanbieden van weddenschappen over voetbalkampioenschappen of paardenraces, inbreuk maken op het recht dat de richtlijn hen verleent. De Finse Vantaan käräjäoikeus, de Zweedse Högsta domstol, het Griekse Monomeles Protodikeio Athinon alsook de Engelse Court of Appeal, waar deze gedingen aanhangig zijn gemaakt, hebben het Hof van Justitie een aantal prejudiciële vragen gesteld over het voorwerp en de reikwijdte van de door de richtlijn in het leven geroepen bescherming sui generis.

Het Hof herinnert eraan dat de richtlijn de bescherming sui generis voorbehoudt aan databanken waarvan de samenstelling een substantiële investering heeft vereist. De richtlijn verbiedt de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een databank en, onder bepaalde voorwaarden, ook van niet-substantiële delen.

Het Hof stelt allereerst vast dat het begrip "databank" in de richtlijn doelt op iedere verzameling die werken, gegevens of andere elementen bevat die van elkaar kunnen worden gescheiden zonder dat de waarde van de inhoud ervan daardoor wordt aangetast, en die een methode of systeem van welke aard dan ook bevat waardoor het mogelijk is elk van de elementen waaruit zij bestaat, terug te vinden.

De richtlijn behoudt de bescherming sui generis echter uitsluitend voor aan databanken waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering

Kalenders voor voetbalwedstrijden

Het Hof merkt op dat het begrip "investering" in de verkrijging van de inhoud van een databank verwijst naar de middelen die worden aangewend om bestaande elementen te verkrijgen en in deze databank te verzamelen. Het omvat niet de middelen die worden aangewend voor het creëren van de elementen die de inhoud van een databank vormen.

De omstandigheid dat de samensteller van de databank tevens degene is die de in deze databank opgenomen elementen heeft gecreëerd, sluit niet uit dat zijn databank door het recht sui generis kan worden beschermd, op voorwaarde dat hij aantoont dat de verkrijging van deze elementen of de controle dan wel de presentatie daarvan, een substantiële investering heeft gevergd, los van het creëren van deze elementen.

Hoewel een kalender voor voetbalkampioenschappen kan worden beschouwd als een databank in de zin van de richtlijn, vereisen het opzoeken en het verzamelen van de in deze kalender opgenomen gegevens echter geen bijzondere inspanning van de liga's beroepsvoetbal. Zij zijn immers onlosmakelijk verbonden met het creëren van deze gegevens, waaraan deze liga's als verantwoordelijken voor de organisatie van de kampioenschappen rechtstreeks deelnemen. De verkrijging van de inhoud van een kalender voor voetbalwedstrijden vereist dus geen investering die losstaat van de investering die nodig is voor het creëren van de in die kalender opgenomen gegevens.

Evenmin hoeven de liga’s beroepsvoetbal bij het opmaken van de kalender een bijzondere inspanning te leveren voor het controleren van de juistheid van de gegevens betreffende de wedstrijden van de kampioenschappen, aangezien zij rechtstreeks betrokken zijn bij het creëren van deze gegevens. Ook de controle van de juistheid van de inhoud van de kalenders gedurende het seizoen (bijvoorbeeld naar aanleiding van het uitstellen van voetbalwedstrijd) houdt geen substantiële investering in.

De presentatie van een wedstrijdkalender is zelf ook nauw verbonden met het creëren van de daarin opgenomen gegevens en vereist geen investering los van de investering in het creëren van de gegevens.

Daaruit volgt dat noch de verkrijging, noch de controle of de presentatie van de inhoud van een kalender voor voetbalwedstrijden getuigt van een substantiële investering die de door de richtlijn in het leven geroepen bescherming verdient.

Paardenrennen

In zaak C-203/02 werd niet bestreden dat de databank van BHB waarin lijsten zijn opgenomen van paarden die aan een race mogen meedoen, een door de richtlijn beschermde databank vormt. Het ging erom of William Hill handelingen verricht die door het recht sui generis zijn verboden. Het Hof merkt op dat voor de opvraging (het overbrengen van de inhoud van een databank op een andere drager) en het hergebruik (het aan het publiek ter beschikking stellen) van de gehele inhoud dan wel een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank de toestemming van de samensteller van de databank is vereist, ook wanneer deze zijn databank geheel of gedeeltelijk voor het publiek toegankelijk heeft gemaakt of een of meerdere derden toestemming heeft gegeven de inhoud daarvan onder het publiek te verspreiden.

Het begrip "substantieel deel" van de inhoud van een databank verwijst in kwantitatief opzicht naar de hoeveelheid opgevraagde en/of hergebruikte gegevens en moet worden beoordeeld in verhouding tot de omvang van de totale inhoud van de databank. In kwalitatief opzicht verwijst het naar de omvang van de investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van het opgevraagde en/of hergebruikte deel.

Het Hof merkt op dat de middelen die door BHB worden aangewend voor het ten behoeve van het organiseren van paardenrennen vaststellen van de datum, het tijdschema, de locatie en/of naam van de race, alsmede van de paarden die daaraan deelnemen, een investering vormen in het creëren van in haar databank opgenomen elementen. Het voegt daaraan toe dat de aan de inschrijving van een paard op een lijst voorafgaande controle (controle van de identiteit van degene die tot de inschrijving overgaat, van de kenmerken van het paard, en van de identiteit van de eigenaar en van de jockey) plaatsvindt in de fase waarin de gegevens worden gecreëerd en dus geen investering in de controle van de inhoud van de databank vormt. Aangezien de door William Hill opgevraagde en hergebruikte elementen van BHB geen investering hebben vereist die losstaat van de voor het creëren daarvan vereiste middelen, vertegenwoordigen deze elementen geen substantieel deel van de databank van BHB.

De richtlijn verbiedt het zonder toestemming opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van een databank door handelingen waarvoor geen toestemming is verleend en die ertoe strekken om door hun cumulatieve effect de gehele inhoud of een substantieel deel van deze databank te reconstrueren en/of ter beschikking van het publiek te stellen, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investering van die persoon.

Het bij iedere georganiseerde race herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken door William Hill heeft betrekking op niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van BHB. Het is echter uitgesloten dat William Hill door het cumulatieve effect van zijn handelingen de gehele inhoud van de databank van BHB of een substantieel deel daarvan reconstrueert en ter beschikking stelt van het publiek. William Hill berokkent de investering van BHB in de samenstelling van deze databank dus geen ernstige schade.

 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Beschikbare talen: DE, EL, EN, FI, FR, IT, NL, SV.

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl) vanaf ongeveer 12.00 uur.

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.

Tel: 00 352 4303 2170  Fax: 00 352 4303 3656

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE nr. 89/04

9 november 2004

IEF 4

Merkenrecht

Vonnis: Rechtbank 's Gravenhage, 1 september 2004 (bij vervroeging) Rolnummer 03/2105, Crazy Pianos tegen Rocket c.s.

Wat er ook zij van de vraag of de combinatie van de op zich bekende (Engelse) woorden CRAZY en PIANOS als zodanig onderscheidend vermogen toekomt, het merk is in elk geval ingeburgerd (...) Ook het logo met daarin PARTY PIANOS stemt voldoende op auditieve en begrips-matige wijze overeen met het woordmerk CRAZY PIANOS leidend tot verwarringsgevaar en in elk geval tot het leggen van een verband tussen teken en merk, zodat sprake is van merkinbreuk volgens 13 A lid 1 onder b respectievelijk onder c BMW.

 

Lees het vonnis hier. lees en hier en brein hier

IEF 4

Merkenrecht

Vonnis: Rechtbank 's Gravenhage, 1 september 2004 (bij vervroeging) Rolnummer 03/2105, Crazy Pianos tegen Rocket c.s. Wat er ook zij van de vraag of de combinatie van de op zich bekende (Engelse) woorden CRAZY en PIANOS als zodanig onderscheidend vermogen toekomt, het merk is in elk geval ingeburgerd (...) Ook het logo met daarin PARTY PIANOS stemt voldoende op auditieve en begrips-matige wijze overeen met het woordmerk CRAZY PIANOS leidend tot verwarringsgevaar en in elk geval tot het leggen van een verband tussen teken en merk, zodat sprake is van merkinbreuk volgens 13 A lid 1 onder b respectievelijk onder c BMW.

Lees VonnisCrazy Pianos / Party Pianos  hier Stibbe hier SOLV

IEF 10517

Pantone HKS 7

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-447/02 (KWS Saat AG tegen OHIM; kleur oranje) - dossier

Merkweigering.
De kleur oranje (HKS7) is niet zeldzaam voor zaaigoed en zaadverwerkingsmachines en kan (zonder inburgering) geen merk zijn.

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Kleur als zodanig – Oranje kleur”

Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Beslissingen van Bureau – Eerbiediging van rechten van verdediging (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 73)

1. Overeenkomstig artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) haar beslissing alleen nemen op grond van de gegevens, feitelijk of rechtens, waarover de partijen hun opmerkingen kenbaar hebben kunnen maken.

Wanneer de kamer van beroep ambtshalve feitelijke gegevens verzamelt die haar beslissing zullen schragen, dient zij deze aan de partijen mede te delen zodat deze hun opmerkingen kenbaar kunnen maken. (cf. punten 42‑43)

2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Erkenning van onderscheidend vermogen van kleur als zodanig – Verkrijging door gebruik (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, leden 1, sub b, en 3)

2. Een kleur als zodanig kan weliswaar, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 onderscheidend vermogen verkrijgen voor de waren en diensten waarvoor inschrijving van een gemeenschapsmerk is gevraagd, maar de mogelijkheid dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen krijgt voordat daarvan enig gebruik is gemaakt, in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening, bestaat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt en de relevante markt zeer specifiek is.

76 Met haar vierde middel voert KWS aan dat het onderscheidend vermogen van kleurmerken moet worden beoordeeld volgens dezelfde beginselen als die welke gelden voor andere categorieën merken, in het bijzonder de woordmerken en de beeldmerken, en dat geen strengere eisen mogen worden gesteld. Het doet er volgens KWS weinig toe of voor de aangevraagde waren en diensten nog andere kleuren worden gebruikt om bepaalde eigenschappen aan te duiden. Daarentegen moet worden onderzocht of de in concreto aangevraagde kleur door het publiek als een aanduiding van bepaalde eigenschappen wordt aangezien. Als verschillende producenten verschillende kleuren gebruiken om bepaalde eigenschappen aan te duiden, ziet het publiek in die kleuren tegelijkertijd een aanwijzing over de producent. In dat geval moet worden erkend dat sprake is van onderscheidend vermogen. In de onderhavige zaak wordt de oranje kleur door de betrokken kringen niet aangezien als een aanduiding van eigenschappen van de betrokken waren en diensten, en is er van een decoratief of functioneel gebruik geen sprake. Derhalve moet het onderscheidend vermogen van het merk worden erkend.

77 Volgens KWS heeft het Gerecht in het bestreden arrest de volgende beoordelingsfouten gemaakt. Om te beginnen heeft het voor kleurmerken een strenger criterium toegepast dan voor andere merken. Voorts heeft het Gerecht zich vergist inzake het criterium van het onderscheidend vermogen, dat enkel het vermogen is om de commerciële herkomst aan te duiden. Ten slotte heeft het Gerecht zijn eigen oordeel in de plaats gesteld van de mening van de betrokken kringen.

78 Betreffende de criteria om het onderscheidend vermogen van de verschillende categorieën merken te beoordelen, heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest terecht eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende soorten tekens. Evenwel heeft het Gerecht – eveneens terecht – opgemerkt dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een teken bestaande uit een kleur als zodanig, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als in het geval van een woordmerk of een beeldmerk, dat bestaat uit een teken dat losstaat van het voorkomen van de erdoor aangeduide waren. Terwijl het publiek de gewoonte heeft, woordmerken of beeldmerken onmiddellijk als identificatietekens van de commerciële herkomst van de waar op te vatten, is dit niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met het uiterlijk van de waar [zie inzake de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) arrest van 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793, punt 65].

79 In dat verband kan een kleur als zodanig, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 onderscheidend vermogen verkrijgen voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Daarentegen bestaat de mogelijkheid dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen krijgt voordat daarvan enig gebruik is gemaakt, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (zie inzake de identieke bepalingen van artikel 3, leden 1, sub b, en 3, van richtlijn 89/104, arrest Libertel, reeds aangehaald, punten 66 en 67).

IEF 10473

Saint-Hubert 41/Hubert

HvJ EG 12 oktober 2004, zaak C-106/03 P (Verdial tegen OHIM; inzake Saint-Hubert 41/Hubert) - dossier

(verwarring)

Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Verwarringsgevaar – Woord- en beeldmerk HUBERT – Oppositie door houder van nationaal woordmerk SAINT-HUBERT 41 – BHIM optredend als verweerder voor Gerecht / Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij gemeenschapsrechter – Procedurele rol van Bureau – Oppositieprocedure – Bevoegdheid om voor Gerecht voorwerp van geschil te wijzigen – Geen (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 133, lid 2; verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, lid 2)

Woordbeeldmerk Hubert stemt onvoldoende overeen met het oudere Franse woordmerk ‘Saint-Hubert 41’ om verwarring aan te nemen ‘ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.’ (Ov. 54).

 

In een procedure betreffende een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) waarbij een op gevaar van verwarring met een ouder merk berustende oppositie tegen een inschrijving als gemeenschapsmerk is afgedaan, is het Bureau niet bevoegd om voor het Gerecht het voorwerp van het geschil, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen.

 

Immers, ook al is het Bureau volgens artikel 133, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verweerder in de procedure voor het Gerecht, het beroep bij dit laatste betreft het geschil tussen de aanvrager van de inschrijving en de houder van een ouder merk.

 

Bijgevolg zou elk oordeel volgens welk het Bureau bevoegd is om voor het Gerecht het voorwerp van het geschil te wijzigen, inbreuk maken op het gewettigde vertrouwen van de partij die voor de kamer van beroep in het gelijk is gesteld, dat de procedure voor het Gerecht overeenkomstig artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 tot doel heeft de wettigheid van de beslissing van deze kamer te toetsen.

IEF 7650

Park-Line B.V. vs. Payway Oy: Parking patents, prohibition all designated countries

District Court The Hague, 30 June 2004, 03/2732. Park-Line B.V. versus. Payway Oy.

Patents. Both in the principal action and in the counterclaim proceedings it must be examined whether the parking system of Park-line does or does not violate EP 039.

“3.14. Both in the system of Park-line and the patented system the function of the parking place code therefore lies in the rate differentiation. The assignment of one code to several individual parking places within a parking area to which the same parking conditions apply, as in the system of Park-line, is not an essentially different measure than the assignment of different unique codes - but still indicating the same rate - to individual parking places within such a parking area. After all, in that way the same result (namely a hardware-free parking system for public areas) is achieved in essentially the same manner (sending a rate-indicating code). In that way the system of Park-line comes within the equivalence scope of EP 039.”

3.15. The reasonable legal certainty for third parties required by article 69 EPC does not necessitate assuming a more limited protective scope of EP 039. After all, every third party will understand that it is not essential to use a unique code for the different parking places within a zone (to which the same parking conditions apply) but that the same code may be used for that group of parking places. That does not detract in any way from the solution given by EP 039 for the problems involved in the existing methods for pay parking in public spaces consisting of the state of the art. In particular the use of one (rate) code for several parking places does not affect the necessary check of payment. After all, in that case checking is also made possible by the unique vehicle code. Furthermore it cannot be concluded in reason from the file of the grant of the patent in any way that the assignment of a unique code to every individual parking place would be of essential interest to (the patentability of) the invention and even less that PayWay had wanted to waive the protection of versions lying within the equivalence scope of the patent.

3.16. From the above it follows that the District Court believes that Park-line infringes EP 039 direct.
 3.17. The District Court believes that the prohibition requested by PayWay for all the designated countries may be granted. After all, at the session of the court Pay Way asserted without contestation that Park-line would also want to expand its activities outside the Netherlands, England and Germany (where it is already active). The threat of a patent infringement is enough to grant the prohibition.

Read the entire judgement here.

IEFenglish

IEF 10519

Oppervlak van glasplaat

HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P (Glaverbel tegen OHIM; oppervlak van glasplaat) - dossier

Merkweigering.
KMVS-IE NL06_Page_16_Image_0001.pngOok Gerecht EU 2007, IEF 4701. Glaverbel vraagt gemeenschapsmerk aan voor een dessin dat bedoeld is om te worden toegepast op glas voor sanitaire installaties (zie afbeelding).

Het Gerecht van Eerste Aanleg overwoog: ‘dat het dessin, bestaande uit een ontelbaar aantal streepjes, ongeacht het oppervlak van de plaat, samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf, waarin de evidente kenmerken van de waar tot uiting komen, waardoor het dessin in de eerste plaats wordt opgevat als een technisch middel om het glas ondoorzichtig te maken. De complexe en fantasievolle aard van het aangevraagde dessin lijkt eerder een gevolg te zijn van een esthetische of decoratieve afwerking. Op grond van de algemene complexiteit van het dessin en de toepassing ervan op de buitenkant van de waar is het niet mogelijk, aldus het Gerecht verder, bijzondere details van dit dessin te onthouden, noch om het dessin waar te nemen zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van de waar te zien. Tot slot laat het dessin niet steeds dezelfde indruk achter. Deze indruk varieert namelijk naar gelang van de hoek waaronder men de waar bekijkt, de lichtintensiteit en de kwaliteit van het glas.’ (Ov. 33).

Het Gerecht heeft hieruit geconcludeerd, dat het teken geen aanduiding van de herkomst van de waar bevat voor het relevante publiek, dat zowel vaklui in de bouwsector als het grote publiek omvat.

Verklaringen van vaklui en consumenten dat zij het glas wel als afkomstig van Glaverbel herkennen doen daar volgens het Gerecht niet aan af. Dit betreft feitelijke waarderingen waar het HvJ EG niet over oordeelt.

33 Het overwoog aldaar dat het dessin, bestaande uit een ontelbaar aantal streepjes, ongeacht het oppervlak van de plaat, samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf, waarin de evidente kenmerken van de waar tot uiting komen, waardoor het dessin in de eerste plaats wordt opgevat als een technisch middel om het glas ondoorzichtig te maken. De complexe en fantasievolle aard van het aangevraagde dessin lijkt eerder een gevolg te zijn van een esthetische of decoratieve afwerking. Op grond van de algemene complexiteit van het dessin en de toepassing ervan op de buitenkant van de waar is het niet mogelijk, aldus het Gerecht verder, bijzondere details van dit dessin te onthouden, noch om het dessin waar te nemen zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van de waar te zien. Tot slot laat het dessin niet steeds dezelfde indruk achter. Deze indruk varieert namelijk naar gelang van de hoek waaronder men de waar bekijkt, de lichtintensiteit en de kwaliteit van het glas.

IEF 10476

MATRATZEN CONCORD markt / MATRATZEN

HvJ EG 28 April 2004, zaak C-3/03 P (Matratzen Concord tegen OHIM/Hukla; inzake Matratzen) - dossier

(verwarring)

Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Overeenstemming tussen twee merken - Gevaar voor verwarring - Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk met woord "Matratzen" als gemeenschapsmerk - Ouder woordmerk MATRATZEN

Hukla stelde op basis van haar Spaanse merk ‘Matratzen’ oppositie in tegen registratie van een woord-beeldmerk als gemeenschapsmerk MATRATZEN voor matrassen door Matratzen Concord.

Het Gerecht: het woord ‘Matratzen’ is het dominerende bestanddeel;  de twee merken stemmen voor het relevante publiek visueel en auditief overeen. Ten slotte heeft het Gerecht beslist dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren tezamen genomen hoog genoeg zijn en dat de kamer van beroep daarom terecht gevaar van verwarring tussen de betrokken merken heeft aangenomen.

Het Gerecht heeft:

‘terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.’ (Ov. 32).

1. In het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar worden vergeleken. Dit sluit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk bij het relevante publiek wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. (cf. punt 32)

 

2. De beoordeling van de feiten door het Gerecht, op grond waarvan het tot de conclusie komt dat het woordbestanddeel in een woord‑ en beeldmerk waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, het dominerende bestanddeel van het betrokken merk is, levert geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening. (cf. punt 34)

 

3. Het aan de merkhouder toegekende recht om zich te verzetten tegen elk gebruik van dit merk dat afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstgarantie, dat de hoofdfunctie van het merk vormt, behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, waarvan de bescherming afwijkingen van het beginsel van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen.

 

Het beginsel van het vrije verkeer van goederen verbiedt een lidstaat niet om een teken dat in de taal van een andere lidstaat beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten, als nationaal merk in te schrijven, en verbiedt evenmin de houder van een dergelijk merk om bij gevaar van verwarring tussen dit nationale merk en een aangevraagd gemeenschapsmerk oppositie tegen de inschrijving van dit laatste in te stellen. (cf. punten 41‑42)
IEF 7649

Mars vs. Kraft: Shape of Toblerone is valid 3D mark

District Court Of The Hague,  8 May 2002, 00-2991. Mars Inc. versus Kraft Jacobs Suchard Sa

Trademarks. Kraft is the owner of several three-dimensional trademarks relating to the shape of the TOBLERONE bar, in class 30 for, inter alia, chocolate and cocoa products. Mars intends to market a new chocolate product in the Benelux and elsewhere (if it has not already done so), ‘WAVE,’ in packaging in the shape of an equilateral triangle (with 60-degree angles). Kraft objected to Mars against Mars’ intended triangular shape of the WAVE packaging (not against the shape of the WAVE product as such).

“The conclusion must be that at the time of its filing, the equilateral triangle was distinctive, so that it is suitable for identifying chocolate as originating from a particular company. (…) Insofar as the Court can determine, the relationship between the length of a side of the triangle and the thickness of the triangle in Kraft’s triangular trademark and the same relationship in Mars’ WAVE packaging are not precisely the same. Thus, the trademark and the design are (probably) not absolutely identical, but because the public cannot be expected to recognize this relatively small difference, they should be considered to be virtually identical.”

Read the entire judgment here (judgment made available by Wouter Pors, Bird & Bird).

 

IEFenglish

IEF 7648

Kazaa vs. Buma Stemra: Giving the opportunity of downloading music is not illegal

Amsterdam Court Of Appeal, 28 March 2002, 1370/01 SKG. KAZAA B.V. versus Vereniging Buma & Stichting Stemra.

Copyright. “Furthermore, the court will point out that KaZaA justly contests the president’s â¨consideration that it must be put first that by giving its users the opportunity of downloading music files by means of its computer program without a license, KaZaA acts contrary to copyright. Insofar as there are acts that are relevant to copyright such acts are performed by those who use the computer program and not by KaZaA. Providing the means for publication or reproduction of copyrighted works is not an act of publication or reproduction in its own right. Also, it is not true, that is for the moment it cannot be assumed to be true, that the KaZaA computer program is exclusively used for downloading copyrighted works. (…) The appeal therefore succeeds.

 Read the entire judgment here (judgment made available by Wouter Pors, Bird & Bird).

 

IEFenglish