Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De bekende Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli neemt het niet zo nauw met andermans rechten. In maart van dit jaar introduceerde Cavalli met veel lawaai zijn Grafitti-collection, een nieuwe collectie van kleding- en accessoires met een graffitiprint. Wat niemand op dat moment wist is dat Cavalli het design één op één gekopieerd had van een muur in het Mission district in San Francisco.

De drie artiesten achter de graffiti, met mooie namen als Revok, Reyes en Steel, hebben de modekoning nu voor de rechter gesleept. Ze zijn niet alleen boos omdat de grote Cavalli hun werk gewoon zonder toestemming heeft overgenomen en nu niet thuis geeft, maar ook omdat de man het in zijn hoofd heeft gehaald de indruk te wekken dat het zijn eigen ontwerp
is. Op de prints heeft hij hier en daar de naam ‘Just Cavalli’ gespoten, de naam van een van Cavalli’s lijnen, en op bepaalde
plekken lijkt er zelfs een soort Cavalli-handtekening te staan. De kunstenaars eisen dat Cavalli onmiddellijk stopt met de verkoop van de spullen en eens na gaat denken over een passende schadevergoeding .

Bas Kist
Eerder in: NRC 15 oktober 2014.

Dit overzicht zal het komende jaar dienst doen als living document met voor de praktijk relevante rechtspraak van het HvJ EU sinds het voorjaar 2010, inclusief conclusies en aanhangige prejudiciële vragen. Steeds als er arresten zijn gewezen, conclusies zijn genomen of verzoeken zijn neergelegd wordt dit overzicht bijgewerkt (in deze serie: auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht en reclamerecht). 

Inhoudsopgave
A. HvJ EU
B. Gerecht EU
C. Conclusies HvJ EU
D. Aanhangige prejudiciële vragen
E. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)

A. HvJ EU
1. HvJ EU 18 maart 2010, zaak C-136/09; IEF 8924 (Organismos Sillogikis Diacheirisis)
Installeren van tv's en verbinden met centrale antenne is mededeling aan het publiek.
2. HvJ EU 7 december 2010, C-585/08 en C-144/09 (Pammer en Hotel Alpenhof)
Gerichtheid van een website op een bepaald land. Relevante factoren
3. HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, IEF 9306, IT 194 (Softwarová)
Gebruikersinterface is geen computerprogramma maar kan wel auteursrechtelijk beschermd zijn.
4. HvJ EU 27 januari 2011, C-168/09, IEF 9367; Flos
Auteursecht mag niet worden uitgesloten voor modellen van vóór een bepaalde datum
5. HvJ EU 16 juni 2011, C-462/09, IEF 9791 (Thuiskopie/Opus)
Levering blanco CD of DVD uit ander land aan particulier is heffingsplichtig
6. HvJ EU 30 juni 2011, C-271/10, IEF 9864 (Leenrecht België)
Bij leenvergoeding moet rekening worden gehouden met aantal uitleningen
7. HvJ EU 22 september 2011, C-244/10 en C-245/10; IEF 10216  (Mesopotamia Broadcast en Roj TV / Duitsland)
Op eigen grondgebied kan Duitsland doorzending van tv-programma's in het Koerdisch die worden uitgezonden door Roj TV in Denemarken niet verbieden.
8. HvJ EU 4 oktober 2011, C-429/08 en C-403/08, IEF 10286 (Premier League)
Strijd met vrij verkeer van diensten en harmonisatie auteursrecht
9. HvJ EU 13 oktober 2011, C-431/09 en C-432/09, IEF 10332 (Airfield en Canal Digitaal)
Bij nieuw publiek maakt satellietpakket aanbieder (ook) openbaar
10. HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10; IEF 10395 (eDate)
Slachtoffers van inbreuken op de persoonlijkheidsrechten via internet kunnen zich voor de volledige schade tot de gerechten van hun woonstaat wenden.
11. HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, IEF 10551 (Scarlet Extended / SABAM)
Algemeen preventief filtergebod mag niet zonder wettelijke basis
12. HvJ EU 24 november 2011, C-283/10, IEF 10550 (Circul Globus Bucureşti)
Mededeling aan publiek dat niet aanwezig is op de plaats waar de mededeling wordt gedaan, Openbaarmaking ter plaatse geharmoniseerd?
12. HvJ EU 12 april 2011, C-145/10; IEF 10611 (Eva Maria Painer)
Opsporing. Citaatrecht. Bronvermelding. Verveelvoudigingsrecht.
13. HvJ EU 17 januari 2012, C-302/10, IEF 10831; Infopaq II
Wanneer is er sprake van vastlegging van voorbijgaande aard?
14. HvJ EU 9 februari 2012, C-277/10, IEF 10887 (Luksan tegen Van der Let)
Exploitatierecht komen rechtstreeks en oorspronkelijk toe aan de hoofdregisseur (billijke vergoeding o.g.v. 17 EU handvest)
15. HvJ EU 16 februari 2012, C-360/10; IEF 10920 (Sabam tegen Netlog)
Sociale netwerksite/hostingdienstverlener kan door een nationale rechter niet worden gelast een filtersysteem te installeren.
16. HvJ EU 1 maart 2012, zaak C-604/10; IEF 10977 (Football Dataco e.a. tegen Yahoo UK Ltd e.a.)
Databankenrecht of auteursrecht op lijsten met voetbalwedstrijden? Op lijsten van voetbalwedstrijden rust geen auteursrecht wanneer het is gedicteerd door regels of beperkt zonder ruimte voor creatieve vrijheid.
17. HvJ EU 15 maart 2012, C-162/10, IEF 11046; (Phonographic Performance Ireland)
Een hotelexploitant die fonogrammen doorgeeft in zijn gastenkamers dient de producenten een billijke vergoeding te betalen. De lidstaten kunnen deze hotelexploitant niet vrijstellen van de verplichting om een dergelijke vergoeding te betalen.
18. HvJ EU 15 maart 2012, C-135/10; IEF 11045 (SCF Consorzio Fonografici)
Een tandarts die in zijn particuliere praktijk kosteloos fonogrammen uitzendt, verricht geen „mededeling aan het publiek” in de zin van het Unierecht.
19. HvJ EU 19 april 2012, C-461/10; IEF 11204 (Bonnier Audio)
Verhouding tussen de door ISP te verschaffen NAW-gegevens bij gestelde auteursrechtinbreuk en de handhavingsrichtlijn
20. HvJ EU 24 april 2012, C-510/10; IEF 11233 (DR TV2 Danmark)
Wanneer er sprake is van tijdelijke vastlegging door een omroep en uitleg 'eigen middelen'.
21. HvJ EU 2 mei 2012, C-406/10; IEF 11257 (SAS Institute)
Functionaliteit van een computer programma en programmeertaal wordt niet door het auteursrecht bescherming.
22. HvJ EU 21 juni 2012, zaak C-5/11, IEF 11472 (Donner)
Uitleg begrip distributie onder het publiek: wanneer reclame wordt gemaakt om auteursrechtelijk beschermde werken te leveren in een andere lidstaat.
23. HvJ EU 5 juli 2012, C-128/11; IEF 11521 (UsedSoft)
Er is er sprake van uitputting van licenties van gedownloade software. Over de rechten van de rechtmatige verkrijger van tweedehands software
24. HvJ EU 18 oktober 2012, C-173/11; IEF 11885 Football Dataco II
Opvraging en hergebruik, databankenrecht en IPR
25. HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-283/11, IEF 12254 (Sky Österreich tegen Österreichischer Rundfunk)
Eigendomsrecht. Unierecht biedt voor sportwedstrijden geen IE-bescherming. Geen aantasting geldigheid audiovisuele mediadiensten.
26. HvJ EU 7 maart 2013, in zaak C-607/11, IEF 12409 (ITV Broadcasting tegen TV Catch Up Ltd) - dossier
Wederdoorgifte via internet is onder omstandigheden 'mededeling aan het publiek'; free-to-air en derde partijen die achter een inlog werken aanbieden.
27. HvJ EU 27 juni 2013, gevoegde zaken C-457/11; C-458/11; C-459/11; C-460/11, IEF 12809 (Verwertungsgesellschaft Wort; VG Wort tegen elektronicafabrikanten) - dossier - persbericht
BGH stelt vragen over auteursrechtelijke heffing op fotokopieerapparaten, printers, scanners en PC’s. Reproductie met behulp van een proces waarbij als tussenstadium een digitale afbeelding wordt opgeslagen op een computer of geheugendrager.
28. HvJ EU 11 juli 2013, zaak C-521/11, IEF 12851 (Amazon.com) - dossier
Billijke vergoeding thuiskopie, mits aantoonbaar gebruikt voor andere handeling
29. HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-201/11P, IEF 12885 (UEFA tegen Commissie); zaken C-204/11P C-205/11P (FIFA tegen Commissie)
Beperking financiële vergoeding voor korte (voetbal)fragmenten gerechtvaardigd.
30. HvJ EU 19 december 2013, zaaknr. C‑202/12, IEF 13350 (Innoweb tegen Wegener)  - dossier
Uitleg hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een dedicated metazoekmachine.
31. HvJ EU 3 oktober 2013, IEF 13101, zaak C-170/12 (Pinckney tegen KDG Mediatech) - dossier
Cd's grensoverschrijdend op internet aangeboden. Bevoegde instantie volgens EEX-vo. : plaats vestiging aanbieder: volledige schade; land waarop site is gericht: alleen schade desbetreffende land. Plaats waar schadebrengende feit (materiële drager branden) zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.
32. HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, IEF 13438 (Ryan Air tegen PR Aviation)
Hoge Raad schaft geschriftenbescherming af en stelt HvJ EU vraag over bescherming van online databanken en contractuele beperking.
33. HvJ EU 23 januari 2014, zaak C-355/12, IEF 13453 (Nintendo e.a.) - dossier
De omzeiling van het beschermingssysteem van een spelcomputer kan in bepaalde omstandigheden rechtmatig zijn.
34. HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13513, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Bescherming op het ogenblik dat een in China gekocht goed op het grondgebied komt
35. HvJ EU 13 februari 2014, IEF 13540, zaak C-466/12 (Svensson e.a. tegen Retriever)
Hyperlinken naar beschermde werken kan zonder toestemming
36. HvJ EU 27 februari 2014, IEF 13584, zaak C-351/12 (OSA tegen Lécebné lázne Mariánské Lázne)
Kuuroord doet mededeling aan patiënten
37. HvJ EU 27 maart 2014,  IEF 13690, zaak C-314/12 (UPC Telekabel Wien, inzake: Kino.to)
Grondrechten staan websiteblokkade zonder precisering maatregelen niet in de weg
38. HvJ EU 3 april 2014, IEF 13723, zaak C-387/12, (Hi Hotel HCF)
Rechter is bevoegd als schade kan intreden in het rechtsgebied. Heeft het Duitse gerecht heeft jurisdictie over een auteursrechtinbreuk waarbij de medeplichtige handeling in Frankrijk plaatsvond.
38. HvJ EU 10 april 2014, IEF 13741, zaak C-609/12 (ACI Adam e.a. tegen Stichting De Thuiskopie)
Thuiskopie uit illegale bron (en heffen) is niet toegestaan
39. HvJ EU 5 juni 2014, IEF 13913, zaak C-360/13 (Public Relations Consultants Association tegen Newspaper Licensing Agency)
Browsen valt onder tijdelijke-kopie exceptie
40 HvJ EU 3 september 2014, IEF 14169, zaak C-201/13 (Johan Deckmyn en Vrijheidsfonds VZW tegen Helena Vandersteen e.a.)
Ruim baan voor de Europese parodie
41. HvJ EU 4 september 2014, IEF 14142, zaak C-114/12 (EC tegen Raad van de EU)
Nietigverklaring besluit Raad van de EU over verdrag Raad van Europa over bescherming naburige rechten
42. HvJ EU 11 september 2014, IEF 14192, Zaak C-117/13 (TU Darmstadt tegen Eugen Ulmer KG)
Elektronische leesplaatsen; Digitalisatie door bibliotheken toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden
43. HvJ EU 18 september 2014, IEF 14209, zaak C-205/13 (Hauck tegen Stokke)
Tripp Trapp-kinderstoel en de aard van de waar

B. Gerecht EU
1. Gerecht EU 12 april 2013, zaaknr. T-442/08, IEF 12556 (CISAC-European Broadcasting Union tegen Europese Commissie)

C. Conclusies A-G HvJ EU
1. Conclusie AG HvJ EU 18 juni 2014, IEF 13953, zaak C-463/12 (Copydan Båndkopi)
Geen onderscheid thuiskopievergoeding maken in wel/niet verwijderbare telefoongeheugenkaarten

D. Aanhangige prejudiciële vragen
1.Hogere  voorziening gevraagd aan HvJ EU van 2 maart 2011, C-103/11P; Systran / Europese Commissie
Hogere voorziening inzake verkeerd toepassen van intellectuele eigendomsrechtregels betreffende eigendom, inbreuk en uitleg van de excepties [Gerecht EU T-19/07].
4. Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 15 mei 2013, zaak C-279/13, IEF 12808 (C More Entertainment tegen Sandberg) - dossier
6. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 november 2013, zaak C-572/13, IEF 13420 (Hewlett-Packard Belgium tegen Reprobel) - dossier.
Billijke vergoeding voor reproducties, forfaitaire vergoeding en bladmuziek.
7. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 11 april 2013, zaak C-516/13,IEF 13252 (Dimensione Direct Sales tegen Knoll) - dossier
Over de omvang van het distributierecht bij werken van toegepaste kunst en het maken van reclame.
8. Prejudiciële vragen aan HvJ EU 5 augustus 2013, C-441/13, IEF 13169 (Pez Hejduk tegen EnergieAgentur.NRW GmbH) - dossier
Rechterlijke bevoegdheid bij auteursrechtinbreuk bij topleveldomein van een andere lidstaat.
9. Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 9 juli 2013, zaak C-413/13, IEF 13168 (FNV KIEM tegen De Staat) - dossier
Vragen over CAO die ziet op de tarieven die musici minimaal moeten ontvangen.
10. Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 22 januari 2014, IEF 13596, zaak C-41/14 (Christie’s France)
Kan van het volgrecht contractueel worden afgeweken?
11. Hof van Beroep Brussel 17 juni 2014, IEFbe 898 (SBS Belgium tegen SABAM)
Over uitzending via directe injectie als mededeling aan het publiek

E. Verder in de pijplijn (vragen nog niet definitief gesteld)
1. BGH 6 februari 2013, I ZR 124/11, IEF 12327 (Videospiel-Konsole) persbericht 25/13
BGH stelt vragen over technische beschermingsmaatregelen voor computerspellen als hybride producten.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2014, IEF 14287 (Curaçaose zakenman c.s. Tegen Telegraaf)
Met samenvatting van Wout Olieslagers, Kennedy Van der Laan. Elk jaar vindt op Curaçao, in de Caraïbische Zee, het North Sea Jazz Festival plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door een stichting waar een Curaçaose zakenman aan het roer staat, die het festival ook financieel ondersteunt. Op Curaçao is deze zakenman bekend als bankier en eigenaar van een trustfund. In juni 2014 heeft de Nederlandse reisoperator Does, de zakenman ervan beschuldigd dat hij Does in 2012 met de dood zou hebben bedreigd. Later is deze beschuldiging door Does gerectificeerd.

Op 17 september heeft De Telegraaf een artikel gepubliceerd over de beschuldiging van Does, met als kop: “Rijkste man Curaçao beschuldigd van doodsbedreiging“. Daarin werd ook vermeld dat de beschuldiging inmiddels door Does was gerectificeerd. Twee dagen later, nadat De Telegraaf in het bezit was gekomen van de rectificatietekst, volgde een artikel in De Telegraaf waarin uitgebreid werd ingegaan op de rectificatie van Does.

De Curaçaose zakenman vond dat De Telegraaf in het eerste artikel informatie zou hebben verspreid waarvan zij wist dat die lasterlijk was. In kort geding vordert hij  (samen met de stichting die het festival organiseert, en concertpromotor Mojo) onder meer dat De Telegraaf dit artikel verwijdert of rectificeert. In de rectificatie zou De Telegraaf moeten verklaren dat inmiddels vast staat dat de beschuldiging dat hij iemand met de dood zou hebben bedreigd vals is. Ook wordt een verbod gevorderd om nog over de kwestie te berichten, zonder daarbij te vermelden dat de beschuldiging vals en volledig gerectificeerd is.

De Telegraaf erkende dat het oorspronkelijke artikel op een aantal punten onjuist was. Die onjuistheden zijn in de online publicatie hersteld. Ook is de zakenman onvoorwaardelijk toegezegd dat een rectificatie op dezelfde punten zou volgen in de papieren uitgave van de krant als hij dat zou wensen. Als de zaak voor de rechter komt constateert de voorzieningenrechter dat het artikel op die punten onjuist en onzorgvuldig was, maar dat dit inmiddels is rechtgezet. De rechter gaat in de procedure verder uit van het aangepaste artikel.

De rechter is het met De Telegraaf eens dat het feit dat Does de beschuldiging heeft ingetrokken niet betekent dat de beschuldiging ook vals was en dat dit niet kan worden vastgesteld. De voorzieningenrechter zegt verder dat vast staat dat de zakenman er inderdaad van is beschuldigd dat hij een ander met de dood zou hebben bedreigd, zoals de kop vermeldt. Het volstaat dat de lezer er bij verdere lezing van het artikel kennis van neemt dat de beschuldiging is ingetrokken. De rechter bevestigt dat “een kop ongenuanceerder en kernachtiger mag zijn dan het artikel zelf omdat deze bedoeld is om de aandacht van de lezer te trekken. In het artikel kan de lezer vervolgens de gedetailleerde en genuanceerde berichtgeving lezen. De kop moet in samenhang met de rest van het artikel gelezen worden.” En voor zover andere media alleen de kop hebben overgenomen en niet de nuance verderop in het artikel, is dat hun verantwoordelijkheid, en niet die van De Telegraaf.

De rechter overweegt dat de zakenman een publiek bekende en invloedrijke man is op het eiland. Dat deze persoon beschuldigd is van het doen van een doodsbedreiging door een voormalige zakenpartner is maatschappelijk relevant. De Telegraaf moet zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend kunnen uitlaten over maatschappelijk relevante kwesties.

De zakenman klaagt nog over een aantal andere punten in het artikel, maar volgens de voorzieningenrechter is het artikel in zijn huidige vorm feitelijk juist en zijn de klachten onterecht. De vorderingen van de zakenman werden afgewezen.

De Telegraaf werd in deze procedure bijgestaan door Jens van den Brink.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 11 september 2014, IEF 14287 (Super A tegen AH Franchising)
Franchiseverplichtingen. Contract. Eiser is franchisenemer van Albert Heijn en exploiteert een AH-supermarkt. Zij verkoopt daar onder meer alcoholhoudende dranken, tabak en kansspelloten, waarvoor een wettelijke leeftijdsgrens geldt. Albert Heijn hanteert voor de leeftijdscontrole een systeem waarbij de kassamedewerker de leeftijd van de klant moet controleren. Eiser vordert medewerking van Albert Heijn aan het invoeren van een ander systeem, de zogenaamde Ageviewer. De voorzieningenrechter overweegt dat Eiser en AH een zogenaamde ‘hard format franchiserelatie’ hebben, waarbij de samenwerking is gebonden aan strenge regels die vrijwel alle terreinen van de bedrijfsvoering betreffen.

Het al dan niet invoeren van de Ageviewer is een onderwerp waarover Albert Heijn als franchisegever bevoegd is te beslissen, waarbij zij wel is gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Volgens de voorzieningenrechter is de opstelling van Albert Heijn niet zo onredelijk is dat van een redelijke uitvoering van de franchiseovereenkomst niet meer kan worden gesproken. De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat geen sprake is van een wettelijke verplichting om de Ageviewer in te voeren, want de Ageviewer is niet de enige mogelijkheid om de wettelijk verplichte leeftijdscontrole uit te voeren. Het is niet onbegrijpelijk dat Albert Heijn deze kwestie uniform wil regelen. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

Hof Amsterdam 15 april 2014, IEF 14286 (Orthodontic Services K tegen Integrated Dentistry)
De handelsnamen "Orthodontic Services K(..)" en "Integrated Dentistry" verschillen voldoende van elkaar en gezien het in aanmerking komende publiek is er geen verwarringsgevaar. Het hof vernietigt het vonnis waarbij de domeinnaam integratedorthodontics.nl inbreukmakend wordt verklaard. Zij verklaart voor recht dat Integrated Orthodontic Services een handelsnaam van OSK is.

3.9. Het hof is van oordeel dat de door partijen gevoerde handelsnamen in voldoende mate van elkaar verschillen en dat er, gezien het in aanmerking komende publiek geen gevaar voor verwarring te duchten is. Het hof stelt voorop dat de term “integrated orthodontics” voor het aangeven van toepassing van orthodontie in de tandartspraktijk een in hoge mate beschrijvend karakter heeft, zeker voor het publiek dat met deze handelsnaam te maken krijgt. Niet in geschil is immers dat het in aanmerking komende publiek bestaat uit tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Dat brengt mee dat handelsnamen waarin de term “ integrated orthodontics” voorkomt al gauw voldoende van elkaar verschillen wanneer de volgorde van woorden wordt gewijzigd of wanneer, zoals in dit geval, daaraan een of meer andere woorden ter onderscheiding worden toegevoegd. De beschermingsomvang van handelsnamen met een beschrijvend element is dan ook gering. Uit de overgelegde producties blijkt dat door Integrated Dentistry de handelsnaam European Academy of Integrated Orthodontics wordt gevoerd voor cursussen die door haar worden aangeboden. Die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam van OSK “Integrated Orthodontic Services” zijn door de toevoegingen enerzijds “European Academy” en anderzijds “Services” zodanig verschillend dat er voor de in aanmerking komende tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten geen kans op verwarring is over de identiteit van de onderneming. Vergelijkt het hof de handelsnaam “Integrated Orthodontics” met “Integrated Orthodontic Services” dan komt het hof tot dezelfde conclusie. Met de toevoeging “Services” neemt OSK, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, wel voldoende afstand van de handelsnaam van Integrated Dentistry om verwarring te voorkomen. Het hof benadrukt hierbij dat het in aanmerking komende publiek beperkt van omvang is en als deskundig kan worden beschouwd. Het gaat in dit geval om een zeer specialistische markt waar niet snel van verwarring sprake zal zijn. Uit de stukken blijkt immers dat de doelgroep bestaat uit 7670 tandartsen, 368 kaakchirurgen en 273 orthodontisten. Door Integrated Dentistry zijn als productie 25 en 27 bij conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie een aantal verklaringen overgelegd van cursisten aan [A] die daarin onder meer aangeven door de mailing van [C] in november 2010 in verwarring te zijn geraakt. Die enkele verklaringen, afgezet tegen de hiervoor weergegeven omvang van de doelgroep, leggen naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal om aan te kunnen nemen dat er verwarringsgevaar te duchten is tussen de ondernemingen van OSK en Integrated Dentistry.

3.11. Nu het hof van oordeel is dat de handelsnamen “ (European Academy of) Integrated Orthodontics” en “ Integrated Orthodontic Services” over en weer geen inbreuk op elkaar vormen en dus naast elkaar gevoerd mogen worden, komen de (neven)vorderingen van partijen die ertoe strekken de inbreuk op deze handelsnamen te staken niet voor toewijzing in aanmerking. Dat geldt ook voor de vordering van OSK die is gebaseerd op haar merkrecht daar er niet alleen geen sprake is van verwarringsgevaar, maar ook van een oudere handelsnaam van Integrated Dentistry. Wel voor toewijzing komt in aanmerking de verklaring voor recht dat Integrated Orthodontic Services een handelsnaam is van OSK. Verder komt ook voor toewijzing in aanmerking de door Integrated Dentistry gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde gebruiksverbod voor zover deze erop zien dat OSK met de domeinnaam www.integratedorthodontics.nl inbreuk maakt op de handelsnaam Integrated Orthodontics. Daar OSK met deze domeinnaam niet afwijkt van de handelsnaam van Integrated Dentristry anders dan met het suffix“ .nl” in plaats van “.com” en aldus onvoldoende afstand neemt en waardoor verwarringsgevaar is te duchten maakt zij inbreuk op die handelsnaam. Voor zover geoordeeld moeten worden dat zij de domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt maar enkel als een “ doorway” (een doorlink naar een andere domeinnaam) acht het hof dat gebruik onrechtmatig jegens Integrated Dentistry.

Vzr. Rechtbank Overijssel 8 juli 2014, IEF 14285 (Masol)
Handelsnaamrecht. Contractenrecht. Bevoegdheid. Partijen produceren en verkopen zonweringssystemen. Eiseres koopt o.a. IE-rechten en gedaagden moeten meewerken aan de overdracht hiervan; er zijn geen verplichtingen opgenomen om zich te onthouden van inbreuken op dezelfde rechten. De redelijkheid en billijkheid maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst. Dergelijke verplichtingen laten zich niet in de overeenkomst ‘inlezen’. Inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst. De rechter verklaart zich echter ook onbevoegd ex 5 EEX omdat de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet de Duitstalige markt is.

4.6.2. Op grond van de koopovereenkomst rustte op [A en B] en MSV de verplichting tot (meewerken aan) overdracht c.q. levering van de “IE-rechten”, waaronder de handelsnamen, de merkenrechten en de patenten. Volgens [eiseres] eigen stellingen heeft levering ook daadwerkelijk plaatsgevonden.
In de overeenkomst zijn geen nadere specifieke verplichtingen opgenomen op grond waarvan [A en B] en MSV zich dienen te onthouden van inbreuken op deze rechten. Daarvoor was ook geen noodzaak omdat inbreuken hierop volgens het reguliere merken-, handelsnaam- en octrooirecht onrechtmatig zijn en [eiseres] op grond daarvan handhaving van haar rechten kan nastreven. Door [eiseres] is niet betoogd dat dergelijke verplichtingen op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Evenmin laten dergelijke verplichtingen zich, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, in de koopovereenkomst ‘inlezen’, reeds omdat niet aannemelijk is dat [A en B] en MSV op een dergelijke uitleg verdacht behoeften te zijn. Een inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 september 2014, IEF 14284 (X tegen TMG)
Met samenvatting van Fabienne Dohmen, Kennedy Van der Laan. Onderwerp van deze zaak was het in de Telegraaf verschenen artikel “Den Haag spil mega bankroof”. Het artikel bericht over de grootschalige creditcardfraude in 2013 waarbij criminelen in 1 nacht met behulp van vervalste bankpassen 30 miljoen euro buitmaakten in een wereldwijd gecoördineerde actie, van Japan tot Duitsland. Bij deze bankroof was ook een aantal Nederlanders betrokken, die in Duitsland opgepakt en veroordeeld zijn. Het artikel meldt dat een van deze betrokken personen in het Duitse proces als kroongetuige heeft gefungeerd. Deze persoon heeft een verklaring afgelegd waarin hij een aantal mededaders heeft aanwezen. Dankzij zijn verklaring heeft de Duitse justitie deze personen kunnen arresteren. Het artikel meldt dat deze kroongetuige door zijn verklaring een voorwaardelijke celstraf van twee jaar heeft gekregen.

X voert voor de rechter aan dat de publicatie van de Telegraaf onrechtmatig is. De Telegraaf heeft ten onrechte gesteld dat X een ‘kroongetuige’ was en daardoor de onjuiste indruk gewekt dat hij een ‘deal’ met het Duitse openbaar ministerie heeft gesloten in ruil voor strafvermindering. X claimt dat hij naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf bedreigd is en heeft moeten onderduiken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de publicatie in de Telegraaf niet onrechtmatig. Het artikel vindt voldoende steun in de feiten. Dit blijkt uit het ter zitting overgelegde vonnis in de Duitse strafzaak tegen X en uit een verklaring van de Duitse officier van justitie. Daaruit volgt onmiskenbaar dat de verklaring van X  heeft geresulteerd in strafvermindering tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Een kroongetuige is volgens de rechter iemand die als voornaamste getuige is aan te merken. De Telegraaf mag X als kroongetuige aanduiden aangezien uit het Duitse vonnis en de verklaring van de officier blijkt dat hij inderdaad een van de voornaamste getuigen was. De dreigende situatie waarin X door zijn eigen handelen nu verkeert kan niet aan de Telegraaf worden verweten.

De Telegraaf heeft voorafgaand aan de publicatie meerdere malen tevergeefs geprobeerd contact op te nemen met de advocaat van X. Die heeft echter ondanks toezeggingen niets meer van zich laten horen. Zodoende behoefde de Telegraaf  er dan ook niet van uit te gaan dat er bijzondere omstandigheden waren waar zij rekening mee behoorde te houden. Verder is van belang dat voor publicatie in de Telegraaf de Duitse media al veelvuldig over deze zaak hadden bericht.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van X af en veroordeelt X in de proceskosten.

De Telegraaf werd in deze procedure bijgestaan door Jens van den Brink.

Bijdrage ingezonden door Walter Hart, EP&C. Onlangs verscheen een noot van mr. Dick van Engelen bij het arrest van de HR inzake de zaak Abbott vs. Medinol [IEF 13726]. De vraag die in deze zaak centraal stond was of, en zo ja wanneer, de beschermingsomvang van een octrooi beperkter uitgelegd moet worden dan de letterlijke lezing van de claims. Bij het octrooi in kwestie ging het erom of de bescherming alleen betrekking heeft op uit-fase stents of ook op in-fase stents. De noot is zeer lezenswaardig en ondersteunt in grote lijnen het arrest. Ook een noot van mr. Daan de Lange in de IER van juli/augustus ondersteunt in grote lijnen het arrest. Er zijn echter wel enige kritische opmerkingen over het arrest te maken.

Om te beginnen lijkt de HR het protocol bij Art. 69 EOV verkeerd te citeren. Het eerste deel van het protocol luidt in het Engels: ”Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims...”. Let op het woord “strict”. In de officiële Nederlandse vertaling uit het Tractatenblad wordt dat: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Let wederom op het woord strikt.

De Hoge Raad maakt daarvan in r.o. 3.4.2: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Het woord “strikt” is in de versie van de Hoge Raad weggelaten. De HR komt daardoor niet toe aan een uitleg van “strikt”. Heeft “strikt” de betekenis van “beperkt”, i.e. narrow? Met andere woorden, houdt de beschermingsomvang het midden tussen de beperkte, letterlijke lezing van de claims en de ruime lezing volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder? In dat geval vormt de letterlijke lezing wel degelijk een ondergrens. In de Franse versie staat er “étroit”, wat vertaald kan worden als nauw, eng of smal.

Bovendien verwijzen de woorden “strict, literal meaning” naar de Angelsaksische traditie, waarin rechtszekerheid voor derden een zware rol speelde. Verder stelt het protocol “…zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen”. Ook deze zinsnede kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden als dat de ruimte zich alleen naar boven toe uitstrekt. Het heeft overigens wel iets ironisch dat in r.o. 3.4.3 de HR de woorden “buiten twijfel” plaatst bij het verkeerde citaat van het Protocol.

Er is dus wel enige aanleiding voor de interpretatie dat de strikte, letterlijke lezing een ondergrens vormt en dat de bandbreedte volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder zich in beginsel alleen naar boven toe uitstrekt. Het verkeerde citaat en vooral het ontbreken van een discussie lijken gemiste kansen.

Verder heeft de Hoge Raad in Meyn/Stork en Van Bentum/Kool overwogen dat er “goede grond” moet zijn om afstand van recht aan te nemen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Het ging beide keren om een octrooi met een vlekje. Dat vlekje kan zijn dat een voorzienbare variant niet is geclaimd (Van Bentum/Kool) of dat de beschrijving slechts één variant beschrijft (Meyn/Stork). Volgens de HR is “goede grond” het criterium om te komen tot een beperking van de beschermingsomvang. Het zou heel logisch geweest zijn om dit criterium door te trekken naar de vraag of en wanneer een octrooi een beperktere beschermingsomvang dient te krijgen dan de letterlijke lezing van de claims, namelijk dat dit alleen kan als daar goede grond voor is. Dit door de HR zelf ontwikkelde criterium wordt in het arrest echter niet gebruikt. Wederom een gemiste kans, zo lijkt.

Verder heeft het octrooi anders dan het Hof en de Hoge Raad menen wel degelijk een aanwijzing dat claim 1 ook betrekking heeft op in-fase stents en niet beperkt dient te worden tot uit-fase stents. Op pagina 2, r. 23-25 van de PCT-aanvraag wordt vermeld: “In accordance with one embodiment of the present invention, the first meander patterns are formed into even and odd first meander patterns.” Versimpeld vertaald: In een uitvoeringsvorm heeft de uitvinding betrekking op uit-fase stents. Dit suggereert dat het ook anders kan en dat het kenmerk uit-fase een specifieke variant van de uitvinding betreft. Het octrooi heeft ook diverse aanwijzingen in de omgekeerde richting, en is op dit punt niet helemaal consistent. Maar de aanwijzing is er, en een bespreking daarvan was op zijn plaats geweest.

Het Bundesgerichtshof (BGH) heeft in een arrest van 29 april 2014 kritisch gereageerd op het arrest van de HR. Het ging in Duitsland overigens om de geldigheidszaak. De inbreuk was al eerder aangenomen. Het BGH overweegt op p. 14 bovenaan:

“Aus den vorstehenden Gründen kann auch nicht dem Gerechtshof's Gravenhage zugestimmt werden, der - bestätigt vom Hoge Raad (Urteil vom 4. April 2014 - 13/00522 Rn. 3.2.6; ähnlich im Ergebnis auch der irische High Court, Urteil vom 27. Mai 2011 - 2008 No. 10436 P Rn. 13 ff.) - entschieden hat, dass die Erfindung auf phasenverschobene Stents beschränkt sei, weil nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatents ein Hinweis zu finden sei, dass auch Stents mit andersartigen Mäandermuster als zur Erfindung gehörend anzusehen seien (Gerechtshof's-Gravenhage, Urteil vom 30. Oktober 2012 - 200.059.579/01 Rn. 9.1 ff., 10.9, 11). Vielmehr gilt umgekehrt, dass -unter Berücksichtigung der weiteren obigen Erwägungen - auch Stents mit (im vorgenannten Sinne) phasengleichen Mäandermustern als zur Erfindung gehörend anzusehen, weil diese nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung von der Erfindung ausgeschlossen werden.”

Vertaald, samengevat en veralgemeniseerd zegt het BGH: het criterium hoort niet te zijn dat er in de aanvraag een duidelijke aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant wèl onder de beschermingsomvang valt. Het criterium hoort juist te zijn dat er in het octrooi een aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant van de uitvinding wordt uitgesloten, om een beperking van de beschermingsomvang aan te kunnen nemen. Daarmee lijkt de BGH heel dicht in de buurt te komen van het leerstuk van “goede grond”, door de HR zelf ontwikkeld.

Het BGH merkt verder op dat de uit-fase stents slechts een uitvoeringsvorm zijn en dat het dus ook anders kan:

“Insoweit hat bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt, dass in der Beschreibung unter der Überschrift "Zusammenfassung der Erfindung" von der Ausbildung der ersten Mäandermuster in gerade und ungerade Mäandermuster, die außer Phase zueinander sind, lediglich im Hinblick auf "eine Ausführungsform" die Rede ist (Anmeldung, S. 2, Z. 23 ff.: "one embodiment"), während "der Stent der vorliegenden Erfindung" zuvor allgemein als Röhre mit einer gemusterten Form beschrieben wird, die in sich verschlungene erste und zweite Mäandermuster aufweist und bei der die Achsen sich in erste und zweite Richtungen erstrecken (Anmeldung, S. 2, Z. 16 ff.: "The stent of the present invention").“

Al met al is dit arrest van de HR onbevredigend. Het lijkt bovendien een stap terug naar de leer van het wezen, want de rechterlijke macht behoudt zichzelf alle vrijheid voor om de beschermingsomvang groter of kleiner te kiezen.

Walter Hart

Hof Den Haag 14 oktober 2014, IEF 14282 (Machinefabriek Duyvis tegen Teckru)
Uitspraak ingezonden door Otto Swens, Vondst. Octrooirecht. . Interessante overwegingen over openbare toegankelijkheid en nieuwheid, met name over de vraag of de voorgestelde gewijzigde conclusies een relevante beperking inhouden ten opzichte van de conclusies zoals verleend. Duyvis is octrooirechthebbende van EP 1 042 961 B1 voor een 'pers voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter' dat de prioriteit claimt ten opzichte van NL 739. Bij de rechtbank is het NL deel van EP 961 in zijn geheel vernietigd [IEF 9290, eerder IEF 7454, IEF 2975, IEF 2800], maar het onderliggende Nederlandse prioriteitsoctrooi NL 739 in stand gelaten. Het hof bekrachtigt het vonnis in eerste instantie voor zover het betreft de vernietiging van het NL deel van EP 961. Het Hof vernietigt echter het vonnis voor wat betreft de instandhouding van NL 739. Het Hof verklaart voor recht dat NL 739 overeenkomstig artikel 77 ROW met het verstrijken van de oppositietermijn tegen EP 961 haar rechtsgevolg heeft verloren.

10.2. Het is duidelijk dat NL 739, hoe deze thans ook precies luidt, betrekking heeft op de uitvinding waarvoor EP 961 is verleend, terwijl deze de dag van indiening van NL 739 de voorrangsdatum van EP 961 is. Bij deze stand van zaken heeft ingevolge artikel 77 lid 1 Row NL 739 niet meer de in de artikelen 53, 53a, 71 en 73 Row bedoelde rechtsgevolgen vanaf de dag waarop de voor het instellen van oppositie tegen EP 961 vastgestelde termijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld. Derhalve kan voor recht worden verklaard als door Teckru in hoger beroep een als van de alternatieven is gevorderd. Aan het andere alternatief - de vernietiging - komt het hof nu niet meer toe. Grief 2 van Teckru treft dus doel.

Lees de beslissing (pdf/html)