Vzr. Rechtbank Noord-Holland 24 februari 2015, IEF 14728 (Facebookgroep ebooks)
Uitspraak ingezonden door Bastiaan van Ramshorst, Stichting BREIN. Ex parte. Auteursrecht. Social Media. Via een Facebookgroep van ruim 700 leden reageert Gerekwestreerde actief op verzoeken van groepsleden die om ebooks vragen. Deze worden door hem per e-mail kosteloos gezonden naar groepsleden die daarom verzoeken, maar niet verwijdert van de eigen computer. In februari 2015 lijkt Gerekwestreerde een ebookcollectie van 15.000 items te hebben. 'Oorlogswinter' van Jan Terlouw is niet alleen als ebook verkrijgbaar, de omslag bevat ook het bol.com-logo. Ebooktitels van boeken die nooit als ebook zijn uitgegeven betreffen gescande boeken. Het blijkt steeds te gaan om relatief recente, courante titels die thans commercieel verkrijgbaar zijn. Ex parte verzoek wordt toegewezen.

19. Gerekwestreerde geeft binnen de groep aan dat sommige boeken alleen 'te koop' zijn en niet 'free te downloaden'. Duidelijk is dat Gerekwestreerde actief op internet zoekt naar illegale gratis exemplaren van ebooks en deze vervolgens verder verspreid onder de leden van de Facebookgroep.

26. De schade is om verschillende redenen onherstelbaar. Naast misgelopen omzet voor elk individueel boek dat door Gerekwestreerde ongeautoriseerd wordt verveelvoudigd en verspreid is het meest van belang de onomkeerbare schade die ontstaat doordat gebruikers van de facebookgroep van Gerekwestreerde eraan gewend raken gratis ebooks te kunnen verkrijgen waardoor de bereidheid om in de toekomst te betalen voor ebooks afneemt. Daarnaast is het de vraag of Gerekwestreerde verhaal biedt voor de door hem veroorzaakte schade. Gezien deze omstandigheden zijn BREIN's aangeslotenen (vooral) gebaat bij het zo snel mogelijk en daadwerkelijk effectief doen staken van de door Gerekwestreerde gepleegde inbreuken.

EHRM 19 februari 2015, IEF 14727; verzoek 53495/09 en 53649/09 (Bohlen en Ernst August von Hannover tegen Duitsland)
Uitspraak ingezonden door Otto Volgenant, Boekx. Mediarecht. Geen schadevergoeding 'notional licence fee'. De zaak betreft het zonder toestemming gebruiken van de voornamen van klagers (twee publieke personen in Duitsland) in een humoristische sigarettenreclame en een nieuwsitem. De advertenties waar het om gaat, gaan over, respectievelijk, een boek gepubliceerd door de musicus Dieter Bohlen en de woordenwisseling waarbij Ernst August von Hannover betrokken was.

Het Hof constateert dat het Duitse Federale Hof van Justitie een billijke afweging heeft gemaakt tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op privacy anderzijds, door rekening te houden met het commerciële en humoristische karakter van de advertenties, de context waarin deze zijn gepubliceerd, het ontbreken van een vernederende of negatieve inhoud in relatie tot klagers, en het voorafgaande publieke gedrag van klagers. Derhalve is er naar het oordeel van het Hof een grondige afweging geweest tussen de op het spel staande belangen. [Zie ook: NRE]

However, the Federal Court of Justice, to which the company British American Tobacco appealed on points of law, quashed the Court of Appeal judgments on 5 June 2008. It held, in particular, that despite their commercial nature the advertisements in question were apt to help shape public opinion. Furthermore, they had not exploited the applicants’ good name or contained anything that was degrading to them. The applicants’ claims seeking a notional licence fee were therefore dismissed.

Rechtbank Den Haag 4 maart 2015, IEF 14726 (Gallus Druckmaschinen tegen MPS)
Gallus is houdster van EP1667844 B1 dat ziet op een rotatiedrukpers. Er is een nieuwe set claims ingediend, deze bevat een uitbreiding van de geclaimde bescherming. In reconventie wordt het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd. Dat er een 'change of category' van productconclusie naar werkwijzeconclusie is, strookt niet met het hiervoor vastgestelde dat er een uitbreiding van de bescherming is.

4.4. De gewijzigde conclusies sneuvelen echter evenzeer. Ingevolge artikel 75 lid 1 sub d ROW dient een octrooi immers te worden vernietigd indien na verlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden. Die situatie doet zich hier voor.

4.7. Gallus heeft nog een beroep gedaan op de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het EOB van 11 december 1989 (Mobil Oil v. Chevron - G2/88). Uit die uitspraak zou volgens Gallus volgen – zo althans begrijpt de rechtbank haar stellingen – dat bij een ‘change of category’ van productconclusie naar werkwijzeconclusie, zoals bij de onderhavige wijziging, alleen die kenmerken van de productconclusie in de werkwijzeconclusie opgenomen behoeven te worden die nodig zijn om de werkwijze uit te voeren. Volgens Gallus is het aanwezig zijn van een tegendrukcilinder in dat verband niet als een essentieel kenmerk te beschouwen.

4.8. Het beroep slaagt niet. Uitspraak G2/88 gaat – kort gezegd – over de uitleg van artikel 123 lid 3 EOV, in het bijzonder bij amendering tijdens oppositie van het type conclusie (i.e. ‘change of category’ zoals bijvoorbeeld een ‘use’ claim in plaats van een ‘compound’ of ‘composition’ claim). Nadat de Grote Kamer in de beslissing heeft aangegeven dat het bij de beoordeling aankomt op een vergelijking van ‘the totality of the claims before amendment’ ten opzichte van ‘the totality of the claims after the proposed amendment’ benadrukt hij dat ‘there is nothing in Article 123 EPC to suggest that an amendment involving a change of category is to be considered differently from any other proposed amendment during opposition proceedings’ maar dat, integendeel, ‘when deciding upon the admissibility of an amendment involving a change of category, the considerations are, in principle, the same as when deciding upon the admissibility of any other proposed amendment under Article 123(3) EPC’. Nu hiervoor reeds is vastgesteld dat van uitbreiding van bescherming sprake is, biedt de door Gallus aangehaalde uitspraak haar derhalve geen soelaas. Dat volstaan zou kunnen worden alleen die kenmerken van de productconclusie in de werkwijzeconclusie op te nemen die nodig zijn om de werkwijze uit te voeren is in de beslissing niet te lezen, ook niet in het door Gallus aangehaalde slot van overweging 2.5 waar in het algemeen verschillende typen conclusies worden besproken.

4.9. Gezien het vorenstaande kan het Nederlandse deel van het octrooi ook niet in stand worden gelaten volgens de gewijzigde conclusies. Daarmee liggen de vorderingen in reconventie voor toewijzing gereed.

HvJ EU 5 maart 2015, IEF 14725; ECLI:EU:C:2015:141/ECLI:EU:C:2015:143; zaken C-479/13 en C-502/13 (Commissie tegen Frankrijk en Luxemburg) - persbericht
Toepassing van een verlaagd tarief op de levering van digitale of elektronische boeken. Het hof verklaart voor recht: Door een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde toe te passen op de levering van digitale of elektronische boeken, is de Franse Republiek/Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 en 98 van richtlijn 2006/112/EG (...).

54      Evenmin kan worden ingestemd met het argument van het Groothertogdom Luxemburg dat punt 6 van bijlage III bij de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het mede de levering van elektronische boeken omvat, omdat anders zou worden voorbijgegaan aan de doelstelling van deze bepaling, aangezien er geen digitale boeken meer bestaan die materialiter aan de klant worden overhandigd. In dit verband behoeft immers slechts te worden opgemerkt dat dit argument op een onjuiste premisse steunt, zoals wordt aangetoond door de omstandigheden van de zaak die heeft geleid tot het arrest K (EU:C:2014:2207).

Hof Den Haag 3 maart 2015, IEF 14724 (Jetset Hydrotechniek tegen Verwater)
Uitspraak ingezonden door Francis van Velsen, FISAL IP Law. Octrooirecht. Toegevoegde materie. Jetset is houder van EP1507630 voor een systeem voor het snijden van staalplaat, ofwel 'koud watersnijden'. Op deze wijze uit het octrooi verwijst naar een snijinrichting die zonder dat daarvoor menselijke aandrijving nodig is — en dus 'zelfstandig"— door de opslagtank kan rijden. Conclusie 1 van EP 630 zoals verleend, bevat technische informatie die in de daarvoor ingediende aanvrage niet voorkwam. De slotsom luidt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in de bodemprocedure EP 630 nietig geacht zal worden wegens ongeoorloofde toevoeging van materie. het door JetSet gevorderde inbreukverbod kan daarom niet worden toegewezen.

6. Het hof zal eerst ingaan op het (ook in de eerste aanleg al gevoerde) verweer van Verwater, dat EP 630 voor vernietiging in aanmerking komt omdat na de aanvrage daaraan nieuwe materie is toegevoegd (artikel 75 lid 1 sub c Row, artikel 123 lid 2 EOV en artikel 138 lid 1 sub c EOV).(...)

10. In de aan Passage (v) voorafgaande passages van de aanvrage wordt eerst beschreven dat tot dan toe het uitsnijden van plaatdelen gebeurde met snijbranders die in de opslagtank werden bediend door vakmensen, dat dit voor deze vakmensen niet alleen vermoeiend, maar ook in potentie zeer gevaarlijk was en dat er daarom behoefte bestaat aan een systeem voor het snijden van staalplaat dat minder gevaarlijk en/of eenvoudiger en/of goedkoper is. Vervolgens wordt — in Passage (iv) — een snijinrichting ten tonele gevoerd die is voorzien van een hydraulische of pneumatische motor 'voor het voortbewegen' daarvan. Nu met het woord 'daartoe' aan het begin van Passage (iv) tot uitdrukking is gebracht dat deze passage beoogt aan te sluiten op de daaraan voorafgaande passages en, meer in het bijzonder, een oplossing beoogt te verstrekken voor (een of meer van) de daarin gesignaleerde problemen, kan Passage (iv) moeilijk anders worden begrepen dan als inhoudend dat de vakmensen niet (langer) het voor hen vermoeiende werk van het voortbewegen van de snijinrichting hoeven uit te voeren, maar dat dit in de inrichting volgens de
aanvrage gebeurt door een motor. Gelet hierop moet Passage (v) — waarin met de woorden 'op deze wijze' aansluiting wordt gezocht bij Passage (iv) — naar voorlopig oordeel worden verstaan als verwijzend naar een snijinrichting die zonder dat daarvoor menselijke aandrijving nodig is — en dus 'zelfstandig"— door de opslagtank kan rijden, zoals ook in Van Bouwden II is bepleit. Dit neemt overigens niet weg dat, naar in de tussenzin van Passage (v) is vermeld, vakmensen de inrichting bij het zelfstandig voortbewegen kunnen begeleiden en bedienen.

12. In Passage (v) wordt, zo volgt uit het voorgaande, geheel andere technische informatie verschaft dan in het 0-Deelkenmerk. Die passage kan Vetwaters 'toegevoegde materie'-argument derhalve niet ontkrachten.

14. Het woord 'rijrichting' in Passage (vi) duidt er, anders dan JetSet c.s. kennelijk menen, niet op dat de inrichting in kwestie iedere locatie in de opslagtank kan bereiken. Ook in een systeem met geleidingsbalken zijn er tenminste twee rijrichtingen, heen en terug. terwijl er daarnaast sprake kan zijn vertakkingen/zijafslagen. Hierom is een door een op afstand bedienbare of voorprogrammeerbare besturing te regelen 'juiste rolde' in de zin van Passage (vii) eveneens denkbaar in een systeem met geleidingsbalken. De vergelijking met een modeltrein met afstandsbediening dringt zich hierbij op. Reeds om deze redenen is het onderwerp van het 0-Deelkenmerk — een snij inrichting die onafhankelijk van de staalplaat kan bewegen, overal in de tank kan komen, en dus zonder geleiding functioneert — niet voldoende direct en ondubbelzinnig af te leiden uit de Passages (vi) en (vii). Ook deze passages kunnen JetSet c.s. dus niet baten.

Gerecht EU 3 maart 2015, IEF 14723; ECLI:EU:T:2015:128; gevoegde zaak T-492/13 en T-493/13 (Schmidt Spiele/OHIM)
Gemeenschapsbeeldmerk. Aanvragen voor gemeenschapsbeeldmerken die speelborden van gezelschapsspellen voorstellen. Absolute weigeringsgronden. Het OHIM besluit dat de geregistreerde beeldmerken een typische grafische weergave van een speelveld van een gezelschapsspel en dus van een loutere reproductie van het uiterlijk van de goederen betreft. Het ingeschreven merk verschilt niet voldoende van de in de handel verkrijgbare edities. Het betoog dat artikel 7 lid 3 foutief is uitgelegd betreft het bewijs in de gehele Gemeenschap, slaagt. De beslissingen van kamer van beroep van het OHIM worden vernietigd, voor zover daarbij de beroepen van Schmidt Spiele GmbH zijn verworpen voor andere waren en diensten dan „computers”, producten van papier/karton en spellen (...) van klasse 9, 16, 28 en 41.

56      Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 fehlerhaft ausgelegt, als sie verlangt habe, dass der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft für das gesamte Unionsgebiet erbracht werden müsse.

61      Da die Klägerin nichts vorgebracht hat, was diese Argumentation der Beschwerdekammer in Frage stellen könnte, ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zurückzuweisen, ohne dass auf die vom HABM in Bezug auf diesen Klagegrund geltend gemachte Einrede der Unzulässigkeit einzugehen ist.

62      Nach alledem ist den Klagen teilweise stattzugeben und sind die angefochtenen Entscheidungen wegen Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 aufzuheben, soweit die Beschwerden der Klägerin für andere Waren und Dienstleistungen als „Computer“, „Spielprogramme für Computer; Videospielprogramme gespeichert auf Cartridges, Disketten, CD-ROMs, Kassetten, Bändern und Minidiscs“, „Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]“ der Klasse 9, „Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Farbdrucke“ der Klasse 16, „Spiele [einschließlich elektronischer Spiele und Videospiele], ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“, „Spielkarten“, „Brettspiele; Kartenspiele“, „Taschengeräte zum Spielen von elektronischen Spielen“, „Gesellschaftsspiele“ und „Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“ der Klasse 28 sowie „Unterhaltung“, „Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterhaltender Art“ und „Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung“ der Klasse 41 zurückgewiesen wurden. Im Übrigen sind die Klagen abzuweisen.

Dictum:
1.      Die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 3. Juli 2013 (Sachen R 1767/2012‑1 und R 1768/2012‑1) werden aufgehoben, soweit die Beschwerden der Schmidt Spiele GmbH für andere Waren und Dienstleistungen als „Computer“, „Spielprogramme für Computer; Videospielprogramme gespeichert auf Cartridges, Disketten, CD-ROMs, Kassetten, Bändern und Minidiscs“, „Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]“ der Klasse 9, „Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Farbdrucke“ der Klasse 16, „Spiele [einschließlich elektronischer Spiele und Videospiele], ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“, „Spielkarten“, „Brettspiele; Kartenspiele“, „Taschengeräte zum Spielen von elektronischen Spielen“, „Gesellschaftsspiele“ und „Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor“ der Klasse 28 sowie „Unterhaltung“, „Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterhaltender Art“ und „Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung“ der Klasse 41 zurückgewiesen wurden.

Op andere blogs:
Dirkzwager

Vzr. Rechtbank Rotterdam 2 maart 2015, IEF 14721 (TSS tegen Recom)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals. Merkenrecht. Douane. TSS en Recom hebben een leveringsovereenkomst voor 1.568 zonnepanelen. Recom verzocht de douane op te treden, vanwege het vermoeden dat TSS 'Recom branded zonnepanelen' zou importeren zonder toestemming. Er is sprake van namaak en Recom dagvaart TSS voor Beneluxmerkrechtinbreuk. TSS vordert om vrijgave van de zonnepanelen en de in haar opdracht geproduceerde en door de douane niet vrijgegeven zonnepanelen op RECOMs kosten het merk te laten verwijderen. Er is slechts sprake van één overeenkomst en de tweede productie is op eigen risico van TSS geweest. Dat de goederen niet zijn ingeklaard en zich in T1-status bevinden, maakt het nog onvoldoende aannemelijk dat de goederen niet bestemd zijn voor de EU c.q. Benelux. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.9.3. (...) Daar staat echter tegenover dat TSS veelvuldig, bijvoorbeeld in e-mails van 5 en 12 mei 2014, aandringt op het doen van de aanbetaling, maar blijkbaar is gaan produceren zonder dat enige aanbetaling is ontvangen. Een tweede aanbetaling heeft Recom immers nooit gedaan. TSS heeft daar desgevraagd over verklaard dat het allemaal met spoed moest. Dat verklaart echter niet dat zij voor een klant waarmee zij blijkbaar voor het eerst zaken deed, welke klant de eerste aanbetaling al te laat deed, en welke klante vervolgende een tweede aanbetaling maar bleef uitstellen om vervolgens (bij e-mails van 12 mei 2014) tot twee maal toe aan te geven dat er niet geproduceerd moest gaan worden, toch en daarmee op geheel eigen risico is gaan produceren. (...) En hoewel TSS zich in deze procedure beroept op een met Recom gesloten tweede overeenkomst blijkt nergens uit dat zij dat in de periode vanaf mei/juni ook heeft gedaan. Sterker nog, TSS stelt zelf dat zij door de douane beslagen op 20 augustus 2014, nog voordat die de haven van Rotterdam hadden bereikt, heeft verkocht aan H&D. (...)

Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, IEF 14720; ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 (Hollands Glorie tegen Kenco)
Handelsnaamrecht. Eiser gebruikt de handelsnaam "Hollands Glorie" voor detailhandel en groothandel in bloemen, planten en kweekartikelen. Hij registreert het beeldmerk URBAN GREEN STORE voor 'urban gardening' en gebruikt de website www.urbangreenshop.nl. Gedaagde heeft zijn onderneming 'urban green store Apeldoorn' ingebracht in Kenco; onder www.urban-greenstore.nl wordt een webshop gevoerd. Een onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen. Verwarringsgevaar. Kenco dient de handelsnaam zowel offline als online te staken.

4.4. Kenco heeft niet betoogd dat de naam Urban Green Store te weinig onderscheidend is, daarom zal ervan worden uitgegaan dat Urban Green Store wel als handelsnaam kan dienen. Gelet op de gemotiveerde betwisting door Kenco is de eerste vraag die hier voorligt of [eiser] vóór 29 oktober 2014 onder de naam Urban Green Store aan het handelsverkeer heeft deelgenomen. Daarbij staat voorop dat het in beginsel mogelijk is dat een onderneming, al dan niet voor dezelfde producten, onder twee of meer handelsnamen aan het handelsverkeer deelneemt.

4.6. (...) Als het publiek via de knop ‘bestel’ op de website www.hollands-glorie.net aankomt, dan ziet men aan de rechterbovenkant van deze website ook de naam Urban Green Shop vermeld staan. Daarin ligt de aanwijzing besloten dat ook de website van Hollands Glorie mede onder de naam Urban Green Shop gedreven wordt. Het is dan ook niet aannemelijk dat [eiser], gelijk Kenco heeft betoogd, met de bewoordingen Urban Green Shop alleen maar een concept, een branche, een kweeksysteem of een beleving wil aanduiden. Te meer niet nu een letterlijke vertaling van deze woorden in het Nederlands (Stads Groen Winkel) verwijst naar een naam waaronder een bedrijf kan worden geëxploiteerd.

4.7. Verder is aannemelijk dat verwarring wel te duchten is. Hoewel de ondernemingen niet in elkaars directe nabijheid gevestigd zijn (Lelystad en Apeldoorn), hebben beide ondernemingen ook een webshop waarmee zij een landelijk bereik hebben. Kenco hanteert een -op het streepje na - identieke domeinnaam voor soortgelijk waren en diensten als [eiser], waardoor het aannemelijk is dat verwarring bij het publiek te duchten is. Ook neemt Kenco terzake de urban greenstore Apeldoorn met de toevoeging Apeldoorn, onvoldoende afstand van de handelsnaam van [eiser]. Kenco zal op grond van het voorgaande dan ook het gebruik van de op de handelsnaam van [eiser] gelijkende handelsnamen moeten staken omdat dit gebruik in strijd is met het eerdere gebruik van de handelsnaam door [eiser]. De vorderingen van [eiser] die gebaseerd zijn op de inbreuk op het handelsnaamrecht van [eiser] zullen dan ook worden toegewezen.

Op andere blogs:
DomJur

Vzr. Rechtbank Gelderland 6 februari 2015, IEF 14719; ECLI:NL:RBGEL:2015:1375 (Original Gourmet tegen Candy Dudes)
Geen slaafse nabootsing displays [klik afbeelding voor vergroting]. OG is produceert en verhandeld ronde lolly's van een bovengemiddeld formaat; ze gebruikt daarvoor lollydisplay. CD zoekt contact voor een samenwerking en krijgt inzage in roadmap to succes. Sinds december biedt CD haar producten via o.a. winkels van Jamin aan. De lollydisplays van beide partijen zijn vrijwel identiek. Niet aannemelijk dat de displays waar de lolly’s worden ingestoken zorgen voor verwarring bij het publiek. Dat publiek koopt lolly’s en geen displays en zal in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de lolly’s en niet in de (vormgeving van) de displays. Slaafse nabootsing lolly’s niet aan vordering ten grondslag gelegd. Vorderingen worden afgewezen.

2.8. Op 9 oktober 2013 heeft CD contact gezocht met Original Gourmet om de mogelijkheden voor een samenwerking (waarbij CD distributeur van de Original Gourmet lolly’s in Nederland zou worden) te onderzoeken. In het kader daarvan heeft Original Gourmet aan CD een inzage gegeven in haar “roadmap to succes”, haar businessmodel, haar verkooptechnieken van de lolly’s alsmede haar display. Ook heeft Original Gourmet op verzoek van CD aan laatstgenoemde informatie over samenstellingen van smaken per zak en prijzen gegeven en nadere vragen over de samenstelling van de lolly’s beantwoord.

4.7 Daarentegen kan niet worden aangenomen dat er een voldoende mate van gevaar voor verwarring is. In dat verband dient in de eerste plaats in aanmerking te worden genomen dat het hier gaat om de vraag of bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan tussen de beide displays en/of de herkomst daarvan en als zodanig niet om de vraag of verwarring tussen de lolly’s van OG en CD en/of de herkomst daarvan is te duchten. Het publiek waarbij verwarring zou kunnen ontstaan is in de eerste plaats het lolly-kopende publiek, bestaande uit zowel kinderen als volwassenen. Dat publiek koopt lolly’s en geen displays en zal in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in lolly’s en niet in (de vormgeving van) het display waarin die lolly’s zijn gestoken. Terecht heeft CD erop gewezen dat het publiek de display als zodanig in beginsel niet eens te zien krijgt. Als het display vol gestoken is met lolly’s -zoals de bedoeling is en doorgaans het geval zal zijn, omdat een leeg of halfvol display geen gezicht is en niet verkoopt- ontstaat een beeld van een zuil van dicht opeen gepakte gekleurde ronde bollen van lolly’s, waaronder (de vorm van) het display als zodanig nauwelijks waarneembaar is. Dat er aldus bij het lolly-kopende publiek een relevante verwarring omtrent (de herkomst van) het display zal ontstaan valt niet in te zien. Zoals gezegd: het gaat als zodanig hier niet om verwarring omtrent (de herkomst van) de lolly’s. De stelling dat CD de lolly’s van OG onrechtmatig slaafs nabootst, ligt als zodanig ook niet aan de vordering ten grondslag. Afgezien daarvan is zo’n verwarring als gevolg van het nagebootste display niet aannemelijk. Weliswaar bieden de displays van OG en CD indien volgestoken met lolly’s een zelfde beeld van een (halve) lolly-zuil. Tussen de partijen is echter niet in geschil dat in de winkel bovenop het display een ‘header’ staat waarop in een totaal verschillende vormgeving het merk van de aangeboden lolly’s staat, bij de lolly’s van OG ‘Origional Gourmet Lollipops’ en bij die van CD ‘Popit’. Die headers kunnen nauwelijks over het hoofd worden gezien.

4.8. Het andere deel van het publiek waarbij verwarring zou kunnen ontstaan wordt gevormd door de winkeliers die lolly’s verkopen. Zij zouden beide displays mogelijk kunnen verwarren, maar een relevant verwarringsgevaar is dat niet. Ook voor de winkeliers geldt in de eerste plaats dat zij niet een publiek vormen dat displays koopt, maar lolly’s verkoopt. Als de winkelier een contract sluit voor de verkoop van lolly’s met OG of CD krijgt hij een of meer displays geleverd. Van wie hij dat display geleverd krijgt, zal wel duidelijk zijn, ook vanwege de header die erbij wordt geleverd. Afgezien daarvan staan op het afdekplaatje dat op de bovenzijde van het display van CD wordt aangebracht (met een sleuf waarin de header wordt geklemd) duidelijk de letters ‘Candy Dudes’ aangebracht. Voor de winkelier is het display daaraan, evenals aan de blauwe kleur, als afkomstig van CD te herkennen. Het zou zich een keer kunnen voordoen dat een winkelier bij vergissing de lolly’s van OG in het display van CD steekt en omgekeerd, maar ook dan is nog niet zonder meer in te zien dat OG op een relevante manier wordt getroffen in een belang dat wordt beschermd door de mogelijkheid om tegen slaafse nabootsing van het display op te treden. Concluderend: ook in dit opzicht kan niet worden aangenomen dat er een voldoende mate van gevaar voor verwarring is.

Conclusie A-G 3 maart 2015, IEF 14718; ECLI:EU:C:2015:137; zaak C-681/13;  (Diageo tegen Simiramido-04)
Conclusie mede ingezonden door Arnout Gieske en Marco Gerritsen, Van Diepen Van der Kroef advocaten. Gerechtskosten. Beslissing van een rechterlijke instantie van een andere lidstaat die strijdig is met het merkenrecht van de Unie. Conclusie AG na prejudiciële vragen van de Nederlandse Hoge Raad [IEF 13375]. Het feit dat een beslissing die in de staat van herkomst is gegeven strijdig is met het recht van de Europese Unie, rechtvaardigt niet dat deze beslissing in de aangezochte staat niet wordt erkend op grond dat zij strijdig is met de openbare orde van deze staat.

Gezien het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de prejudiciële vragen van de Hoge Raad der Nederlanden als volgt te beantwoorden:

1)      Artikel 34, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet in die zin worden uitgelegd dat het feit dat een beslissing die in de staat van herkomst is gegeven strijdig is met het recht van de Europese Unie, niet rechtvaardigt dat deze beslissing in de aangezochte staat niet wordt erkend op grond dat zij strijdig is met de openbare orde van deze staat. Een loutere onjuiste opvatting van het nationale recht of van het Unierecht zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding kan, aangezien zij geen kennelijke schending oplevert van een rechtsregel van essentieel belang in de rechtsorde van de aangezochte staat, namelijk geen grond vormen voor een weigering om de beslissing te erkennen op basis van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001. De rechter van de aangezochte staat moet wanneer hij nagaat of sprake is van een eventuele kennelijke schending van de openbare orde ten gevolge van de schending van fundamentele regels van het recht van de Unie, rekening houden met het feit dat degene die zich tegen de erkenning van de beslissing in de aangezochte staat verzet, niet de in de staat van herkomst beschikbare rechtsmiddelen heeft aangewend.

2)      De gerechtskosten die verband houden met de procedure die in een lidstaat is ingesteld en betrekking heeft op een schadevordering op grond van schade die door beslag is veroorzaakt, waarin de vraag is gerezen naar de erkenning van een beslissing die is gewezen in een andere lidstaat in een geding tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, vallen onder artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.”

Gestelde vragen:

1)      Moet artikel 34, [...] punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?

2)      a)      Moet artikel 34, [...] punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?

2)      b)     Indien het antwoord op vraag 2 a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

3)      Moet artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?