IEF 22001
19 april 2024
Uitspraak

Geen inbreuk door 'Wijnwereld.Online' op handelsnaam 'Wijnenwereld.nl'

 
IEF 22000
18 april 2024
Uitspraak

Gerecht EU: 'Pablo Escobar' mag niet worden geregistreerd als EU-merk

 
IEF 21999
18 april 2024
Uitspraak

Hof: beeldmerk Puma niet vervallen, maar Monshoe maakt ook geen inbreuk

 
IEF 14759

Verzet door Porsche tegen getunede wagens terecht

Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, IEF 14759 (LuxuryCarSelection tegen Porsche)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen uitputting. Luxury Car Selection is een onderneming die zich bezig houdt met de in- en verkoop evenals met import en export van luxe- en personenwagens.  Daarnaast specialiseert zij zich ook in “autotuning”. Het geschil betreft de verkoop van Porsche-wagens, die oorspronkelijk door Porsche in het verkeer werden gebracht en vervolgens door Luxury Car Selection in een “getunede” versie verkocht werden. Voor het uitbouwen van deze auto’s werden geen oorspronkelijke Porsche-onderdelen gebruikt, maar onderdelen afkomstig van andere merken. Porsche verzet zich met succes tegen deze verkoop.

De Voorzitter [IE-Forum.be IEFbe 686] stelde vast dat er geen sprake is van uitputting aangezien Porsche de wagens niet getuned in het verkeer heeft gebracht. De verkoop van de getunede Porsche wagens is een merkinbreuk. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing.

2.3. Luxurycarselection gebruikt de geregistreerde Porsche merktekens voor een auto die in zijn oorspronkelijke staat door Porsche op de markt is gebracht maar die nadien gewijzigd werd, Hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie, rneer specifiek de kwaliteitsgarantiefunctie van de Porsche merken aangetast.
Tevens gebruikt Luxurycarselection de Porschmerken voor gewijzigde waren waarbij zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatle van de Porschemerken.

Het is hlerbij niet relevant dat Luxurycarselection te goeder trouw zou zijn en niet wist dat het in de handel brengen van een "getuned Porsche voertuig waaraan onderdelen van een Techart pakket werden aangebracht, niet door Porsche wordt toegestaan.

(...)
2.4 (...) Door de aard van de handel van Luxurycarselection is het niet uitgesloten dat in de toekomst nog gewijzigde Porsche-wagens te koop zullen worden aangeboden. Het gegeven dat Luxurycarselection na de dagvaardlng vrijwlllig de onrechtmatige praktijk heeft gestaakt doet hleraan geen afbreuk.
IEF 14758

Rectificatie voor onjuist bericht over wapenvondst

Hof 's-Hertogenbosch 10 maart 2015, IEF 14758; ECLI:NL:GHSHE:2015:854 (appellant tegen Omroep Brabant)
Uitspraak mede ingezonden door Otto Volgenant, Boekx. Mediarecht. Nadat bleek dat in de woning van [appellante] geen wapens waren aangetroffen heeft BN De Stem schriftelijk aan [appellante] excuses aangeboden en in de krant een rectificatieartikel geplaatst met als kop:” Onjuist bericht over vondst wapens [woonplaats]” en met als inhoud dat de krant ten onrechte heeft gemeld dat er wapens in een woonhuis aan [straatnaam] zijn gevonden. De RvdJ heeft geconcludeerd dat verslaggeefster en Omroep Brabant journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld. De voorzieningenrechter heeft de gevorderde rectificatie afgewezen vanwege belang bij rectificatie, ruim twee maanden na de herziening van het bericht. Het hof wijst rectificatie in een radio-uitzending af, wel dient een expliciete rectificatie op de website plaats te vinden: de voorgestelde tekst wordt aangepast.

3.5.2. Uit de diverse berichtgevingen van Omroep Brabant valt op de maken dat het om de vondst van een groot wapenarsenaal gaat, dat mogelijk gevaarlijk is in een woonwijk. Omroep Brabant heeft erkend dat er enkele dagen lang op de website van Omroep Brabant heeft gestaan dat deze wapenvondst was gedaan in een huis aan het [straatnaam 1] te [woonplaats]. De onrechtmatigheid (het handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid) is naar het oordeel van het hof gelegen in het samenstel van de diverse berichtgevingen van Omroep Brabant omtrent de wapenvondst in [woonplaats], zoals hierboven in 3.1 sub e, f en g is weergegeven. Uit deze berichtgeving – met name de berichtgeving op de website – valt voor buurtbewoners van [appellante] en bij overige inwoners van [woonplaats] op te maken dat deze – grote en mogelijk gevaarlijke - wapenvondst is gedaan in de woning van [appellante]. Hieraan doet niet af dat in geen van deze publicaties of in de radio-uitzending het exacte adres (het huisnummer) van [appellante] of haar naam wordt genoemd. Door het samenstel van deze berichtgevingen heeft Omroep Brabant de eer en goede naam van [appellante] aangetast.

Het hof voelt zich in dit oordeel gesterkt door de conclusie van de Raad voor de Journalistiek, dat [verslaggeefster] en Omroep Brabant journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld. De omstandigheid, dat Omroep Brabant en [verslaggeefster] ervoor gekozen hebben om zich niet te verweren bij de behandeling van de zaak voor de Raad voor de Journalistiek doet hier niet aan af. Dit geldt temeer nu Omroep Brabant desgevraagd op het pleidooi heeft geantwoord dat zij geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om de conclusie van de Raad te laten herzien. Het hof merkt daarbij op dat volgens de brief van de Raad voor de Journalistiek een dergelijke herziening slechts mogelijk is indien degene die herziening verzoekt aannemelijk maakt dat de conclusie van de Raad berust op ten onrechte als vaststaand of aannemelijk geachte feiten.

3.5.3. Het hof acht deze onrechtmatige daad tevens toe te rekenen aan Omroep Brabant. Niet valt in te zien waarom Omroep Brabant de door haar genoemde feiten niet behoorlijk had kunnen checken, bijvoorbeeld door navraag te doen bij de politie, alvorens het bericht over de wapenvondst met de hiervoor genoemde inhoud op diverse wijze te publiceren. Omroep Brabant heeft in dit kader slechts aangevoerd dat [verslaggeefster] in een telefoongesprek een opmerking van de politie “heeft geïnterpreteerd als een bevestiging dat ze goed zat”.

(...)
Rectificatie van onjuist bericht:
Op 13 augustus 2014 hebben wij in onze radio-uitzending, op onze website en via de nieuwsapp het bericht verspreid dat de politie op 12 augustus 2014 verboden wapens zou hebben aangetroffen in een woning in [woonplaats]. Op de website stond gedurende enige dagen het bericht dat de wapens zijn aangetroffen in een woning aan het [straatnaam 1] te [woonplaats]. Dit is onjuist. Er zijn toen absoluut geen wapens aangetroffen in enig huis aan het [straatnaam 1] te [woonplaats].”
IEF 14757

Vernietiging licentieovereenkomst wegens dwaling

Hof 's-Hertogenbosch 10 maart 2015, IEF 14757; ECLI:NL:GHSHE:2015:842 (Holding tegen Project Management)
Geïntimeerde verleent door ondertekening aan appellant als licentiehouder het recht de door geïntimeerde ontwikkelde programma’s te verhandelen en uit te voeren. Appellant vordert vernietiging van licentieovereenkomst wegens dwaling. Die vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling treft ook de verbintenissen van beide partijen zoals in de overeenkomst vastgelegd, en dan kan geen sprake meer zijn van een tekortkoming in de nakoming daarvan (Zie in dezelfde zin HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765). De vorderingen die partijen verder over en weer uit hoofde van de overeenkomst hebben ingesteld worden daarom allemaal afgewezen.

 


3.8.2. Bovendien was [appellante] al medio 2006, dus kort na het sluiten van de licentieovereenkomst, op de hoogte van de rol van [voormalig trainer geïntimeerde] en de trainingen die [voormalig trainer geïntimeerde] verzorgde. en een vordering tot vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling is dus al in 2009 verjaard.

3.8.5.
[geïntimeerde] heeft niet gemotiveerd de stelling van [appellante] betwist dat [appellante], indien zij van het bovenstaande op de hoogte zou zijn geweest vóór het sluiten van de licentieovereenkomst, die overeenkomst niet of in elk geval niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Dit brengt mee dat het beroep van [appellante] op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling, dat klaarblijkelijk gebaseerd is op de in artikel 6:228 lid 1 sub b genoemde dwalingsgrond, in beginsel voor honorering in aanmerking komt.

3.8.6.
Het voorgaande brengt mee dat een oordeel gegeven moet worden over het beroep dat [geïntimeerde] heeft gedaan op verjaring van de bevoegdheid van [appellante] om de overeenkomst te vernietigen wegens dwaling. [geïntimeerde] heeft dienaangaande aangevoerd dat [appellante] al in 2006 op de hoogte was van de samenwerking van [geïntimeerde] met MKB Cursus & Advies en de rol die [voormalig trainer geïntimeerde] daarbij speelde. Ter onderbouwing van die stelling heeft [geïntimeerde] verwezen naar een e‑mail van [voormalig trainer geïntimeerde] aan [Project Management] van 11 juni 2006 en een e-mail van [voormalig trainer geïntimeerde] aan [Project Management] van 21 juni 2013.

3.8.7.
Het hof verwerpt dit beroep op verjaring.
IEF 14756

EPLIT annual meeting Paris

Paris, 29 May 2015. Agenda - registration form. We now have the pleasure to announce our second annual meeting which will take place on 29 May 2015 in Paris. Attached the agenda for this second annual meeting. The speakers at the meeting are deeply involved in setting up the Unified Patent Court, so we are confident that they will share some hot off the press news regarding the ongoing preparatory work for this Court with us.

Programme
9:00 Opening by the President, administrative and financial issues
9:30 Presentations from Working Groups about their activities
10:30 Coffee break
11:00 The way in which European patent attorneys can contribute to making the UPC system a success – Mr. Patrice Vidon (Cabinet Vidon)
11:45 The developments towards a litigators certificate for European Patent Attorneys – Ms. Bernadette Makoski (German Ministry of Justice)
12:30 Lunch
14:00 The ongoing preparations towards the unitary patent system – Ms. Margot Fröhlinger (European Patent Office)
14:45 The establishment of the Central Division and preparations for the UPC system in France - Mr. Max Brunner (French Ministry of Justice)
15:30 Coffee break
16:00 Panel discussion about the industry’s preparations for the UPC system with Ms. Marianne Rots (Unilever), Mr. Ronald Pols (Hexcel), Mr. Edward Oates (Carpmaels & Ransford), Mr. Pieter Vandersteen (Janssen Pharmaceutica)
17:00 Closing of Conference

IEF 14755

Auteursrechtdebat: Auteurscontractenrecht: Paasei of lege dop?

Door: Joost Poort, IViR, Thema: Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Na elf jaar discussie over het Auteurscontracten-recht is de kogel bijna door de kerk. Gelet op de rimpelloze behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, lijkt instemming van de Eerste Kamer slechts een formaliteit. Het voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamercommissie zal nog voor Pasen plaatsvinden en als het meezit, hebben makers medio dit jaar recht op een billijke vergoeding, extra vergoedingen als de overeengekomen vergoeding ‘een ernstige onevenredigheid vertoont’, et cetera, et cetera [Zie voor een beknopte samenvatting van het wetsvoorstel bijvoorbeeld: L. Anemaet, 10-2-2015. Auteursrechtdebat: Plenair debat in de Tweede Kamer - Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. IEF 14638].

Enkele jaren geleden gaf ik met Jules Theeuwes een kritische economische analyse van het voorontwerp dat toen geconsulteerd werd[J.P. Poort en J.J.M. Theewes, 'Prova d'Orchestra. Een economische analyse van het voorontwerp auteurscontractenrecht', AMI 2010/5, p. 137-145.]. Empirische onderbouwing van de vermeende zwakke positie van makers jegens exploitanten en de noodzaak van een dergelijk wetvoorstel bleken goeddeels te ontbreken. Ook op de effectiviteit en het welvaartseffect van de beoogde maatregelen viel veel af te dingen. Zo verschuift de bestsellerbepaling risico’s van exploitanten naar makers, waardoor de – voor risico gecorrigeerde – opbrengsten voor de makers wel eens lager kunnen worden. Exploitanten zullen er in contracten immers op gaan anticiperen dat ze bij grote kaskrakers extra vergoedingen aan de auteurs moeten uitkeren. Daar komt bij dat het in de praktijk lastig vast te stellen is wanneer de bestsellerbepaling van kracht is, want het is inherent aan de creatieve sectoren dat enkele hits de vele flops moeten financieren. Alleen is vooraf moeilijk te zeggen wat een hit zal zijn en wat een flop. Wanneer kun je dan spreken van een ernstige onevenredigheid?

Voor de billijke vergoeding geldt, dat deze de vraag naar de diensten van makers kan schaden en bovendien ongunstig kan uitpakken voor beginnende makers die best voor een lage vergoeding willen werken om naam en faam te verwerven. Zo beschermt dit sympathieke voorstel vooral de insiders die al een portfolio hebben. Het CPB kwam tot een soortgelijke analyse van het voorontwerp [Zwart, G. & van ‘t Riet, M. (2011). Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht, CPB Notitie. CPB, Den Haag] maar de meeste kritiekpunten zijn op het huidige wetsvoorstel nog even goed van toepassing, al zijn er wel een paar scherpe kantjes vanaf1.

Een belangrijk verschil is echter dat inmiddels duidelijk is dat een meerderheid van de makers en uitvoerend kunstenaars zijn onderhandelingspositie daadwerkelijk als zwak ervaart en velen tandenknarsend afstand doen van rechten. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel kunnen dan ook op brede steun van de makers rekenen[Zie: Weda, J., Akker, I, Poort, J., Rutten, P., Beunen, A. (2011). Wat er speelt. De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving. SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam], ook al pakt het wellicht rationeel economisch beschouwd niet in hun voordeel uit.

Het wetsvoorstel gaat dan ook niet over rationaliteit en het maximaliseren van welvaart: niet die van de maatschappij als geheel, en zelfs niet die van de makers. Het gaat over gedragseconomie en ervaren rechtvaardigheid.

Een paar jaar geleden deden Buccafusco en Sprigman [C.J. Buccafusco en C.J. Sprigman (2010). Valuing Intellectual Property: An Experiment. Cornell Law Review, Vol. 91. Pp. 1-46.]een fascinerend experiment: groepjes van tien proefpersonen moesten een haiku schrijven waarbij telkens één van de tien een prijs van $ 50 zou winnen . De objectieve winstverwachting was dus $ 5. De proefpersonen konden na het schrijven van het korte gedicht hun aanspraken op die prijs ‘verkopen’. Het gedicht zelf kregen ze na afloop alsnog. Dit laat zich vergelijken met een overdracht van rechten of exclusieve licentie, waarbij de morele rechten behouden blijven. De haiku-schrijvers bleken voor die overdracht gemiddeld $ 23 te willen hebben, meer dan viermaal de verwachte opbrengst. Als ze de haiku’s van de andere deelnemers mochten lezen en hun kansen zo beter konden inschatten, veranderde dit maar weinig ($ 20). Als gezegd werd dat de prijs niet naar de beste haiku zou gaan maar zou worden verloot, vroegen ze gemiddeld nog altijd $ 19.

Wat leren we hiervan? Zelfs na een korte creatieve inspanning in een experiment als dit raken auteurs al snel verknocht aan hun eigen werk en overschatten ze hun kansen of proberen ze spijt koste-wat-kost te vermijden, net als consumenten dat in tal van experimenten blijken te doen. Auteurscontractenrecht dat hier op inspeelt met een bestsellerbepaling zal dus de handen van makers op elkaar krijgen. Bovendien sluit dat aan bij een gevoel van rechtvaardigheid: als de uitgever binnenloopt op het werk, moet de maker meeprofiteren.

Ook de billijke vergoeding appelleert aan een gevoel van rechtvaardigheid. Wie kan er tegen billijk zijn? Of het mogelijk zal blijken te bepalen wat billijk is, hoe dat uitpakt voor aanstormend talent en wat voor schijnconstructies dit teweeg zal brengen, zal de tijd moeten leren. Zolang de machtsbalans tussen makers en exploitanten scheef blijft door schaarste versus overvloed, zal het moeilijk blijken de onzichtbare hand van de markt te knevelen. ‘Voor jou tien anderen’ zoals Kees Schaepman [IEF 14685] het verwoordde, en zolang dat zo is, heb ik weinig fiducie dat het paasei van het auteurscontractenrecht meer zal blijken dan een lege dop.

Joost Poort

1) Denk daarbij vooral aan het voorheen beoogde verbod op overdracht van auteursrecht door natuurlijke makers en de daaraan gekoppelde periodieke opzegbaarheid van exclusieve licenties. In het huidige voorstel is dat vervangen door de uitbreiding van de aktevereiste naar exclusieve licenties.

IEF 14754

Auteur roman terecht veroordeeld voor smaad tegen schoonfamilie

EHRM 12 maart 2015, IEF 14754, verzoek 25790/11 (Le Palais des mouches)
Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Privéleven. De zaak betrof de strafrechtelijke veroordeling van mevrouw Fernandes wegens smaad tegen verschillende schoonfamilieleden, na de publicatie van een roman getiteld "Le Palace des mouches" (=het vliegenpaleis) over familiedrama's in het kader van de Portugese diaspora in de Verenigde Staten en de koloniale oorlog. Het Hof acht dat het Portugese gerecht met mevrouw Fernandes had de grenzen van zijn vrijheid van artistieke creatie overschreden door het negeren van het recht van de familieleden van zijn vrouw, namelijk het respect voor het privéleven, door bepaalde feiten te vertellen en waardeoordelen te geven. In het bijzonder heeft het geoordeeld dat de beoordelingsvrijheid de autoriteiten om de "noodzaak" van de sanctie te beoordelen tegen Ms. Fernandes groot was, omdat betrokken personen geen publieke figuren zijn.

52.  La Cour observe que l’œuvre litigieuse raconte l’histoire d’une famille, avec ses drames et ses conflits dans le contexte de la diaspora portugaise aux États-Unis et de la guerre coloniale. Elle note ensuite que les personnes visées sont connues dans leur milieu, notamment dans la ville de Torre de Moncorvo, mais ne sont pas de notoriété publique. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence large (voir, a contrario Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, § 48 ; Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑XIII ; Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005‑II).

55. Mettant en balance les intérêts divergents en jeu, le tribunal a conclu que la requérante avait dépassé les limites de sa liberté de création artistique en méconnaissant le droit des plaignants au respect de leur vie privée, étant donné certains des faits racontés et des jugements de valeur formulés au sujet de ces derniers et de deux membres défunts de leur famille (voir ci-dessus paragraphe 24).
56. La cour d’appel de Porto a intégralement confirmé ces considérations dans son arrêt du 27 octobre 2010 (voir ci-dessus paragraphe 27), réitérant l’orientation prise dans celui qu’elle avait rendu le 11 mars 2009 (voir ci-dessus paragraphe 20).
57. La Cour observe que les juridictions internes ont toujours cherché à mettre en balance, d’une part, le droit de la requérante à la liberté d’expression et, d’autre part, le droit des plaignants au respect de leur vie privée. Elle estime que la condamnation prononcée en l’espèce est fondée sur des motifs pertinents et suffisants, et ne voit aucune raison de s’écarter de l’analyse à laquelle ont procédé les juridictions internes, ou de considérer que celles-ci ont entendu trop restrictivement le principe de la liberté d’expression ou de façon trop extensive l’objectif de protection de la réputation et des droits d’autrui. En outre, les motifs énoncés par les tribunaux nationaux à l’appui de leurs conclusions respectent les critères suivis par la Cour dans ce type d’affaires (voir, notamment, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, précité, §§ 48-60 ; Chauvy et autres c. France, précité, § 77).

IEF 14753

Ter zitting erkend dat gestelde onrechtmatige uitlatingen niet gedaan zijn

Vrz. Rechtbank Midden-Nederland 11 maart 2015, IEF 14753; ECLI:NL:RBMNE:2015:1926 (Eisers tegen Avrotros)
Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam advocaten. Mediarecht. Na IEF 14593. Eiseres bemiddelen in de huursector. AvroTros Radar heeft aandacht besteed aan huurbemiddelaars die voor zowel verhuurder als aspirant-huurder bemiddelingswerkzaamheden verricht. Avrotros c.s. heeft een transcriptie van beide uitzendingen overgelegd. Duidelijk en bij herhaling is de programma's aangegeven dat het uitsluitend gaat om bemiddelaars die dubbele courtage vragen aan zowel de huurder als de verhuurder. Eisers hebben ter zitting erkend dat gestelde onrechtmatige uitlatingen niet zijn gedaan. De vorderingen worden afgewezen.

4.8. Avrotros c.s. heeft een transcriptie van beide uitzendingen overgelegd. De juistheid van deze transcriptie is door eisers bevestigd. Het door eisers gestelde, dat Avrotros c.s. in haar uitzending heeft meegedeeld dat huurmakelaars/bemiddelaars altijd voor twee heren optreden en er altijd sprake is van niet redelijk voordeel als bedoeld in artikel 7:264 lid 2 BW, vindt geen enkele steun in de door Avrotros c.s. overlegde transcripties van de uitzendingen. Duidelijk en bij herhaling is in beide programma's aangegeven dat het uitsluitend gaat om (on-line) bemiddelaars die courtage vragen aan zowel de huurder als de verhuurder (dubbele courtage). Desgevraagd hebben eisers ter zitting ook erkend dat de door haar bij dagvaarding en in de pleitnotitie gestelde onrechtmatige uitlatingen van de Avrotros c.s. niet gedaan zijn. Reeds om deze reden is de vordering dan ook niet toewijsbaar.

4.9. De door eisers gestelde werkelijk reden van het entameren van deze procedure, namelijk dat zij na elke uitzending feitelijk geconfronteerd werden met huurders die ook aan hen betaalde courtage terugvragen, maakt dit, zonder omstandigheden die niet zijn gesteld, niet anders. Uit de op de website van radar.tv geplaatste voorbeeldbrief voor het terugvragen van bemiddelingskosten blijkt ook onmiskenbaar dat deze brief bedoeld is voor onterecht betaalde bemiddelingskosten in geval van 'dubbele courtage'.

4.10 De omstandigheid dat Avrotros c.s. onweersproken heeft gesteld dat een aantal eisers inmiddels civielrechtelijk is veroordeeld tot terugbetaling van (een deel van) de courtage kan verder onbesproken blijven.

Lees de uitspraak (pdf/html)

IEF 14752

Noemen masseur in de regio is geen handelsnaaminbreuk

Hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2015, IEF 14752; ECLI:NL:GHSHE:2015:861 (Massage-regiosite)
Uitspraak mede ingezonden door Irene de Jonge, BRight Advocaten. Handelsnaamrecht. Ex nunc. Het hof dient gewraakte handelsnaamgebruik ex nunc te toetsen, naar de huidige stand van zaken. De website maakt voldoende duidelijk dat hier sprake is van schoonheidsspecialiste en masseuse-diensten aangeboden door geïntimeerde en niet door een ander. De site gaat om de mogelijkheid een massage te krijgen in de regio, er wordt niet gesuggereerd dat er verbondenheid zou zijn met het bedrijf van appellante. Het hof vernietigt de kantonrechtersbeschikking in haar geheel, en wijst het gewenste verbod van gebruik van de door appellante gewraakte handelsnamen af.

3.3. Tussen partijen is in hoger beroep in confesso dat enkel het voeren van een domeinnaam niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.
Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt ten behoeve van de aanduiding van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen.
Tot slot merkt het hof ter inleiding nog op dat de beoordeling “ex nunc” dient plaats te vinden, derhalve op het moment van de uitspraak van het hof.

3.10.
In het beroepschrift maakt [appellante] ten aanzien van haar verzoek weinig onderscheid tussen [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2]. Ten aanzien van [geïntimeerde 2] wordt in het beroepschrift aangevoerd dat [geïntimeerde 2] door zijn handelen, te weten het blijven verlenen van gebruiksrechten van domeinnamen, bewust inbreuk maakt op de handelsnamen van [appellante]. Desgevraagd ter zitting in hoger beroep is door [appellante] aangegeven dat [geïntimeerde 2] weliswaar geen handelsnamen voert die toekomen aan [appellante], ook niet in de domeinnamen, maar dat hij deze domeinnamen wel verhuurt aan [geïntimeerde 1] en dat het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet daarmee ook jegens [geïntimeerde 2] ontvankelijk is.

3.13.2.
Aangezien het hof de vraag naar het door [appellante] gewraakte handelsnaamgebruik van “[handelsnaam 1]” door [geïntimeerde 1] ex nunc dient te toetsen, derhalve naar de huidige stand van zaken, is het hof van oordeel dat de tekst op de website behorend bij domeinnaam [domeinnaam 1] voldoende duidelijk maakt dat hier sprake is van diensten (schoonheidsspecialiste en masseuse) aangeboden door [roepnaam van geintimeerde 1], en niet door enige andere dienstverlener. Van onoorbaar handelsnaamgebruik door [geïntimeerde 1] van de aanduiding “[handelsnaam 1]” is naar het oordeel van het hof thans geen sprake. De website maakt voldoende duidelijk dat het op de website gaat om de mogelijkheid massage te krijgen in de regio [regio 1], hetgeen als omschrijving van aan te bieden diensten is toegestaan. Er wordt op geen enkele wijze gesuggereerd dat er een verbondenheid zou zijn met het bedrijf van [appellante]. Het is aanstonds duidelijk dat de website het bedrijf van [roepnaam van geintimeerde 1] (zijnde [geïntimeerde 1]) betreft, zodat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw geen sprake is.
Door [appellante] is zelf gesteld dat het gebruik van een beschrijvende handelsnaam als zoekterm op internet (Google) door de gerechtigde op een dergelijke handelsnaam niet kan worden tegengegaan, en dat het haar daar ook niet om te doen is. Het hof deelt deze benadering dat met de keuze voor en het gebruik van een beschrijvende handelsnaam de taal in beginsel niet gemonopoliseerd kan worden, zodat ook de toelichting niet tot het oordeel kan leiden dat sprake is van ontoelaatbaar handelsnaamgebruik door [geïntimeerde 1].
De grieven 1 en 2 worden verworpen.

Oude versie
3.16.1.
Naar het oordeel van het hof is op de hierboven genoemde websites thans geen sprake van ongeoorloofd handelsnaamgebruik door de aanduidingen waar [geïntimeerde 1] - klaarblijkelijk aansluiting zoekend bij haar voornaam [roepnaam van geintimeerde 1] - zich van bedient.
Dit wil echter niet zeggen dat in het verleden geen sprake van inbreuk is geweest, waarbij het hof in het bijzonder verwijst naar de deels hierboven onder 3.12. weergegeven door [appellante] overgelegde uitdraaien betreffende [handelsnaam 1], alsook andere uitdraaien als overgelegd.
IEF 14751

Conclusie AG: Verwarring mogelijk bij lettercombinatie die afkorting van andere nevengeschikte, beschrijvende woordcombinaties vormt

Conclusie AG HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14751; ECLI:EU:C:2015:167; zaak C-20/14 (BGW)
Eerder IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Conclusie A-G:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, er bij het publiek gevaar voor verwarring van twee tekens kan bestaan wanneer de lettercombinatie, die het enige woordelement van het oudere teken is, ook voorkomt in het jongere woordteken en daar in nevenschikking staat met een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van die lettercombinatie, zodat deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de woordcombinatie waaraan zij is toegevoegd. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Gestelde vraag:

Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard wanneer een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord- of beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en die lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?
IEF 14750

HvJ EU: Geen tweede ABC voor samenstelling met andere substantie

HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14750; ECLI:EU:C:2015:165; zaak C‑577/13 (Actavis tegen Boehringer Ingelheim)
Octrooirecht. ABC. Vgl. IEF 13336. Het HvJ EU verklaart voor recht: Artikel 3, onder a) en c), van [ABC-Verordening] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een basisoctrooi een conclusie bevat voor een product met een werkzame stof die als enige het voorwerp van de uitvinding vormt, waarvoor de houder van dit octrooi reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft verkregen, alsook een latere conclusie voor een product met een samenstelling van deze werkzame stof en een andere substantie, deze bepaling eraan in de weg staat dat deze houder een tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling verkrijgt.

Gestelde vragen:
1)      a)      Indien een octrooi bij de afgifte ervan geen conclusie bevat waarin de twee samengestelde werkzame stoffen expliciet zijn vermeld, maar het octrooi nadien kan worden gewijzigd teneinde een dergelijke conclusie erin op te nemen, kan dit octrooi dan – of die wijziging nu is verricht of niet – overeenkomstig artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 als ,een van kracht zijnd basisoctrooi’ worden aangevoerd voor een product dat deze samengestelde werkzame stoffen bevat?

b)      Kan een octrooi dat na de afgifte ervan en ofwel (i) voordat en / of (ii) nadat het ABC is verleend, is gewijzigd, als ,een van kracht zijnd basisoctrooi’ worden aangevoerd ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009?

c)      Indien een aanvrager een ABC-aanvraag indient voor een product dat uit de werkzame stoffen A en B bestaat, in omstandigheden waarin:

i)      het van kracht zijnde basisoctrooi, te weten een Europees octrooi (Verenigd Koninkrijk), na de datum van de ABC-aanvraag maar vóór de afgifte daarvan, aldus is gewijzigd dat het ook een conclusie bevat waarin de stoffen A en B expliciet worden genoemd,

en

ii)      deze wijziging volgens het nationale recht wordt geacht steeds van toepassing te zijn geweest vanaf de afgifte van het octrooi,

kan de aanvrager van het ABC dit octrooi dan in zijn gewijzigde vorm aanvoeren ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, onder a)[, van verordening nr. 469/2009]?

2)      Om te bepalen of de voorwaarden van artikel 3 vervuld zijn op de datum van de indiening van de ABC-aanvraag voor een product dat uit een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bestaat, wanneer

a)      in het van kracht zijnde basisoctrooi een conclusie is opgenomen betreffende een product dat de werkzame stof A bevat alsook een aanvullende conclusie betreffende een product dat een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bevat en

b)      er reeds een ABC bestaat voor een product dat de werkzame stof A bevat (hierna: ,product X’), dient daarvoor dan te worden nagegaan of de samenstelling van de werkzame stoffen A en B als een uitvinding kan worden beschouwd die een onderscheiden en afzonderlijke uitvinding vormt ten opzichte van die van A alleen?

3)      Wanneer een van kracht zijnd basisoctrooi overeenkomstig artikel 3, onder a)[, van verordening nr. 469/2009], strekt tot ,bescherming’ van:

a)      een product dat de werkzame stof A bevat (,product X’), en

b)      een product dat een samenstelling van de werkzame stof A en de werkzame stof B bevat (hierna: ,product Y’),

en indien

c)      een VHB van product X als geneesmiddel is afgegeven;

d)      een ABC voor product X is verleend, en

e)      vervolgens een afzonderlijke vergunning voor het in de handel brengen van product Y als geneesmiddel is afgegeven,

staat verordening [nr. 469/2009], inzonderheid de artikelen 3, onder c) en d), en/of 13, lid 1, ervan, er dan aan in de weg dat aan de houder van het octrooi een ABC voor product Y wordt afgegeven? Subsidiair, indien een ABC voor product Y kan worden verleend, dient de duur daarvan dan te worden beoordeeld op basis van de vergunning die voor product X is afgegeven of op basis van de vergunning die voor product Y is afgegeven?

4)      Indien vraag 1, onder a), ontkennend wordt beantwoord, vraag l, onder b), i) bevestigend wordt beantwoord en vraag l, onder b), ii) ontkennend wordt beantwoord, in omstandigheden waarin:

a)      volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 469/2009 een ABC voor een product wordt aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop voor dit product een van kracht zijnde VHB als geneesmiddel is verkregen overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG of richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311, blz. 1);

b)      de bevoegde dienst voor de industriële eigendom na de indiening van de ABC-aanvraag wijst op een mogelijk bezwaar tegen de afgifte van het ABC krachtens artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009;

c)      vervolgens, teneinde dit door de bevoegde dienst voor de industriële eigendom gemaakte mogelijke bezwaar weg te werken, een aanvraag wordt ingediend tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi waarop de aanvrager van het ABC zich beroept, welke aanvraag wordt toegewezen;

d)      na wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi, dit gewijzigde octrooi aan artikel 3, onder a), [van verordening nr. 469/2009] voldoet;

verzet verordening nr. 469/2009 er zich dan tegen dat de bevoegde dienst voor de industriële eigendom nationale procedurele bepalingen toepast met het oog op a) de opschorting van de ABC-aanvraag teneinde de aanvrager van het ABC in staat te stellen, te verzoeken om wijziging van het basisoctrooi en b) de hervatting van de behandeling van deze aanvraag op een later tijdstip, met name zodra de wijziging is toegestaan, welke hervatting geschiedt:

–        na het verstrijken van zes maanden vanaf de datum waarop een geldige VHB van dat product als geneesmiddel is afgegeven, doch

–        binnen zes maanden vanaf de datum waarop de aanvraag tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi is toegewezen?