IEF 17063

Hof: De Nachtwacht terecht geweigerd als merk

Hof Den Haag 29 augustus 2017, IEF 17063; IEFbe 2328; ECLI:NL:GHDHA:2017:2446 (De Nachtwacht) Merkenrecht. Verzoek afgewezen. Ontbreken onderscheidend vermogen. Het BBIE weigerde een afbeelding van de Nachtwacht als merk gedeponeerd door merkenbureau Chiever [IEF 15567]. De Nachtwacht zou als merk te ingewikkeld zijn om als teken te gelden en bovendien niet als merk worden opgevat en ieder onderscheidend vermogen missen. Op 20 oktober 2016 heeft het Bureau de definitieve beslissing tot weigering medegedeeld: het gaat om één van de beroemdste schilderijen ter wereld dat door vrijwel iedereen zal worden herkend en om die reden zal het niet als onderscheidingsteken worden opgevat door het publiek. Het Hof wijst het verzoek van Chiever af. Het gaat om een depot dat verricht is als grap om een foto van de Nachtwacht op canvas van het Bureau te krijgen. Na weigering en publiciteit is besloten op verzoek van geïnteresseerde potentiële klanten, die zich afvragen of ze kunstwerken als merk kunnen claimen, om beroep tegen de weigering in te stellen. Dat beantwoording van deze vraag voor de praktijk van belang zou kunnen zijn, levert geen gerechtvaardigd belang op voor Chiever. Het Bureau heeft de inschrijving van de Nachtwacht als merk terecht geweigerd, aangezien Chiever geen voldoende gerechtvaardigd belang bij haar verzoek heeft en de Nachtwacht in de Benelux geen onderscheidend vermogen bezit.

5. Het hof stelt voorop dat de enkele omstandigheid dat een gedeponeerd merk niet wordt gebruikt en/of er geen concrete plannen bestaan om het merk te gebruiken geen redenen zijn om aan te nemen dat er geen gerechtvaardigd belang bij een procedure als de onderhavige bestaat. In dit geval doet zich echter iets anders voor. Het gaat om een depot, dat kennelijk is verricht (als grap) om een foto van De Nachtwacht op canvas van het Bureau te krijgen. Na weigering en publiciteit is besloten op verzoek van geïnteresseerde (potentiële) klanten beroep tegen de weigering in te stellen. Het hof is, ook gelet op de overbelasting van de rechterlijke macht en de beperkte financiële middelen die haar ter beschikking staan, van oordeel dat de door Chiever aangevoerde redenen voor het ingestelde beroep, te weten de interesse van (potentiële) klanten en de omstandigheid dat beantwoording van de onderhavige vraag voor de praktijk van belang zou kunnen zijn geen gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 3:303 BW opleveren. De gestelde interesse is ook niet zodanig geconcretiseerd dat daaruit kan worden afgeleid dat een uitspraak in de onderhavige zaak relevant zou zijn voor in de praktijk bestaande onduidelijkheid of onzekerheid. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat Chiever met het depot van De Nachtwacht voor één chemisch element, strontium, gekozen heeft voor een extreme casus, waarvan niet gesteld of gebleken is dat die zich in de praktijk (van haar (potentiële) klanten) voordoet en daarvoor daadwerkelijk van belang is en waarmee zij een voor zichzelf, kort gezegd, zo gunstig mogelijke, van de praktijk losstaande, casus heeft gecreëerd. Immers geldt voor tekens waarvan in het algemeen wordt aangenomen dat zij van huis uit geen onderscheidend vermogen hebben, zoals kleuren, dat in uitzonderlijke gevallen denkbaar is dat dat anders is wanneer het aantal waren waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is, de relevante markt zeer specifiek is en het desbetreffende teken (kleur) daarvoor zeer ongebruikelijk is (vergelijk HvJEG,6 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:244 inzake Libertel). Chiever wijst er ook zelf (in o.a. punten 17, 19 en 20 van haar verzoekschrift en 34 tot en met 39 van haar pleitnotities) op dat juist de bijzondere aard van het product strontium, alsmede de bijzondere marktomstandigheden en verkoopmodaliteiten daarvan maken dat het Bureau inschrijving niet had mogen weigeren. Zij stelt, althans lijkt te stellen dat dit niet zou gelden als het merk zou zijn gedeponeerd voor bepaalde kleding of (verpakkingen van) etenswaren.

Ook de omstandigheid dat Chiever een taxe heeft betaald is onvoldoende om anders te oordelen. Zij heeft deze, overigens relatief geringe, taxe in eerste instantie immers betaald om een foto op canvas van De Nachtwacht te krijgen, welke canvas zij, blijkens de brief van Chiever aan het Bureau van 15 februari 2016 (productie 3 bij het verzoekschrift), ondanks de weigering het teken in te schrijven, heeft ontvangen. Ten slotte heeft het hof meegewogen dat het door Chiever geregistreerde Unie-Nachtwacht-merk inmiddels is gepubliceerd, welk merk ook gelding heeft in de Benelux en Chiever niet heeft aangegeven welk gerechtvaardigd belang zij en/of haar (potentiële) klanten daarnaast nog hebben bij een oordeel over de mogelijkheid het onderhavige Benelux-merk in te schrijven.

11. In aanmerking nemende de hiervoor in rechtsoverweging 10 vermelde uitgangspunten en voorts

- dat in confesso is dat De Nachtwacht een van de beroemdste schilderijen ter wereld is en behoort tot het (wereldwijde) cultureel erfgoed en als zodanig in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staat, waardoor de gemiddelde consument in de Benelux van alle mogelijke waren – waaronder ook de gemiddelde strontium-consument – het ook als zodanig zal herkennen;

- dat het Bureau onbetwist heeft gesteld dat afbeeldingen van De Nachtwacht in de Benelux op een groot aantal verschillende waren voorkomen als versiering;

- dat in de strontium-markt op (verpakkingen van) strontium geen gebruik wordt gemaakt van merken (aldus stelt het Bureau, hetgeen Chiever betwist onder verwijzing naar het gebruik van strontium als, in warenklasse 5 vallend, voedingssupplement, maar daarvoor is het onderhavige depot niet verricht), althans afbeeldingen;

is het hof van oordeel dat de gemiddelde strontium-consument een afbeelding van De Nachtwacht op (de verpakking van) strontium door de zeer specifieke betekenis van dit schilderij direct zal herkennen als één van de beroemdste schilderijen ter wereld en niet zal opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende strontium, maar (louter) als versiering. Herkennen is niet hetzelfde als onderscheiden naar herkomst.

13. Het bovenstaande leidt ertoe dat het Bureau terecht de inschrijving van De Nachtwacht als merk heeft geweigerd en het verzoek van Chiever zal worden afgewezen, met veroordeling van Chiever als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure.