Frodo Ferro - De techniekexceptie in het buitenland

In aanvulling op de overpeinzingen van Ernst-Jan Louwers (IEF 16678) over het voorstel van Walter Hart om de techniekexceptie uit het modellenrecht te schrappen (IEF 16630), zou ik het volgende willen opmerken over het voorstel: Walter’s betoog stoelt grotendeels op het argument dat in de V.S en Canada geen techniekexceptie bestaat, waaruit wordt geconcludeerd dat menig niet-Europees land deze uitzondering niet kent. Het voorstel berust daarmee echter om een feitelijke misvatting en de conclusie dat in veel andere landen de techniekexceptie niet bestaat (en Nederland uit de pas loopt) is voorbarig. De exceptie bestaat in beide landen wel degelijk.

Voor Canada geldt dat de wet voorziet in een techniekexceptie (en bovendien een zeer expliciete). Deze is neergelegd in artikel 5.1 van de Industrial Design Act, waarin is bepaald dat:

“No protection afforded by this Act shall extend to features applied to a useful article that are dictated solely by a utilitarian function of the article; (…)”.

Hieruit volgt dat wat zuiver technisch is ook in Canada niet onder de modelrechtelijke bescherming te schuiven valt. Dit is in 2015 bevestigd door de Canadese hoogste rechter, het Federal Court of Appeal in In Zero Spill Systems (Int’l) Inc. v Heide. Deze uitspraak geeft overigens geen nadere invulling aan de toepassing van de exceptie, anders dan de exceptie elementen die zowel functioneel als estetisch niet van modelbescherming uitsluit.

Ook de Verenigde Staten kennen een techniekexceptie, zij het een minder expliciete. Voor een goed begrip: het systeem in de V.S. is afwijkend in de zin dat zowel octrooien als modellen uit dezelfde federale wet voortvloeien (titel 35 van de United States Code ofwel “USC”). Daarbij wordt voor de eerste de term “design patent” gebruikt en voor de tweede de term “utility patent”, hetgeen in Europa uiteraard verwarrend overkomt. Bovendien zijn veel regels op beide rechten van toepassing, zoals dezelfde vereisten van nieuwheid en inventiviteit, zodat het gelijksoortige beschermingsregimes lijken. (1)

Niettemin is het object van bescherming net zo verschillend als tussen een modelrecht en een octrooi in Nederland en maakt de Amerikaanse wetgeving wel degelijk onderscheid op sommige vlakken, waarbij techniek van modelbescherming is uitgesloten. Dit vloeit voort uit paragraaf 171 van 35 USC “patents for designs”. Die bepaalt namelijk:

“(…) (a) IN GENERAL.—Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

De techniekexceptie ligt hierbij besloten in het vereiste van een “ornamental design” - d.w.z. een decoratief ontwerp. Meer specifiek betreft het hier een materiële eis die, naar Amerikaanse jurisprudentie, dat wat voortvloeit uit, of een bijproduct is van, mechanische of functionele overwegingen volledig uitsluit van modelbescherming. (2) Ofwel: dat wat technisch is kan ook in de V.S. niet met een modelrecht worden beschermd. (3)

Dat het modellenrecht een techniekexceptie kent is dus geen Eurofiele aberratie die totaal afwijkt van de rest van de wereld, maar eerder een, in verschillende vormen en soorten, internationaal gangbaar concept. De wens tot internationale harmonisatie vormt dan ook geen reden voor afschaffing. Overigens worstelt de rest van de wereld net zo hard met het toepassen van deze exceptie en het begrip “techniek, maar dat geldt ook voor het octrooirecht waar “technisch” een vereiste is voor het verkrijgen van octrooibescherming. (4)

Bovendien verschuift het afschaffen van de techniekexceptie het probleem. Zeker, het maakt het voor de ontwerper makkelijker bescherming te verkrijgen maar brengt voor derden ook een onevenredige mate van rechtsonzekerheid met zich mee. Nu voorafgaande kennis van het model geen vereiste is voor inbreuk, zullen zonder techniekexceptie derden die een bepaalde techniek willen toepassen naast een octrooirechtelijke vrijgavestudie eenzelfde modelrechtelijk onderzoek moeten doen om inbreuksituaties te vermijden. Dit lijkt mij om zeer problematisch, nog los van de extra kosten die derden moeten maken voor modelrechtelijk advies.

Bij een model wordt namelijk het onderwerp van bescherming slechts grafisch weergegeven. Bepalen of een bepaalde techniek, bijvoorbeeld een scharnier of type materiaal, wèl of niet kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken is dan een onmogelijke opgave. Het inschatten van inbreukrisico’s is in de octrooirechtelijke hoek ook niet zonder onzekerheid, gezien de discussies over beschermingsomvang en equivalente inbreuk, maar daar dient tenminste het onderwerp van bescherming in de bewoordingen van de octrooiconclusies nauwkeurig gedefiniëerd te worden en dus beduidend minder onduidelijk.

Het lijkt mij dan ook dat het met het voorstel gediende belang van de inviduele ontwerper niet opweegt tegen het belang van rechtzekerheid. Dat de reikwijdte van de exceptie door verschillende factoren moeilijk is te vatten, is een ander verhaal. Gebrek aan ervaring met, en gevoel voor, techniek en industrieel ontwerpen speelt veel juristen parten en, zoals wel vaker in intellectuele eigendomskwesties, blinkt de rechtspraak niet uit in heldere of consistente richtlijnen. Daar zijn echter praktische oplossingen voor, zoals: meer aandacht voor niet-juridische gebieden in de juridische opleidingen, aanname van rechters met meer kwalificaties op creatieve of technische gebieden en verdergaande concentratie en specialisatie van de rechterlijke macht.

1 Zie 35 USC 171(b): “Applicability of This Title.— The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”
2 Zie bijv. “Manual of Patent Examination Practice” sectie 1504.01(c), toegankelijk via https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e152678
3 En dat geldt overigens ook voor het auteursrecht – zie 19 USC § 101
4 Zie bijvoorbeeld het overzicht van de jurisprudentie van de Boards of Appeal van het EOB in “Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office”, 8th edition p.3-4.