HvJ EU: Verwording tot soortnaam door nalaten verkopers te instrueren

HvJ EU 6 maart 2014, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Oberster Patent- und Markensenat. Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a merkenrechtrichtlijn. Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder. Het Hof verklaart voor recht:

1)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

2)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat als „nalaten” in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

3)      Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Gestelde vragen:

1)      Is een merk ‚de in de handel gebruikelijke benaming van een waar of dienst’ geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn [2008/95] wanneer

a)      de handelaren zich er weliswaar van bewust zijn dat het merk een herkomstaanduiding is, maar in de regel de [eindverbruikers] hierover niet informeren, en

b)      de [eindverbruikers] het merk met name daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven?

2)      Is er reeds sprake van ‚nalaten’ in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaren hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?

3)      Moet een merk dat door toedoen of nalaten van de houder ervan voor [eindverbruikers], maar niet voor de handel, een gebruikelijke benaming is geworden, in dat geval, maar ook alleen dan, vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Op andere blogs:
AOMB Ons dagelijks brood wordt dagelijkse kost
BirdBuzz Kornspitz - CJEU specifies requirements for trade mark genericism
DVAN De beperking van een beschrijvende merknaam
IE-Forum Noot van Paul Geerts
JIPLP Kornspitz: only the views of end users are relevant to establish if a trade mark has lost its distinctive character