Ook inbreuk op het derde gewijzigde octrooi
Uitspraak ingezonden door Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
In't kort: Octrooirecht. Eerdere inbreukverboden reeds uitgesproken [red. IEF 4671] hangende de oppositie bij het Europees Octrooibureau. Octrooi EP0796912 heeft betrekking op een werkwijze voor het produceren van L-lysine (een aminozuur) door middel van een genetisch gemodificeerde stam van E.coli.
Nadat de Technische Kamer van Beroep het derde octrooi gewijzigd in stand heeft gelaten, oordeelt de rechbank dat Global inbreuk op dit octrooi maakt. Global wordt bevolen om deze (indirecte) inbreuk te staken en gestaakt te houden. Zij dient de voorraad aan eiseressen af te geven, althans te vernietigen en opgave te doen van de in Nederland gerealiseerde omzetten en netto winsten. Een en ander onder last van een dwangsom.
Nieuwheid
5.17. De rechtbank overweegt dat conclusie 5 met Ajinomoto aldus moet worden gelezen dat de in het Idc-gen aan te brengen mutatie door gericht ingrijpen van de mens is ontstaan. Anders gezegd, er moet op enig moment zijn uitgegaan van een stam met een intact Idc-gen (met de kenmerken van conclusie 1) waarin op gerichte wijze een mutatie is gebracht waardoor het anders resulterende lysine decarboxylase niet meer of verminderd actief is. Dit betekent dat natuurlijk of toevallig ontstane bacteriestammen zonder Idc-activiteit de nieuwheid van de conclusie niet kunnen wegnemen. Hierop stuit het nieuwheidsbezwaar van Global ea in al zijn vormen af Hetzelfde heeft te gelden voor de van conclusie 5 afhankelijke conclusies 6, 7 en 8 waarvan Global ea de nieuwheid hebben betwist.Inventiviteit
5.29- Steun voor haar opvatting dat er van een uitvinding sprake is, vindt de rechtbank voorts m de uitspraak van de TKB (en van de Oppositieafdeling), die dezelfde mening is toegedaan (r.o. 29-43).5.30. Met het inventieve karakter van conclusie 1 is dit tevens gegeven voor de daarvan afhankelijke conclusies 2-9.
Nawerkbaarheid
5.34. De bezwaren tegen de nawerkbaarheid van conclusie 1 moeten derhalve worden verworpen. Ten aanzien van conclusie 5 is reeds hiervoor overwogen dat zij ziet op door gericht menselijk ingrijpen gemuteerde genen. Aldus gelezen, zijn Escherichia-soorten waarin het Idc-gen van nature niet voorkomt of werkzaam is door de gemiddelde vakman goed te onderscheiden en is de conclusie in zoverre niet te breed. Anders gezegd, conclusie 5 veronderstelt dat de methode wordt toegepast op een Escherichia-soort die het Idc-gen heeft zodat soorten die het gen niet hebben (zoals E. hermanii en de door onder meer Nicoletti gevonden E. coli's) niet onder het bereik van de conclusie vallen. Voor zover Global ea hebben willen stellen dat onzeker is ofde extrapolatie van de onderzochte E. coli soort naar andere Echerichia soorten gerechtvaardigd is, hebben zij die stelling onvoldoende onderbouwd met "reasonable doubt supported by verifiable facts" (vgl. T 19/90). Ook dit bezwaar moet worden gepasseerd. Alle conclusies van het octrooi zijn zodoende voldoende nawerkbaar te achten.Toegevoegde materie
5.3 8. Er is zodoende geen sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie.Overige argumenten
5.45. Tot slot zij opgemerkt dat Global ea ten onrechte verdedigen dat naar het octrooi als geheel moet worden gekeken en niet naar de conclusies afzonderlijk voor de bepaling of artikel 9 van de richdijn van toepassing is. Duidelijk is dat de Gemeenschapswetgever het oog had op verschillend te onderscheiden typen conclusies (zie ook artikel 8 richtlijn voor enkele andere typen conclusies), terwijl nergens is vermeld dat die conclusies niet in één octrooi verenigd kunnen zijn. Dat laatste betekent dan niet dat op alle conclusies de criteria van zowel artikel 8 als 9 van toepassing zouden zijn. De zienswijze van Global ea zou bovendien tot het ongerijmde gevolg leiden dat op afzonderlijk afgesplitste octrooien voor elk type conclusie al naar gelang artikel 8 of 9 van toepassing is (maar niet allebei), terwijl een octrooi waar alle conclusies samen in staan, als geheel aan artikelen 8 en 9 van de richtlijn zou moeten voldoen. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest.5.47. Zodoende staat in deze procedure vast dat de L-lysine van Global ea is vervaardigd met toepassing van de werkwijze van conclusie 9 en is te beschouwen als het rechtstreeks verkregen voortbrengsel ervan, waarop artikel 9 van de richtlijn niet van toepassing is. Daarmee is van inbreuk op conclusie 9 en EP 912 sprake.
De slotsom in conventie en in reconventie
5.48. EP 912 (zoals na oppositie gewijzigd) is geldig en er is sprake van inbreuk door Glabal ea daarop. De in conventue gevorderde verklaring voor recht en de verbodsverorderingen, voor zover beperkt tot Nederland, zijn daarom toewijsbaar voor het octrooi. Waarin indirect inbreukmakend handelen door Global ea zou zijn gelegen, is door Ajimoto niet toegelicht, zodat dit dient te worden afgewezen. Evenmin heeft Ajnimoto duidelijk gemaakt waaruit de sub 5 te verbieden betrokkenheid bij inbreuk zou moeten bestaan, zoals het aldus gevorderde als onvoldoende bepaald wordt afgewezen. Over het sub 6 gevorderde verbod tot gebruik van de Ajinomoto-bacteriestam heeft de rechtbank reeds geoordeeld, welk oordeel in cassatie nog aanhangig is, zodat dit deel van de procedure nog geschorst is te achten.De beslissing
6.2 verklaart voor recht dat gedaagden directe inbreuk hebben gemaakt op conclusie 9 van AP 0 796 912 in Nederland;6.3. verbiedt gedaagden om met onmiddellijke ingang van betekening van dit vonnis directe inbreuk te maken op conclusie 9 van EP 0 796 912 in Nederland
